Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2017:1442

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
22-02-2017
Datum publicatie
22-02-2017
Zaaknummer
C/09/507771 / HA ZA 16-332
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uniemerk MIRAS. Inbreuk 'sub b' door gebruik van het teken Mirafood voor identieke/soortgelijke waren/diensten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/507771 / HA ZA 16-332

Vonnis van 22 februari 2017

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

TOK GMBH,

gevestigd te Gronau, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NATURE OF LAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. N. de Jongh-Ruyters te Breda.

Partijen zullen hierna Tok en NoL genoemd worden. De zaak is voor Tok inhoudelijk behandeld door mr. M.J.I. Koomen, advocaat te Alkmaar, en voor NoL door haar advocaat.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 15 maart 2016;

  • -

    de akte tot het overleggen van producties van 23 maart 2016, met producties 1 tot en met 12;

  • -

    de conclusie van antwoord van 18 mei 2016, met producties 1 tot en met 17, waaronder een proceskostenopgave op basis van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.);

  • -

    het tussenvonnis van 15 juni 2016 waarin een comparitie van partijen wordt bevolen;

  • -

    de op 7 september 2016 ontvangen akte overlegging producties van Tok met producties 13 tot en met 16;

  • -

    de op 7 september 2016 ontvangen akte overlegging producties van NoL met productie 18;

  • -

    de op 9 september 2016 ontvangen akte overlegging producties van Tok met productie 17;

  • -

    de op 13 september 2016 ontvangen akte overlegging producties van NoL met producties 19 t/m 21;

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 21 september 2016 en het ter zitting door Tok overgelegde geactualiseerde proceskostenoverzicht.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Tok is een in Duitsland gevestigde onderneming op het gebied van voedingswaren en -specialiteiten, meer in het bijzonder uit het oostmediterrane gebied. De door Tok aangeboden producten zijn verkrijgbaar in diverse Nederlandse supermarkten en andere winkels.

2.2.

Tok is houdster van onder meer de volgende merkregistraties:

1. het Uniewoordmerk MIRAS, ingeschreven onder nummer 003567617 op 10 januari 2006 (hierna: het woordmerk) voor diverse waren (voedingsmiddelen) in de klassen 29, 30 en 31;

2. Het Uniebeeldmerk

ingeschreven op 20 september 2010 onder nummer 008646333 voor diverse waren in de klassen 29, 30 en 31 (hierna: het beeldmerk).

2.3.

Tok gebruikt haar merk(en) onder meer als volgt:

2.4.

NoL exploiteert een website waarop zij onder meer voedingswaren aanbiedt, waarbij zij de aanduiding Mirafood op de volgende wijze gebruikt:

2.5.

NoL heeft op 20 juni 2014 een aanvrage voor het woord-/beeldmerk

ingediend bij OHIM, de voorloper van het huidige EUIPO, voor diverse waren (voedingsmiddelen) in de klassen 29 en 30, en een groot aantal diensten in klasse 35.

2.6.

Tok heeft op 10 oktober 2014 oppositie tegen de hiervoor genoemde aanvrage ingesteld op grond van haar oudere inschrijving voor het woordmerk MIRAS (artikel 8 lid 1 onder b UMVo1), haar eerdere gebruik van de domeinnaam www.mirasfood.com (artikel 8 lid 4 UMVo), en MIRAS als (ouder) bekend merk (artikel 8 lid 5 UMVo). Op 22 augustus 2016 heeft het EUIPO de oppositie op basis van artikel 8 lid 1 onder b gehonoreerd wat betreft een deel van de waren in de klassen 29 en 30, en voor het overige verworpen. Ten tijde van de comparitie was nog geen beroep tegen de beslissing ingesteld.

3 Het geschil

3.1.

Tok vordert dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

I. NoL zal veroordelen om, binnen een week na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, iedere inbreuk op de handelsnaam- en merkrechten van Tok, alsmede ieder ander onrechtmatig handelen, te staken en gestaakt te houden en daartoe in het bijzonder NoL te veroordelen om:

- ieder gebruik van de naam en/of het teken Mirafood, waaronder een domeinnaam met Mirafood, of van enig andere, in slechts geringe mate van de handelsnaam en/of domeinnaam Mirasfood en de handelsnaam Miras van Tok afwijkende naam en/of van enig met het merk MIRAS overeenstemmend teken voor een onderneming gericht op het gebied van voedingswaren en/of ter aanduiding van de waren/diensten waarvoor Tok het merk heeft ingeschreven, te staken en gestaakt te houden;

II. NoL zal bevelen om binnen 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de door NoL ingediende aanvrage voor de inschrijving als Uniemerk van Mirafood bij het EUIPO in te trekken, door middel van een daartoe strekkend verzoek aan het EUIPO, met een gelijktijdig afschrift van het verzoek aan de advocaat van eiseres;

III. NoL zal bevelen om binnen 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis bij het SIDN een verzoek in te dienen tot opheffing van de domeinnaam mirafood.nl, met een gelijktijdig afschrift van het verzoek aan de advocaat van Tok;

IV. NoL zal veroordelen tot betaling van een dwangsom ten bedrage van

€ 10.000,- voor iedere dag of ieder gedeelte van een dag dat niet of niet volledig aan de veroordelingen onder I, II, en/of III, wordt voldaan;

V. NoL zal veroordelen tot vergoeding van de schade die Tok heeft geleden door de inbreuk door Tok op haar handelsnaam- en merkrechten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

VI. NoL zal veroordelen tot betaling aan Tok van de volledige proceskosten van Tok als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2.

Tok legt aan het gevorderde ten grondslag dat zij een handelsnaamrecht met betrekking tot de namen Miras en Mirasfood heeft en dat NoL de slechts in geringe mate daarvan afwijkende handelsnaam Mirafood voert voor haar onderneming die onder meer soortgelijke waren aanbiedt, zodat verwarring te duchten is tussen de ondernemingen van partijen, en NoL ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) inbreuk maakt op de handelsnamen van Tok. Voorts maakt NoL met het voeren van de handelsnaam Mirafood gebruik van een aanduiding die het merk MIRAS of een weinig daarvan afwijkende aanduiding bevat, en handelt daarom in strijd met het in artikel 5a Hnw bepaalde. Daarnaast geldt dat NoL een met het woordmerk overeenstemmend teken gebruikt om soortgelijke waren te verhandelen op een wijze waardoor gevaar voor verwarring bij het relevante publiek ontstaat, althans dat NoL een Uniemerkaanvrage voor het teken heeft ingediend en die aanvrage in oppositie verdedigt, zodat NoL inbreuk maakt, althans dreigt te maken op het woordmerk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo (hierna ook: inbreuk ‘sub b’). Omdat door het handelen van NoL nodeloos verwarring wordt gewekt en wordt aangehaakt bij de grote naamsbekendheid van Mirasfood en MIRAS, handelt NoL onrechtmatig jegens Tok, aldus nog steeds Tok. Ter comparitie heeft Tok tevens een beroep gedaan op merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub c UMVo (hierna ook: ‘sub c’).

3.3.

NoL voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Aangezien NoL is gevestigd in Nederland is de rechtbank op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 (jo. 103) UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd kennis te nemen van vordering I en de daarop gebaseerde vorderingen. Voor vordering II, eveneens gebaseerd op beweerdelijke inbreuk op Toks Uniemerken, schept artikel 96 UMVo geen bevoegdheid nu deze vordering geen nietig- of vervallenverklaring betreft. De bevoegdheid voor die vordering is derhalve gebaseerd op artikel 94 UMVo in samenhang met artikel 4 EEX-Vo2. Voor het overige is de rechtbank bevoegd reeds omdat de bevoegdheid niet is bestreden.

4.2.

NoL heeft ter comparitie bezwaar gemaakt tegen het overleggen door Tok van een brief uit het EUIPO oppositiedossier. NoL stelt onvoldoende tijd te hebben gehad om daarop te reageren; bovendien betreft het stukken die voor Tok al bekend en beschikbaar waren, aldus NoL. De rechtbank overweegt dat, hoewel de in het tussenvonnis aangegeven termijn voor het indienen van nadere stukken twee weken voor de zitting is, en Tok het stuk strikt genomen te laat (twee dagen) heeft ingediend, niet is gebleken dat en waarom NoL daardoor in haar verdediging zou zijn geschaad. NoL heeft in elk geval twaalf dagen de tijd gehad om op de productie te reageren, en bovendien betreft het een stuk uit een procedure waarbij NoL partij is. Het subsidiaire verzoek van NoL om schriftelijk op de betreffende productie te mogen reageren als die relevant mocht worden, wordt afgewezen nu deze productie niet ten grondslag ligt aan dit vonnis.

4.3.

De rechtbank ziet in de stellingen en verweren van partijen aanleiding eerst de gestelde merkinbreuk te behandelen.

merkinbreuk ‘sub b’?

4.4.

Van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub b UMVo is sprake als teken en merk zodanig overeenstemmen dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. De vraag of gevaar voor verwarring bestaat moet globaal worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name de onderlinge samenhang tussen de mate van overeenstemming (gelijkenis) tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt en de mate van soortgelijkheid van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en die onder het teken worden aangeboden. Om de mate van overeenstemming tussen een merk en een teken te beoordelen moet de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis worden vastgesteld, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk.

gebruik met betrekking tot waren of diensten

4.5.

NoL bestrijdt primair dat zij de aanduiding Mirafood als merk (heeft) gebruikt. Zij zou de aanduiding uitsluitend als handelsnaam gebruiken. De rechtbank begrijpt, mede gezien wat NoL ter onderbouwing aanvoert, dat zij bestrijdt dat zij de aanduiding Mirafood (mede) gebruikt ‘met betrekking tot waren’ in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

4.6.

Van gebruik ‘voor waren’ van een teken dat een handelsnaam vormt, is sprake wanneer dat teken wordt aangebracht op de waren die in de handel worden gebracht, maar ook wanneer dat teken zo wordt gebruikt dat het publiek een verband legt tussen het teken en de waren die de gebruiker van het teken in de handel brengt. Slechts wanneer het gebruik van een handelsnaam beperkt is tot het aanduiden van een onderneming kan dit niet worden aangemerkt als gebruik voor waren of diensten3.

4.7.

Naar het oordeel van de rechtbank zal het relevante publiek reeds door de (prominente) afbeelding van het teken Mirafood bovenaan de pagina waarop tevens foto’s van de aangeboden waren zijn afgebeeld (vergelijk rov. 2.3) het teken in (enig) verband brengen met die waren, zodat sprake is van gebruik van het teken met betrekking tot die waren. Daarbij komt dat NoL de aanduiding Mirafood in elk geval ook gebruikt voor de dienst van het handelen in de afgebeelde voedingswaren. Het enkele feit dat NoL geen producten aanbiedt waarop het teken Mirafood is aangebracht, maar enkel andere tekens (merken), is naar het oordeel van de rechtbank, gelet op de in rov. 4.6 weergegeven norm, onvoldoende om het leggen van het hiervoor genoemde verband te voorkomen.

4.8.

Voor zover NoL met haar verweer heeft bedoeld dat haar niet kan worden verboden Mirafood als haar handelsnaam te gebruiken, verwerpt de rechtbank dat verweer. Artikel 9 lid 3 sub d UMVo noemt als gebruikshandeling die kan worden verboden het gebruik van het teken als (deel van een) handels- of bedrijfsnaam. Niet in geschil is dat NoL de aanduiding Mirafood als (deel van) haar handelsnaam (heeft) gebruikt. Indien in het hierna volgende blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 9 lid 2 sub b is voldaan, kan deze handeling dus in beginsel worden verboden. Artikel 9 lid 3 sub d is van kracht sinds de inwerkingtreding van de Uniemerkenverordening (23 maart 2016). Dat NoL haar gebruik van de aanduiding Mirafood niet zou kunnen worden verboden omdat dat voor die datum is aangevangen, zoals NoL heeft gesteld, wordt verworpen. Daargelaten dat bij gebreke van overgangsrecht de Uniemerkenverordening in beginsel onmiddellijke werking heeft, volgt uit de totstandkomingsgeschiedenis van genoemde bepaling dat zij slechts een codificatie is van gangbare rechtspraak (onder meer het eerdergenoemde arrest Céline)4.

4.9.

NoL bestrijdt voorts dat sprake is van verwarrings- of associatiegevaar gegeven de geringe overeenstemming tussen merk en teken, de geringe beschermingsomvang van het merk, de ongelijksoortigheid van de waren en overige omstandigheden. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt, waarbij de rechtbank het woordmerk tot uitgangspunt zal nemen.

overeenstemming

4.10.

Het woordmerk MIRAS en het teken Mirafood hebben de eerste vier letters, welke reeds door hun positie aan het begin van het woord visueel en auditief een bepaalde nadruk krijgen, gemeenschappelijk. Hierdoor stemmen teken en merk visueel overeen. Doordat, in aanvulling daarop, de klemtoon bij zowel merk als teken op het eerste gedeelte van de betreffende woorden ligt, is in elk geval de auditieve overeenstemming tussen merk en teken naar het oordeel van de rechtbank aanzienlijk.

4.11.

Wat betreft begripsmatige overeenstemming verwijzen partijen naar de respectievelijke betekenissen van Miras en Mira in de Turkse taal, waarin Miras erfenis of erfgoed betekent, en Mira een Turkse plaatsnaam is (en volgens NoL de samentrekking van de voornamen van de oprichters van NoL).

4.12.

Begripsmatige vergelijking op basis van de betekenis van merk en teken in een niet-EU taal kan in beginsel een rol spelen bij de overeenstemmingsvraag als een basiskennis van die niet-EU taal bij het relevante (EU-) publiek bestaat5. Het betoog van NoL dat het relevante publiek onder meer de Turkse gemeenschap (in Nederland) is, is als zodanig niet weersproken door Tok. Daarmee is echter niet gezegd dat de leden van deze gemeenschap overwegend een basiskennis van de Turkse taal hebben, laat staan een basiskennis die reikt tot de respectievelijke betekenissen van Miras en Mira, althans dat is niet gesteld of gebleken. Los daarvan biedt naar het oordeel van de rechtbank het gestelde begripsmatig verschil onvoldoende tegenwicht tegen de aanzienlijke visuele en auditieve gelijkenis. Dit alles laat onverlet dat in elk geval een deel van het relevante (supermarkt)publiek bestaat uit mensen die de Turkse taal niet machtig zijn, en voor wie er geen begripsmatig verschil bestaat tussen Miras en Mira.

onderscheidend vermogen

4.13.

Indien de aanduiding Miras wordt beschouwd als een fantasie-aanduiding, zoals Tok stelt, heeft het in beginsel een sterk onderscheidend vermogen. Dat wordt niet of nauwelijks anders indien het relevante publiek het woord Miras (uitsluitend) zal begrijpen als verwijzing naar erfenis of erfgoed. Het woordmerk MIRAS heeft dus in beginsel een sterk onderscheidend vermogen.

4.14.

NoL bestrijdt het onderscheidende vermogen van het merk en voert daartoe aan dat de aanduidingen Mira en Miras op grote schaal door andere marktdeelnemers zijn en worden gebruikt voor waren in de klassen 29, 30 en 31. Zij verwijst daarbij naar een groot aantal ingeschreven merken met het woordelement Mira(s) voor de relevante klassen, en naar een aantal printouts van websites die zij heeft overgelegd. Dit betoog kan echter geen doel treffen nu het aantal merkinschrijvingen in beginsel niets zegt over het daadwerkelijk gebruik van de betreffende merken, en de door NoL overgelegde printouts van websites slechts tekens betreffen waar Mira(s) geen zelfstandig onderdeel van uitmaakt (bijvoorbeeld Miracoli, Miragel, Miragio, Mirai, Miran, Miranille, Mirabel(l), OlivaMira, (Al) Amira), dan wel websites betreft die, gelet op hun topleveldomein (.in, .ba, .ua), de genoemde munteenheid of andere gegevens niet op de EU gericht lijken te zijn. Al met al blijkt uit de door NoL overgelegde stukken niet dat het merk MIRAS voor het relevante publiek door overvloedig gebruik van Mira en/of Miras in de markt onderscheidend vermogen heeft verloren.

soortgelijkheid waren en/of diensten

4.15.

Dat de waren die NoL aanbiedt soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven, is door NoL als zodanig niet bestreden. De rechtbank voegt daar aan toe dat voor zover geen sprake zou zijn van gebruik van het teken Mirafood met betrekking tot waren, de diensten waarvoor NoL het teken gebruikt, namelijk het aanbieden van de specifieke (soort) waren waarvoor ook het woordmerk is ingeschreven, soortgelijk moeten worden geacht aan laatstgenoemde waren6.

gevaar voor verwarring

4.16.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot het oordeel dat het publiek in verwarring kan raken omtrent de herkomst van de waren en/of diensten die NoL aanbiedt, althans dat het publiek kan menen dat een economisch verband bestaat tussen Tok en NoL. Aldus is sprake van verwarringsgevaar.

4.17.

Dat het woordmerk MIRAS door Tok altijd in een bepaalde grafische weergave wordt gebruikt (conform het beeldmerk, rov. 2.2) die sterk afwijkt van de vormgeving van het teken Mirafood zoals gebruikt (vergelijk rov. 2.5), en NoL een andere huisstijl dan Tok heeft (vergelijk de rov. 2.3 en 2.4), biedt naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende tegenwicht, mede omdat deze omstandigheden slechts betrekking hebben op de visuele overeenstemming tussen merk en teken. De overeenstemming als gevolg van de auditieve gelijkenis wordt daardoor niet verminderd. Het feit dat, zoals door NoL onbestreden gesteld, vanaf 2011 geen concrete gevallen van verwarring zijn geconstateerd, maakt het oordeel omtrent verwarringsgevaar niet anders. Inbreuk ‘sub b’ vereist immers niet daadwerkelijke verwarring. Dat enig gevaar voor verwarring niet zou kunnen ontstaan omdat NoL zich eerder op groothandels richt terwijl Tok zich meer op consumenten richt (via bijvoorbeeld supermarktwinkels van Albert Heijn), wordt verworpen reeds omdat het om een gradueel onderscheid gaat waarbij het relevante publiek deels overlapt.

4.18.

Het voorgaande leidt ertoe dat NoL door het gebruik van het teken Mirafood inbreuk ‘sub b’ heeft gemaakt op het woordmerk MIRAS van Tok en dat de vorderingen die op merkinbreuk zijn gebaseerd in beginsel toewijsbaar zijn. Een beslissing op het door NoL gemaakte bezwaar tegen de eisvermeerdering van Tok ter zitting (in die zin dat ter zitting door Tok ook inbreuk ‘sub c’ aan de vorderingen ten grondslag werd gelegd) kan bij deze stand van zaken achterwege blijven nu NoL daarbij geen belang (meer) heeft.

4.19.

Tok heeft niet toegelicht welk afzonderlijk belang zij nog heeft bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op het beeldmerk nu Tok niet heeft gesteld dat NoL tekens gebruikt die overeenstemmen met de beeldelementen van het beeldmerk. Een beoordeling daarvan zal dan ook achterwege blijven.

vorderingen

4.20.

Het onder I gevorderde bevel zal, mede op verzoek van NoL, worden beperkt tot het teken Mirafood nu Tok omtrent het gebruik van andere overeenstemmende tekens of de dreiging van gebruik daarvan niets heeft gesteld. De rechtbank overweegt, om executiegeschillen te voorkomen, dat het in geding zijnde gebruik van de domeinnaam waarin het teken Mirafood voorkomt om dezelfde redenen als hiervoor gegeven merkinbreuk oplevert, zodat dit gebruik ook onder het bevel zal vallen. Tok heeft geen bezwaar gemaakt tegen de door NoL voorgestelde termijn waarbinnen het bevel zijn werking krijgt (vier weken), zodat daarvoor een termijn van vier weken zal gelden.

4.21.

Hoewel NoL geen afzonderlijk verweer heeft gevoerd tegen vordering II zal de rechtbank deze afwijzen nu Tok de grondslag daarvoor en haar belang daarbij niet heeft toegelicht. Zonder toelichting kan niet worden geoordeeld dat het enkele houden of in oppositie handhaven van de Uniemerkaanvrage voor Mirafood een (dreiging van) inbreuk oplevert of anderszins onrechtmatig is. Het enkele inschrijven van een teken brengt immers niet het gebruik van dat teken als merk mee (vergelijk gerechtshof Den Haag 15 juni 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006: AY7858 (Nokia/Nokta)). Aangezien de voorbehouden handelingen van artikel 9 UMVo lid 3 enige vorm van gebruik vereisen, is het enkele inschrijven geen voorbehouden handeling in de zin van die bepaling. Hetzelfde zal moeten gelden voor het ingeschreven houden of in oppositie verdedigen van het merk. Ten aanzien van de dreigende inbreuk door genoemd handelen is door Tok, in het licht van de betwisting door NoL, onvoldoende gesteld.

4.22.

Nu Tok niet heeft gesteld dat het enkele houden van de domeinnaamregistratie voor mirafood.com een (dreigende) merkinbreuk of onrechtmatige daad oplevert, zal de vordering tot opheffing van de domeinnaam (vordering III) ook worden afgewezen.

4.23.

De dwangsommen zullen mede op verzoek van NoL worden gematigd en gemaximeerd ter voorkoming van executieproblemen.

4.24.

Alle vorderingen die niet om andere redenen (vergelijk rov. 4.21) niet toewijsbaar zijn, kunnen worden toegewezen op de grondslag merkinbreuk. Tok heeft niet gesteld welk belang zij in deze situatie heeft bij onderzoek van de grondslagen handelsnaaminbreuk en onrechtmatige daad. Wat betreft de gevorderde schadevergoeding is niet gesteld of gebleken dat de schade als gevolg van de handelsnaaminbreuk meer of anders zou zijn dan de schade als gevolg van de merkinbreuk. Tok heeft bij deze stand van zaken dus geen belang bij een oordeel over de gestelde handelsnaaminbreuk en onrechtmatige daad.

4.25.

NoL heeft niet bestreden dat Tok door de geconstateerde merkinbreuk mogelijk enige schade heeft geleden, zodat de vordering van Tok tot vergoeding van haar schade, nader op te maken bij staat, zal worden toegewezen.

4.26.

Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal NoL in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Tok vordert ter zake redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv van € 13.068,79, waarvan € 12.359,39 honorarium. Tok heeft daarbij geen onderverdeling gemaakt naar IE-grondslag (handelsnaam- en merkinbreuk) en onrechtmatige daad, waarvoor artikel 1019h Rv niet geldt. NoL heeft bepleit dat de onderverdeling 90% IE/10 % niet-IE zou moeten zijn. De rechtbank zal daarom 90% aanmerken als betrekking hebbend op de IE grondslagen en 10% op de onrechtmatige daad.

4.27.

NoL heeft verzocht de gevorderde proceskosten te matigen tot het IE Indicatietarief. Tok heeft daar niet meer op gereageerd, zodat de rechtbank uitgaat van het Indicatietarief voor een eenvoudige zaak zonder repliek en dupliek, te weten een honorarium van € 8.000,-. Het toe te wijzen bedrag aan proceskosten komt daarmee op € 7.200,- (90% x € 8.000,-) + € 90,40 (10% x 2 punten à € 452,00) = € 7.290,40 aan salaris en € 701,54 aan verschotten (€ 82,54 dagvaardingskosten en € 619,00 griffierecht), tezamen € 7.991,94.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt NoL om binnen vier weken na betekening van dit vonnis de inbreuk op het woordmerk MIRAS door gebruik van het teken Mirafood te staken en gestaakt te houden;

5.2.

veroordeelt NoL tot betaling van een dwangsom ten bedrage van € 1.000,- voor iedere dag of ieder gedeelte van een dag dat niet of niet volledig aan bovengenoemde veroordeling wordt voldaan, tot een maximum van € 50.000,-;

5.3.

veroordeelt NoL tot vergoeding van de schade die Tok heeft geleden door de merkinbreuk, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.4.

veroordeelt NoL tot betaling aan eiseres van de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Tok begroot op € 7.991,94;

5.5.

verklaart het voorgaande uitvoerbaar bij voorraad;

5.6.

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 22 februari 2017.

1 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De inhoudelijke beoordeling van de gestelde inbreuk op de merken, die per datum dagvaarding nog Gemeenschapsmerken heetten en inmiddels Uniemerken heten, vindt ex nunc plaats op basis van de gewijzigde verordening.

2 Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

3 HvJEG 11 september 2007, ECLI:EU:C:2007:497 (Céline), rov. 21-23 ten aanzien van de gelijkluidende terminologie in artikel 5 lid 1 sub a Richtlijn 2008/95/EG. Vergelijk eveneens considerans 13 UMVo. Mutatis mutandis zal hetzelfde gelden voor de betekenis van ‘voor… waren’ sub b. Hoewel in artikel 9 lid 2 sub b UMVo het oorspronkelijke ‘voor … waren’ in artikel 9 lid 1 sub b Gemeenschapsmerkenverordening is vervangen door ‘met betrekking tot waren’, lijkt daarmee geen materiële wijziging op dit punt beoogd, getuige onder meer de omstandigheid dat deze wijziging niet voorkomt in de Franse en Duitse versies van de UMVo.

4 vergelijk het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD), voetnoot 14.

5 Vergelijk HvJEU 25 juni 2015 inzake Loutfi / AMJ, C‑147/14, ECLI:EU:C:2015:420.

6 vergelijk onder meer Gerecht EU 13 november 2014 (Natura), zaak T-549/10, ECLI:EU:T:2014:949, en de daarin onder 33 genoemde rechtspraak.