Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2016:4084

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20-04-2016
Datum publicatie
20-04-2016
Zaaknummer
C/09/435163 / HA ZA 13-76
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Merkenrecht.Tussenvonnis. Uniemerk MAXIFLEX beschrijvend voor flexibele veiligheidshandschoenen. Bewijsopdracht met betrekking tot inburgering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/435163 / HA ZA 13-76

Vonnis van 20 april 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAJESTIC PRODUCTS B.V.,

gevestigd te Spijkenisse,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

ATG GLOVES PRIVATE LIMITED,

gevestigd te Katunayake, Sri Lanka,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat: mr. G.J.M. Philipsen te Eindhoven,

de rechtspersoon naar vreemd recht

ATG CEYLON PRIVATE LIMITED,

gevestigd te Katunayake, Sri Lanka,

gedaagde in conventie,

advocaat: mr. C. Jeunink te Den Bosch.

Eiseres in conventie zal hierna Majestic worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen gezamenlijk ATG worden genoemd, en afzonderlijk ATG Gloves respectievelijk ATG Ceylon. De zaak is voor Majestic behandeld door mr. M. H. L. Hemmer, advocaat te Breda en voor ATG Gloves en ATG Ceylon door hun respectievelijke advocaten.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 8 juli 2015 en de daarin genoemde stukken;

  • -

    het exploot ex artikel 118 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) waarbij ATG Ceylon is opgeroepen aan het geding deel te nemen;

  • -

    de conclusie van antwoord van ATG Ceylon van 13 januari 2016, met producties 1 tot en met 6.

1.2.

Ten slotte is een datum voor vonnis nader bepaald op heden.

2 De verdere beoordeling

Inleiding

2.1.

De voorliggende zaak is onderdeel van een voor de rechtbank Rotterdam lopende procedure tussen Majestic en ATG Gloves. In de Rotterdamse zaak vordert Majestic in conventie onder meer betaling van gederfde winst wegens de opzegging door ATG Gloves van een met haar gesloten distributieovereenkomst voor onder meer veiligheidshandschoenen. In reconventie vordert ATG Gloves onder meer een verklaring voor recht ten aanzien van inbreuk door Majestic op het Uniemerk MAXIFLEX (onder nummer 005960992 voor (industriële) veiligheidshandschoenen, klasse 9). In conventie heeft Majestic haar eis vermeerderd met een vordering tot nietigverklaring van dit Uniemerk. De rechtbank Rotterdam heeft zich onbevoegd verklaard ten aanzien van het (Unie)merkenrechtelijke geschil. Na verwijzing heeft de rechtbank Den Haag bij vonnis van 8 juli 2015 Majestic in de gelegenheid gesteld de merkhouder ATG Ceylon op de voet van het toenmalige artikel 100 lid 3 GMVo1juncto artikel 118 Rv2, op te roepen om aan het geding deel te nemen. ATG Ceylon heeft in conventie verweer gevoerd en concludeert tot afwijzing van de vordering tot nietigverklaring.

Heeft het merk MAXIFLEX onderscheidend vermogen/is het louter beschrijvend?

2.2.

Majestic stelt dat het merk MAXIFLEX ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7 lid 1 onder b UMVo3, en dat het beschrijvend is in de zin van artikel 7 lid 1 onder c UMVo aangezien het uitsluitend bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betreffende waren of diensten. Nu Majestic ter onderbouwing van haar vordering slechts argumenten aanvoert waarom het merk beschrijvend is, gaat de rechtbank ervan uit dat deze beschrijvendheid tevens de (enige) onderbouwing is van het gebrek aan onderscheidend vermogen, met inachtneming van de rechtspraak van het Hof van Justitie (van de EG of EU) die impliceert dat de nietigheidsgrond sub c een species is van de nietigheidsgrond sub b (HvJEG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86, r.o. 86, inzake Postkantoor).

2.3.

Een Uniemerk kan op grond van artikel 52 lid 1 sub a UMVo nietig worden verklaard onder meer als het is ingeschreven in strijd met artikel 7 lid 1 sub b of c UMVo. Het aan deze bepalingen ten grondslag liggende algemeen belang is dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de herkomst) te vervullen, respectievelijk dat dergelijke tekens of benamingen vrij beschikbaar blijven zodat deze tekens en benamingen ongestoord kunnen worden gebruikt om kenmerken van waren en diensten te beschrijven. Voldoende is dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. Dit kan verder reeds het geval zijn in één van de lidstaten van de EU (HvJEG 22 juni 2006, ECLI:EU:C:2006:422, r.o. 83, inzake Werther's Echte). Een merk dat bestaat uit een samengesteld woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de desbetreffende waren of diensten, is zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen (vergelijk eerdergenoemd Postkantoor-arrest). Het samengestelde teken dient daarbij in zijn geheel beschouwd te worden (vergelijk: HvJEG, 19 april 2007, ECLI:EU:C:2007:224, r.o. 80, inzake Celltech). De beoordeling vindt plaats in relatie tot enerzijds de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en anderzijds de waarneming van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde (potentiële) afnemer van de waren of diensten.

2.4.

Majestic heeft onbestreden gesteld dat het Nederlandstalige publiek (in de EU) het element ‘Maxi’ als ‘maximaal’ zal kunnen opvatten, en ‘Flex’ als ‘flexibel’ of ‘flexibiliteit’ in de zin van buigzaam(heid). Dat dit Nederlandstalige publiek het teken MAXIFLEX in zijn geheel beschouwd zal kunnen opvatten in de betekenis van ‘maximale flexibiliteit’ of ‘maximaal flexibel’ is door ATG ook niet (voldoende) betwist. Uitgaande van dit gegeven stelt Majestic dat het relevante publiek het teken MAXIFLEX in zijn geheel beschouwd kan zien als een beschrijving van het kenmerk ‘maximale flexibiliteit’ van (industriële) veiligheidshandschoenen.

2.5.

Een teken is beschrijvend wanneer het betrokken publiek in het teken onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van één van de kenmerken van de betrokken waren en diensten ziet (vergelijk: GvEA 19 november 2009, T-234/06, r.o. 25, inzake Torresan/BHIM, GvEA 14 juni 2007, T-207/06, r.o. 26, inzake Europig/BHIM en GvEA 2 april 2008, T-181/07, r.o. 36, inzake Eurocopter/BHIM ).

2.6. (

Industriële) veiligheidshandschoenen - zoals onbestreden vaststaat - zijn flexibel en worden ook als zodanig aangeprezen. Majestic heeft in dit verband onbestreden gesteld dat flexibiliteit kennelijk voor het publiek dat veiligheidshandschoenen koopt een relevant kenmerk is nu het element 'Flex' in veel (type)aanduidingen van veiligheidshandschoenen voorkomt (zij heeft daarbij verwezen naar de aanduidingen PU-FLEX, Easy Flex, Power flex, Ultraflex, Flex Hot Mill glove, D-FLEX, Gel Flex, Poly Flex, Bull Flex, Rubiflex en Hyflex). Majestic heeft in dit verband ook verwezen naar de door ATG gebruikte slogan "the ultimate in flexibility" en het aanprijzen van haar handschoenen met ‘Flexibility’ als een van de vijf ‘Key Features’. Daarmee staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat het in aanmerking komend publiek MAXIFLEX als onmiddellijke verwijzing naar een kenmerk van veiligheidshandschoenen ('maximale flexibiliteit') zal kunnen opvatten.

2.7.

Dat de afzonderlijke elementen 'Maxi' en 'Flex' ook nog andere betekenissen kunnen hebben, zoals door ATG in dit kader aangevoerd, is daarbij niet relevant. Voldoende is als het teken in één van de betekenissen beschrijvend is.

2.8.

Dat MAXIFLEX niet verwijst naar de voornaamste kenmerken van veiligheidshandschoenen, zoals ATG heeft betoogd, doet daarbij niet ter zake. De wet of rechtspraak maakt op zichzelf geen onderscheid naar belangrijke of minder belangrijke kenmerken als het gaat om beschrijvendheid. Dat maximale flexibiliteit dusdanig ondergeschikt of onbelangrijk zou zijn dat het publiek het om die reden niet als een verwijzing naar een kenmerk van de handschoenen zou opvatten is niet komen vast te staan.

2.9.

Het betoog van ATG dat de samenvoeging MAXIFLEX een ongebruikelijke juxtapositie zou zijn en daarom meer is dan de som der (beschrijvende) delen, wordt verworpen. Dat 'maxiflex' mogelijk geen bestaand woord is, wil niet zeggen dat de samenstelling onzinnig en/of onlogisch is, zoals ATG betoogt. Taalkundig is het immers logisch om ‘maximaal’ te laten volgen door datgene dat 'maximaal' is, te weten de ‘flexibiliteit’. Daarbij komt dat ATG niet (specifiek) heeft aangegeven waarom Maxiflex voor Nederlandstaligen een ongebruikelijke juxtapositie zou zijn.

2.10.

Ook het verweer van ATG dat MAXIFLEX als geheel moet worden beschouwd en dat niet slechts de afzonderlijke delen moeten worden bekeken, treft geen doel. Majestic heeft immers gesteld dat MAXIFLEX als geheel beschrijvend is omdat het als geheel naar 'maximale flexibiliteit' of 'maximaal flexibel' verwijst. Uit het eerder aangehaalde Celltech-arrest volgt dat bij samengestelde tekens de beschrijvendheid van de elementen afzonderlijk kán worden beoordeeld, maar dat dit niet vereist is; uiteindelijk gaat het om het teken als geheel in relatie tot de waren waarvoor het is ingeschreven.

2.11.

Ook de omstandigheden van het specifieke geval, die ATG onder verwijzing naar het Postkantoor-arrest als zijnde relevant aanhaalt, baten haar niet. Dat het teken MAXIFLEX door ATG op een specifieke grafische wijze wordt afgebeeld op haar veiligheidshandschoenen (met hoofdletter M en F, gevolgd door een ®), is op zichzelf niet relevant voor de vraag of het merk zoals ingeschreven, dus alleen het woord MAXIFLEX, inherent beschrijvend is. Ook het feit dat MAXIFLEX in een gedeelte van het assortiment van ATG wordt gecombineerd met nadere aanduidingen (door ATG 'typeaanduidingen' genoemd), is daarvoor niet relevant.

2.12.

Het beroep van ATG op het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Audi/BHIM (21 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:29) kan haar niet baten. In die zaak heeft het Hof overwogen dat merken die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten wegens dat enkele gebruik niet zijn uitgesloten van inschrijving als merk. Het Hof overwoog ten aanzien van dergelijke tekens “Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c van verordening nr. 40/94 kunnen zij (….) niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de waren of diensten”. Dit arrest brengt naar het oordeel van de rechtbank geenszins mee, zoals ATG betoogt, dat een teken dat beschrijvend is, zoals MAXIFLEX, toch onderscheidend vermogen zou kunnen hebben. Integendeel. Uit de overweging van het Hof blijkt juist dat dit niet mogelijk is (Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn" – onderstreping Rb). Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Sat.1/BHIM (16 september 2004, ECLI:EU:C:2004:532) waarop ATG zich beroept, is niet relevant. In die zaak had het Gerecht ten onrechte verzuimd het onderscheidend vermogen van de combinatie als geheel te onderzoeken. In de voorliggende zaak is dat niet het geval, aangezien de rechtbank juist specifiek het onderscheidend vermogen van de combinatie MAXIFLEX toetst.

2.13.

Dat in uitspraken van het toenmalige BHIM (thans EUIPO) of andere (rechterlijke) instanties in specifieke gevallen anders is geoordeeld over soortgelijke merken voor soortgelijke waren die de elementen ‘Flex’ of ‘Maxi’ bevatten, doet aan het voorgaande niet af. Dergelijke beslissingen zijn niet los te zien van de specifieke omstandigheden van het geval en kunnen niet zonder meer worden veralgemeniseerd zoals ATG doet. Daarnaast heeft Majestic ook uitspraken van het EUIPO overgelegd waarin dergelijke merken niet geldig zijn geoordeeld. De rechtspraak van het EUIPO dwingt niet tot een ander oordeel.

2.14.

De conclusie van het voorgaande is dat het merk MAXIFLEX in elk geval voor het Nederlandse taalgebied uitsluitend bestaat uit tekens/aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waren waarvoor het is ingeschreven in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo, en dat het daarom in beginsel nietig moet worden verklaard.

Inburgering?

2.15.

ATG stelt bij wijze van verweer dat het merk MAXIFLEX onderscheidend vermogen heeft verkregen na inschrijving en doet daarmee een beroep op artikel 7 lid 3 in samenhang met artikel 52 lid 2 UMVo. Nu ATG het rechtsgevolg inroept van deze bepaling dient zij de feiten op basis waarvan die conclusie kan worden getrokken te stellen en zo nodig te bewijzen.

2.16.

Bij het bepalen of een merk is ingeburgerd, moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk voor een aanzienlijk deel van het in aanmerking komend publiek (vergelijk HvJEG 7 september 2006, ECLI:EU:C:2006:530, inzake Bovemij/BMB; Europolis) geschikt is geworden om de betrokken waren te onderscheiden van de waren van andere ondernemingen. In aanmerking komende factoren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen kunnen zijn het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van het in aanmerking komende publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (vergelijk HvJEG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, r.o. 49 en 51, inzake Windsurfing Chiemsee). In geval van een Uniemerk dient inburgering gesteld en eventueel aangetoond te worden voor alle lidstaten van de Unie waar het merk onderscheidend vermogen mist/beschrijvend is (vergelijk eerdergenoemd arrest Werther’s Echte).

2.17.

ATG Gloves heeft onder verwijzing naar het arrest van 23 februari 2010 van het gerechtshof Den Haag inzake Bach Flower Remedies (ECLI:NL:GHSGR:2010:BL9875) aangevoerd dat het relevante moment voor het bepalen van het onderscheidend vermogen (door inburgering) het moment van het instellen van de nietigheidsvordering door Majestic (27 oktober 2010) is. Majestic heeft een aantal mogelijke peilmomenten bepleit, onder meer het moment van depot met een beroep op het arrest van 17 mei 2011 van het gerechtshof Arnhem (ECLI:NL:GHARN:2011:BQ5742) inzake Sports World.

2.18.

Nu ATG een beroep doet op inburgering na inschrijving als verweer tegen een vordering tot nietigverklaring, is het moment van depot of inschrijving niet relevant (in tegenstelling tot wanneer bezwaren daartegen aan de orde zijn). Ook is het moment van inbreuk niet relevant aangezien in de voorliggende procedure in conventie slechts de geldigheid van het merk aan de orde is. Indien de datum van vonnis in conventie als peilmoment wordt genomen, zijn de belangen van derden die in de periode voorafgaand aan het vonnis de nietigheid konden inroepen en de aanduiding MAXIFLEX vrij hebben kunnen gebruiken zo lang die niet ingeburgerd was, niet gewaarborgd. Het inburgeringsverweer van ATG, gebaseerd op onderscheidend vermogen verkregen na inschrijving, in de zin van artikel 52 lid 2 UMVo, kan slechts slagen indien het merk MAXIFLEX voldoende onderscheidend vermogen heeft (verkregen) op het moment waarop Majestic de nietigheidsvordering heeft ingesteld, te weten op 27 oktober 2010 (bij eisvermeerdering in conventie). Logischerwijs dient het merk dat onderscheidend vermogen nog steeds te hebben op het moment dat vonnis wordt gewezen.

2.19.

ATG Gloves stelt dat het merk MAXFILEX in de EU is ingeburgerd. Ter zake voert zij aan dat vanaf de introductie van het merk in 2004, het merk intensief en wijdverspreid binnen de EU is gebruikt en gepromoot, dat daartoe veel is geïnvesteerd, en dat MAXIFLEX daardoor een begrip is geworden in de betrokken kringen. ATG Gloves verwijst daarbij naar een verklaring (met bijlagen) van haar marketingmanager, de heer [X] . Majestic betwist de inburgering en voert daartoe aan dat – kort gezegd – die beweringen onvoldoende onderbouwd zijn. De verklaring van [X] en de daarbij gevoegde bescheiden hebben nagenoeg alle betrekking op de periode na het relevante peilmoment en/of het is niet duidelijk of de door ATG Gloves genoemde activiteiten en investeringen betrekking hebben gehad op MAXIFLEX, aldus Majestic.

2.20.

De verklaring van [X] heeft betrekking op marketingactiviteiten en investeringen van ATG in de periode 2003-2014. Aangezien ATG primair zal moeten aantonen dat het merk ingeburgerd is op 27 oktober 2010 kan de verklaring van [X] , voor zover die ziet op activiteiten en investeringen met betrekking tot de periode daarna, ATG niet baten.

2.21.

Wat betreft de investeringen heeft Majestic terecht betoogd dat ATG niet een specifieke focus heeft gehad op MAXIFLEX, in die zin dat nergens uit blijkt dat de gestelde activiteiten en investeringen betrekking hadden op MAXIFLEX en niet op alle andere (tientallen) producten die ATG in de periode 2007-2009 (onder andere benamingen) in het assortiment heeft gehad. Dit wordt volgens Majestic bevestigd door een archief-website uit 2008 van rechtsvoorganger [JWC] (hierna: JWC) en de huidige website van ATG, waar MAXIFLEX evenveel nadruk lijkt te krijgen als de producten MAXICUT en MAXICHEM. Hoewel ATG daar tegenover stelt dat MAXIFLEX naar omzet altijd haar belangrijkste product is geweest, en dat zij wereldwijd marktleider is op het gebied van veiligheids-/ werkhandschoenen, heeft zij die stelling niet onderbouwd.

2.22.

Van promotieactiviteiten van enige betekenis ten aanzien van specifiek MAXIFLEX voorafgaand aan 27 oktober 2010 is vooralsnog niet gebleken. De bescheiden bij de verklaring van [X] die zijn gedateerd voor 27 oktober 2010 tonen slechts aan dat het teken MAXIFLEX (eenmaal) op een product sheet van 2004 voorkomt, op de A+A beurs in 2007 op een aantal banners is gebruikt (beide door JWC) en mogelijk (de datum in 2010 is niet vermeld) op de Health and Safety Beurs in Edinburgh op een pop-up stand is gebruikt. Dit wijst er naar het oordeel van de rechtbank op dat, indien ATG al investeringen en marketingactiviteiten specifiek op MAXIFLEX-producten heeft gericht, dit voor het leeuwendeel is gebeurd na 27 oktober 2010. De mededeling van de heer [X] dat er ‘in the last three years’ 3,1 miljoen dollar aan het aanprijzen van (waren onder) het merk MAXIFLEX is besteed, strookt daarmee: de verklaring van [X] dateert van 9 mei 2014 en de ‘past three years’ heeft dus betrekking op de periode 2011-2014, derhalve na het relevante peilmoment.

2.23.

De slotsom van het voorgaande is dat de door ATG gestelde marketingactiviteiten en - investeringen met betrekking tot het merk MAXIFLEX nagenoeg alle betrekking hebben op een periode die niet relevant is voor de inburgering in de voorliggende zaak. Daarbij komt dat ATG in het geheel niets heeft gesteld over marktaandeel, intensiteit en geografische omvang van het merkgebruik. ATG heeft weliswaar iets gezegd over de omvang van het merkgebruik (verkocht aantal paren handschoenen in Europa), maar niets over de omvang van het gebruik in het Nederlandse taalgebied, terwijl (ook) voor dat gebied de gestelde inburgering moet worden beoordeeld.

2.24.

ATG Gloves heeft in de procedure aangegeven dat zij als licentienemer niet de beschikking heeft over de administratie van de merkhouder en dus geen inzicht kan geven in (alle) mogelijk relevante bescheiden. Na oproeping conform artikel 118 Rv heeft merkhouder ATG Ceylon zich aangesloten bij het inburgeringsverweer van ATG Gloves. Ter nadere onderbouwing van haar stellingen verwijst zij onder meer naar enkele door haar overgelegde kopieën van Engelstalige, Duitstalige en Nederlandstalige websites/catalogi en enkele discussies in internetfora met betrekking tot MaxiFlex-handschoenen in de periode 2006-2010. Ook voert ATG Ceylon aan dat zij vanaf de introductie in 2004 jaarlijks miljoenen paren MaxiFlex- handschoenen in de EU heeft verkocht en dat de verkopen jaarlijks stijgen. ATG wijst er daarnaast op dat Majestic, zoals zij zelf in de dagvaarding heeft gesteld, in 2000 297.360 (paar?) werkhandshoenen had afgenomen van ATG en in 2008 2.289.552 paar, en dat de Maxiflex-handschoen in het assortiment van ATG een van de belangrijkste producten was.

2.25.

Ook de door de merkhouder overgelegde stukken kunnen de rechtbank vooralsnog niet overtuigen, alleen al niet omdat onduidelijk is hoeveel MaxiFlex-handschoenen in de relevante periode in het Nederlandse taalgebied zijn afgezet. De verwijzing door ATG Ceylon naar de door Majestic zelf ingekochte aantallen, zoals Majestic in de dagvaarding heeft opgenomen, is ook niet concludent want het is niet duidelijk welk deel daarvan de Maxiflex-handschoenen betreft en welk deel in het Nederlandse taalgebied is afgezet. Daarbij is ook door ATG Ceylon geen informatie verschaft over marktaandeel, intensiteit en geografische omvang van het merkgebruik.

2.26.

Samengevat: naar het oordeel van de rechtbank is hetgeen ATG ter ondersteuning van de door haar gestelde inburgering aanvoert vooralsnog ontoereikend om inburgering te kunnen vaststellen in het Nederlandse taalgebied. ATG heeft echter bewijs aangeboden van haar stellingen omtrent inburgering, onder meer door het doen van marktonderzoek en het laten getuigen van de eerdergenoemde heer [X] . De rechtbank zal ATG daarom een bewijsopdracht geven.

2.27.

Gelet op de Europese jurisprudentie over inburgering kan bewijs ter zake worden geleverd met betrekking tot (i) de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk; (ii) de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan; (iii) het percentage van de betrokken kringen dat op basis van het merk de dienst identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming; (iv) het marktaandeel van het merk; (v) verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Verder acht het HvJEU het mogelijk om, wanneer zich bij de beoordeling van de inburgeringsvraag bijzondere moeilijkheden voordoen, een opinieonderzoek te laten verrichten (vergelijk het arrest Chiemsee, r.o. 49-53).

2.28.

Nu de rechtbank voorziet dat het benodigde bewijs van de in de vorige alinea genoemde informatie primair met documenten zal worden geleverd, zal de rechtbank de zaak verwijzen naar de rol voor een akte aan de zijde van ATG, bij welke gelegenheid ATG zo nodig ook kan aangeven of zij getuigen wenst te horen, welke dat zullen zijn en – zo specifiek mogelijk – over welke feiten deze getuigen kunnen verklaren. De termijn voor akte aan de zijde van ATG wordt ruim gesteld (twaalf weken) met het oog op een eventueel te verrichten marktonderzoek.

in reconventie

2.29.

Gelet op het voorgaande zal de procedure in reconventie worden aangehouden.

3 De beslissing

De rechtbank

in conventie

3.1.

draagt ATG op te bewijzen dat het Uniemerk MAXIFLEX vóór 27 oktober 2010 ingeburgerd was in het Nederlandse taalgebied in de EU;

3.2.

bepaalt dat, indien ATG het bewijs wil leveren door overlegging van bewijsstukken, zij daartoe een akte kan nemen op de rolzitting van 13 juli 2016;

3.3.

bepaalt dat ATG, indien zij het bewijs niet (uitsluitend) door overlegging van bewijsstukken wil leveren maar (tevens) door het horen van getuigen en/of door een ander bewijsmiddel, dit gelijktijdig met de in 3.2. bedoelde akte aan de rechtbank dient te verzoeken met opgave van de namen van de te horen getuigen en opgave van verhinderdata van deze getuigen en beide partijen voor de drie daarop volgende maanden;

3.4.

bepaalt dat Majestic in de gelegenheid zal worden gesteld een antwoordakte te nemen indien ATG uitsluitend bewijs levert door overlegging van stukken;

3.5.

houdt de zaak voor het overige aan;

in reconventie

3.6.

houdt iedere beslissing aan;

Dit vonnis is gewezen door mr. P Burgers en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2016.

1 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

3 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2015.