Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2019:510

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
19-04-2019
Datum publicatie
17-05-2019
Zaaknummer
18/01186
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Octrooirecht. Uitleg en beschermingsomvang Europees octrooi met ondergrens voor boor in staalplaat. Equivalentie. Uitleg gedingstukken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

18/01186 mr. G.R.B. van Peursem

19 april 2019

Conclusie inzake:

Tata Steel IJmuiden B.V.

eiseres tot cassatie,

(hierna: ‘Tata Steel’)

adv. mr. A.M. van Aerde

tegen

ArcelorMittal France

verweerster in cassatie,

(hierna: ‘ArcelorMittal’)

adv. mr. S.M. Kingma

Deze octrooizaak gaat over de beschermingsomvang van EP 0 971 044 B1 (hierna: EP 044 of het octrooi), waarvan ArcelorMittal houdster is, voor een bepaald soort staalplaat met hoge treksterkte. Het octrooi vermeldt in de conclusies als ondergrens voor het element boor in de staalsamenstelling >0,0005 gewichtsprocenten (hierna: wt%).

Tata Steel zoekt in deze zaak zekerheid alvorens de markt te betreden voor staal met een bepaald gewichtspercentage boor (clearing the way in jargon) en vordert daartoe brede verklaringen voor recht, onder meer inhoudend dat met staalplaten met minder dan 0,00045 wt% boor die verder wel aan de kenmerken van de conclusies van EP 044 beantwoorden, niet onder de beschermingsomvang van EP 044 wordt gekomen.

Rechtbank en hof hebben zich onbevoegd verklaard voor één negatief declaratoir en de overige vorderingen afgewezen. Het hof is tot het oordeel gekomen dat ook sprake kan zijn van octrooi-inbreuk in het equivalentiebereik in een bepaald geval met een (iets) lager boorpercentage dan 0,00045 wt%.

Kernklachten in cassatie zijn dat daarbij de juiste maatstaf voor de beschermingsomvang is miskend, de uitvindingsgedachte niet als gezichtspunt, maar als uitgangspunt is gehanteerd en sprake is van weginterpreteren van het conclusiekenmerk van de boor-ondergrens.

Ik zie deze en de overige klachten niet opgaan; de door het hof gekozen uitleg past in de conclusie-uitleg volgens art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol zoals die uitleg in de rechtspraak van de Hoge Raad vorm heeft gekregen inmiddels. Het hofoordeel dat de gemiddelde vakman de boor-ondergrens uit de conclusies op grond van zijn vakkennis slechts zal opvatten als ingegeven door de wens om bij een gangbare standaard aan te sluiten en niet als een harde ondergrens, is feitelijk en niet onbegrijpelijk. De door Tata Steel in deze procedure bepleite uitleg (wel een harde ondergrens, want conclusiekenmerk) zou op zichzelf bezien ook kunnen passen in bedoelde Protocolaire conclusie-uitleg (want Tata Steel baseert die uitleg op de bewoordingen van de conclusie, de beschrijving, algemene vakkennis en de verleningsgeschiedenis), maar die route heeft het hof hier volgens mij toereikend gemotiveerd niet gekozen en de weging van de diverse uitlegfactoren in de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad bij octrooi-uitleg is in Nederland voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt.

1. Feiten 1 en procesverloop 2

1.1

Tata Steel en ArcelorMittal zijn staalproducenten.

1.2

ArcelorMittal is houdster van Europees octrooi EP 044 voor een beklede warm- en koudgewalste staalplaat die een zeer hoge sterkte heeft na thermische behandeling. EP 044 is verleend op 14 mei 2003 op basis van een aanvraag van 7 juli 1999, met inroeping van prioriteit vanaf 9 juli 1998. Het octrooi heeft gelding voor Nederland – hierna: EP (NL) 044 – en de andere bij het Europees Octrooiverdrag (EOV) aangesloten landen.

EP 044 bevat 8 conclusies. Conclusie 1 luidt aldus, in de onbestreden Nederlandse vertaling:

“1. Warmgewalste staalplaat die eventueel vervolgens koudgewalst kan zijn, waarbij de plaat is bekleed en thermisch is behandeld, waarbij het staal van de plaat de volgende gewichtssamenstelling heeft:

0,15% ˂ koolstof ˂ 0,5%

0,5% ˂ mangaan ˂ 3%

0,1% ˂ silicium ˂ 0,5%

0,01% ˂ chroom ˂ 1%

titaan ˂ 0,2%

aluminium ˂ 0,1%

fosfor ˂ 0,1%

zwavel ˂ 0,05%

0,0005% ˂ boor ˂ 0,08%, waarbij de rest ijzer is en verontreinigingen inherent aan de vervaardiging, waarbij de bekleding op basis is van aluminium of een aluminiumlegering.”

De conclusies 2 t/m 5 zijn van conclusie 1 afhankelijke productconclusies. Conclusie 6 luidt als volgt, in de onbestreden Nederlandse vertaling:

“6. Werkwijze voor de vervaardiging van een onderdeel uit de beklede staalplaat volgens de conclusies 1 tot 5, met het kenmerk, dat na vormgeven en voor thermische behandeling de bekleding van het onderdeel wordt onderworpen aan een temperatuursverhoging met een snelheid hoger dan 5 °C/s die hoger kan zijn dan 600 °C/s.”

Conclusie 7 is een van conclusie 6 afhankelijke werkwijzeconclusie, conclusie 8 is een afhankelijke gebruiksconclusie.

In alle conclusies is voor boor (B) als ondergrens opgenomen 0,0005 wt%.

1.3

In de beschrijving van EP 044 (§ 0003 Franse tekst, p. 2 Nederlandse vertaling) is gewezen op de Japanse publicatie JP 01-176 056 waarin een staalsamenstelling met de in conclusie 1 van EP 044 genoemde stoffen in ongeveer dezelfde hoeveelheden is geopenbaard3.

1.4

Op 14 juli 2015 heeft Tata Steel ArcelorMittal aangeschreven met de mededelingen dat zij voornemens is een staalproduct op de Europese markt te brengen, en dat zij van mening is dat4:

“a steel product would not be within the scope of protection of EP 044 at least if it has the following characteristic: The steel product contains less than 0.00045% boron.”

Verder heeft Tata Steel ArcelorMittal verzocht om haar binnen twee weken te bevestigen dat:

“a product having the above characteristic is indeed not within the scope of protection of EP 044 and that you will therefore refrain from invoking EP 044 against such a product.”

ArcelorMittal heeft niet aan dit verzoek voldaan.

1.5

Tata Steel vordert, samengevat, verklaringen voor recht:

A: dat een staalproduct dat minder dan 0,00045% boor bevat niet onder de beschermingsomvang valt van EP (NL) 044;

B: dat een staalproduct dat minder dan 0,00045% boor bevat niet onder de beschermingsomvang valt van de overige nationale delen van EP 044;

C: dat met het in Nederland vervaardigen, verhandelen e.d. van zo’n staalproduct geen inbreuk wordt gemaakt op EP (NL) 044;

D: dat niet onrechtmatig wordt gehandeld met het in Nederland vervaardigen, verhandelen e.d. van zo’n staalproduct, ook niet wanneer men weet of behoort te weten dat dit product bestemd is om in andere landen waar EP 044 van kracht is, op de markt gebracht te worden.

1.6

ArcelorMittal heeft in de eerste aanleg onder meer de volgende verweren gevoerd:

i) de Nederlandse rechter is niet internationaal bevoegd omdat art. 24 van de Brussel I bis- Verordening5 daaraan in de weg staat, terwijl art. 7 sub 2 van die Verordening daarvoor geen grondslag biedt nu geen sprake is van inbreuk of dreigende inbreuk;

ii) Tata Steel heeft geen voldoende belang als bedoeld in art. 3:303 BW bij haar vorderingen aangezien van een concrete voorgenomen handeling door haar (nog) geen sprake is en evenmin is voldaan aan de ‘rechtsverhouding’-eis van art. 3:302 BW6;

iii) het is niet zo dat een staalproduct dat minder dan 0,00045 wt% boor bevat in geen enkel geval onder de beschermingsomvang van EP 044 kan vallen. De hoeveelheid boor is namelijk niet essentieel voor de uitvinding, die is gelegen in het aanbrengen van de bekleding voordat de thermische behandeling plaatsvindt waarmee het staal zijn uiteindelijke sterkte krijgt. Bovendien weet de vakman dat 0,0005 % een zekere onnauwkeurigheid heeft en onder meer daarom geen absolute ondergrens is. Hij zou rekening houden met een afwijking van 0,0003% en die ondergrens dus opvatten als een waarde tussen 0,0002 en 0,0008 wt%.

ArcelorMittal heeft voorts het Japanse octrooi JP A-02263954 uit 1990 overgelegd7. In dat octrooi wordt een ondergrens voor boor in een staalplaat van 0,0003 wt% genoemd8.

1.7

De rechtbank heeft het onbevoegdheidsverweer alleen ten aanzien van vordering B gehonoreerd (rov. 4.10.-4.11.). Voor de overige vorderingen biedt art. 7 lid 2 van de Brussel I bis-Verordening volgens de rechtbank een toereikende bevoegdheidsgrondslag, waaraan niet afdoet dat in die vorderingen geen concreet product is omschreven (rov. 4.3.-4.9.). De rechtbank heeft vervolgens de verweren op grond van art. 3:302 en 3:303 BW verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de vorderingen A, C en D voldoende concreet en heeft Tata Steel voldoende belang bij die vorderingen (rov. 4.12.-4.15.). Ook is voldaan aan de ‘rechtsverhouding’-eis, omdat er een reële dreiging bestaat dat ArcelorMittal EP 044 inzet als Tata Steel haar voornemen uitvoert om het staalproduct met minder dan 0,00045 wt % boor te produceren (rov. 4.16.).

1.8

Bij de inhoudelijke beoordeling heeft de rechtbank voorop gesteld dat art. 150 Rv meebrengt dat op Tata Steel de stelplicht en bewijslast rust dat de gevorderde negatieve verklaringen voor recht rechtens juist zijn. Het is dus aan Tata Steel om aan te tonen dat een product met minder dan 0,00045 wt% boor nooit onder de beschermingsomvang van EP 044 zal vallen (rov. 4.21.). Dat is volgens de rechtbank niet komen vast te staan. De rechtbank tussen partijen in confesso dat de vakman op de prioriteitsdatum wist dat metingen van boorgehaltes altijd een zekere onnauwkeurigheid hebben en dat de vakman zal begrijpen dat 0,0005 wt% geen absolute, wiskundig exacte, grenswaarde is (rov. 4.23.). Tata Steel heeft niet onderbouwd waarom de vakman bij het inschatten van de variatie in de ondergrens gebruik zou maken van de rekenregel voor de afronding van significante getallen (rov. 4.24.-4.27.). Daarbij is van belang dat volgens de Nederlandse norm NEN-EN 10083-3 de afwijking van de grenswaarde voor boor 0,0003 wt% mag bedragen (rov. 4.28.-4.30.). Er is naar het oordeel van de rechtbank dus niet komen vast te staan dat de vakman conclusie 1 zo zou uitleggen dat een staalproduct met een boorgehalte van minder dan 0,00045 wt% niet onder de beschermingsomvang valt (rov. 4.31.). De rechtbank heeft de vorderingen A, C en D op deze gronden afgewezen (rov. 4.32.), met veroordeling van Tata Steel in de proceskosten (rov. 4.33.).

1.9

Tata Steel heeft 12 grieven tegen het vonnis aangevoerd. Grief 12 is gericht tegen de onbevoegdverklaring van de rechtbank ten aanzien van vordering B. Met de grieven 1 t/m 11 is Tata Steel opgekomen tegen de afwijzing van haar overige vorderingen. Verder heeft Tata Steel onder meer een deskundigenverklaring overgelegd van dr. [betrokkene 1] , die als principal researcher bij Tata Steel werkzaam is9. ArcelorMittal heeft verweer gevoerd en incidenteel geappelleerd met 9 grieven. Grieven 2 en 3 in dit incidentele appel houden in dat de rechtbank zich ten onrechte bevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de vorderingen A, C en D. Incidentele grieven 4 tot en met 7 zijn gericht tegen de verwerping van ArcelorMittals op art. 3:302/3:303 BW gegronde verweren, waarbij grief 4 specifiek klaagt over het oordeel dat de vorderingen van Tata Steel onvoldoende concreet zijn. De incidentele grieven 1 en 8 bestrijden op onderdelen de inhoudelijke beoordeling van de rechtbank en grief 9 van het inciedentele appel keert zich tegen de gedeeltelijke afwijzing van de opgegeven proceskosten. Tata Steel heeft verweer gevoerd in incidenteel appel.

1.10

Bij pleidooi in appel heeft Tata Steel vordering D als volgt toegelicht (plta HB 85). Tata Steel is voornemens haar product ook buiten Nederland te (laten) verhandelen. De Haagse rechtbank heeft herhaaldelijk geoordeeld dat het naar Nederlands recht onrechtmatig is om betrokken te zijn bij octrooi-inbreuk in het buitenland. Derhalve zou Tata Steel – als haar product onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen – niet alleen inbreuk plegen op het Nederlandse deel van het octrooi, maar tevens onrechtmatig handelen in Nederland wegens betrokkenheid bij inbreuk op buitenlandse delen daarvan.

1.11

In het bestreden arrest heeft het hof Den Haag het vonnis ten aanzien van de beslissing over de proceskosten vernietigd en voor het overige bekrachtigd.

Rov. 1 en 2 bevatten een weergave van de feiten en het procesverloop in eerste aanleg.

In rov. 3.1 en 3.2 worden de (principale en incidentele) grieven samengevat.

Rov. 3.3-3.6 zijn inleidende overwegingen over de standpunten van partijen.

Rov. 4.1-4.9 zien op de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Volgens het hof heeft de rechtbank het onbevoegdheidsverweer terecht alleen ten aanzien van vordering B gehonoreerd.

In rov. 5.1-5.11 heeft het hof de vorderingen A, C en D inhoudelijk beoordeeld met dezelfde uitkomst als bij de rechtbank: verklaringen voor recht A, C en D zijn niet toewijsbaar.

Rov. 6.1-6.8 betreffen de slotsom en de proceskosten.

Hieronder geef ik een samenvatting van hetgeen het hof heeft overwogen in rov. 3.3-3.6, 4, 5 en 6.

1.12

Inleidende overwegingen over de standpunten van partijen (rov. 3.3-3.6).

Uit de door het hof samengevatte stellingname van Tata Steel (erop neerkomend dat zij alvorens voor € 10 miljoen te investeren in de vermarkting van een product met minder van 0,00045 wt% boor door de gevorderde negatieve verklaringen van non-inbreuk de weg wil vrijmaken zonder risico op inbreukverboden en reputatieschade bij afnemers) wordt afgeleid dat er niet nu al een directe, serieuze dreiging is dat Tata Steel met zo’n product op de markt komt, maar dat zij wel het serieuze voornemens heeft om een dergelijk product in Nederland te gaan produceren en in Nederland en andere Europese landen op de markt te brengen, maar dat zij daar eerst het in deze procedure gezochte groene licht voor wil krijgen.

ArcelorMittal ziet het product van Tata Steel als hypothetisch en betwist dat Tata Steel überhaupt voornemens is om een product met minder dan 0,00045 wt% boor op commerciële schaal te gaan produceren (rov. 3.4).

Geoordeeld wordt dat er een reële dreiging bestaat dat ArcelorMittal EP 044 jegens Tata Steel zal inroepen als Tata Steel op de markt komt met een staalproduct volgens dat octrooi, maar met daarin minder dan 0,00045 wt% boor verwerkt (rov. 3.5).

Tata Steel wenst de exacte samenstelling van haar (voorgenomen) product niet mee te delen, maar heeft aangegeven dat er vanuit kan worden gegaan dat dit product behalve op het punt van het boor-percentage letterlijk aan EP 044 zal voldoen (rov. 3.6).

1.13

Het oordeel over de bevoegdheid (rov. 4.1-4.9).

Volgens de hoofdregel van art. 4 van de Brussel I bis-Verordening is niet de Nederlandse, maar de Franse rechter bevoegd. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter kan in dit geval alleen worden gegrond op art. 7 lid 2 van de Brussel I bis-Verordening (rov. 4.2).

Volgens het Folien Fischer-arrest10 valt een vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht, die ertoe strekt het bestaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te ontkennen, binnen de werkingssfeer van art. 7 lid 2 van de Brussel I bis-Verordening (rov. 4.3).

Deze bepaling beoogt de rechter bevoegd te maken van de plaats waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. Bij inbreuk op de niet-Nederlandse delen van een octrooi is deze plaats niet in Nederland gesitueerd. Dit geldt ook voor de ontkenning van de inbreuk op de niet-Nederlandse delen van een octrooi. De rechtbank heeft zich volgens het hof dus terecht onbevoegd verklaard om kennis te nemen van vordering B (rov. 4.4).

Met betrekking tot de vorderingen A, C en D acht het hof van belang dat mag worden aangenomen dat ArcelorMittal Tata Steel zal betichten van inbreuk op het Nederlandse deel van EP 044 en van onrechtmatig handelen in Nederland wegens betrokkenheid bij inbreuk op buitenlandse delen daarvan, als zij een staalproduct volgens dat octrooi, maar met (iets) minder dan 0,00045 wt% boor in Nederland op de markt zal brengen. Uit de in rov. 3.3 weergegeven stellingen van Tata Steel – waarvan het hof in dit kader mag uitgaan11 – blijkt in voldoende mate dat het (beweerdelijk) schadebrengende feit zich ‘kan voordoen’ in Nederland. Daarvoor is geen imminent threat vereist volgens het hof. Arcelor Mittals verweer dat sprake is van een volstrekt hypothetisch product wordt verworpen (rov. 4.5).

Er zijn aldus voldoende aanknopingspunten met Nederland om bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van art. 7 sub 2 van de Brussel I bis-Verordening te rechtvaardigen (rov. 4.6).

Dat de bevoegdheid om over vordering D te oordelen meebrengt dat dan naar buitenlandsrecht moet worden beoordeeld of sprake is van octrooi-inbreuk, is in weerwil van de stellingen van Tata Steel niet in tegenspraak met de onbevoegdheid met betrekking tot vordering B over buitenlandse octrooi-inbreuken; bevoegdheid in de ene context (vordering D) die meebrengt dat daarbij buitenlands recht moet worden toegepast impliceert niet ook bevoegdheid in andere context (vordering B) met betrekking tot die buitenlanden (rov. 4.7).

De exclusieve bevoegdheidsregel van art. 24 sub 4 Brussel I bis-Verordening is hier geen obstakel volgens het hof, omdat de geldigheid van EP 044 op geen enkele manier aan de orde is gesteld (rov. 4.8)

De spelende bevoegdheidskwesties zijn hiermee volgens het hof dermate duidelijk, dat daarover geen prejudiciële vragen aan het Luxemburgse hof behoeven te worden gesteld, zoals Arcelor Mittal heeft voorgesteld (rov. 4.9).

1.14

Onvoldoende belang (art. 3:303 BW)? (rov. 5.1).

In het arrest VJV/Staat12 is een uiteenzetting gegeven over het belang-vereiste bij een verklaring voor recht die, omgezet naar een negatieve verklaring voor recht als in onze zaak aan de orde, op het volgende neerkomt. De verklaring moet, wanneer deze ziet op handelingen die nog niet hebben plaatsgevonden, op zodanige wijze zijn geformuleerd dat in alle daardoor bestreken gevallen geen sprake is van inbreuk/onrechtmatigheid. Wanneer al op voorhand blijkt dat de handelingen waarop de gevorderde verklaring ziet, zodanig zijn omschreven dat zij niet alle of niet onder alle omstandigheden een inbreuk/onrechtmatigheid opleveren en de vraag of zij een inbreuk/onrechtmatigheid opleveren ook niet aan de hand van concrete omstandigheden van het geval kan worden onderzocht, is die verklaring onvoldoende concreet omschreven, waardoor zij niet voor toewijzing in aanmerking komt, aldus het hof. Dan bestaat onvoldoende belang bij de vordering en volgt niet-ontvankelijkheidverklaring.

1.15

Vaststellingen over de algemene vakkennis over staalsamenstellingen (rov. 5.2).

Het hof heeft in rov. 5.2 drie nadere feiten vastgesteld:

(I) op de prioriteitsdatum van EP 044 behoorde tot de algemene vakkennis dat boor en andere elementen zoals chroom en mangaan een positief effect hebben op de ‘hardbaarheid’ van staal;

(II) boor heeft hierbij het voordeel boven chroom en mangaan dat van boor minder hoeft te worden toegevoegd om hetzelfde effect op de hardbaarheid te verkrijgen, bijvoorbeeld: met de toevoeging van 0,002-0,003 wt% boor wordt hetzelfde hardheidseffect verkregen als met de toevoeging van 0,7 wt% chroom;

(III) boor bindt aan het in het staal aanwezige zuurstof en/of stikstof en kan, eenmaal gebonden, zijn functie op de hardbaarheid niet meer uitoefenen; daarvoor is vrij boor nodig; aluminium en titanium kunnen worden toegevoegd om zuurstof respectievelijk stikstof af te vangen, zodat het boor daaraan niet meer kan binden; ook dit behoorde op de prioriteitsdatum van EP 044 tot de algemene vakkennis.

Uit feit III volgt dat tussen de verschillende componenten van de samenstelling volgens het octrooi, bijvoorbeeld tussen titanium en boor, sprake kan zijn van interactie, in die zin dat, bij dit voorbeeld, minder boor nodig is als meer titanium wordt toegevoegd.

Uit feit I volgt dat boor (deels) vervangen kan worden door, en dus (deels) uitwisselbaar is met, onder meer chroom of mangaan, aldus het hof.

1.16

Het toetsingskader met betrekking tot de beschermingsomvang van het octrooi (rov. 5.3-5.5).

Het hof stelt vast dat ArcelorMittal zich bij haar verweer tegen de vorderingen heeft beroepen op de uitleg van het octrooi, naar de letter, met inachtneming van de algemene vakkennis, en op equivalentie. Het hof behandelt eerst het equivalentie-verweer (rov. 5.3).

In rov. 5.4-5.5 geeft het hof het toetsingskader voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi weer: art. 69 van het Europees Octrooiverdrag13 (EOV) en art. 1 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (Protocol), zoals nader geduid in de arresten Medinol/Abbott14 en Bayer/Sandoz15. Dit toetsingskader en de gezichtspuntenleer die volgt uit de rechtspraak van Uw Raad komt hierna bij de bespreking van het cassatieberoep aan de orde (zie hierna in 2.3-2.5).

1.17

Het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte (rov. 5.6-5.7).

Het hof is in rov. 5.6-5.7 tot het oordeel gekomen dat de achter de conclusies van EP 044 liggende uitvindingsgedachte niet ligt op het vlak van de staalsamenstelling, maar dat het hem zit in het aanbrengen van de bekleding voordat de thermische behandeling voor het verkrijgen van de gewenste sterkte plaatsvindt:

“5.6 In de beschrijving van EP 044 (§ 0003 van de Franse tekst, blz. 2 van de Nederlandse vertaling) is gewezen op de Japanse publicatie JP 01-176 056 waarin een staalsamenstelling met de in conclusie 1 van EP 044 genoemde stoffen, in ongeveer dezelfde hoeveelheden, is geopenbaard. In punt 142 MvA-inc heeft Tata Steel, in overeenstemming hiermee, tot uitdrukking gebracht dat de samenstelling van het staal als zodanig conclusie 1 van EP 044 niet van de stand van de techniek onderscheidt. Vastgesteld moet dus worden dat – zoals ArcelorMittal heeft aangevoerd (punt 5.21 MvA/MvG-inc) – de achter de conclusies van EP 044 liggende uitvindingsgedachte niet bestaat in de in die conclusies vermelde samenstelling van het staal, waarbij onder samenstelling is te verstaan: de verschillende componenten en de daarbij genoemde gewichtspercentages/numerieke waarden. Bij de in punten 53-69 van haar PA door Tata Steel besproken buitenlandse uitspraken in andere zaken werd de uitvindingsgedachte juist wel gevormd door numerieke waarden. Die uitspraken zijn daarom voor het onderhavige geval niet relevant.

5.7

Met ArcelorMittal (punt 5.16 MvA/MvG-inc) moet worden aangenomen dat de achter de conclusies van EP 044 liggende uitvindingsgedachte bestaat in het aanbrengen van de bekleding voordat de thermische behandeling voor het verkrijgen van de gewenste sterkte plaatsvindt. Dit is af te leiden uit de beschrijving van EP 044 waarin wordt aangegeven dat:

- in de stand van de techniek ‘de voorgestelde platen niet bekleed (worden) geleverd vanwege gedragsproblemen van de bekleding tijdens de thermische behandeling’ en dat het ‘bekleden (dus) (wordt) uitgevoerd op gerede onderdelen, hetgeen een flinke reiniging nodig maakt van de oppervlakken en de holle delen’ terwijl bovendien ‘de thermische behandeling uitgevoerd (moet) worden onder geregelde atmosfeer om iedere ontkoling en oxidatie van het metaal te vermijden’ (§ 0002 van de Franse tekst, blz. 1 van de Nederlandse vertaling);

- in (een vorm van) de uitvinding ‘de aanwezigheid van de bekleding tijdens de thermische behandeling van de onderdelen (…) het mogelijk maakt iedere ontkoling van het basismateriaal alsook iedere oxidatie te vermijden’ hetgeen ‘een onbetwistbaar voordeel (is) in het bijzonder in het geval van het warme vormgeven’, terwijl ‘bovendien het verwarmen van het behandelde onderdeel geen oven met een geregelde atmosfeer nodig heeft om een ontkoling te vermijden’ (§ 0022 van de Franse tekst, blz. 6/7 van de Nederlandse vertaling),

en voorts uit de tekst van werkwijzeconclusie 6, dat voor de thermische behandeling de bekleding wordt onderworpen aan (…)’ (onderstreping door het hof).”

1.18

De kennis van de gemiddelde vakman over de ondergrens van boor (rov. 5.8).

Het hof heeft vervolgens overwogen dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis zal hebben begrepen dat de ondergrens van 0,0005 wt% boor in EP 044 alleen maar was gekozen om bij de gebruikelijke standaard als algemeen aanvaarde ondergrens voor boor aan te sluiten en niet om de beschermingsomvang van het octrooi te beperken:

“5.8 In Japans octrooi JP A-02263954 uit 1990 (D1 in de procedure tot verlening van EP 044; productie 8a van ArcelorMittal) was als ondergrens voor boor in een staalplaat 0,0003 wt % genoemd (punt 7.20 van ArcelorMittals PA; punt 52 van Tata Steels PE). Dit duidt erop dat – naar Tata Steel in punt 49 MvA-inc heeft onderstreept – 0,0005 wt % niet als een absolute ondergrens voor boor bij de commerciële productie van staal moet worden beschouwd. Bij deze stand van zaken moeten de opmerkingen van Tata Steel in punt 20 PA, dat de ondergrens van 0,0005 wt % in EP 044 een keuze is geweest die niet uit de lucht is komen vallen maar aansluit bij:

- de ondergrens die in ‘basisoctrooi’ UK 1 490 535 (productie 7 van Tata Steel) staat vermeld, en

- de algemene vakkennis

aldus worden verstaan dat op de prioriteitsdatum van EP 044 0,0005 wt % algemeen als een gebruikelijke ondergrens voor boor werd gezien, als een algemeen aanvaarde ondergrenswaarde (punt 49 van Tata Steels PA) oftewel: een standaardondergrens. Het hof leidt hieruit af dat de gemiddelde vakman – die op grond van zijn algemene vakkennis wist van die standaardondergrens en die zich realiseerde dat de uitvinding niet was gelegen in het gewichtspercentage boor – daarom zal hebben begrepen dat de ondergrens van 0,0005 wt % boor in EP 044 alleen maar was gekozen om bij de gebruikelijke standaard aan te sluiten en niet om de beschermingsomvang van het octrooi te beperken.”

1.19

Equivalentie (rov. 5.9-5.10).

In rov. 5.9-5.10 werkt het hof het equivalentievraagstuk uit. Het oordeel van het hof is toegespitst opéén geval waarin een heel miniem gedeelte boor, 0,00006 wt%, wordt vervangen door een hoeveelheid chroom of mangaan waarmee hetzelfde hardheidseffect wordt bereikt en waardoor het gewichtspercentage boor net beneden de grens uit de verklaring voor recht valt (0,00044 i.p.v. 0,00045 wt%). Het hof is tot het oordeel gekomen dat het ‘vervangende’ chroom/mangaan dan in wezen dezelfde functie vervult als het ‘weggevallen’ boor waarmee op in wezen dezelfde wijze in wezen hetzelfde resultaat wordt behaald. Het hof acht het, mede in het licht van de uitvindingsgedachte en de kennis van de gemiddelde vakman, passend om het gebruik van het bedoelde gelijkwaardige element in een staalplaat in dat geval onder het equivalente beschermingsbereik van EP 044 te brengen. Daartoe overweegt het hof aldus:

“5.9 Artikel 2 van het in rov. 5.4 al ter sprake gekomen Protocol bepaalt dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van [het] Europese octrooien ‘op passende wijze rekening (dient) te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element’. Het gaat hier om equivalente elementen (rov. 3.5.2 van ‘Medinol/Abbott’).

5.10

Wanneer in een ook verder aan conclusie 1 van EP 044 beantwoordende staalplaat 0,0005 wt % boor wordt toegepast, valt deze onder de beschermingsomvang van dat octrooi. In punt 4.36 CvA en de punten 6.16 en 6.42 MvA/MvG-inc heeft ArcelorMittal een betoog ontvouwen dat er op neerkomt dat dit ook zo is in de situatie dat het boorgehalte [van] 0,00044 wt % bedraagt (welk percentage net valt binnen de door Tata Steel[s] gevorderde verklaringen voor recht) en de ‘weggevallen’ (0,0005 – 0,00044 =) 0,00006 wt % boor wordt vervangen door (bijvoorbeeld) een hoeveelheid chroom of mangaan waarmee hetzelfde hardbaarheidseffect wordt bereikt (zie rov. 5.2 bij II). Naar het oordeel van het hof is die ‘vervangende’ hoeveelheid chroom of mangaan te beschouwen als een aan die ‘weggevallen’ 0,00006 wt % boor gelijkwaardig element in de zin van artikel 2 van het Protocol. Met haar argument in punt 177 MvA-inc, dat er niet iets kan bestaan dat een equivalent is van boor omdat dit een uniek chemisch element uit het periodiek systeem is, ziet Tata Steel over het hoofd dat ‘gelijkwaardig’ niet betekent: identiek. Tevens in aanmerking nemende dat:

a) de uitvindingsgedachte achter EP 044 niet mede is gelegen in de toepassing van boor of de in dat octrooi daarvoor opgenomen gewichtspercentages;

b) met de genoemde vervanging van boor door chroom/mangaan de in rov. 5.7 omschreven uitvindingsgedachte volledig wordt gerealiseerd;

c) de rechtszekerheid zich daar[tegen] om de in rov. 5.8 genoemde reden niet tegen verzet,

acht het hof het passend om het gebruik van het bedoelde gelijkwaardige element in een staalplaat onder de beschermingsomvang van EP 044 te brengen. Het feit dat (aanzienlijk) meer chroom/mangaan dan boor nodig is om dezelfde hardbaarheid te bereiken, staat hieraan niet in de weg, in ieder geval niet in de zojuist omschreven situatie dat de in het octrooi voorgeschreven 0,0005 wt % boor niet geheel of grotendeels, maar slechts voor een klein deel (0,00006 wt %) wordt vervangen. Er is geen grond om in deze specifieke situatie het ‘vervangende’ chroom/mangaan als wezenlijk ongunstiger dan het ‘weggevallen’ boor aan te merken. Het ‘vervangende’ chroom/mangaan vervult kortom in wezen dezelfde functie als het ‘weggevallen’ boor waarmee op in wezen dezelfde wijze in wezen het zelfde resultaat wordt behaald. Een staalplaat met een boor-gewichtspercentage van 0,00044 én de zojuist bedoelde hoeveelheid ‘vervangende’ chroom/mangaan vormt dus een inbreukmakend equivalent, niet alleen naar Nederlands recht, maar ook – omdat deze beslissing is gebaseerd op het Protocol bij artikel 69 EOV, meer in het bijzonder de in rov. 5.9 geciteerde regel daaruit over gelijkwaardige elementen – naar het recht van alle bij het EOV aangesloten landen.”

1.20

Conclusie toewijsbaarheid vorderingen A, C en D (rov. 5.11).

In rov. 5.11 concludeert het hof dan aldus:

“5.11 De door Tata Steel gevorderde verklaringen voor recht hebben ook betrekking op de zojuist in rov. 5.10 omschreven specifieke situatie, waarin van octrooi-inbreuk sprake is, ondanks dat minder dan 0,0045 wt % boor wordt gebruikt. Gelet op het in 5.1. overwogene zijn daarom de verklaringen voor recht A, C en D niet toewijsbaar, waarbij overigens in het midden wordt gelaten of in andere situaties dan die hier vermelde specifieke situatie octrooi-inbreuk aan de orde is. Het in ArcelorMittals incidentele grief 4 neergelegde artikel 3:303 BW-verweer treft dus reeds doel voor zover gestoeld op equivalentie. Het beroep dat zij tevens heeft gedaan op letterlijke uitleg kan nu verder onbesproken blijven.”

1.21

Slotsom (rov. 6.1-6.2).

Dat brengt het hof tot het oordeel dat de rechtbank zich terecht onbevoegd heeft verklaard om van vordering B kennis te nemen, zich terecht bevoegd heeft verklaard ten aanzien van de overige vorderingen en deze ook terecht heeft afgewezen. De grieven in het principaal appel en de incidentele grieven 2 en 3 slagen niet. De incidentele grieven 1 en 5 t/m 8 van ArcelorMittal kunnen onbesproken blijven en het voorwaardelijke beroep op nietigheid van de appeldagvaarding behoeft dan geen behandeling, omdat geen van Tata Steels vorderingen toewijsbaar blijken.

1.22

De proceskosten (rov. 6.3-6.7).

De kostenveroordeling, mede op grond van art. 1019h Rv, is in cassatie geen voorwerp van geschil, zodat ik volsta met de vermelding dat Tata Steel in de kosten is veroordeeld van eerste aanleg (na gedeeltelijke gegrondbevinding van een tegen die veroordeling gerichte grief) en van het principaal appel.

1.23

Tata Steel heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. ArcelorMittal heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep. Partijen hebben hun standpunt schriftelijk laten toelichten en vervolgens gerepliceerd en gedupliceerd.

2. Bespreking van het cassatieberoep

2.1

Het cassatieberoep bestaat uit vier onderdelen die zijn gericht tegen rov. 5.6-5.10, hiervoor geciteerd in 1.17-1.19

Bevoegdheid

2.2

Voorafgaand aan de bespreking daarvan besteed ik zekerheidshalve nog aandacht aan het in cassatie niet bestreden bevoegdheidsoordeel uit rov. 4.1-4.9 (niet bevoegd ten aanzien vordering B, wel met betrekking de vorderingen A, C en D). Volgens mij hoeft dit oordeel niet ambtshalve te worden onderzocht in cassatie. Het onderzoek in cassatie is in het algemeen beperkt tot de cassatiemiddelen (art. 419 Rv)16. Ambtshalve beoordeling van bevoegdheid is in cassatie is, voor zover hier van belang17, alleen aan de orde als het gaat om een vordering waarvoor een gerecht van een andere lidstaat van de Europese Unie op grond van art. 24 Brussel I bis-Verordening exclusief bevoegd is (art. 27 Brussel I bis-Verordening)18. Art. 24 Brussel I bis-Verordening ziet bijvoorbeeld op de registratie en geldigheid van octrooien19. In onze zaak gaat het alleen om de beschermingsomvang van EP 044, niet om de geldigheid, zoals het hof onbestreden overweegt in rov. 4.8. Er is ook geen beroep gedaan op nietigheid bij wege van verweer. De complexe problematiek van medegedaagden gevestigd in andere jurisdicties, exclusieve jurisdicties en grensoverschrijdende geldigheidskwesties kan dus blijven rusten.

Beschermingsomvang en equivalentie – uitleg van octrooien

2.3

De in cassatie bestreden rov. 5.6-5.10 zien op de beschermingsomvang van octrooien, met inbegrip van het equivalentiebereik. Het in Nederland op grond van art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol uitgekristalliseerde stelsel van wat genoemd kan worden Protocol-conforme of Protocolaire conclusie-uitleg en de daarbinnen een centrale rol spelende gezichtspuntenleer van Uw Raad, is uitvoerig aan de orde geweest in mijn conclusies voor Bayer/Sandoz20in 2.1-2.40 (i.h.b. in 2.1-2.8 en 2.33-2.34) en Resolution/AstraZeneca21in 2.5.

Anders dan dat in Engeland en Wales de leer van de purposive construction na het arrest van de Engelse Supreme Court in de zaak Actavis/Eli Lilly22niet langer opgeld doet, waarmee die belangrijke octrooi-jurisdictie meer lijkt te zijn opgeschoven naar de continentaal Europese benadering van de beschermingsomvang van octrooien23, heb ik aan die uiteenzettingen nu niets toe te voegen. Over de wending na Lilly kom ik nog te spreken in 2.9.

2.4

Het stelsel komt erop neer dat vaststelling van de beschermingsomvang van Europese octrooien moet gebeuren aan de hand van art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol (Protocol), een uitleg die het midden houdt tussen de te beperkte letterlijke conclusietekst-benadering (grofweg oudtijds de leer in Engeland) en de te ruime pure uitvindingsgedachte-benadering (die vroeger opgeld deed in Duitsland en in mindere mate in Nederland). De Protocolkoers is gericht op het bieden van zowel een redelijke bescherming van de octrooihouder, als een redelijke rechtsbescherming voor derden. Belangrijk is de daarbij gehanteerde constructie dat de octrooiconclusies worden gelezen door de octrooirechtelijke maatman, de gemiddelde vakman genoemd, die bij die lezing zijn algemene vakkennis meebrengt (dus leest ‘als vakman’), in het licht van de beschrijving en de tekeningen uit het octrooischrift; ik noem dit Protocolaire uitleg. In Bayer/Sandoz24heeft Uw Raad in rov. 3.3.5 een overzicht gegeven van de rechtspraak van de Hoge Raad over art. 69 EOV en het Protocol en daar is vervolgens naar verwezen in de latere arresten MSD/Teva25en Resolution/AstraZeneca26.

De in Bayer/Sandoz geformuleerde, als vaste rechtspraak te beschouwen, uitlegregel en de duiding daarvan door Uw Raad luidt zo:

“3.3.4 Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 en 2 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luiden, in Nederlandse vertaling:

“Artikel 1 – Algemene beginselen

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

Artikel 2 – Equivalenten

Teneinde de omvang van de bescherming voortvloeiende uit een Europees octrooi te bepalen, dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.”

3.3.5

In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott)).

(…)

3.3.8 (…)

Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott), rov. 3.5.2).”

2.5

In overeenstemming hiermee heeft het hof in rov. 5.4-5.5 het juiste Protocolaire toetsingskader geschetst, onder verwijzing naar de arresten Medinol/Abbott en Bayer/Sandoz27. Dit toetsingskader is in cassatie op zichzelf ook niet bestreden.

2.6

Bij de uitleg van een octrooi kan ook betekenis toekomen aan (het openbare deel van) het verleningsdossier. De rechter zal in het voordeel van de octrooihouder slechts gebruik mogen maken van die gegevens als hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen. Deze restrictie geldt niet in het geval een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg op het verleningsdossier beroept28.

2.7

Verder is de uitleg van octrooien volgens vaste rechtspraak van Uw Raad verweven met waarderingen van feitelijke aard29. Daarover wordt in Europa verschillend gedacht. In Frankrijk geldt dat ook in cassatie30. Voor het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) is uitleg van octrooien een rechtsvraag31 en ook in Engeland en Wales toetst het Supreme Court (UKSC) de uitleg van octrooien in volle omvang32. Tata Steel heeft in cassatie gewezen op de lijn van het BGH en het UKSC (repliek 12-16), maar die vindt geen navolging in Nederland, zo volgt uit voornoemde vaste rechtspraak, laatstelijk bevestigd in Resolution/Astrazeneca33. Bij repliek in cassatie onder 17 bepleit Tata Steel een ruimhartiger cassatiecontrole door Uw Raad van oordelen over beschermingsomvang van octrooien in het belang van een faire en voorspelbare uitleg van Europese octrooien. Onder verwijzing naar de praktijk in Duitsland en Engeland en met als motivering verder dat ook gespecialiseerde hoven (het Haagse voor octrooirecht bijvoorbeeld) fouten maken als ieder ander hof, die moeten kunnen worden rechtgezet door Uw Raad.

Ik teken bij dit pleidooi aan dat het in Nederland een breuk zou betekenen met tientallen jaren vaste rechtspraak en ga er (dan ook) niet van uit dat dit snel in het verschiet zal liggen34.

2.8

Onderdeel van de beschermingsomvang is de vraag welke equivalente uitvoeringsvarianten ook onder het betreffende octrooirecht vallen en ook daarover heb ik (uitvoerig en met rechtsvergelijking naar Duits, Engels, Frans en Amerikaans recht) geconcludeerd in Bayer/Sandoz35.

Artikel 2 van het Protocol bepaalt daarover dat “op passende wijze rekening [moet] (…) worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.”

Ook de equivalentietoetstoepassing is feitelijk in cassatie36. Uw Raad overwoog in Bayer/Sandoz37 daarover het volgende:

“3.3.6 Voor zover onderdeel 1.1.1 het hof verwijt de regel te hebben miskend dat de maatstaf voor het niet beschermen van equivalente maatregelen daarin gezocht moet worden dat een goede grond ervoor moet bestaan dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van die bescherming, hoewel hij die had kunnen verkrijgen, gaat het uit van een opvatting die geen steun vindt in het recht. Het hof heeft terecht onderzocht of de gemiddelde vakman uit conclusie 1 van EP 791 zou begrijpen dat de octrooihouder in de oxidatiestap een bewuste keuze heeft gemaakt voor het gebruik van rutheniumzout als katalysator. Daartoe heeft het hof in aanmerking genomen: de inhoud van het octrooi, de stand van de techniek, het met de geoctrooieerde werkwijze beoogde doel, de bijkomende voordelen van die werkwijze, de kennis van het bestaan van de betrokken stoffen, de aard van en de verhouding tussen die stoffen, alsmede de mate en wijze waarin zij tot het beoogde resultaat leiden, dit alles vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman. Het wegen van al deze omstandigheden heeft het hof tot het oordeel gebracht (samengevat in rov. 4.20) dat Bayer bewust voor rutheniumzout heeft gekozen, zodat het gebruik van tempo als katalysator geen inbreuk maakt op EP 791. Dit oordeel berust op een aan het hof voorbehouden weging van relevante factoren en is niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd.”

2.9

Een echte duidelijk equivalentiedoctrine lijkt in Nederland niet voorgeschreven, maar Uw Raad heeft bij herhaling een oordeel van de feitenrechter in stand gelaten waarin toepassing is gegeven (net als in onze zaak door het hof) aan de uit de Verenigde Staten afkomstige ‘function-way-result’-test38. Bij deze test wordt nagegaan of de als equivalent verdedigde maatregel in wezen dezelfde functie vervult als de in het octrooi beschreven maatregel en of daarmee op in wezen dezelfde manier in wezen hetzelfde resultaat wordt behaald.

In aanvulling op mijn rechtsvergelijkend overzicht van de equivalentiebenaderingen in de VS, Duitsland, Engeland en Frankrijk in de conclusie voor Bayer/Sandoz herinner ik eraan dat in Engeland met Actavis/Eli Lilly39inmiddels afscheid is genomen van de tot dan toe gangbare purposive construction (zie hiervoor in 2.3). In Lilly is gekomen tot een herformulering van de zogenoemde Protocol questions als hulpmiddel voor de afbakening van wel en niet beschermde equivalenten, in rov. 66 als volgt samengevat:

“1) does the variant achieve substantially the same result in substantially the same way as the invention, i.e. the inventive concept revealed by the patent?

2) would it be obvious to the person skilled in the art, reading the patent at the priority date, but knowing the variant achieves substantially the same result as the invention, that it does so in substantially the same way as the invention?

3) would such a reader have concluded the patentee nonetheless intended that strict compliance with the literal meaning of the claims was an essential requirement of the invention?”

Van een inbreuk is sprake als het antwoord op de eerste twee vragen bevestigend luidt en op de laatste ontkennend.

Daarmee is de Engelse benadering belangrijk meer in lijn gebracht met die in de toonaangevende continentaal Europese octrooi-jurisdicties40.

De klachten

2.10

Het eerste onderdeel, met vijf subonderdelen, is gericht tegen de benadering van het hof in rov. 5.6-5.8, hiervoor weergegeven in 1.17 en 1.18. Nog korter samengevat is die benadering: de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte heeft niet met de staalsamenstelling zelf te maken, maar met het voorafgaand aan de thermische verhardingsbehandeling aanbrengen van bekleding; het gewichtspercentage boor is zodoende geen absolute ondergrens in de ogen van de vakman, maar zal begrepen worden als een standaardondergrens en als slechts gekozen om bij de gebruikelijke standaard aan te sluiten.

De inleiding van het eerste onderdeel vat deze overwegingen samen en bevat geen klacht.

2.11

Subonderdeel 1.1 formuleert hier de rechtsklacht tegen dat het hof zo de uitvindingsgedachte niet als gezichtspunt, maar als uitgangspunt hanteert. Redengevend voor het oordeel dat de ondergrens van 0,0005 wt% boor de beschermingsomvang niet beperkt is immers dat de uitvinding niet zit in het gewichtspercentage boor, maar in het aanbrengen van bekleding voorafgaand aan thermische sterktebehandeling. Die 0,0005 wt% is volgens het hof alleen maar een standaardondergrens.

2.12

Ik denk niet dat dit opgaat.

Het hof heeft zowel bij de feitenweergave in rov. 1b als bij de beoordeling in rov. 5.8 en 5.10 onderkend dat de conclusies en de beschrijving van het octrooi een ondergrens van 0,0005 wt% boor vermelden. Het hof heeft feitelijk met toepassing van de hiervoor besproken juiste maatstaf om de beschermingsomvang in dit geval vast te stellen onderzocht of de letterlijke betekenis van de bewoordingen zou leiden tot een te beperkte uitleg voor een redelijke bescherming van de octrooihouder en die vraag bevestigend beantwoord. Daartoe heeft het hof acht geslagen op de uitvindingsgedachte (rov. 5.6-5.7), op hetgeen de gemiddelde vakman (beslagen met zijn algemene vakkennis, die het hof in rov. 5.2 op voor dit punt relevante elementen heeft gememoreerd) uit de ondergrens voor boor zal hebben begrepen (rov. 5.8) en op de mogelijkheid om boor gedeeltelijk te vervangen door een gelijkwaardig element met hetzelfde hardbaarheidseffect (rov. 5.9-5.10). Het hof heeft de uitvindingsgedachte dus niet als enige uitgangspunt voor de uitleg van het octrooi gehanteerd. Daar ketst subonderdeel 1.1 al op af. Dat dit feitelijk ook anders had kunnen gewaardeerd, kan naar Nederlands octrooirecht in cassatie niet met een rechtsklacht aan de orde komen, omdat het berust op een aan het hof voorbehouden weging van relevante factoren.

2.13

De klacht doet een beetje denken aan onderdeel 2.3.4 uit het cassatiemiddel van Resolution uit Resolution/AstraZeneca (vp. vt. 26), waarin ook (tevergeefs) werd geklaagd dat het hof “daarmee rechtens onjuist de uitvindingsgedachte [heeft] verheven tot uitgangspunt, in plaats van gebruikt als gezichtspunt.” In die zaak was overigens ook de rechtsklacht uit onderdeel 2.3.3 van Resolution tevergeefs dat uitgangspunt is dat beschrijving en tekeningen moeten worden gebruikt bij de voorgeschreven Protocolaire uitleg, terwijl de uitvindingsgedachte hooguit een gezichtspunt is dat bij de uitleg kan (niet moet) worden meegenomen. Vergelijkingen tussen zaken zijn niet altijd aansprekend, dus daar past zeker voorzichtigheid, maar net als in die zaak mist de parallelle klacht in onze zaak naar ik meen feitelijke grondslag. Het hof heeft de gezichtspuntenleer volgens mij juist toegepast hier.

2.14

Ook de volgende klacht gaat hierover, maar die is in mijn ogen ook tevergeefs. In subonderdeel 1.2 wordt bepleit dat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting over de rol en de betekenis van de conclusies in een Europees octrooi.

De klacht is dat allereerst is miskend dat de conclusies het ontwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd, bepalen of definiëren41 (art. 84 EOV). In de lezing van Tata Steel vraagt conclusie 1 van EP 044 bescherming voor een warmgewalste staalplaat waarbij het staal van de plaat een gewichtssamenstelling heeft die voldoet aan het kenmerk dat deze een hoeveelheid boor bevat in het bereik van (groter dan) 0,0005 % tot (kleiner dan) 0,08 %.

In de tweede plaats heeft het hof miskend dat de beschermingsomvang van EP 044 wordt bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekening tot uitleg van de conclusies dienen (art. 69 EOV). Conclusie 1, waarin het kenmerk is opgenomen dat het staal van de plaat een hoeveelheid boor kent in het bereik van ˃ 0,0005 % tot ˂ 0,08%, bepaalt dus in het licht van de beschrijving de beschermingsomvang van EP 044.

In de derde plaats heeft het hof zo miskend dat de ondergrens van ˃ 0,0005 wt % boor een conclusiekenmerk is, dat conclusiekenmerken dienen om het octrooi af te bakenen en daarmee bij uitstek de beschermingsomvang beperken en dat het oordeel neerkomt op het weginterpreteren van deze ondergrens uit de conclusie. De klacht vervolgt dat dit weginterpreteren temeer blijkt uit het door het hof veronderstellen dat volgens het hof equivalente elementen chroom en mangaan al aanwezig moeten zijn in het staalproduct volgens conclusie 1 in de daar gespecificeerde gewichtspercentages. Tata Steel wijst hier op haar stelling bij pleidooi (plta EA 37) dat ArcelorMittal zich in wezen alleen op de uitvindingsgedachte beroept en zo een conclusiekenmerk probeert weg te interpreteren, wat neerkomt op toepassing van de inmiddels achterhaalde wezensleer42.

2.15

Deze klachten gaan in mijn ogen niet op, omdat hier geen sprake is van weginterpreteren, maar van uitleg van het conclusiekenmerk gewichtspercentage boor in het licht van, of met als gezichtspunt, de uitvindingsgedachte.

Het is juist dat de conclusies het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd beschrijven (art. 84 EOV) en dat de beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de conclusies (art. 69 EOV). In het subonderdeel wordt voor de toepassing van deze bepalingen uitsluitend gewezen op de letterlijke tekst van conclusie 1 over het percentage boor. Dat ziet er aan voorbij dat conclusies moeten worden uitgelegd en dat bij die uitleg nu juist niet alleen acht mag worden geslagen op de letterlijke tekst daarvan. Het hof is onder meer tot het oordeel gekomen dat de gemiddelde vakman zal hebben begrepen dat de ondergrens van 0,0005 wt% boor alleen is gebruikt om aan te sluiten bij de algemeen aanvaarde ondergrenswaarde, en niet om de beschermingsomvang te beperken (rov. 5.8)43. Het oordeel van het hof berust daarmee op een uitleg van de vermelde ondergrenswaarde voor boor en het hof heeft zodoende niet miskend dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de conclusies en heeft de ondergrens uit de conclusie ook niet op ontoelaatbare wijze ‘weggeïnterpreteerd’. Gezien de gegeven uitleg en gelet op zijn overwegingen over de uitvindingsgedachte en equivalentie, kon het hof tot het oordeel komen dat een staalplaat met een (iets) lager boor-gewichtspercentage dan 0,0005 wt% niettemin onder het equivalente beschermingsbereik van het octrooi valt.

2.16

De klacht onder ‘ten derde’ uit subonderdeel 1.2 dat het ‘weginterpreteren’ van de ondergrens voor boor uit de conclusie temeer blijkt uit de omstandigheid dat de volgens het hof equivalente elementen chroom en mangaan al aanwezig moeten zijn in het staalproduct volgens conclusie 1, en wel in de aldaar gespecificeerde gewichtspercentages, komt in belangrijke mate overeen met subonderdeel 4.4 onder (2). Daarin wordt betoogd dat het hof bij zijn beoordeling kenbaar had moeten ingaan op het betoog van Tata Steel dat de aanvrager met chroom/mangaan, elk met hun eigen gewichtspercentages, reeds rekening heeft gehouden bij het opstellen van conclusie 1. Onderdeel 4 heeft in zijn geheel betrekking op het oordeel over equivalentie. Ik zal deze klacht daarom met name hierna in dat kader bespreken (vgl. hierna in 2.66-2.67). Op deze plaats volstaat de opmerking dat de klacht lijkt uit te gaan van een verkeerde lezing van het hofoordeel op dit punt. Onderzocht is of er in het kader van de verzochte duidelijkheid met staal met een gewichtspercentage boor van minder dan 0,0045%, maar verder voldoend aan de specificaties uit de conclusie, equivalente inbreuk kan worden gemaakt. Antwoord ja en dan valt het doek voor dat hele negatieve declaratoir, zo hebben we hiervoor gezien (zie 1.19-1.20).

2.17

Subonderdeel 1.3 is gericht tegen het oordeel in rov. 5.10 dat de rechtszekerheid er zich, om de in rov. 5.8 genoemde redenen, niet tegen verzet om het gebruik van (bijvoorbeeld) een hoeveelheid chroom of mangaan waarmee hetzelfde hardbaarheidseffect wordt bereikt als met 0,00006 wt% boor, als gelijkwaardig element onder de beschermingsomvang te brengen. Volgens Tata Steel treffen de voorgaande klachten ook dit voortbouwende oordeel. Deze klacht mist, als ik het goed zie, zelfstandige betekenis en faalt dan op de eerder genoemde gronden.

2.18

Subonderdeel 1.3 voegt daar, onder verwijzing naar de pleitnota’s van Tata Steel in eerste aanleg en hoger beroep44, het volgende aan toe. De rechtszekerheid eist dat derden zoals Tata Steel kunnen afgaan op hetgeen de octrooihouder, die zelf de omvang van zijn uitsluitende recht bepaalt, in zijn octrooi heeft opgenomen. Zij moeten zich kunnen baseren op de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen: deze bepalen immers de beschermingsomvang van het octrooi en niet ‘hetgeen voor de uitvinding wezenlijk is’. Derden dienen geen rekening te hoeven houden met de mogelijkheid dat één of meer conclusiekenmerken de beschermingsomvang van het octrooi niet zou(den) beperken. Evenmin dienen derden te moeten gissen naar welke uitvindingsgedachte achter de woorden van die conclusies zou liggen. In haar s.t. benadrukt Tata Steel het belang van rechtszekerheid45.

2.19

Dit is een in iets andere woorden gegoten herhaling van zetten die niet tot cassatie kan leiden. Bij octrooiuitleg kan de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte gezichtspunt zijn, zo hebben we gezien. Het hof onderzoekt hoe de vakman de conclusie leest. Het hof heeft zijn oordeel niet gegrond op feiten en omstandigheden waarmee derden geen rekening konden of behoefden te houden. De overwegingen over de uitvindingsgedachte berusten op de Japanse publicatie JP 01-176 056 en passages uit de beschrijving van EP 044 (rov. 5.6-5.7). Verder heeft het hof acht geslagen op hetgeen de gemiddelde vakman uit de ondergrens voor boor zal hebben begrepen (rov. 5.8). De overweging over equivalentie borduurt voort op de vaststellingen in rov. 5.2 over de algemene vakkennis ten aanzien van staalsamenstellingen (rov. 5.10). Ik acht het oordeel van het hof in dat licht niet in strijd met de waarborg van voldoende rechtszekerheid voor derden/concurrenten als Tata Steel.

Voor zover in de klacht besloten ligt dat het hof de achterhaalde oud-Nederlandse ‘wezensleer’ zou toepassen, mist dit feitelijke grondslag, omdat het hof volgens mij het juiste toetsingskader hanteert met als gezichtspunt mede de achter de bewoordingen van de conclusie liggende uitvindingsgedachte.

2.20

Subonderdeel 1.4 klaagt dat het hof (kenbaar) in zijn oordeel had moeten betrekken het betoog van Tata Steel dat een uitleg van EP 044 waarbij de beschermingsomvang wordt begrensd door het conclusiekenmerk ˃ 0,0005 wt% boor, steun vindt in de beschrijving en het verleningsdossier. Daartoe wordt gewezen op de stelling van Tata Steel dat het enige uitvoeringsvoorbeeld, genoemd in par [0020] van de beschrijving, een gewicht voor boor noemt dat ruim binnen het geclaimde boorbereik valt, namelijk 0,003%. In de beschrijving vindt de vakman nergens steun voor de gedachte dat de ondergrens van > 0,005 wt% boor in wezen geen ondergrens is, maar een ‘richtlijn’, zo besluit deze klacht.

2.21

De klacht is in de eerste plaats dat het hof voorbij is gegaan aan een essentieel betoog. Daarvan is sprake als het hof het bedoelde betoog in de gedingstukken had moeten lezen en dat zodanig essentieel is dat het hof daarop had moeten responderen46. De volgende analyse brengt mij ertoe dat hier van een dergelijke essentiële stellingname geen sprake is.

2.22

Tata Steel verwijst voor haar betoog over de beschrijving naar de appeldagvaarding onder 44-52. Ook voor het betoog over het in de beschrijving genoemde uitvoeringsvoorbeeld verwijst zij onder meer naar die dagvaarding onder 47-48. Deze passages bevatten een weergave van de beschrijving van het octrooi. Verder wordt in deze passages, voor zover relevant, opgemerkt dat de in de beschrijving gespecificeerde staalsamenstelling dezelfde is als in conclusie 1 (appeldagvaarding 46) en dat de samenstelling van de staalplaat in het uitvoeringsvoorbeeld prominent naar voren komt (appeldagvaarding 47). In de appeldagvaarding onder 51-52 monden deze passages over de beschrijving slechts uit in twee gevolgtrekkingen: (1) boor moet worden toegevoegd aan de legering vanwege het effect op de hardbaarheid, die op zijn beurt onder andere harding in dieptrekgereedschappen mogelijk maakt, oftewel het hot formen, en (2) de samenstelling van het staal is van belang voor de lasbaarheid. Een nadere slotsom volgt in de appeldagvaarding onder 70. Tata Steel stelt daar:

“70. Vooropgesteld dient te worden dat de beschrijving geen enkele informatie bevat over de interpretatie van dit conclusiekenmerk, anders dan dat over boor wordt gezegd dat dit legeringselement moet worden toegevoegd vanwege zijn invloed op de hardbaarheid van staal (zie par. 51 hierboven). Dat de gekozen notatie een bijzondere betekenis zou toekomen, valt uit de beschrijving dus niet af te leiden. In het bijzonder valt uit de beschrijving niet af te leiden dat de gespecificeerde getallen een zekere foutmarge zouden bevatten, of slechts als leidraad zouden dienen.”

Diezelfde slotsom bereikt Tata Steel overigens in haar plta HB 21-22:

“21 Dit brengt mij tot de uitleg van dit deel van het kenmerk: “0,0005% ˂ boor”. In de appel-dagvaarding is al het een en ander uiteen gezet over de letterlijke betekenis van dit kenmerk: de gekozen notatievorm betekent dat het boorgehalte groter dan 0,0005% moet zijn.

22 Men zou het daarbij kunnen laten. Er is geen aanwijzing in de beschrijving dat het boorgehalte (of ook het gehalte van de andere legeringselementen) ondanks deze nauwkeurige, wiskundige manier van noteren toch slechts een leidraad zou zijn, waardoor de vakman slechts op een gedachtespoor wordt gezet.”

2.23

Het hof hoefde volgens mij tegen deze achtergrond in de aangehaalde passages geen als essentieel te beschouwen betoog te lezen dat de door Tata Steel verdedigde uitleg van het octrooi steun vindt in de beschrijving en het uitvoeringsvoorbeeld. In het licht van de geciteerde slotsom kon het hof het betoog aldus begrijpen dat de beschrijving geen nader licht werpt op de octrooiconclusies47. Dat betoog heeft het hof verworpen. Naar het oordeel van het hof in rov. 5.7 is uit de beschrijving van het octrooi af te leiden dat de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte bestaat in het aanbrengen van de bekleding voordat de thermische behandeling voor het verkrijgen van de gewenste sterkte plaatsvindt.

2.24

Voor haar betoog over het uitvoeringsvoorbeeld verwijst Tata Steel ook naar haar plta HB onder 18. Daar stelt zij:

“In het enige uitvoeringsvoorbeeld dat in de beschrijving wordt geopenbaard, bevat het staalproduct dus 0,003% (30 ppm) boor. Dat is gezien de stand van de techniek niet zo vreemd: 0,003 % is een gebruikelijk percentage voor toevoeging aan een boorstaal. Dit wordt bevestigd door dr. [betrokkene 1] (van Tata Steel), die verklaart dat een toevoeging van 0,002 % tot 0,004 % gebruikelijk is (productie T13, par 7).”

In deze passage staat niet dat het uitvoeringsvoorbeeld pleit voor de door Tata Steel verdedigde uitleg van de octrooiconclusies. In cassatie is niet aangevoerd dat ArcelorMittal de stelling aldus zou hebben begrepen48. Het hof behoefde de aangehaalde passage volgens mij dan ook niet in die zin te lezen.

2.25

Haar betoog over het verleningsdossier adstrueert Tata Steel met een verwijzing naar haar plta EA onder 54-56 en haar mva-inc onder 140-142. Deze passages staan echter in de sleutel van een verweer van Tata Steel tegen de stelling van ArcelorMittal dat haar uitleg wordt gesteund door het verleningsdossier. ArcelorMittal heeft bij cva 4.26 en bij mva 5.28 gesteld dat uit de verleningsgeschiedenis blijkt dat de uitvinding niet in de staalsamenstelling zit. Zij heeft daartoe verwezen naar een brief van 2 augustus 2002 in vervolg waarop het octrooi is verleend (prod. 4 bij cva). Tata Steel reageert in de genoemde passages uit de plta EA en de mva-inc op dat betoog. Het hof heeft zijn beslissing niet gegrond op het betoog van ArcelorMittal over de verleningsgeschiedenis en is dus ook niet toegekomen aan het hierop door Tata Steel bij pleidooi in eerste aanleg en in het incidenteel appel gevoerde verweer. Het hof hoefde bij die stand van zaken in de door Tata Steel genoemde passages dan ook geen – als essentieel te kwalificeren – zelfstandig betoog van Tata Steel te lezen dat de door haar verdedigde uitleg van de octrooiconclusies grond vindt in het verleningsdossier.

2.26

Dit betekent dat de stellingen over de beschrijving, het uitvoeringsvoorbeeld en het verleningsdossier niet een essentieel betoog als bedoeld in subonderdeel 1.4 opleveren.

2.27

Tot slot wijst subonderdeel 1.4 erop dat de beschrijving van het octrooi de vakman nergens steun biedt voor de gedachte dat de ondergrens van ˃ 0,0005 wt % boor in wezen geen ondergrens is maar slechts een ‘richtlijn’49. Het hof heeft de beschrijving van het octrooi echter niet ten grondslag gelegd aan zijn oordeel dat de vakman zal hebben begrepen dat de ondergrens van 0,0005 wt% boor in EP 044 een gebruikelijke standaardondergrens is en niet is bedoeld om de beschermingsomvang van het octrooi te beperken. Het hof heeft dat oordeel gegrond op de stellingen van partijen over het Japanse octrooi JP A-02263954, over de betekenis van de ondergrens van 0,0005 w % boor, over het basisoctrooi UK 1 490 535 en over de hier relevante algemene vakkennis van de gemiddelde vakman. Ook het laatste gedeelte van subonderdeel 1.4 is volgens mij dan ook ongegrond.

2.28

Subonderdeel 1.5 bepleit allereerst, in het verlengde van subonderdeel 1.4, dat het hof heeft miskend dat de door Tata Steel verdedigde uitleg van conclusie 1 niet uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen is gegrond. Hiermee wordt kennelijk voortgebouwd op de in subonderdelen 1.4 genoemde stellingen over de beschrijving van het octrooi, het uitvoeringsvoorbeeld en het verleningsdossier. Het subonderdeel heeft in zoverre geen zelfstandige betekenis en faalt op de hiervoor genoemde gronden.

2.29

Subonderdeel 1.5 klaagt verder dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom een uitleg waarbij de beschermingsomvang wordt begrensd door het conclusiekenmerk ˃ 0,0005 wt% boor, een te beperkte uitleg zou zijn.

Dat verwijt treft volgens mij evenmin doel. Het hof heeft zijn oordeel gebaseerd op het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte (rov. 5.6-5.7), op hetgeen de gemiddelde vakman uit de ondergrens voor boor zal hebben begrepen (rov. 5.8) en op de mogelijkheid om boor te vervangen door chroom of mangaan (rov. 5.10). Het hof heeft daarmee inzichtelijk gemaakt waarom de uitleg waarbij de beschermingsomvang wordt begrensd door het conclusiekenmerk ˃ 0,0005 wt% boor naar zijn oordeel te beperkt is. Ook subonderdeel 1.5 is zodoende volgens mij tevergeefs voorgesteld.

2.30

Het eerste onderdeel ketst op het voorgaande af.

2.31

Het tweede onderdeel komt op tegen hetgeen in rov. 5.6-5.7 is overwogen over de uitvindingsgedachte. Het onderdeel bestaat uit een inleiding en twee subonderdelen.

2.32

In de inleiding, die geen klachten bevat, wordt aangegeven dat het hof op grond van stellingen van ArcelorMittal bij mva/mvg-inc onder 5.21 heeft geoordeeld dat de achter de conclusies van EP 044 liggende uitvindingsgedachte niet bestaat in de in die conclusies vermelde samenstelling van het staal (rov. 5.6). Dit oordeel baseert het hof op de Japanse publicatie JP 01-176 056, die in de beschrijving van octrooi EP 044 is genoemd en waarin een staalsamenstelling met de in conclusie 1 van EP 044 genoemde stoffen, in ongeveer dezelfde hoeveelheden, is geopenbaard. Verder baseert het hof zich op mva-inc 142 waarin Tata Steel ‘tot uitdrukking heeft gebracht dat de samenstelling van het staal als zodanig conclusie 1 van EP 044 niet van de stand van de techniek onderscheidt’. In rov. 5.7 heeft het hof geoordeeld dat de achter de conclusies van EP 044 liggende uitvindingsgedachte wel bestaat in het aanbrengen van de bekleding voordat de thermische behandeling voor het verkrijgen van de gewenste sterkte plaatsvindt. Dit baseert het hof op de door hem geciteerde delen van de beschrijving van EP 044 en op de tekst van werkwijzeconclusie 6.

2.33

Subonderdeel 2.1 richt hier een motiveringsklacht tegen. Dat ‘het wezen van de uitvinding is gelegen in het aanbrengen van de bekleding op het staal voordat de thermische behandeling plaatsvindt (rov. 5.7)’ sluit volgens die klacht niet uit dat ook de samenstelling van het staal deel uitmaakt van die uitvinding (rov. 5.6). Tata Steel heeft dit volgens de klacht ook gemotiveerd gesteld aan de hand van het verleningsdossier en de beschrijving van het octrooi. Verwezen wordt naar de plta EA 39-44, 47 en 54-56 en de mva-inc 137-138 en 140-142. Verder wordt gewezen op de stelling van Tata Steel dat volgens de octrooigemachtigde van ArcelorMittal de inventiviteit van de uitvinding bestaat in het coaten van een staalplaat met de samenstelling zoals gedefinieerd in conclusie 1 voorafgaande aan het vormen met aluminium(legering). In dat verband refereert Tata Steel aan haar plta EA 54-56 en de mva-inc 140-141.

2.34

Daargelaten dat de klacht het door het hof gehanteerde gezichtspunt van de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte vereenzelvigt met de in het moderne octrooirecht onder vigeur van art. 69 EOV en het Protocol beladen term ‘het wezen van de uitvinding’, welke laatste term het hof, anders dan de klacht suggereert, uitdrukkelijk niet in de mond neemt, geldt hier denk ik het volgende.

Het subonderdeel bepleit met deze klacht in de kern (en in de juiste gezichtspuntsleutel geplaatst50) dat de staalsamenstelling, ook wanneer deze als zodanig niet inventief is of het daar in de kern ‘niet om gaat’, dit toch deel uit kan maken van de achter de bewoordingen van de conclusie liggende uitvindingsgedachte en zodoende de beschermingsomvang (mede) bepaalt. Volgens Tata Steel zou het hof voorbij hebben gezien aan haar betoog dat dit geval zich hier voordoet. ArcelorMittal verdedigt overigens dat dit betoog, dat is gevoerd in het incidenteel appel, niet mag worden betrokken in het principaal appel omdat het daarin geen grondslag vindt51. Dat zie ik niet zo. ArcelorMittal lijkt er daarmee aan voorbij te zien dat het oordeel van het hof berust op de gegrondbevinding van de vierde incidentele grief, zodat de verweren in de mva-inc wel van belang zijn52.

Inhoudelijk is de vraag evenwel of het hof in de stellingen van Tata Steel het betoog had moeten lezen dat de samenstelling van het staal, ook wanneer het daar als zodanig bij deze uitvinding in de kern niet om gaat, toch onderdeel vormt van de uitvindingsgedachte.

Dat lijkt mij niet. In de plta EA 39-44 wordt de beschrijving van het octrooi weergegeven en wordt onder verwijzing naar de beschrijving betoogd dat de staalcompositie kennelijk nodig is voor verkrijging van de gewenste sterkte en die compositie dus de uitvindingsgedachte is. Het standpunt dat de uitvindingsgedachte bestaat in de samenstelling van het staal heeft het hof in rov. 5.6 echter gemotiveerd verworpen (staalsamenstelling onderscheidt als zodanig het octrooi niet van de stand der techniek). In de plta EA 47 heeft Tata Steel uiteengezet waarom het beroep van ArcelorMittal op een door haar als prod. 7 overgelegd handboek niet opgaat. De plta EA 54-56 en de mva-inc 140-142 staan in de sleutel van een verweer van Tata Steel tegen de stelling van ArcelorMittal dat haar uitleg wordt gesteund door het verleningsdossier (zie hiervoor in 2.25). In deze passages behoefde het hof volgens mij niet het betoog te lezen dat de samenstelling van het staal, ook wanneer het daar als zodanig bij deze uitvinding niet om gaat, deel uitmaakt van de uitvindingsgedachte. Die nuance valt daar niet in te lezen, wel het (verworpen) betoog dat de staalcompositie de uitvindingsgedachte is of beter: essentieel is voor de aangegeven voordelige mechanische eigenschappen. Bij mva-inc 142 wordt alleen nog aangevuld dat niet relevant is dat de staalsamenstelling als zodanig niet van de stand van de techniek onderscheidt, omdat dat niet betekent dat een kenmerk niet relevant is en al helemaal niet dat het mag worden weggeïnterpreteerd. Dat lijkt de hiervoor in 2.4 geciteerde rov. 3.3.8 uit Bayer/Sandoz te miskennen. Daar strandt deze klacht op.

2.35

Tot slot wordt in subonderdeel 2.1 nog ter onderbouwing van de motiveringsklacht de nadere stelling van Tata Steel gememoreerd dat een kwart van de beschrijving is gewijd aan de functie van de verschillende legeringselementen, waaronder boor, en/althans de invloed daarvan op de eigenschappen van het geclaimde staalproduct53.

Ook in die stelling valt volgens mij niet het betoog te lezen dat de staalsamenstelling, wanneer het daar als zodanig niet om draait, toch deel uitmaakt van de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte. In zoverre faalt de klacht dus ook.

De klachten uit subonderdeel 2.1 willen in wezen tornen aan de aan het hof voorbehouden weging van relevante factoren om uit te maken waar het hem nou in zit bij de gepresenteerde uitvinding. Die uitleg is als gezegd feitelijk, zodat daarvoor in cassatie geen plaats is, tenzij het hofbetoog niet te volgen is in het licht van het partijdebat – maar van dat laatste is hier volgens mij geen sprake.

Dit betekent dat ook subonderdeel 2.1 in mijn ogen geen doel treft.

2.36

Subonderdeel 2.2 bevat een louter voortbouwende klacht tegen rov. 5.8 en 5.10 zonder zelfstandige betekenis, zodat die het lot van subonderdeel 2.1 deelt.

2.37

Het tweede onderdeel slaagt dus evenmin.

2.38

Het derde onderdeel is gericht tegen het oordeel in rov. 5.8 dat de gemiddelde vakman zal hebben begrepen dat de ondergrens van 0,0005 wt% boor in EP 044 alleen maar is gekozen om bij de gebruikelijke standaard aan te sluiten, en niet om de beschermingsomvang van het octrooi te beperken. Het onderdeel bestaat weer uit een inleiding zonder klachten en vier subonderdelen.

2.39

In de inleiding op de klachten wordt vooropgesteld dat het hof als volgt heeft overwogen:

a. 0,0005 wt % moet niet worden beschouwd als absolute ondergrens voor boor bij commerciële productie van staal. Dat baseert het hof op JP A-02263954 waarin als ondergrens voor boor in een staalplaat 0,0003 wt % is genoemd en op Tata Steels stellingen bij mva-inc § 49.

b. Dat zo zijnde, moeten Tata Steels opmerkingen bij PA § 20 dat de ondergrens bewust zo is gekozen en aansluit bij de ondergrens in basisoctrooi UK 1 490 535 en bij de algemene vakkennis, aldus worden verstaan dat op de prioriteitsdatum van EP 044 0,0005 wt % werd gezien als gebruikelijke ondergrens voor boor, als een algemeen aanvaarde ondergrenswaarde, oftewel een standaardondergrens.

c. Het hof leidt daaruit af dat de gemiddelde vakman, die wist van die standaardondergrens en zich realiseerde dat de uitvinding niet was gelegen in het gewichtspercentage boor, daarom zal hebben begrepen dat de ondergrens van 0,0005 wt % boor in EP 044 alleen was gekozen om bij die gebruikelijke standaard aan te sluiten, en niet om de beschermingsomvang van het octrooi te beperken.

2.40

Subonderdeel 3.1 wijst op de stelling van Tata Steel in de plta EA 52 dat onduidelijk is of boor in de legering van het Japanse octrooi dezelfde functie heeft als in E 044 omdat ArcelorMittal geen vertaling van de beschrijving van dit octrooi heeft overgelegd. De rechtsklacht tegen het in 2.39 onder a. weergegeven oordeel is dat het hof zijn beslissing niet mocht baseren op het overgelegde Japanse octrooi, omdat die productie in de Japanse taal is gesteld en ArcelorMittal daarvan geen vertaling in het geding heeft gebracht. Er is alleen een Engelse vertaling overgelegd van het abstract van het octrooi en niet van het octrooi als zodanig. Het abstract bevat volgens Tata Steel niet de relevante informatie54. Onder verwijzing naar het arrest […] / […]55 wordt betoogd dat een vertaling van een productie in beginsel noodzakelijk is als deze in een andere taal is gesteld dan Engels, Frans of Duits. Dit gedlt zeker nu het Japans, anders dan bijvoorbeeld Spaans, geen gebruik maakt van het (Latijnse) alfabet.

2.41

In […] / […] heeft Uw Raad geoordeeld dat in beginsel een vertaling noodzakelijk is als een productie is gesteld in een andere taal dan Engels, Frans of Duits. Wanneer een vertaling ontbreekt, maar deze naar het – ambtshalve of op verzoek van de wederpartij gegeven – oordeel van de rechter noodzakelijk of wenselijk is, behoort de partij die de productie heeft overgelegd, gelegenheid te krijgen een vertaling in het geding te brengen, tenzij de eisen van een goede procesorde zich daartegen verzetten (rov. 3.4.4-3.4.5).

2.42

De overgelegde Engelse vertaling van het abstract van het Japanse octrooi vermeldt onder meer56:

“PURPOSE: To manufacture the high carbon steel sheet having high toughness and excellent thermal crack resistance by incorporating specified ratios of C, Si, Mn, P, Cr, Ti, SolAl, N and B into Fe. CONSTITUTION: A steel sheet contg., by weight, 0.25 to 0.60 % C, ˂= 0.70% Si, 0.05 to 1.00% Mn, ˂ 0.030% P, 0.50 to 1.20% Cr, 0.005 to 0.050% Ti, ˂= 0.08% SolAl, ˂= 0.006% N and 3 to 20ppm B, contg, at need, 0.0050 to 0.100% Nb and the balance substantial Fe is manufactured by rolling.” [onderstreping toegevoegd, A-G]

2.43

Tata Steel heeft in haar plta EA 52 het volgende over dit Japanse octrooi aangevoerd:

“52 Eén Japans octrooi geeft een ondergrens van 3 ppm. Dat is lager dan de ondergrens van EP 044. Er bestaat dus ook staal met een boorgehalte lager dan gespecificeerd in de conclusies van het octrooi. Dat één octrooipublicatie minder boor voorschrijft dan nu geclaimd, betekent natuurlijk niet dat de beschermingsomvang van het octrooi dus ook legeringen met minder boor omvat. Kennelijk meenden de aanvragers dat een nog lager boorgehalte dan 5 ppm niet tot de gewenste hoge sterkte zou leiden. Nu Tata Steel na veel onderzoek heeft uitgevonden dat ook een staalsoort met minder boor kan worden gebruikt, wil ArcelorMittal deze echter toch onder haar octrooi laten vallen. Dat kan niet. Als ArcelorMittal staal met een ondergrens aan boor van 3 ppm onder de beschermingsomvang van haar octrooi had gewild, dan had zij dat moeten claimen! Overigens, of boor in de legering van dit ene Japanse octrooi dezelfde functie heeft als in EP 044 is onduidelijk, nu ArcelorMittal geen vertaling van de beschrijving heeft overgelegd. Ook om die reden kan uit de productie niet worden afgeleid wat ArcelorMittal wil betogen.”

2.44

Tata Steel heeft hier aangegeven dat in het Japanse octrooi een ondergrens voor boor is aangegeven van 3 ppm57 (zijnde 0,0003 wt%), zodat er dus ook staal bestaat met een lager boorgehalte dan in de conclusies van EP 044. Het hof heeft vastgesteld dat in het Japanse octrooi als ondergrens voor boor in een staalplaat 0,0003 wt% wordt genoemd en dat dit erop duidt dat 0,0005 wt% niet als absolute ondergrens voor boor bij commerciële productie van staal moet worden beschouwd. Deze vaststellingen van het hof sluiten in zoverre dan ook aan bij de eigen stellingen van Tata Steel. Tata Steel heeft in feitelijke instanties niet verzocht om een vertaling van de Japanse tekst. Zij heeft in de aangehaalde passage wel gesteld dat bij gebreke van een vertaling onduidelijk is of boor in de legering van het Japanse octrooi dezelfde functie heeft als in EP 044. Het hof gaat echter niet in op de functie van boor in het Japanse octrooi en in cassatie wordt daarover op zich niet geklaagd.

Subonderdeel 3.1 lijkt mij hierop af te ketsen.

2.45

Subonderdeel 3.2 vangt aan met de klacht dat onbegrijpelijk is dat het hof uit Tata Steels mva-inc 49 opmaakt dat 0,0005 wt% niet moet worden beschouwd als een absolute ondergrens voor boor bij de commerciële productie van staal en dat het hier gaat om een standaardondergrens. Op die plaats heeft Tata Steel volgens de klacht gesteld dat de verklaring van dr. [betrokkene 1] betrekking heeft op het octrooi en niet op de commerciële productie van staal. Staal produceren met een lager boorgehalte dan 0,0005 wt% is natuurlijk wel mogelijk, maar zulk staal wordt niet gebruikt voor het proces van hot forming. Op de prioriteitsdatum zou een staalproducent volgens het octrooi altijd een groter boorgehalte dan 0,0005 wt% kiezen en in deze zin geldt dat percentage als absolute ondergrens, zoals ook verklaard door dr. [betrokkene 1] . De andersluidende lezing door het hof van mva-inc 49 is volgens de motiveringsklacht onbegrijpelijk.

2.46

Toegegeven kan worden dat de motivering over de ondergrens aan de hand van Tata Steels hier bedoelde passage uit haar antwoord in het incidenteel appel rammelt. Maar ik zie de klacht toch niet slagen. Het hof heeft in rov. 5.8 vooropgesteld dat in het Japanse octrooi JP A-02263954 als ondergrens voor boor in een staalplaat 0,0003 wt% wordt genoemd. We zagen bij de behandeling van subonderdeel 3.1 dat de klacht gericht tegen het hanteren van deze publicatie het wat mij betreft niet haalt. De conclusie van het hof dat 0,0005 wt% niet als absolute ondergrens voor boor bij de commerciële productie van staal geldt, is in de eerste plaats op deze Japanner gegrond. Dat lijkt mij ook zelfstandig te dragen, zodat Tata Steel geen belang heeft bij deze klacht in cassatie (in gelijke zin s.t. ArcelorMittal 4.30).

2.47

Om het niet-ondergrens oordeel ook te baseren op Tata Steels mva-inc 49, zoals het hof doet, lijkt mij inderdaad moeizaam; het vertoont trekken van een a contrario redenering. Daarin staat namelijk het volgende:

“49 Voorts verklaart dr. [betrokkene 1] niet, zoals ArcelorMittal in MvA/MvG inc par. 2.7 parafraseert, dat hij een boorgehalte van 0,0005 wt.% bij commerciële productie van staal ziet als een absolute ondergrens. Dr. [betrokkene 1] verklaart in par. 8, onder het kopje Uitleg octrooi, dat hij “de in conclusie 1 genoemde ondergrens van 0,0005 % boor daarom als een absolute ondergrens [ziet].” Zijn verklaring heeft dus betrekking op de uitleg van het octrooi – niet op wat met Tata Steels uitvinding al dan niet mogelijk is [en dus volgt uit zijn verklaring ook niet dat het niet mogelijk zou zijn een product met minder dan 0,0005 % boor op de markt te brengen, zoals ArcelorMittal ten onrechte concludeert].”

De redenering moet hier dan zijn dat ook al deugt deze nadere motivering niet, dat dan overblijft de tevergeefs bestreden motivering aan de hand van de Japanner in rov. 5.8, die zelfstandig draagt.

2.48

Verder wordt in subonderdeel 3.2 verwezen naar stellingen over hot forming (staalproductie met warmtebehandeling). Het is volgens de klacht vanzelfsprekend mogelijk om staal te produceren met minder dan 0,0005 wt% boor, maar dergelijk staal kan niet worden gebruikt voor het proces van hot forming waar het hier om gaat. Tata Steel doet daartoe een beroep op de appeldagvaarding 21-26, de mva/mvg-inc 5.4-5.6 en haar plta HB 11 en 14.

Nog daargelaten het gebrek aan belang bij de klachten uit subonderdeel 3.2, treft het subonderdeel inhoudelijk in zoverre volgens mij ook geen doel. In geen van deze passages lees ik de stelling dat 0,0005 wt% boor de absolute ondergrens zou zijn voor staal dat wordt gebruikt voor het proces van hot forming.

2.49

Verder doet Tata Steel een beroep op de verklaring van haar principal researcher dr. [betrokkene 1] dat een producent van staal volgens het octrooi altijd een groter boorgehalte dan 0,0005 wt% zou kiezen en dat 0,0005 wt% in deze zin geldt als een absolute ondergrens58. Opnieuw daargelaten het ontbrekende belang bij deze klacht, lijkt mij dat impliciet verworpen in de door het hof gegeven uitleg, die hoofdzakelijk steunt op meerbedoelde Japanner met een ondergrens van 0,0003 wt% boor. Deze uitleg is aan het hof als feitenrechter voorbehouden en niet onbegrijpelijk – daargelaten de nadere adstructie aan de hand van Tata Steels antwoord in incidenteel appel onder 49, die als het ware kan worden ‘weggedacht’, zonder het resterende hier aangevallen hofoordeel onbegrijpelijk te maken in cassatie-technisch opzicht.

Indien dit anders zou worden getaxeerd, dan moet deze motiveringsklacht slagen.

2.50

Dit betekent dat ook subonderdeel 3.2 volgens mij geen doel treft.

2.51

Subonderdeel 3.3 is gericht tegen de hiervoor in 2.39 onder b. verwoorde passage uit rov. 5.8 dat de stellingen van Tata Steel in haar plta HB 20 aldus moeten worden verstaan dat op de prioriteitsdatum van het octrooi 0,0005 wt% werd gezien als gebruikelijke ondergrens voor boor, als een algemeen aanvaarde ondergrenswaarde, oftewel een standaardondergrens. Het betoog van Tata Steel is volgens de klacht niet anders te begrijpen dan dat 0,0005 wt% boor op de prioriteitsdatum wel gold als absolute ondergrens voor de commerciële productie van staal volgens het geoctrooieerde proces. Tata Steel heeft bepleit dat de ondergrens van groter dan 0,0005 wt% boor bewust is gekozen, aansluit bij de algemene vakkennis en in lijn is met wat de stand van de techniek over de minimaal benodigde hoeveelheid toegevoegd boor vermeldt. Tata Steel stelt dat zij verder heeft aangevoerd dat ‘commerciële normen (…) een absolute ondergrens van 0,0005 % boor suggereren’ en daarna heeft laten zien dat de Europese en Amerikaanse normen inderdaad dezelfde ondergrens van 0,0005 % boor stellen. De stelling dat het gaat om een absolute ondergrens zou, anders dan het hof heeft gedaan, daarom niet zo kunnen worden verstaan dat het gaat om (slechts) een gebruikelijke ondergrens of standaardondergrens.

2.52

Het hof heeft het standpunt van Tata Steel over de ondergrens van 0,0005 wt% ontleend aan haar plta HB onder 20 en 49 (rov. 5.8). Deze passages luiden zo:

“20 De ondergrens van boven de 0,0005 % is een keuze geweest die niet uit de lucht is komen vallen. De gekozen ondergrens sluit aan bij de algemene vakkennis en is in lijn met wat de stand van de techniek over de minimaal benodigde hoeveelheid toegevoegd boor vermeldt. Het is dezelfde ondergrens die in het basisoctrooi UK 535 staat. Over de relevantie van enkele commerciële normen – die een absolute ondergrens van 0,0005 % boor suggereren – kom ik zo nog te spreken.

(…)

49 Ook de redelijke rechtszekerheid voor een derde als Tata Steel verzet zich [er]tegen een ruimere beschermingsomvang te ontlenen aan artikel 2 van het Protocol. Een derde dient zich in redelijkheid te kunnen oriënteren aan een abstracte grenswaarde op vier decimalen nauwkeurig die aansluit bij de algemeen aanvaarde ondergrenswaarde voor boorstaal als hem in het octrooi geen aanknopingspunten worden aangereikt die hem in een andere richting zouden kunnen leiden.”

2.53

Om te beginnen is de uitleg van deze stellingen voorbehouden aan het hof als hoogste feitenrechter (zie hiervoor in 2.7). Het niet volgen van een door Tata Steel bepleite uitleg maakt de gekozen uitleg van het hof nog niet onbegrijpelijk. Het hof heeft de aangehaalde passages gelezen in het licht van de vaststellingen dat in het Japanse octrooi JP A-02263954 als ondergrens voor boor in een staalplaat 0,0003 wt% was genoemd en dat dit er op duidt dat 0,0005 wt% niet als absolute ondergrens voor boor bij de commerciële productie van staal moet worden beschouwd. Tata Steel heeft in de aangehaalde passages volgens mij niet expliciet gesteld dat (>) 0,0005 wt% boor zou gelden als een absolute ondergrens voor de productie van staal volgens het geoctrooieerde proces. Ik acht daarom niet onbegrijpelijk dat het hof de aangehaalde passages aldus heeft verstaan dat de ondergrens van 0,0005 wt% boor een gebruikelijke ondergrens is (alleen opgenomen om daar bij aan te haken). Het beroep op de stellingen over Europese en Amerikaanse normen maakt dit volgens mij niet anders. Die stellingen van Tata Steel vormen een reactie op de toepassing door de rechtbank van de norm NEN 10083-3 (vonnis, rov. 2.8. en 4.28.-4.30.). Tata Steel heeft in dit verband echter primair betoogd dat de norm NEN-EN 10083-3 slechts een leveringsvoorwaarde is en dat deze norm in ieder geval niet bedoeld is voor het interpreteren van octrooiconclusies (appeldagvd. 108 en plta HB 32). Het hof heeft zijn oordeel niet op de NEN-norm gegrond en behoefde dus ook niet in te gaan op de in dat kader door Tata Steel ingenomen stellingen.

Subonderdeel 3.3 treft daarom denk ik ook geen doel, maar ik geef toe dat dit wel een kwestie van appreciatie is.

2.54

Subonderdeel 3.4 bouwt louter voort op de subonderdelen 3.1-3.3 en onderdeel 1, mist zelfstandige betekenis en behoeft daarom geen nadere bespreking.

2.55

Het derde onderdeel kan zodoende naar ik meen evenmin tot cassatie leiden.

2.56

Het vierde onderdeel is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 5.10 met betrekking tot equivalentie. Ook dit onderdeel bestaat uit een inleiding zonder klachten en vijf subonderdelen.

2.57

In de inleiding wordt het equivalentieoordeel uit rov. 5.10 geparafraseerd weergegeven (rov. 5.10 is hiervoor geciteerd in 1.19)

2.58

Volgens subonderdeel 4.1 is het hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, indien is miskend dat hier de vraag aan de orde is of, in de perceptie van de gemiddelde vakman, de conclusies gelezen in het licht van de beschrijving ruimte laten voor equivalenten, waarbij rekening moet worden gehouden met de rechtszekerheid voor derden59. Als het hof dit niet heeft miskend, is het oordeel onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd. Het hof heeft immers niet gemotiveerd waarom of in welk opzicht de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving, ruimte laten voor het vervangen van 0,00006 wt% boor door een ‘vervangende’ hoeveelheid chroom of mangaan waarmee hetzelfde hardheidseffect wordt bereikt.

Verder heeft het hof niet kenbaar gerespondeerd op de stellingen dat de conclusies noch de beschrijving van het octrooi de vakman enige aanleiding geven om te verwachten dat 0,00006 wt% boor ‘evengoed’ kan worden vervangen door een hoeveelheid chroom of mangaan waarmee hetzelfde hardbaarheidseffect wordt bereikt. Daartoe wordt verwezen naar verschillende vindplaatsen in de gedingstukken in feitelijke instanties60.

2.59

De aangehaalde stellingen van Tata Steel houden in de kern in dat de gemiddelde vakman uit de conclusies en de beschrijving van EP 044 niet kan afleiden dat het boor (deels) vervangen kan worden door een andere component. In het oordeel van het hof ligt een toereikende weerlegging van dit betoog besloten. Het hof heeft immers vastgesteld dat het tot de algemene vakkennis behoorde dat boor en andere elementen zoals chroom en mangaan een positief effect hebben op de hardbaarheid van staal en dat boor (deels) kan worden vervangen door onder meer chroom of mangaan (rov. 5.2). Tegen deze (gedeeltelijke) uitwisselbaarheidsgevolgtrekking van het hof in de laatste volzin van rov. 5.2 is geen cassatieklacht gericht. Het hof heeft verder vastgesteld dat de gemiddelde vakman zal hebben begrepen dat de ondergrens van 0,0005 wt% boor in EP 044 alleen maar is gekozen om bij de gebruikelijke standaard aan te sluiten en niet was bedoeld om de beschermingsomvang van het octrooi te beperken (rov. 5.8). Uit deze vaststellingen volgt dat, en op welke wijze, de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof uit de conclusies van EP 044 zal hebben begrepen dat er ruimte is voor het (deels) vervangen van boor door chroom of mangaan. De stelling van Tata Steel bij s.t. 8.4 dat het hof niet heeft uitgelegd waarom conclusie 1 van EP 044 ruimte zou laten voor vervanging van een klein percentage boor voor chroom of mangaan, lijkt mij dan ook niet juist; dat is wel voldoende kenbaar gemotiveerd.

Subonderdeel 4.1 is dus vergeefs voorgesteld.

2.60

Subonderdeel 4.2 bepleit dat het hof voorbij is gegaan aan het essentiële betoog van Tata Steel dat boor als een uniek legeringselement wordt beschouwd vanwege de duidelijk andere invloed die het heeft op de hardbaarheid van staal ten opzichte van andere elementen die ook de hardbaarheid verhogen, waaronder chroom en mangaan. Dit is volgens de klacht algemene vakkennis blijkend uit het handboek Steels: Metallurgy and Applications61. Het subonderdeel wijst er verder op dat het hof in rov. 5.2 onder II als feit heeft vastgesteld dat met de toevoeging van 0,002-0,003 wt% boor hetzelfde hardbaarheidseffect wordt verkregen als met de toevoeging van 0,7% chroom. Dit betekent dat men 233 tot 350 keer zoveel chroom als boor moet toevoegen om een vergelijkbaar resultaat te verkrijgen62. Voor mangaan geldt iets soortgelijks63. Het oordeel over equivalentie is daarom volgens de klacht onbegrijpelijk.

2.61

Het subonderdeel ziet eraan voorbij dat het hof in rov. 5.10 wel is ingegaan op de stelling dat boor een uniek element is en dat er dus geen equivalent kan bestaan voor boor. Het hof heeft dat betoog met de volgende overweging verworpen: “Met haar argument in punt 177 MvA-inc, dat er niet iets kan bestaan dat een equivalent is van boor omdat dit een uniek chemisch element is uit het periodiek systeem, ziet Tata Steel over het hoofd dat ‘gelijkwaardig’ niet betekent: identiek.” Het hof heeft in rov. 5.10 eveneens gerespondeerd op het betoog dat aanzienlijk meer chroom/mangaan dan boor nodig is om hetzelfde hardbaarheidsresultaat te bereiken. In dat verband overweegt het hof: “Het feit dat (aanzienlijk) meer chroom/mangaan dan boor nodig is om dezelfde hardbaarheid te bereiken, staat hieraan niet in de weg, in ieder geval niet in de zojuist omschreven situatie dat de in het octrooi voorgeschreven 0,0005 wt % boor niet geheel of grotendeels, maar slechts voor een klein deel (0,00006 wt %) wordt vervangen.” In het subonderdeel wordt niet uiteengezet waarom die redenering onjuist of onbegrijpelijk zou zijn. Subonderdeel 4.2 treft daarom geen doel. Het in de klacht van Tata Steel bedoelde betoog is door het hof met toereikende motivering verworpen.

2.62

Volgens subonderdeel 4.3 heeft het hof uit het oog verloren dat de samenstelling van het staalproduct wijzigt indien 0,00006wt % boor zou worden vervangen door een hoeveelheid chroom of mangaan waarmee hetzelfde hardbaarheidseffect wordt bereikt. Vervangt men een bepaalde hoeveelheid boor door 233 à 350 keer zoveel chroom of 200 keer zoveel mangaan, dan verlaagt dat volgens Tata Steel het percentage van ten minste één van de, en mogelijkerwijs alle, overige bestanddelen. Naar Tata Steel heeft gesteld, kunnen zeer kleine verschillen in de samenstelling van het staal grote effecten hebben op de uiteindelijke eigenschappen. Zij heeft aangevoerd dat legeringen in de vakliteratuur zeer specifiek en nauwkeurig zijn gedefinieerd; met een kleine variatie in één van de legeringselementen kan men een geheel andere legering met geheel andere eigenschappen verkrijgen64. Het hof heeft zich hiervan geen rekenschap gegeven. Om genoemde redenen is ook niet begrijpelijk waarom met het ‘vervangende’ chroom/mangaan in wezen hetzelfde resultaat kan worden bereikt. et is vlgens het hof passend om het gebruik van dit gelijkwa

2.63

Dit zie ik ook niet opgaan. Het oordeel in rov. 5.10 is toegespitst op de situatie dat een klein gedeelte van het boor (0,00006 wt %) wordt vervangen door een hoeveelheid chroom of mangaan waarmee hetzelfde hardbaarheidseffect wordt behaald. Er is geen reden om aan te nemen dat het hof eraan voorbij heeft gezien dat de samenstelling van het staalproduct in dat geval wijzigt. Dit volgt immers ook uit de overweging van het hof dat er (aanzienlijk) meer chroom/mangaan dan boor nodig is om dezelfde hardheid te bereiken. Dat heeft het hof expliciet onder ogen gezien. Met de in het subonderdeel aangehaalde stellingen wijst Tata Steel er in algemene zin op dat een klein verschil in de samenstelling van staal kan leiden tot een legering met andere eigenschappen. De stelling ziet niet (specifiek) op de gevolgen van een (gedeeltelijke) vervanging van boor door een ander element, zoals chroom of mangaan. In dat licht mocht het hof tot de slotsom komen dat er geen grond is om het ‘vervangende’ chroom/mangaan als wezenlijk ongunstiger dan het ‘weggevallen’ boor aan te merken en dat aldus op in wezen dezelfde wijze in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt. De motiveringsklacht uit subonderdeel 4.3 stuit hierop af.

2.64

In subonderdeel 4.4 wordt in de eerste plaats aangedragen dat het hof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omdat is miskend dat, ingevolge art. 2 van het Protocol bij art. 69 EOV, met equivalentie op passende wijze rekening moet worden gehouden en dat niet elke equivalente maatregel onder de beschermingsomvang van een octrooiconclusie valt. Indien het hof dit niet heeft miskend, is sprake van onbegrijpelijkheid. Het hof heeft in wezen alleen vastgesteld dat het vervangende chroom/mangaan een equivalente maatregel zou zijn, maar niet waarom het passend zou zijn om deze onder de beschermingsomvang van conclusie 1 te brengen.

2.65

Deze klacht mist volgens mij feitelijke grondslag, nu het hof beredeneerd is nagegaan of deze equivalentieclaim het toetsingskader kan doorstaan. Het hof heeft daarbij blijkens rov. 5.10 in aanmerking genomen dat (a) de uitvindingsgedachte niet mede is gelegen in de toepassing van boor of de in het octrooi opgenomen gewichtspercentages; (b) met de genoemde vervanging van boor door chroom/mangaan de in rov. 5.7 omschreven uitvindingsgedachte volledig wordt gerealiseerd en (c) de rechtszekerheid zich daar om de in rov. 5.8 genoemde redenen niet tegen verzet. Het hof heeft dus niet alleen vastgesteld dat het vervangende chroom/mangaan een equivalente maatregel is, maar ook gemotiveerd waarom het passend is om deze onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen.

2.66

Het subonderdeel voert verder aan dat het hof niet is ingegaan op het betoog van Tata Steel dat (1) het bij het conclusiekenmerk ˃ 0,0005 wt% boor gaat om een zorgvuldig geclaimd cijfermatig bereik en (2) de aanvrager met chroom/mangaan reeds, elk met hun eigen gewichtspercentages, rekening heeft gehouden bij het opstellen van conclusie 1. Daarom is het niet passend om het vervangende chroom/mangaan als equivalente maatregel onder de beschermingsomvang van conclusie 1 te brengen. Tata Steel doet hier een beroep op haar plta HB 46. Tata Steel verwijst verder naar plta HB 50-69 waarin zij aan de hand van buitenlandse jurisprudentie heeft bepleit dat (i) getallen, maten en bereiken (‘ranges’) een duidelijk hogere duidingsgraad hebben dan woorden, (ii) de aanvrager die cijfers gebruikt in octrooiconclusies, reden te meer heeft om zich de consequenties daarvan goed te realiseren en (iii) de over- en onderschrijding van getallen in de regel niet meer onder de conclusies valt.

2.67

Het hof heeft volgens mij wel gerespondeerd op het genoemde betoog van Tata Steel aan de hand van buitenlandse rechtspraak. Het hof heeft in dat kader in rov. 5.6 overwogen: “Bij de in de punten 53-69 van haar PA door Tata Steel besproken buitenlandse uitspraken in andere zaken werd de uitvindingsgedachte juist wel gevormd door de numerieke waarden. Die uitspraken zijn daarom voor het onderhavige geval niet relevant.”

Dat is in mijn optiek een adequate respons en overigens een in hoge mate feitelijk oordeel: vanuit het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte dat het hier niet om de staalcomponentensamenstelling gaat, wordt niet toegekomen aan parallellen met zaken waarin de achter de bewoordingen van de conclusie liggen uitvindingsgedachte nu juist wel te maken heeft met numerieke waarden (waarbij bovendien wordt uitgelegd door het hof, hoe de boor ondergrens uit de conclusie wèl wordt begrepen door de gemiddelde vakman).

Daar komt bij dat de klacht uitsluitend verwijst naar vindplaatsen in de pleitnota in hoger beroep, terwijl alle gronden die ten betoge strekken dat de bestreden uitspraak moet worden vernietigd in de eerste conclusie in hoger beroep moeten worden aangevoerd65. Er is geen beroep gedaan op de uitzonderingen op deze in beginsel strakke regel66.

In de tweede plaats volgt uit het geciteerde gedeelte van rov. 5.6 dat er naar het oordeel van het hof geen algemene regel bestaat dat getallen in een octrooiconclusie een hogere duidingsgraad hebben dan woorden. Dat oordeel acht ik niet onjuist. Bij de uitleg van een octrooiconclusie is het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de techniek leidend (zie hiervoor in 2.5). Indien de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de getallen louter zijn bedoeld om aan te sluiten bij een gebruikelijke ondergrens en niet zijn bedoeld om de beschermingsomvang te beperken, zoals het hof hier heeft aangenomen (rov. 5.8), zal van die getallen geen hoge duidingsgraad uitgaan.

2.68

Subonderdeel 4.4 zie ik daarom ook niet opgaan.

2.69

Subonderdeel 4.5 bevat weer een alleen maar voortbouwende klacht, die zodoende geen nadere bespreking vergt.

2.70

Het vierde onderdeel treft dus geen doel.

2.71

Daarmee acht ik alle klachten van Tata Steel ongegrond.

Proceskosten

2.72

Als de in het ongelijk gestelde partij behoort Tata Steel naar mijn mening te worden veroordeeld in de proceskosten in cassatie. ArcelorMittal heeft vergoeding van de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv gevorderd. Uit de gedingstukken blijkt niet dat partijen een regeling over de proceskosten hebben getroffen. De Indicatietarieven in IE-zaken zijn niet van toepassing op octrooizaken. ArcelorMittal heeft in cassatie aanspraak gemaakt op een bedrag van € 46.627,92 aan advocaatkosten, € 3.560,20 aan kosten vertaler en € 794 aan griffierecht. Zij heeft aan haar schriftelijke toelichting en haar dupliek in cassatie kostenstaten gehecht. Verder heeft zij in haar dupliek in cassatie onder 3 gesteld dat de definitieve kostenstaat één week voor het indienen van de dupliek aan de cassatieadvocaat van Tata Steel is gezonden. Tata Steel heeft geen bezwaar gemaakt tegen de gevorderde proceskosten. Het komt daarom aan op een ambtshalve beoordeling van de toewijsbaarheid en de hoogte van de proceskosten67. Ik zie geen bedenkingen bij de door ArcelorMittal in cassatie gevorderde proceskosten en acht deze dan ook toewijsbaar.

Nagedachte

2.73

De uitkomst van de clearing the way route van Tata Steel zou mogelijk anders hebben kunnen verlopen bij een minder brede opzet van de gevraagde verklaringen voor recht. Aan die opzet liggen zonder twijfel valide redenen ten grondslag en daar behoort ook niet in te worden getreden. Maar ArcelorMittal wijst er bij dupliek in cassatie onder 2 op dat nu heel brede negatieve verklaringen voor recht zijn gevraagd (en het hof met één daar net niet onder vallend geval al moet constateren dat het betreffende declaratoir niet toewijsbaar is), in plaats van een beoordeling van haar hypothetische concrete staalproduct.

Door de hoflijn in deze zaak niet te casseren, zo wil ik maar zeggen, is niet gezegd dat toekomstige clearing the way acties vanwege de wijze waarop in Nederland de beschermingsomvang van octrooien wordt bepaald tot mislukken zouden zijn gedoemd en zodoende onvoldoende recht zou worden gedaan aan de Protocolair geboden redelijke rechtszekerheid voor derden – anders dan in de cassatiestukken van Tata Steel tussen de regels mogelijk te lezen valt68.

Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

Advocaat-Generaal

1 De feiten zijn – tenzij anders aangegeven – ontleend aan rov. 1. van het bestreden arrest: Hof Den Haag 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3951. Dat arrest wordt in drie publicaties gesignaleerd: H.M.H. Speyart, Van de brug af gezien. Kroniek over 2017, IER 2018/11, T. Bleeker, Voldoende belang in collectieve acties: drie maal artikel 3:303 BW, NTBR 2018/20 en J.M. Eck, D.W.R. Henderickx en M.R.A. Schonewille, Terugblik: Octrooirecht 2017, BIE 2018/2.

2 Het procesverloop is – ook tenzij anders aangegeven – gebaseerd op de weergave van het verloop van het geding op p. 1 en in rov. 2.1-2.3 en 3.1-3.2 van het bestreden arrest.

3 Rov. 5.6 van het bestreden arrest.

4 Deze brief is overgelegd als prod. 3 bij de inleidende dagvaarding.

5 Verordening (EU), nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEU 2012, L 351, zoals laatstelijk gewijzigd op 26 november 2014, PbEU 2015, L 54.

6 Art. 3:302 BW bepaalt: “Op vordering van een bij een rechtsverhouding onmiddellijk betrokken persoon spreekt de rechter omtrent die verhouding een verklaring voor recht uit.” Zie hierover: Jongbloed, GS Vermogensrecht, 2018, art. 3:302 BW, aant. 6 en N.E. Groeneveld-Tijssens, De verklaring voor recht, diss., 2015, nrs. 29-32.

7 Prod. 8a bij akte overlegging nadere producties van 29 april 2016.

8 Rov. 5.8 van het bestreden arrest.

9 Prod. 13 bij appeldagvaarding.

10 HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-133/11, ECLI:EU:C:2012:664, NJ 2013/80 m.nt. L. Strikwerda (Folien Fischer).

11 Het hof verwijst hier naar HvJ EU 3 april 2014, zaak C-387/12, ECLI:EU:C:2014:215 (Hi Hotel), punt 20 en HvJ EU 16 juni 2016, zaak C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music), punt 44.

12 HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3693, NJ 2002/217 m.nt. T. Koopmans. Zie over dat arrest onder meer: Deurvorst, GS Onrechtmatige Daad, 2018, aant. II.2.2.1.8 en N.E. Groeneveld-Tijssens, De verklaring voor recht, diss., 2015, nrs. 24 en 63.

13 Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien, Trb 1975/108.

14 HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, NJ 2015/11 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2014/39 m.nt. D.F. de Lange, IER 2014/65 m.nt. T.H.B. Iserief en A.M.E. Verschuur, AA20140743 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (Medinol/Abbott).

15 HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, NJ 2016/496 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2016/15 m.nt. J.H.J. den Hartog en T.H. Blomme, AA20160650 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen (Bayer/Sandoz).

16 Vgl. HR 24 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7002, NJ 2004/396 (Revabo/Amev), HR 20 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1253, NJ 2002/392 m.nt. H.J. Snijders, HR 16 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0183, NJ 2001/202 (Maatschappij Drijvende Bokken/Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven), Rueb, Gras, Hendrikse & Jongbloed, Compendium burgerlijk procesrecht 2018/10.4.3 en A.W. Jongbloed & A.L.H. Ernes (red.), Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, 2014, nr. 14.4.5.1.

17 De problematiek van bevoegdheid jegens medegedaagden en het voorkomen van onverenigbare beslissingen in parallelle procedures valt buiten dit bestek, vgl. daarover bijv. HvJ EU 13 juli 2006, C-539/03, ECLI:EU:C:2006:458, NJ 2008/76 m.nt. P. Vlas, IER 2006/76 m.nt. R.E.P de Ranitz, BIE 2006/72 (Roche/Primus), HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445, NJ 2013/67 m.nt. Ch. Gielen, IER 2012/62 m.nt. S.J. Schaafsma (Solvay/Honeywell) en HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, NJ 2013/66 m.nt. Th. M de Boer en P.B. Hugenholtz, IER 2012/16 m.nt. S.J. Schaafsma (Painer).

18 HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2361 (Supreme Site Services c.s./Supreme Headquarters Allied Powers Europe), Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent, Hoger beroep, 2018/177 en Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/274.

19 Vgl. in deze zin m.b.t. art. 16 onder 4 EEX-Verdrag (een ‘voorloper’ van art. 24 onder 4 Brussel I bis-Verordening) HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-4/03, ECLI:EU:C:2006:457, NJ 2008/78 m.nt. P. Vlas, IER 2006/75 m.nt. S de Wit, BIE 2007/73 (GAT/LuK).

20 ECLI:NL:PHR:2015:2200.

21 ECLI:NL:PHR:2017:1282.

22 UKSC 12 juli 2017 [2017] UKSC 48 (Actavis/Eli Lilly), ook te vinden op de Bailii-website via deze link: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/48.html. Zie hierover R.M. Kleemans, Terug van weggeweest; equivalentie in het Verenigd Koninkrijk, BIE 2017, p. 222-226.

23 In deze zin mijn conclusie voor Resolution/AstraZeneca in 2.21. Vgl. ook D.F. de Lange in: P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2018, nr. 9 (hierna geciteerd als: De Lange in: Kort Begrip, 2018, nr. …).

24 Vp. vt. 15.

25 HR 3 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2807, RvdW 2017/1170, JGR 2017/34 m.nt. M.D.B. Schutjens, BIE 2017/27 m.nt. L.E. Dijkman (MSD/Teva), rov. 3.4.3.

26 HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854, NJ 2018/410 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2018/20 m.nt. P.L. Reeskamp (Resolution/Astrazeneca) rov. 3.4.2. Zie ook, naast MSD/Teva (vp. vorige vt.) HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen, BIE 2013/2 m.nt. A. Tsoutsanis, IER 2012/58 m.nt. A.F. Kupecz (AGA/Occlutech), HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466, BIE 2008/1, m.nt. J.J. Brinkhof, IER 2007/106 (Lely/Delaval), D.F. de Lange in: Kort Begrip, nr. 90 en Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nrs. 3.5.2.1-3.5.2.7. Vgl ook al: A.P. Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland, diss., 1988, nrs. 518-520. Kritisch is: R. Hermans, Artikel 69.1 Europees Octrooiverdrag, in: Verschuur/Geerts/Van Oerle (red.), Gielen-bundel, 2015, p. 143-150. Vgl. voor verdere kritiek uit deze school de vindplaatsen in vt. 12 van mijn conclusie voor Bayer/Sandoz, vp. vt. 20.

27 Resp. vp. vt. 14 en vt. 15.

28 HR 22 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1081, NJ 2008/538 m.nt. Ch. Gielen ([…] / […]), HR 12 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP9663, NJ 2004/674 (Impro/Liko), HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391 m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1995/85, IER 1995/17 (Ciba Geigy/Oté Optics), De Lange in: Kort Begrip, 2018, nr. 92, Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nr. 3.4.10.5, H.C. Bunsow, The […] / […] Case, Hoyng-bundel, 2013, p. 105-116, J.H.J. den Hartog, Het gebruik van informatie uit een octrooiverleningsdossier bij de uitleg van een octrooi, BIE 2007, p. 696-699 en W.A. Hoyng, De dood van de angorakat?, Spoor-bundel, 2007, p. 143-156.

29 Meest recent: Resolution/Astrazeneca, vp. vt. 26, rov. 3.4.2, Bayer/Sandoz, vp. vt. 15, rov. 3.3.3 onder verwijzing naar Lely/Delaval, vp. vt. 26, zie verder AGA/Occlutech, vp. vt. 26, HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0346, NJ 2006/600, BIE 2004/47 m.nt. J.H.J. den Hartog (Senseo), HR 29 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184, NJ 2002/530 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2003/14 m.nt. J.H.J. den Hartog ([…] / […]), HR 16 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0031, NJ 2001/393 ( /Wiva), D.F. de Lange in: Kort Begrip, 2018, nr. 89, T. Cohen Jehoram, C.A. van Staveren en R.F.C. Keijser, De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw. Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?, BIE 2018, p. 166, Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nr. 3.5.2.10, Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/112 en ook al HR 17 april 1936, ECLI:NL:HR:1936:185, NJ 1936/546 m.nt. E.M. Meijers (Philips/Van Essen) en HR 17 april 1936, ECLI:NL:HR:1936:292, NJ 1936/557 m.nt. E.M. Meijers (Bell Telephone/Philips).

30 Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/112 en J. Boré & L. Boré, La cassation en matière civile, 2010, nr. 67.222: “Les juges au fond apprécient souverainement si le procédé breveté est issu d’une véritable activité inventive et est susceptible d’application industrielle et s’il a été contrefait. Mais la définition des conditions légales de brevatabilité relève du contrôle de la Cour de cassation.”

31 BGH 14 december 2010, GRUR 2011, 313 (Crimpwerkzeug IV):Als Rechtsfrage kann die Frage, wie ein Patentanspruch auszulegen ist, vom Revisionsgericht in vollem Umfang nachgeprüft werden.” Zie verder T. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 2016, nr. FII.1 32: “Beides – die vom Berufsgericht vorgenommene Auslegung des Patents und die (bejahten oder verneinten) Äquivalenzvoraussetzungen – können also in der Revisionsinstanz vom BGH – ausgehend von den verfahrensfehlerfrei getroffenen, zugrundliegenden Tatsachen (Tatfragen) – uneingeschränkt überprüft werden.”

32 Zie mijn conclusie voor Bayer/Sandoz, vp. vt 20 in 3.2 en mijn conclusie voor HR 14 april 2017, ECLI:NL:PHR:2016:981, NJ 2017/296 m.nt. D.W.F. Verkade, JGR 2017/23 m.nt. M.B.D. Schutjens (Sun Pharmaceuticals Industies/Novartis), vt. 25. Daarbij past wel de kanttekening dat in de regel alleen toestemming voor het instellen van beroep bij het UKSC wordt verleend wanneer fundamentele juridische vragen van octrooirecht voorliggen die ook voor andere procedures van belang kunnen zijn. Zie: C. Helmers & L. McDonagh, Patent Litigation in the UK, 2012, nr. 3.1.

33 Vp. vt. 26.

34 Terzijde: de ‘Senat’ die in Duitsland op BGH-niveau integraal beschermingsomvang van octrooien toetst bestaat uit gespecialiseerde octrooirechters. Regelmatig worden op dat hoogste niveau niettemin deskundigen benoemd in octrooizaken. De leading speech in Lilly, een chemische zaak, is geschreven door Lord Neuberger, die ooit een chemische studie heeft afgerond aan een Engelse topuniversiteit. Op dit moment zit Lord Kitchin in de Supreme Court, ook een octrooirechter met een chemische graad uit Oxford op zak. Het zijn onvergelijkbare grootheden. Realistisch lijkt mij dit pleidooi voor ruimere cassatiecontrole vooralsnog niet – in het midden latend of het wenselijk zou zijn. Nog verder afdwalend memoreer ik ten slotte dat twee huidige Haagse octrooirechters (in de rechtbank) afgestudeerde chemici zijn (Brinkman en Kokke).

35 Vp. vt. 20, vgl. verder over equivalentie o.m.: De Lange in: Kort Begrip, 2018, nr. 91, Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nr. 3.5.2.8, J.H.J. den Hartog, Equivalentiedoctrine; een beetje levend? Een extra noot onder AGA/Occlutech; HR 25 mei 2012, BIE 2013, p. 212-217 en H.M.E. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht, diss., 1998, p. 27-30.

36 T. Cohen Jehoram, C.A. van Staveren en R.F.C. Keijser, De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw. Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?, BIE 2018, p. 167 met verdere verwijzingen.

37 Vp. vt. 15.

38 Zie mijn conclusie in Bayer/Sandoz, vp. vt. 20, in 2.35, HR 6 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7411, RvdW 2009/394 ([…] /Cordis), Impro/Liko, vp. vt. 28, HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1604, NJ 1995/392 m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1995/63 (Dreizler/Remeha), De Lange in: Kort Begrip, 2018, nr. 91 en Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, nr. 3.5.2.8. Hierover kritisch: J. Brinkhof, Equivalentie, BIE 2010, p. 173-174.

39 Vp. vt. 22.

40 De Lange in: Kort Begrip, 2018, nr. 91 memoreert de enigszins andere equivalentiebepalingen uit function-way-result, Schneidmesser (in Duitsland) en Lilly (in Engeland) en concludeert dan: “De verschillende benaderingen convergeren overigens steeds meer.” Dat taxeer ik overeenkomstig.

41 Volgens Tata Steel zijn de woorden ‘bepalen’ en ‘definiëren’ meer accurate vertalingen van de termen ‘define’ en ‘définissement’ in de authentieke Engelse en Franse tekst van art. 84 EOV dan het woord ‘beschrijven’ in de Nederlandse vertaling (zie vt. 2 van de procesinleiding in cassatie en de s.t. onder 2.4). Het hier gesignaleerde licht tussen de authentieke tekstversies en de Nederlandse vertaling zie ik overigens niet.

42 Onder verwijzing naar HR 20 juni 1930, ECLI:NL:HR:1930:91, NJ 1930, p. 1217 m.nt. P. Scholten (Philips/Tasseron).

43 In deze ondergrens kan dan ook geen bijdrage aan de stand van de techniek worden onderkend. Zie in enigszins vergelijkbare zin in het kader van een procedure tot vernietiging van (gewijzigde) conclusies: Hof Den Haag 11 december 2018, IEF 18149, LS&R 1682 ([…] /Teva).

44 Plta EA 88 en plta HB 19.

45 S.t. Tata Steel 1.1-1.3, 1.11-1.13, 4.7 en 5.10.

46 Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/188 met verdere verwijzingen.

47 Vgl. in dat verband ook de s.t. van Tata Steel onder 1.8. en 5.11.

48 Bij de uitleg van de gedingstukken wordt acht geslagen op de wijze waarop de wederpartij de gedingstukken heeft opgevat: HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1690, RvdW 2015/777, JIN 2015/149 m.nt. E.B. Warmerdam-Wolfs, conclusie A-G voor HR 24 januari 2014, ECLI:NL:PHR:2013:1097, RvdW 2014/201, JBPr 2014/27 m.nt. G.C.C. Lewin ([…] Beheer), onder 2.13 en Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/283.

49 Het subonderdeel noemt geen vindplaats voor deze stelling. De stelling lijkt besloten te liggen in hetgeen is aangevoerd in de appeldagvaarding onder 70 (hiervoor weergegeven in 2.22).

50 Wanneer dat niet zo moet worden opgevat, maar als een klacht over toepassing van de wezensleer, dan mist de klacht meteen feitelijke grondslag, omdat het hof dat niet doet. Mogelijk is daarmee de kous voor deze klacht al af.

51 S.t. ArcelorMittal 4.22.

52 Deze verweren zijn ook niet tardief. Het incidentele beroep neemt processueel een zelfstandige positie in ten opzichte van het principaal appel. Indien incidenteel wordt geappelleerd, mag de appellant in zijn memorie van antwoord in incidenteel appel nieuwe verweren aanvoeren. Zie: HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1097, NJ 2018/318, JBPR 2018/49 m.nt. B.T.M. van der Wiel en L.V. van Gardingen, JIN 2018/139 m.nt. M.A.J.G. Janssen (Exact Dynamics/Stichting Siza), HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6699, NJ 2014/175 m.nt. H.J. Snijders, JBPR 2013/17 m.nt. B.T.M. van der Wiel, JIN 2013/53 m.nt. M.C. van Rijswijk (A/LTO Noord Verzekeringen), Chr.F. Kroes, De twee-conclusieregel en beginselen van burgerlijk procesrecht, TCR 2018, p. 111-125 en Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent, Hoger beroep, 2018/207.

53 Onder verwijzing naar (opnieuw) de plta EA 40, de mva-inc 137-138 en de plta HB 47.

54 Aldus vt. 17 van de procesinleiding in cassatie.

55 HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65, NJ 2017/382 m.nt. H.J. Snijders, IER 2016/30 m.nt. R.W. de Vrey, AB 2016/360 m.nt. R. Ortlep, AA20160843 m.nt. C.J.M. Klaassen, JBPr 2016/33 m.nt. M. Freudenthal, JIN 2016/39 m.nt. N. de Boer. Zie daarover onder meer Th. Veling, Vreemde talen in de civiele procedure, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2016, p. 109-111.

56 Deel 1 van ArcelorMittals prod. 8a bij akte houdende overlegging nadere producties van 29 april 2016.

57 Ppm staat voor parts per million. Zie hieromtrent rov. 3.2.1 van het vonnis in eerste aanleg en mva/mvg-inc 8.1-8.4.

58 Onder verwijzing naar prod. 13 appeldagvd. onder 6-8.

59 Onder verwijzing naar de appeldagvd. 88.

60 Mva-inc 157, plta HB 44-47 en de stellingen genoemd in de voetnoten 8, 12, 21 en 24 van de procesinleiding in cassatie.

61 Het subonderdeel doet een beroep op de appeldagvd. 28-31, onder verwijzing naar prod. 10, en de mva-inc 160-161.

62 Volgens Tata Steel volgt het hof daarin de appeldagv. 29, onder verwijzing naar prod. 10, p. 213-214.

63 Daartoe wordt verwezen naar de appeldagvd. 35 en mva-inc 162.

64 Onder verwijzing naar de appeldagvaarding 18.

65 HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771, NJ 2010/154 m.nt. H.J. Snijders, JBPr 2009/39 m.nt. B.T.M. van der Wiel (mr. Wertenbroek q.q./ […]), HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009/21 m.nt. J.M.M. Maeijer en H.J. Snijders ( /NOM), Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent, Hoger beroep, 2018/106 en H.E. Ras/A. Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken, 2017, nrs. 28-29. Overigens geldt hetzelfde voor nieuwe verweren van de geïntimeerde: HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3238, NJ 2018/31, JBPr 2018/9 m.nt. G.C.C. Lewin, JIN 2018/34 m.nt. E.J.H. Zandbergen en J.M. Kuipers (K/ […] Events), HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR2045, NJ 2013/7 m.nt. H.J. Snijders, JBPr 2012/35 m.nt. B.T.M. van der Wiel, JIN 2012/16 m.nt. D.D. Castelijns en M.A.J.G. Janssen ([…] / […]), Chr.F. Kroes, De twee-conclusieregel en beginselen van burgerlijk procesrecht, TCR 2018, p. 111-125 en Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent, Hoger beroep, 2018/160.

66 Het voorwerp en doel van het EOV staan niet aan toepassing van de twee-conclusie-regel in de weg. Zie: HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2363, NJ 2018/144, IER 2017/67 m.nt. F.W.E. Eijsvogels (High Point/KPN).

67 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, NJ 2016/16, m. red. aant. (LR Advocaten/LMR Advocaten).

68 Het ongerief reikt mogelijk dieper. In haar s.t. 1.3 stelt Tata Steel: “De onderhavige zaak illustreert (…) dat van de voorspelbaarheid en rechtszekerheid voor derden in de huidige octrooipraktijk té weinig over blijft. Niet alleen brengt ’s hofs uitspraak mee dat de beschermingsomvang verder gaat dan de duidelijke en ondubbelzinnige betekenis van de conclusies, zelfs na ’s hofs uitspraak blijft voor Tata Steel (en voor andere derden) volstrekt onduidelijk waar de grenzen dan wél liggen. Daarmee is de in de wet en verdragstekst verankerde eis dat de conclusies van het octrooi de beschermingsomvang definiëren, zinledig geworden.” Bij repliek in cassatie 22 refereert zij aan “het centrale bezwaar dat in de inleiding van de ST-TT uiteen is gezet: dat onder de vigerende jurisprudentie van het hof [lees: Haagse hof, A-G] de rechtszekerheid voor derden te zeer in het gedrang is gekomen, wat tot (kostbare en onnodige) juridisering van de octrooipraktijk leidt.” Het in deze ogen kennelijk te ‘ruimhartig’ hanteren van de gezichtspuntenbenadering ten voordele van de redelijke bescherming van de octrooihouder, brengt in diezelfde ogen de beoogde balans ten faveure van redelijke bescherming voor derden in gevaar. Dat zijn de bekende communicerende vaten. Behalve deze zaak worden geen man en paard genoemd, maar mogelijkerwijs is ook gedoeld op Resolution/AstraZeneca (vp. vt. 26).