Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2017:1282

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum conclusie
24-11-2017
Datum publicatie
24-11-2017
Zaaknummer
16/02891
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Octrooirecht. Beschermingsomvang; “eigen lexicon”-problematiek; rol uitvindingsgedachte als gezichtspunt; “afstandsleer”; toegevoegde materie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl

Conclusie

16/02891

mr. G.R.B. van Peursem

24 november 2017

Conclusiein de zaak van:

Resolution Chemicals Limited,

(hierna: Resolution),

eiseres tot cassatie,

advocaat: mr. A.M. van Aerde,

tegen

1 AstraZeneca B.V.,

2. Shionogi Seiyaka Kabushiki Kasiha,

(hierna: Shionogi)

(hierna gezamenlijk: AstraZeneca c.s.),

verweersters in cassatie,

advocaat: mr. W.A. Hoyng.

In deze octrooizaak over de beschermingsomvang van EP 471 (voor een nieuwe cholesterolremmer) is de vraag of sprake is van een beperkende definitie (“eigen lexicon”) in de beschrijving van het conclusiekenmerk “farmaceutisch aanvaardbaar zout”. Het hof oordeelt, anders dan de rechtbank, na een uitvoerige motivering dat de gemiddelde vakman de in paragraaf 7 van de beschrijving gegeven definitie niet limitatief zal opvatten. De cassatieklachten hierover, samengevat inhoudende dat deze uitleg onbegrijpelijk is en in strijd met art. 69 EOV, zie ik niet opgaan.

Ook de klachten over de door het hof gegeven uitleg aan de grieven en het oordeel dat er geen sprake is van toegevoegde materie acht ik tevergeefs.

Ik concludeer dan ook tot verwerping van het cassatieberoep.

Uw Raad zou deze zaak kunnen aangrijpen om duidelijk te maken of de afstandsleer uit Van Bentum/Kool1 nog geldend recht is. Dat is een heikel twistpunt in de octrooipraktijk (en ook in deze zaak), die gebaat zou zijn bij duidelijkheid hierover.

Ik meen dat de afstandsleer stamt uit het tijdperk van de verlaten beschermingsomvangsleer van het wezen en niet (meer) past binnen de juiste toepassing van art. 69 EOV volgens het daarbij behorende Uitlegprotocol, zoals die langzamerhand ook in Nederland raakt uitgekristalliseerd. Omdat de uitvindingsgedachte naar geldend Nederlands octrooirecht niet langer uitgangpsunt is voor de bepaling van de beschermingsomvang, maar wel een gezichtspunt is dat daarbij een rol kan spelen, geloof ik dat praktisch gesproken tot een stelsel gekomen kan worden dat dicht in de buurt komt van de afstandsleer: je kan volgens mij wel art. 69 EOV-conform in het kader van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte mee laten wegen of er volgens de gemiddelde vakman een intentie is geweest om de beschermingsomvang te beperken. Dat is op de keper beschouwd de methode die het hof heeft gehanteerd in het in onze zaak aangevallen arrest. Dit is een nuance anders dan de afstandsleer zoals we die kennen (geen aardverschuiving), maar zal in de praktijk qua uitkomst nogal eens overeenkomstige resultaten geven.

1. Feiten 2 en procesverloop

1.1

Resolution maakt haar bedrijf van het ontwikkelen en produceren van actieve farmaceutische bestanddelen.

1.2

Shionogi is een Japanse farmaceutische onderneming die houdster is van het aanvullende beschermingscertificaat 300125 (hierna ook: ABC) voor Nederland, verleend voor het product ‘Rosuvastatinum, desgewenst in de vorm van een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout, in het bijzonder het calciumzout’. Het ABC, dat is gebaseerd op Europees octrooi 0 521 471 (hierna: EP 471 of het (basis)octrooi), is in exclusieve licentie gegeven aan Astrazeneca B.V. Zij verhandelt in Nederland rosuvastatine calcium onder de merknaam Crestor®. Astrazeneca B.V. is ook houdster van de marktvergunning voor Crestor® in Nederland. Het ABC expireert op 29 juni 2017, tenzij de aanvraag voor pediatrische verlenging van het ABC wordt verleend. In dat geval zal de duur van het ABC worden verlengd tot 29 december 2017.

1.3

Shionogi was houdster van EP 471 dat betrekking heeft op ‘Pyrimidine derivatives as HMG-CoA reductase inhibitors’ (in de niet-bestreden Nederlandse vertaling: ‘Pyrimidinederivaten als HMG-CoA-reductase-inhibitoren’). Het octrooi is verleend op 25 oktober 2000 op een aanvrage daartoe van 30 juni 1992, onder inroeping van prioriteit van 1 juli 1991 op basis van JP 18801591. Het octrooi, dat op 29 juni 2012 expireerde, was gedesigneerd voor onder meer Nederland. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie ingesteld.

1.3

Het octrooi kent 16 conclusies. Conclusie 1 ziet op de verbinding rosuvastatinezuur of een niet-toxisch farmaceutisch zout daarvan.

1.4

De (oorspronkelijke) Engelse tekst van conclusie 1 luidt als volgt:

1. The compound (+)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)pyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-dihydroxy-(E)-6-heptenoic acid or a non-toxic pharmaceutically acceptable salt thereof.

1.5

In de onbestreden Nederlandse vertaling luidt conclusie 1 van EP 471 als volgt:

1. Verbinding (+)-7-[4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)pyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-dihydroxi-(E)-6-hepteenzuur of een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan.

1.6

De beschrijving van EP 471 bevat onder meer de volgende passages:

[0001] The present invention relates to 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors.

[0002] The first generation of drags [bedoeld zal zijn: drugs, A-G] for the treatment of atherosclerosis by inhibiting the activity of HMG-CoA reductase, are mevinolin (…), pravastatin sodium (…), and simvastatin (…), which are fungal metabolites or chemical derivatives thereof. Recently, synthetic inhibitors of HMG-CoA reductase such as fluvastatin (…) were developed as the second generation drags [idem, A-G].

[0003] The compounds of the present invention inhibit the HMG-CoA reductase, which plays a major role in the synthesis of cholesterol, and thus they suppress the biosynthesis of cholesterol. Therefore, they are useful in the treatment of hypercholesterolemia, hyperlipoproteinemia and atherosclerosis.

(…)

[0006] In the specification, the term “lower alkyl” refers to a straight, branched, or cyclic C1 to C6 alkyl, including methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, cyclopropyl, n-butyl, isobutyl, sec-butyl, tert-butyl, cyclobutyl, n-pentyl, isopentyl, neopentyl, tert-pentyl, cyclopentyl, n-hexyl, and isohexyl and the like. Further, the lower alkyl may be substituted by 1 to 3 substituents independently selected from the group consisting of halogen, amino, and cyano. Halogen means fluorine, chlorine, bromine and iodine.

[0007] The term “a non-toxic pharmaceutically acceptable salt” refers to a salt in which the cation is an alkali metal ion, an alkaline earth metal ion, or an ammonium ion. Examples of alkali metals are lithium, sodium, potassium, and cesium, and examples of alkaline earth metals are beryllium, magnesium, and calcium. Sodium and calcium are preferred.

(…)

[0029] The present invention is illustrated by the following examples and reference examples, which are not to be considered as limiting.

(…)

1.7

Conclusie 1 zoals neergelegd in de oorspronkelijke aanvrage van EP 471 luidt als volgt:

1. A compound represented by the formula (I):

wherein R1 is lower alkyl, aryl of aralkyl, each of which may have one or more substituents; R2 and R3 each is independently hydrogen, lower alkyl or aryl, and each of said lower alkyl and aryl may have one or more substituents; R4 is hydrogen, lower alkyl, or a cation capable of forming a non-toxic pharmaceutically acceptable salt; X is sulfur, oxygen, or sulfonyl, or imino which may have a substituent; the dotted line represents the presence or absence of a double bond, or the corresponding ring-closed lactone.

1.8

In de beschrijving van de oorspronkelijke aanvrage zijn onder meer de volgende passages opgenomen:

(pagina 2, regels 1 en 2)

The present invention relates to 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors.

(pagina 2, regels 9 t/m 29)

The compounds of the present invention inhibit the HMG-CoA reductase, which plays a major role in the synthesis of cholesterol, and thus they suppress the biosynthesis of cholesterol. Therefore, they are useful in the treatment of hypercholesterolemia, hyperlipoproteinemia and atherosclerosis.

The present invention relates to compounds of the formula (I):

wherein R1 is lower alkyl, aryl of aralkyl, each of which may have one or more substituents; R2 and R3 each is independently hydrogen, lower alkyl or aryl, and each of said lower alkyl and aryl may have one or more substituents; R4 is hydrogen, lower alkyl, or a cation capable of forming a non-toxic pharmaceutically acceptable salt; X is sulfur, oxygen, or sulfonyl, or imino which may have a substituent; the dotted line represents the presence or absence of a double bond, or the corresponding ring-closed lactone. This invention also provides a pharmaceutical composition comprising the same.

(pagina 2, regels 42 t/m 45)

The term “a cation capable of forming a non-toxic pharmaceutically acceptable salt” refers to an alkali metal ion, an alkaline earth metal ion, or an ammonium ion. Examples of alkali metals are lithium, sodium, potassium, and cesium, and examples of alkaline earth metals are beryllium, magnesium, and calcium. Sodium and calcium are preferred.

(pagina 4, regels 29 en 30)

The present invention is illustrated by the following examples and reference examples, which are not to be considered as limiting.

(pagina 8, regels 43 t/m 47)

Example 1

Sodium (+)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2(N-methyl-N-methylsulfonylaminopyrimidin)-5-yl]-(3R,5S)-dihydroxy-(E)-6-heptenate (Ia-1)

[…]

(pagina 13, regels 16 t/m 58 en pagina 14 regels 1 t/m 22)

Example 7

Calcium salt of the compound (Ia-1)

The compound (Ia-1) (sodium salt) 1.50 g (3.00 mmol) is dissolved in 15 ml of water and stirred at room temperature under a nitrogen atmosphere. Successively 3.00 ml (3.00 mmol) of 1 mol/L calcium chloride 3.00 ml (3.00 mmol) is added dropwise thereto over 3 minutes. The reaction mixture is stirred at the same temperature for 2 hours, and the resulting precipitate is collected, washed with water and dried to give 1.32 g of calcium salt as powder. This compound started to melt at a temperature of 155 ° C, but the definitive melting point is ambiguous. [α]D = +6.3±0.2° (C = 2.011, 25.0 ° C, MeOH)

Biological Activity

Experiment

The HMG-CoA reductase inhibitory effect

(1) Preparation of rat liver microsomes

Sprague-Dawley rats, which were in free access to ordinary dietes containing 2% cholestyramine and water for 2 weeks, were used for the preparation of rat liver microsomes. The thus obtained microsomes were then purified according to the manner described by Kuroda et al., Biochem. Biophys. Act, 486, 70 (1977). The microsomal fraction obtained by centrifugation at 105000 x g was washed once with a buffered solution containing 15 mM nicotinamide and 2 mM magnesium chloride (in a 100 mM potassium phosphate buffer, pH 7.4). It was homogenized with a buffer containing nicotinamide and magnesium chloride at the same weight as the liver employed. The thus obtained homogenate was cooled down and kept at -80 ° C.

(2) Measurement of the HMG-CoA reductase inhibitory activities

The rat liver microsome sample (100 µ l), which was preserved at -80 ° C, was fused at 0 ° C and diluted with 0.7 ml of a cold potassium phosphate buffer (100 mM pH7.4). This was mixed with 0.8 ml of 50 mM EDTA (buffered with the aforementioned potassium phosphate buffer) and 0.4 ml of 100 mM dithiothreitol solution (buffered with the aforementioned potassium phosphate buffer), and the mixture was kept at 0 ° C. The microsome solution (1.675 ml) was mixed with 670 µ l of 25 mM NADPH (buffered with the aforementioned potassium phosphate buffer), and the solution was added to the solution of 0.5mM [3-14C]HMG-CoA (3mCi/mmol). A solution (5 µ l) of sodium salt of the test compound dissolved in potassium phosphate buffer was added to 45 µ l of the mixture. The resulting mixture was incubated at 37 ° C for 30 minutes and cooled. After termination of the reaction by addition of 10 µ l of 2N-HCL, the mixture was incubated again at 37 ° C for 15 minutes and then 30 µ l of this mixture was applied to thin-layer chromatography on silica gel of 0.5 mm in thickness (Merck AG, Art 5744). The chromatograms were developed in toluene/acetone (1/1) and the spot, whose Rf value was between 0.45 to 0.60, were scraped. The obtained products were put into a vial containing 10 ml of scintillator to measure specific radio-activity with a scintillation counter. The activities of the present compounds are shown in Table 4 as comparative data, based on the assumption that the activity of mevinolin (sodium salt) as the reference drug is 100.

The test data demonstrates that the compounds of the present invention exhibit HMG-CoA reductase inhibition activities superior to mevinolin.

1.9

EP 471 heeft, anders dan de oorspronkelijke aanvrage waarin door middel van een zogenaamde Markush-formule een groep van verbindingen werd geclaimd, slechts betrekking op rosuvastatine. EP 471 claimt het zuur van rosuvastatine, zie de onderstaande structuurformule (welke is ontleend aan de door AstraZeneca c.s. overgelegde verklaring van prof. dr. J.W. Jukema, productie GP3). De in conclusie 1 van de oorspronkelijke aanvrage weergegeven R4-groep (zie 1.8) is dan H, hieronder (rood) omcirkeld, en ook voor de R1, R2, R3 en X-groepen zijn keuzen gemaakt.

1.10

Resolution heeft voor de verhandeling van rosuvastatine zink een marktvergunning gekregen en is voornemens dat product in Nederland op de markt te brengen. Daarvan heeft zij AstraZeneca c.s. bij brief van 26 maart 2014 in kennis gesteld. Op 4 april 2014 heeft mr. Hoyng namens AstraZeneca c.s. te kennen gegeven dat AstraZeneca c.s. niet bereid is te bevestigen dat ABC 300125 niet wordt ingeroepen jegens Resolution, haar afnemers en hun afnemers indien zij rosuvastatine zink zullen gaan verhandelen op de Nederlandse markt.

De technische achtergrond 3

1.11

Cholesterol is een vettige substantie die door het menselijk lichaam voornamelijk wordt gebruikt als bouwstof voor celmembranen en om galzuur aan te maken. Aangezien cholesterol niet oplosbaar is, wordt het door het bloed getransporteerd als een complex in bepaalde, verschillende soorten, eiwitten. Men onderscheidt twee hoofdtypen cholesterol, namelijk LDL-cholesterol (LDL staat voor ‘low density lipoprotein’) en HDL-cholesterol (HDL staat voor ‘high density lipoprotein’). Het betreft echter hetzelfde cholesterol maar ‘verpakt’ in andere eiwitten.

1.12

LDL en HDL oefenen verschillende functies uit. LDL transporteert cholesterol vanuit de lever door het lichaam, terwijl HDL (een overschot aan) cholesterol weer terugbrengt naar de lever zodat het daar afgebroken en verder geëlimineerd kan worden. Als het LDL-cholesterol gehalte in het bloed relatief hoog is, zal het aan de binnenkant van de slagaderen blijven plakken. Dit is met name het geval wanneer het geoxideerd is. De slagaderen raken hierdoor verstopt en dit verhoogt de kans op cardiovasculaire aandoeningen zoals hartaanvallen en beroertes. HDL heeft zulke effecten niet.

1.13

Ongeveer 1/3 van het cholesterol dat aanwezig is in het menselijk lichaam is geconsumeerd. De overige 2/3 wordt voornamelijk in de lever aangemaakt. Het in de lever aangemaakte cholesterol wordt voornamelijk in LDL ‘pakketjes’ getransporteerd. Het biologische proces van de aanmaak van cholesterol is zeer complex en bestaat uit een groot aantal stappen waaronder verschillende enzymatische omzettingen.

1.14

De snelheidsbepalende stap in de aanmaak van cholesterol is de omzetting van HMG-CoA in mevolonaat door het enzym HMG-CoA reductase. Statines (ook wel HMG-CoA reductase remmers genoemd) zijn een klasse van geneesmiddelen die gebruikt worden om de cholesterol niveaus (als LDL complex) te verlagen door het enzym HMG-CoA reductase, dat in de lever een centrale rol speelt bij de aanmaak van cholesterol, af te remmen. Door de verminderde aanmaak van cholesterol in de lever, wordt ook de hoeveelheid LDL cholesterol die in het bloed door het lichaam wordt getransporteerd afgeremd.

1.15

Eén van de hiervoor bedoelde statines is rosuvastatine. De farmaceutisch actieve vorm is het rosuvastatine-anion, een negatief geladen deeltje. Dit anion bindt aan het enzym HMG-CoA reductase. Als HMG-CoA reductase bindt aan het rosuvastatine-anion en niet aan HMG-CoA, dan is het reductase geblokkeerd (geïnhibeerd) en wordt de aanmaak van cholesterol in de lever geremd. Hieronder is de structuurformule van het rosuvastatine-anion weergegeven:

1.16

Alleen het anion is verantwoordelijk voor de biologische activiteit van rosuvastatine, te weten de HGM-CoA reductase remmende werking. Het is niet mogelijk een tablet te maken met als actieve stof het anion; men kan alleen neutrale stoffen hanteren en dat impliceert de aanwezigheid van een kation (een positief geladen deeltje, waarmee rosuvastatinezout wordt gevormd) of waterstof (waarmee rosuvastatinezuur wordt gevormd).

1.17

De zoutvorm van rosuvastatine is van invloed op de praktische bruikbaarheid van het geneesmiddel, omdat de zoutvorm van belang is voor bijvoorbeeld de oplosbaarheid en de chemische en opslagcapaciteit. De geschiktheid van een zoutvorm wordt vastgesteld door een zoutenonderzoek (‘salt screening’).

Procesverloop

1.18

Op 17 april 2014 heeft Resolution jegens AstraZeneca c.s. een procedure aanhangig gemaakt volgens de regeling omtrent versnelde bodemprocedure in octrooizaken waarin zij onder meer heeft gevorderd dat de rechtbank conclusies 1 en 2 van het Nederlandse deel van EP 471 en de daarvan afhankelijke conclusies vernietigt en voorts ABC 300125 nietig verklaart voor zover de materie daarvan betrekking heeft op een andere verbinding dan rosuvastatine calcium en/of rosuvastatine natrium. Resolution voerde hiertoe aan dat de conclusies 1 en 2 van het Nederlandse deel van EP 471, alsmede de daarvan afhankelijke conclusies, vanwege toegevoegde materie niet verleend hadden mogen worden voor zover deze meer omvatten dan rosuvastatine calcium en/of rosuvastatine natrium, zodat het ABC 300125 op grond van artikel 15 lid 1 sub c Verordening EG nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen partieel nietig is nu na verval van het basisoctrooi nietigheidsgronden bestaan die een beperking gerechtvaardigd zouden hebben. Resolution heeft voorts gevorderd voor recht te verklaren dat Resolution en/of haar klanten geen directe of indirecte inbreuk maakt/maken op de rechten van Shionogi onder ABC 300125 door rosuvastatine zink in Nederland te verhandelen. AstraZeneca c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd.

1.19

De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 15 juli 20154 het ABC vernietigd voor zover de bescherming ervan zich uitstrekt over andere producten dan de niet-toxische farmaceutische aanvaardbare zouten van rosuvastatine waarin het kation bestaat uit een alkalimetaalion, een aardalkalimetaalion of een ammoniumion. De rechtbank oordeelde dat de gemiddelde vakman het in EP 471 genoemde kenmerk “a non-toxic pharmaceutically acceptable salt thereof” zou lezen in verbinding met de definitie die de uitvinding in paragraaf [0007] van de beschrijving eerder openbaart (en die ook al in de oorspronkelijke aanvrage voorkwam), te weten “the term “a non-toxic pharmaceutically salt” refers to a salt in which the cation is an alkali metal ion, an alkaline earth metal ion, or an ammonium ion” en dit zou opvatten als een beperkende definitie en zou begrijpen dat de octrooihouder slechts die zouten onder bescherming heeft willen stellen voor gebruik met rosuvastatine (rov. 4.16 en 4.17). Het door AstraZeneca c.s. aangevoerde argument dat paragraaf [0007] van de beschrijving geen definitie zou bevatten maar gezien moet worden als een niet limitatieve opsomming heeft de rechtbank niet gevolgd (rov. 4.17-4.19). Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat andere zouten van rosuvastine dan het calcium- of natriumzout geen toegevoegde materie oplevert en het rosuvastatinezuur wel (rov. 4.21-4.29). De door Resolution gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk is toegewezen.

1.20

AstraZeneca c.s. hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.

Bij arrest van 16 februari 20165 heeft het Haagse hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van Resolution alsnog afgewezen. Het Haagse hof heeft daartoe het volgende overwogen:

“4.5 Astrazeneca heeft grieven gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de gemiddelde vakman paragraaf 7 van de beschrijving van het octrooi zou opvatten als een beperkende definitie en zou begrijpen dat de octrooihouder slechts de aldaar genoemde zouten onder bescherming heeft willen stellen voor gebruik met rosuvastatine (vonnis r.o. 4.16) en de verwerping van haar standpunt dat deze paragraaf 7 alleen zou worden gezien als een niet-limitatieve opsomming (vonnis r.o. 4.17 - 4.19). Verder heeft Astrazeneca (onder meer) een grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank (vonnis r.o. 4.28) dat het geclaimde zuur van rosuvastatine toegevoegde materie betreft.

4.6

In haar incidenteel appel komt Resolution onder meer op tegen r.o. 4.10 van het vonnis waarin de feiten omtrent zoutonderzoek te beperkt zouden zijn vastgesteld en voorts tegen het oordeel van de rechtbank (vonnis r.o. 4.21 - 4.27) dat het claimen van andere zouten van rosuvastatine dan het calcium- of natriumzout geen toegevoegde materie oplevert.

5 Beoordeling

In principaal appel

5.1

De vraag die ter beantwoording voorligt is hoe het conclusiekenmerk ‘or a non-toxic pharmaceutically acceptable salt thereof’ in conclusie 1 van EP 471 moet worden uitgelegd. Het standpunt van Resolution dat Astrazeneca niet heeft gegriefd tegen r.o. 4.17 van het vonnis en dat tussen partijen vaststaat dat paragraaf 7 van de beschrijving een definitie geeft in de vorm van een limitatieve opsomming, wordt verworpen. In Grief II van Astrazeneca, gelezen in samenhang met paragrafen 35-39 van de appeldagvaarding, ligt besloten dat Astrazeneca tevens heeft gegriefd tegen de verwerping door de rechtbank van haar stelling dat paragraaf 7 van de beschrijving door de gemiddelde vakman zal worden gezien als een niet-limitatieve opsomming.

5.2

Ter zake de uitleg van een octrooiconclusie heeft de Hoge Raad in het arrest Medinol / Abbott (HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816) onder meer als volgt overwogen (in r.o. 3.4.2.):

Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luidt: “Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.” In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte” bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek.

De achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte

5.3

Bij het achterhalen van de uitvindingsgedachte gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek en is het perspectief van de gemiddelde vakman en diens kennis van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum richtinggevend (vgl. HR in Medinol / Abbott, r.o. 3.5.2). Daarnaast vormen de beschrijving en de tekeningen een belangrijke bron voor het achterhalen van de uitvindingsgedachte (vgl. HR in Medinol / Abbott, r.o. 3.4.2 hiervoor geciteerd). Niet in geschil is dat de gemiddelde vakman in dit geval een organisch chemicus is die zich bezig houdt met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en die in elk geval een basiskennis heeft van de werking van de op de markt zijnde geneesmiddelen zoals rosuvastatine.

5.4

Het standpunt van Resolution (bij pleidooi in appel), dat de uitvindingsgedachte is gelegen in het vinden van bepaalde precursors (namelijk een aantal specifieke zouten van rosuvastatine) die na inname de werkzame stof met HMG-CoA reductase remmende werking afgeven, wordt van de hand gewezen. Resolution baseert haar standpunt op paragraaf 7 van het octrooi. Daarbij ziet zij eraan voorbij dat de beschrijving weliswaar een belangrijke bron is voor het achterhalen van de uitvindingsgedachte, maar dat tevens (als richtinggevend) acht moet worden geslagen op het perspectief van de gemiddelde vakman en zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum.

5.5

De gemiddelde vakman leest in de beschrijving (paragrafen 1-3) dat er reeds eerste generatie (fungale metabolieten) en tweede generatie (synthetische) inhibitoren van HMG-CoA-reductase (ook wel aangeduid als statines) zijn ontwikkeld en dat door het octrooi een nieuwe groep statines, namelijk 3-hydroxy-3-methylglutarylcoënzym A (HMG-CoA)-reductase-inhibitoren, is gevonden. In paragraaf 4 van de beschrijving wordt meer in het bijzonder het in die groep vallende rosuvastatine in zuur- of zoutvorm genoemd, terwijl voorts (in paragraaf 5) wordt verduidelijkt dat de uitvinding tevens betrekking heeft op farmaceutische samenstellingen daarmee en de werkwijze voor het bereiden daarvan. Paragrafen 6 en 7 gaan dan in op de termen “lagere alkylgroep” respectievelijk “een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout”. In de daarop volgende paragrafen (8-26) wordt de werkwijze voor de bereiding van de nieuwe statines beschreven. In de paragrafen 26-28 worden mogelijke farmaceutische samenstellingen genoemd, hoe deze op een gebruikelijke wijze kunnen worden bereid, alsmede mogelijke doseringen. Daarna volgen referentievoorbeelden waarin werkwijzen voor de bereiding van enkele verbindingen worden uiteengezet, voorbeelden waarin natrium- en calciumzouten van rosuvastatine worden bereid en ten slotte een experiment beschreven waarin de biologische activiteit (het HMG-CoA-reductase-inhibitorische effect) wordt gemeten. Daarbij is in slotparagraaf 51 opgemerkt dat de testgegevens aantonen dat de verbindingen volgens de uitvinding, waarmee blijkens de tabel specifiek gedoeld wordt op rosuvastatine, HMG-CoA-inhibitorische activiteiten vertonen die beter zijn dan die van mevinoline (een eerste generatie statine genoemd in paragraaf 2 van de beschrijving).

5.6

Gelet op de beschrijving in zijn geheel beschouwd, zal de gemiddelde vakman, in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum, begrijpen dat de uitvinding betrekking heeft op een nieuwe groep van statines – in het bijzonder het specifiek geclaimde rosuvastatine – waarvan de biologische activiteit beter is dan die van een bekende eerste generatie statines. De nieuwheid en inventiviteit van rosuvastatine is niet bestreden. Uitgaand van het perspectief van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wordt door het octrooi derhalve een nieuwe groep statines, waaronder meer specifiek rosuvastatine, aan de bekende stand van de techniek toegevoegd. Het vinden daarvan moet worden aangemerkt als de achter de woorden van de conclusie(s) liggende uitvindingsgedachte.

5.7

In de beschrijving vindt de gemiddelde vakman geen aanwijzing dat er speciaal is gezocht naar (de meest) geschikte zouten van die nieuwe groep statines en/of van rosuvastatine. Hij leidt dat niet af uit paragraaf 7 van de beschrijving of de voorbeelden. Het was algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum – op welk moment reeds eerste en tweede generatie statines op de markt waren – dat het werkzame bestanddeel van de statines het anion is (zoals erkend door Resolution in punt 36 pleitnota hoger beroep), maar dat toediening ervan dient te geschieden in zuur- of zoutvorm omdat het niet mogelijk is een tablet te maken met een anion (zie r.o. 3.6 hiervoor). De in paragraaf 7 van de beschrijving genoemde zouten betreffen zouten die op de prioriteitsdatum voor de bereiding van de tabletvorm voor toediening van reeds bekende statines werden gebruikt (waartoe zink niet behoorde). Uit die paragraaf begrijpt de gemiddelde vakman daarom dat dit zouten zijn waarvan verwacht mag worden dat die geschikt zullen zijn voor het maken van een tabletvorm die een nieuwe statine volgens de uitvinding bevat, waarbij na inname in het lichaam en oplossing van het zout de farmaceutisch actieve anionen worden gevormd. De twee in de beschrijving opgenomen voorbeelden beschrijven uitsluitend de bereidingswijze van twee zoutvormen van rosuvastatine, zonder deze met elkaar te vergelijken of aan verder onderzoek te onderwerpen. Het experiment is vervolgens met alleen het natriumzout uitgevoerd, waarbij de biologische activiteit niet is vergeleken met het calcium- (of ander) zout, maar met een andere uit de stand van de techniek bekende statine.

5.8

Het voorgaande betekent dat niet als juist kan worden aanvaard dat de achter de bewoordingen van de conclusie(s) liggende uitvindingsgedachte het vinden van een geschikte precursor (zoutvorm) zou zijn.

5.9

Dat in conclusie 1 van EP 471 alleen rosuvastatinezuur of een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout wordt genoemd, leidt ook niet tot een ander oordeel. Bij het vaststellen van de uitvindingsgedachte is, zoals hiervoor al overwogen, leidend hetgeen bezien vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman aan de stand van de techniek wordt toegevoegd en niet de (letterlijke) bewoordingen van de conclusie(s). De uitvindingsgedachte dient immers juist als gezichtspunt bij de uitleg van de conclusie(s).

Uitleg van ‘of een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan’

5.10

Conclusie 1 van EP 471 claimt niet het werkzame bestanddeel van rosuvastatine, het rosuvastatine anion, maar rosuvastatinezuur of een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan. Het is met name de uitleg van het kenmerk ‘of een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan’ die partijen verdeeld houdt. Resolution stelt zich op het standpunt dat dit kenmerk in het licht van paragraaf 7 van de beschrijving aldus moet worden uitgelegd dat onder ‘zout’ alleen één van de in paragraaf 7 genoemde zouten is te verstaan. Naar de mening van Resolution dient conclusie 1 derhalve beperkter uitgelegd te worden dan waartoe de letterlijke bewoordingen van die conclusie aanleiding geven. Astrazeneca stelt zich op het standpunt dat de gemiddelde vakman, in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum, paragraaf 7 van de beschrijving zou opvatten als een niet-limitatieve opsomming en dat er geen reden is om conclusie 1 beperkter uit te leggen dan zijn letterlijke betekenis.

5.11

Het hof aanvaardt niet als juist dat indien en zodra een octrooi een nadere omschrijving bevat van een in een octrooiconclusie gebruikte term, dit altijd limitatief dient te worden opgevat, waar Resolution van uit lijkt te gaan. Weliswaar dient die nadere omschrijving als onderdeel van de beschrijving bij de uitleg van de octrooiconclusie te worden betrokken, maar dat laat onverlet dat de vraag of zo’n omschrijving al dan niet als limitatief dient te worden opgevat, afhangt van de vraag hoe de gemiddelde vakman die nadere omschrijving, in aanmerking genomen de beschrijving en zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum, zou begrijpen. Net zoals bij de uitleg van een conclusie niet zonder meer van de letterlijke betekenis van de woorden van die conclusie mag worden uitgegaan, dient bij de uitleg van die conclusie in het licht van de beschrijving niet zonder meer te worden uitgegaan van de letterlijke tekst van een passage uit die beschrijving. Een voor de uitleg van een conclusie relevante passage uit de beschrijving dient evenzeer te worden uitgelegd in de context van de hele beschrijving en vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum. Alleen indien een nadere omschrijving (of ‘definitie’) door de gemiddelde vakman wordt begrepen als een limitatieve opsomming geldt dat die bepalend is voor de betekenis van het kenmerk van de conclusie waarop die nadere omschrijving c.q. definitie betrekking heeft.

5.12

Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank in r.o. 4.18 van het vonnis, onder verwijzing naar het AGA/Occlutech arrest (HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680), terecht vooropgesteld dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi aanspraak geeft, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere gegevens, waaronder de openbare gegevens uit het verleningsdossier, goede grond bestaat. Uit de voorgaande rechtsoverweging (r.o. 5.11) volgt dat het enkele feit dat de beschrijving een nadere omschrijving van een conclusiekenmerk bevat onvoldoende is om reeds daarom die goede grond aan te nemen. Of dat zo zal zijn zal afhangen van het antwoord op de vraag hoe de gemiddelde vakman die nadere omschrijving zou opvatten, in het bijzonder of hij daarin een limitatieve opsomming zou zien of niet.

5.13

Op grond van hetgeen hierna wordt overwogen is het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum geen goede grond had om aan te nemen dat de octrooihouder slechts bescherming wenste voor de in paragraaf 7 genoemde zouten van rosuvastatine en afstand deed van de ruimere bescherming die conclusie 1 naar de letterlijke bewoordingen ervan bood.

5.14

Bij de uitleg van een conclusie in het licht van de beschrijving dient als een gezichtspunt de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte in aanmerking te worden genomen. Zoals hiervoor overwogen is deze uitvindingsgedachte te formuleren als het vinden van een nieuwe groep statines, waaronder specifiek rosuvastatine, met HMG-CoA reductase remmende werking. De gemiddelde vakman zal inzien dat conclusie 1 beperkter is geformuleerd dan waartoe de uitvindingsgedachte aanleiding geeft, namelijk alleen het rosuvastatinezuur en de farmaceutisch aanvaardbare niet-toxische rosuvastatinezouten daarvan worden door die conclusie onder bescherming gesteld. Hij zal dat daardoor verklaren dat het niet mogelijk is het werkzame bestanddeel (het rosuvastatine-anion) toe te dienen, zodat daarom rosuvastatine in de mogelijke toedieningsvormen is geclaimd. De – ruimere – uitvindingsgedachte geeft de gemiddelde vakman (juist) geen aanleiding te veronderstellen dat de octrooihouder heeft bedoeld alleen bepaalde zoutvormen onder bescherming te stellen en afstand te doen van alle andere zoutvormen. Zoals de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum weet is voor de biologische activiteit van statines de zoutvorm waarin deze wordt toegediend immers niet relevant, omdat het anion van de statine het werkzame bestanddeel is en het zout er alleen toe dient het rosuvastatine-anion in tabletvorm te kunnen toedienen.

5.15

Voor zover Resolution heeft beoogd te stellen dat volgens het Protocol de conclusies dienen te worden uitgelegd in het licht van de beschrijving, zodat geen plaats is voor het in aanmerking nemen van de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte, althans dat de bewoordingen van de beschrijving dienen te prevaleren, dan wordt dat standpunt verworpen. Bij de uitleg van de octrooiconclusies in het licht van de beschrijving dient immers steeds te worden uitgegaan van het perspectief van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis. Dat perspectief wordt mede bepaald door de uitvindingsgedachte.

5.16

Daar waar Resolution erop gewezen heeft dat de uitvindingsgedachte slechts één van de gezichtspunten is die bij de uitleg van een octrooiconclusie moeten worden betrokken, is dat juist, maar kan dat haar niet baten. De andere door de Hoge Raad genoemde gezichtspunten wijzen immers niet in een andere richting.

5.17

Eén van de andere gezichtspunten betreft de mate waarin de uitvinding vernieuwing heeft gebracht (zie ook r.o. 3.3.1 van HR 13 januari 1995 inzake Ciba Geigy / Oté Optics, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609). Naar Astrazeneca onvoldoende gemotiveerd bestreden heeft aangevoerd is rosuvastatine een zeer potente statine die ondanks de aanwezigheid van diverse (goedkopere) generieke statines, nog altijd marktleider is.

5.18

Een ander in aanmerking te nemen gezichtspunt betreft de aard van het octrooi en ook dat wijst hier in de richting van een ruimere beschermingsomvang dan Resolution voorstaat. Het octrooi is geen formuleringsoctrooi, waarin een nieuwe toedieningsvorm wordt geopenbaard van een op zichzelf reeds bekende stof, waarbij de beschermingsomvang beperkt is tot uitsluitend die toedieningsvorm. EP 471 openbaart een nieuwe groep van farmaceutisch actieve stoffen, waarvan conclusie 1 meer specifiek de nieuwe en inventieve stof rosuvastatine claimt, en betreft derhalve een zogenaamd ‘stofoctrooi’, waarvoor absolute stofbescherming kan worden verkregen en in het algemeen ook door de octrooihouder beoogd.

5.19

De beschrijving leidt de gemiddelde vakman ook niet tot het inzicht dat conclusie 1 beperkter uitgelegd zou moeten worden dan waartoe de letterlijke woorden ervan aanleiding geven. Zoals hiervoor reeds overwogen (zie r.o. 5.7) zou de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum inzien dat in paragraaf 7 van de beschrijving zouten worden genoemd die voor de bereiding van de tabletvorm voor toediening van reeds bekende statines zijn gebruikt en zou hij daarom begrijpen dat dit zouten zijn waarvan verwacht mag worden dat die geschikt zullen zijn voor het maken van een tabletvorm die een nieuwe statine volgens de uitvinding bevat, waarbij na inname in het lichaam de biologisch actieve anionen worden gevormd. Het octrooischrift biedt de gemiddelde vakman geen aanleiding te veronderstellen dat de in paragraaf 7 gegeven opsomming van zouten is ingegeven door een uitgevoerd zoutenonderzoek. In de voorbeelden worden slechts twee zouten vervaardigd, terwijl in het experiment niet verschillende zoutvormen met elkaar worden vergeleken, maar alleen de effectiviteit van een statine volgens de uitvinding met een statine volgens de stand van de techniek. Ook overigens biedt de beschrijving geen aanknopingspunt voor de gedachte dat de octrooihouder heeft gevonden dat bepaalde zouten (laat staan alle zouten behalve die genoemd in paragraaf 7) ongeschikt zouden zijn voor gebruik met rosuvastatine.

5.20

De algemene vakkennis van de gemiddelde vakman leidt de gemiddelde vakman evenmin ertoe aan te nemen dat de opsomming van zouten in paragraaf 7 limitatief zou zijn bedoeld. Het was de gemiddelde vakman bekend dat het op de prioriteitsdatum gebruikelijk was om bij farmaceutische preparaten die in zoutvorm (moeten) worden toegediend, zoals statines, een zoutenonderzoek te doen. Het gekozen zout kan immers van invloed zijn op bijvoorbeeld de chemische en opslagstabiliteit en oplosbaarheid van het farmaceutisch preparaat. Naar Astrazeneca onder verwijzing naar diverse partij-deskundigenverklaringen (dr. [S] , 3e verklaring, par. 13-16; prof. dr. [F] , par. 14-18 met verwijzing naar J.I. Wells, Pharmaceutical preformulation, 1988; [T] , par. 10, 32-34; dr. [B] par. 13-20; dr. [H] par. 16-21 en dr. [X] par. 15-17) heeft gesteld is de gemiddelde vakman er echter ook mee bekend dat het – zeker in het stadium waarin onder tijdsdruk een octrooiaanvrage moet worden opgesteld en ingediend en veelal slechts een beperkte hoeveelheid van de uitgevonden stof beschikbaar is – niet gebruikelijk was dat een uitputtend zoutenonderzoek werd gedaan. Dit werd beperkt tot een aantal zouten (waaronder in de regel natrium als het veruit meest gebruikte zout, gevolgd door calcium en kalium) en werd alleen uitgebreid tot andere zouten als daar aanleiding voor bestond. Resolution heeft dat niet voldoende gemotiveerd bestreden. Uit de door Resolution aangehaalde publicatie van Morris c.s. (An integrated approach to the selection of optimal salt form for a new drug candidate, 1994 (van na de prioriteitsdatum)) komt geen ander beeld naar voren. Daarin werd een zoutenonderzoek gedaan – hoewel in een later stadium van het ontwikkelingsproces en op een meer gestructureerde manier opgezet dan de meer pragmatische benadering die gebruikelijk was – ook met (slechts) 7 verschillende zouten, waaronder de hiervoor genoemde. In de beschrijving is geen aanwijzing te vinden dat in dit geval, anders dan gebruikelijk, toch een uitputtend zoutenonderzoek was gedaan, op grond waarvan de octrooihouder een bewuste keuze voor specifiek alleen deze zouten zou hebben kunnen maken. Daarom zal de gemiddelde vakman niet aannemen dat zo’n uitputtend zoutenonderzoek aan paragraaf 7 ten grondslag lag en ook niet dat de octrooihouder met deze paragraaf, niettegenstaande de bewoordingen van conclusie 1 waarin geen beperking ten aanzien van het soort zout is opgenomen (anders dan de gebruikelijke dat het zout niet-toxisch en farmaceutisch aanvaardbaar dient te zijn), heeft beoogd alleen deze zouten voor gebruik met rosuvastatine onder bescherming te stellen.

5.21

Evenmin biedt de beschrijving of het verleningsdossier enig aanknopingspunt voor het bestaan van een onderliggend (juridisch) probleem dat voor de octrooihouder reden geweest kan zijn om van een deel van de bescherming die conclusie 1 van het octrooi biedt afstand te willen doen. Resolution heeft dat ook niet voldoende gemotiveerd aangevoerd. Zij heeft slechts gespeculeerd dat de octrooihouder met het (volgens haar) niet mee-claimen van andere zouten dan die genoemd in paragraaf 7 mogelijk eventuele nawerkbaarheidsproblemen over de hele breedte wilde vermijden. Zij heeft evenwel op geen enkele wijze onderbouwd waarom de gemiddelde vakman dat zou veronderstellen en ook geen zogenaamd ‘Gillette-verweer’ gevoerd, in die zin dat als het octrooi niet in de door haar bepleite zin beperkt zou worden uitgelegd, het octrooi ongeldig zou zijn wegens niet-nawerkbaarheid.

5.22

Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum geen goede grond had om aan te nemen dat de octrooihouder zijn octrooi wilde beperken tot de in paragraaf 7 genoemde zouten voor gebruik met rosuvastatine en daarmee afstand wilde doen van een deel van de bescherming waarop hij ingevolge de letterlijke bewoordingen van conclusie 1 aanspraak kon maken. Of anders gezegd: de gemiddelde vakman zou niet aannemen dat de octrooihouder er bewust voor heeft gekozen alleen de in paragraaf 7 genoemde zouten van rosuvastatine onder bescherming te stellen. Hij zou de in paragraaf 7 gegeven opsomming daarom niet als limitatief beschouwen. Dat brengt met zich dat conclusie 1 aldus dient te worden uitgelegd dat de beschermingsomvang ervan zich (naast het rosuvastatinezuur) uitstrekt tot alle niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten van rosuvastatine, ook die niet zijn genoemd in paragraaf 7 van de beschrijving. Ook onafhankelijk van de ‘goede grond voor afstand-leer’ zou overigens op grond van hetgeen in r.o. 5.14 t/m 5.24 is overwogen tot dezelfde conclusie zijn gekomen.

5.23

De redelijke rechtszekerheid verzet zich niet tegen deze uitleg van de conclusie. Omdat de gemiddelde vakman paragraaf 7 niet limitatief, in beperkende zin, zou begrijpen en dus, anders dan Resolution stelt, niet afgaat op die paragraaf voor de uitleg van de conclusie, wordt hij niet op het verkeerde been gezet indien de conclusie wordt uitgelegd conform de duidelijke, letterlijke bewoordingen daarvan. Integendeel zou juist de redelijke bescherming voor de octrooihouder in het geding zijn indien, niettegenstaande de (veel) ruimere uitvindingsgedachte, de conclusie in de door Resolution voorgestane beperktere zin zou worden uitgelegd.

5.24

Deze uitleg is ook geen ‘weginterpreteren’ van een kenmerk uit de conclusie, zoals door Resolution gesteld. De uitleg ziet immers op het conclusiekenmerk ‘or a non-toxic pharmaceutically acceptable salt thereof’. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor in r.o. 5.11 is overwogen is het uitgangspunt niet dat eerst paragraaf 7 in de conclusie moet worden ingelezen om vervolgens die aldus beperkte conclusie uit te leggen, waar Resolution kennelijk en ten onrechte vanuit gaat.

5.25

Evenmin is deze uitleg gebaseerd op de verlaten wezensleer, hetgeen reeds volgt uit het feit dat de beschermingsomvang van de conclusie zoals uitgelegd beperkter is dan de beschermingsomvang indien alleen van de ruimere uitvindingsgedachte zou zijn uitgegaan. De uitvindingsgedachte is slechts een van de in aanmerking genomen gezichtspunten bij de uitleg van het conclusiekenmerk in het licht van de beschrijving in zijn geheel beschouwd, vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum.

Toegevoegde materie

5.26

Resolution stelt zich op het standpunt dat conclusie 1 van EP 471 nietig is wegens strijd met artikel 75 lid 1 onder c Rijksoctrooiwet (toegevoegde materie) voor zover die betrekking heeft op iets anders dan rosuvastatine natrium- of calciumzout, omdat rosuvastatinezuur noch andere zoutvormen in de oorspronkelijke aanvrage direct en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman zouden zijn geopenbaard. De rechtbank oordeelde dat alleen rosuvastatinezuur toegevoegde materie oplevert.

5.27

De oorspronkelijke aanvrage openbaart een nieuwe groep statines en claimt deze door middel van een Markush formule, waarbij variatie mogelijk is op de groepen R1-R4 en X. Als voorbeeld van deze groep statines is rosuvastatine geopenbaard, in voorbeeld 1 als natriumzout en in voorbeeld 7 als calciumzout (en verder ook als een alkyl-ester). Daarbij zijn dezelfde keuzes gemaakt voor de groepen R1-R3 en X en is uit de voor de R4 positie genoemde mogelijkheden respectievelijk natrium, calcium en methyl gekozen. In de oorspronkelijke aanvrage is vermeld dat voor de R4-positie kon worden gekozen uit ‘hydrogen, lower alkyl, or a cation capable of forming a non-toxic pharmaceutically acceptable salt’.

5.28

Zoals hiervoor overwogen behoorde het tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum dat de biologische activiteit van een statine is gelegen in het anion en dat de statinezuur- of zoutvorm er uitsluitend toe dient om het werkzame bestanddeel in tabletvorm te kunnen toedienen. Na inname zal het zuur of zout in het lichaam oplossen en komt het werkzame anion vrij. In overeenstemming daarmee wordt in het ‘Experiment’ in de oorspronkelijke aanvrage de potentie van verschillende statines (waaronder rosuvastatine) onderzocht en niet verschillende zuur- of zoutvormen van één statine. Voor de werkzaamheid (in de zin van biologische activiteit, te weten de HMG-CoA reductase remmende werking) is de gekozen zuur- of zoutvorm immers niet relevant.

5.29

Het voorgaande brengt met zich dat de gemiddelde vakman bij het in de aanvrage geopenbaarde rosuvastatine ook de andere mogelijke keuzes op R4 dan natrium of calcium – dus ook de zuurvorm en andere zoutvormen – zou meelezen of, anders gezegd, voor ogen had. Omdat die keuze niet relevant is voor de biologische activiteit van rosuvastatine, wordt daarmee geen (technische) informatie verschaft die niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvrage kan worden afgeleid. Van een ontoelaatbare veralgemenisering is evenmin sprake. Rosuvastatine is een nieuw gevonden statine, met bepaalde vaste keuzes op R1-R3 en X, waarvan de biologische activiteit onafhankelijk is van de gekozen zuur- of zoutvorm. Positie R4 bepaalt de zuur- of zoutvorm. Waterstof (waarmee bedoeld wordt het waterstof-ion dat de zuurvorm oplevert) en kationen die met een statine niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten kunnen vormen zijn in de oorspronkelijke aanvrage reeds expliciet genoemd als behorend tot de groep waaruit op positie R4 gekozen kan worden. Het expliciet geopenbaarde natrium- en calciumzout uit die groep zijn daarvan – door de gemiddelde vakman als niet-limitatief opgevatte – voorbeelden (welke voorbeelden in de oorspronkelijke aanvrage op p. 4, r.29-30 ook zijn aangeduid als ‘not to be considered as limiting). Natrium en calcium behoren tot de meest gebruikte zouten voor farmaceutische preparaten in zoutvorm en de aanvrage geeft de gemiddelde vakman geen aanleiding te veronderstellen dat er enige specifieke reden is om voor deze zouten te kiezen. De gemiddelde vakman begrijpt daarom dat hij verder kan variëren op de R4 positie met een van de andere genoemde ionen zonder dat dit van invloed is op de biologische activiteit van het expliciet geopenbaarde rosuvastatine. Uit hetgeen hiervoor ter zake de uitleg van conclusie 1 is overwogen volgt dat het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel is dat de gemiddelde vakman het waterstof-ion en alle kationen die een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout opleveren voor ogen heeft en niet alleen die genoemd op pagina 2 regels 42-45 van de aanvrage (die overeenkomt met paragraaf 7 van het octrooischrift).

5.30

Niet valt in te zien waarom een en ander anders zou zijn doordat naast rosuvastatine ook andere statines (dus met andere keuzes op R1-R3 en X) zijn geopenbaard, zoals Resolution aanvoert (paragraaf 36 pleitnota eerste aanleg). Uit de aanvrage is het voor de gemiddelde vakman immers duidelijk waar de uitvinding over gaat, namelijk dat een nieuwe groep statines is gevonden, waarvan in elk geval de in het Experiment genoemde statines potenter zijn dan een uit de stand van de techniek bekende statine. Op dezelfde gronden als hiervoor uiteengezet ten aanzien van rosuvastatine geldt voor elk van de in de voorbeelden expliciet geopenbaarde statines dat deze in elke zuur- of zoutvorm uit de R4 groep direct en ondubbelzinnig zijn geopenbaard. Het gaat om de biologische activiteit van de statine, niet om de zuur- of zoutvorm waarin het in tabletvorm kan worden toegediend, naar de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wist.

5.31

Dat de gemiddelde vakman niet van te voren kon voorspellen of en in welke mate de zuurvorm en zoutvormen van rosuvastatine in de praktijk daadwerkelijk geschikt zouden blijken te zijn voor toepassing in een farmaceutisch preparaat met rosuvastatine, zoals Resolution stelt, staat aan de directe en ondubbelzinnige openbaarmaking in de aanvrage van de in conclusie 1 van EP 471 geclaimde zuurvorm en zoutvormen niet in de weg. Niet-werkende zoutvormen vallen niet onder conclusie 1 omdat daarin alleen farmaceutisch aanvaardbare zouten worden geclaimd. Overigens heeft Resolution, op wie terzake de stelplicht en zo nodig bewijslast rust, onvoldoende onderbouwd aangevoerd op grond waarvan moet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman waterstof (waarmee het zuur wordt gevormd), of enig kation waarmee een zout van rosuvastatine gevormd kan worden, ondanks dat deze expliciet in de aanvrage worden genoemd, toch niet als reële mogelijkheid op positie R4 zou meelezen. Ten aanzien van de zuurvorm heeft Resolution gewezen op de publicatie van Berghe uit 1977 ((Pharmaceutical Salts, Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 66, 1) waarin, niet specifiek ten aanzien van statines, is opgemerkt dat ‘most organic acids and bases are only poorly soluable in H2O’. Dit is evenwel onvoldoende, mede in het licht van de stelling van Astrazeneca, onder verwijzing naar verklaringen van haar partij-deskundigen [S] (3e verklaring par. 3-8 en de daarin genoemde publicatie van T.M. Serajuddin over verschillende statines (Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 80, 9), waarin is geopenbaard dat polaire statines zoals rosuvastatine als vrij zuur redelijk goed oplosbaar zijn) en [F] (1e verklaring par. 6-11 ), dat de gemiddelde vakman het vrije zuur en een zout als vrijwel gelijk zal beschouwen. Dat conclusie 1 nawerkbaar is heeft Resolution ook niet bestreden.

5.32

Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat geen sprake is van toegevoegde materie doordat conclusie 1 van EP 471 zich tevens uitstrekt tot rosuvastatinezuur en ook andere niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten dan het natrium- en calciumzout.”

1.21

Resolution is tijdig tegen dit arrest in cassatie gekomen. Astrazeneca c.s. hebben verweer gevoerd. Op 16 december 2016 heeft een mondeling pleidooi plaatsgevonden voor Uw Raad waar partijen onderdelen 1 tot en met 4 van het cassatieberoep hebben toegelicht. Partijen hebben onderdeel 5 schriftelijk toegelicht waarna Astrazeneca c.s. met betrekking tot dit laatste onderdeel nog hebben gedupliceerd.

2 Beoordeling van het cassatieberoep

2.1

Het cassatieberoep omvat vijf onderdelen en verschillende subonderdelen.

Onderdeel 1 regardeert de uitleg die het hof in rov. 4.5 en 5.1 heeft gegeven aan de grieven van AstraZeneca c.s.

Onderdelen 2-4 zien op de beschermingsomvang van EP 471 en zijn gericht tegen rov. 5.10-5.25 waar het conclusiekenmerk “or a non-toxic pharmaceutically acceptable salt thereof” (in de onbestreden Nederlandse vertaling: “of een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan”) aldus wordt uitgelegd dat de beschermingsomvang ervan zich (naast het rosuvastatinezuur) uitstrekt tot alle niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten van rosuvastatine, ook die niet genoemd zijn in paragraaf 7 van de beschrijving.

In onderdeel 2 wordt geklaagd over het oordeel dat de gemiddelde vakman paragraaf 7 van de beschrijving niet als een definitie in de vorm van een limitatieve opsomming van dit conclusiekenmerk zou opvatten (de “eigen lexicon”-problematiek) en hoe de uitvindingsgedachte behoort te worden gehanteerd in het licht van art. 69 EOV en het Protocol.

Volgens onderdeel 3 heeft het hof een onjuiste, met art. 69 lid 1 EOV strijdige uitlegmethode gehanteerd door de letterlijke tekst van de conclusies tot uitgangspunt te nemen om vervolgens aan de hand van de beschrijving te onderzoeken of de octrooihouder afstand van bescherming heeft gedaan. Voor de afstandsleer is geen plaats meer en het onderdeel vervolgt met motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof over de niet limitatieve werking van paragraaf 7 van de beschrijving aangenomen op andere gronden dan de afstandsleer.

Onderdeel 4 klaagt dat ook de overwegingen over de uitvindingsgedachte (rov. 5.5 en 5.6) en de mate waarin de uitvinding vernieuwing heeft gebracht (rov. 5.17) onjuist en/of onbegrijpelijk zijn.

Onderdeel 5 is gericht tegen het oordeel dat geen sprake is van toegevoegde materie doordat conclusie 1 van EP 471 zich ook uitstrekt tot rosuvastatinezuur en ook andere niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten dan het natrium- en calciumzout (rov. 5.26-5.32).

Onderdeel 1: uitleg van grieven

2.2

Onderdeel 1 klaagt met rechts- en motiveringsklachten over het oordeel in rov. 4.5

en 5.1 dat in Grief II van AstraZeneca c.s., gelezen in samenhang met paragrafen 35-39 van de appeldagvaarding, ligt besloten dat AstraZeneca c.s. hebben gegriefd tegen de verwerping door de rechtbank van hun stelling dat paragraaf 7 van de beschrijving door de gemiddelde vakman zal worden gezien als een niet-limitatieve opsomming.

Na een inleiding onder 1.1 en 1.2 wordt onder 1.3 geklaagd dat het partijdebat en de appeldagvaarding geen andere conclusie toelaten dan dat AstraZeneca c.s. niet zijn opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 4.16 en 4.17. Volgens het onderdeel zijn AstraZeneca c.s. wel opgekomen tegen het rechtbankoordeel in rov. 4.19 (de afwijzing van het verweer dat geen goede grond bestaat dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van andere zouten dan die geopenbaard in de beschrijving onder 7), maar hebben zij het in rov. 4.17 verworpen verweer (dat de zoutenopsomming onder 7 van de beschrijving niet limitatief is) niet opnieuw gevoerd, wat Resolution bij MvA 9 uitdrukkelijk heeft geconstateerd, hetgeen vervolgens bij pleidooi niet is weersproken, waardoor AstraZeneca c.s. hebben geaccepteerd dat paragraaf 7 een definitie bevat in de vorm van een limitatieve opsomming.

De klacht onder 1.4 is dat voor zover het hof heeft geoordeeld dat als grief tegen rov. 4.16-4.17 kan worden begrepen de enkele stelling van AstraZeneca c.s. dat wat de rechtbank in rov. 4.13-4.20 overweegt onjuist is, er is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting en/althans het oordeel onvoldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd. Dan heeft het hof volgens de klacht miskend dat de gronden waarop het rechtbankoordeel moet worden vernietigd behoorlijk naar voren moeten worden gebracht, zodat zij voor de appelrechter en de wederpartij, die moet weten waartegen zij zich heeft te verweren, voldoende kenbaar zijn.

Althans is volgens subonderdeel 1.5 een ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven, nu Resolution ervan uitging dat de rechtsstrijd op dit punt niet meer open lag en gezien het partijdebat daarvan ook mocht uitgaan.

Subonderdeel 1.6 is een louter voortbouwende klacht tegen rov. 5.10-5.25, 5.29, 5.35-5.36 en het dictum.

2.3

Voorop moet staan dat de uitleg van grieven is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt6. In cassatie kan deze uitleg alleen beperkt – op begrijpelijkheid – worden getoetst. De rechtsklachten van onderdeel 1 stranden daar al op.

Subonderdeel 1.3 gaat voor het overige uit van een te beperkte lezing van wat in hoger beroep aan het hof is voorgelegd. De in de klacht uiteengerafelde verweren liggen natuurlijk direct in elkaars verlengde en uit het betoog uit de appeldagvaarding onder 35-39 (dat er geen aanleiding bestaat de conclusie waar het zinkzout letterlijk onder valt beperkter te lezen) kon het hof begrijpelijkerwijs afleiden dat AstraZeneca c.s. wel heeft gegriefd tegen het oordeel dat paragraaf 0007 van de beschrijving een beperkende definitie van het technische kenmerk farmaceutisch acceptabel zout bevatte.

Immers, bij appeldagvaarding onder 35 hebben AstraZeneca c.s. gesteld:

“de enige vraag die bij dit alles nog gesteld kan worden is of […] er toch aanleiding is om de beschermingsomvang beperkter vast te stellen vanwege het feit dat de uitvinder in [0007] een definitie heeft opgenomen van “non-toxic pharmaceutically acceptable salts”.”

Vervolgens hebben AstraZeneca c.s. deze vraag onder 39 van de appeldagvaarding ontkennend beantwoord:

“Met betrekking tot de tekst in de beschrijving weet de vakman dat de gemiddelde vakman niet alle mogelijke zouten zal screenen (was dat gebeurd dan was zink wel opgenomen). Kortom, hij realiseert zich dat het daar gaat om een zinvolle specificatie van zouten die werken maar hij kan daar onmogelijk uit afleiden, met name gezien de uitvindingsgedachte én de formulering van conclusie 1, dat andere geschikte zouten niet worden geclaimd maar dat daar afstand van is gedaan. Daar is geen enkele “goede grond” voor te vinden.”

Dat het hof deze stellingen – in combinatie met de algemene opmerking uit de dagvaarding in hoger beroep onder 24 dat hetgeen de rechtbank overweegt in rov. 4.13-4.20 onjuist is – aldus heeft uitgelegd dat AstraZeneca c.s. hebben gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 4.16 en 4.17 dat – kort gezegd – de gemiddelde vakman paragraaf 7 van de beschrijving als een beperkende (limitatieve) definitie zal opvatten van conclusie 1, acht ik niet onbegrijpelijk7. De motiveringsklachten onder 1.3 en 1.5 lopen daarop al stuk.

Ik laat dan nog daar dat ik – anders dan Resolution aanvoert in subonderdeel 1.3.7 – in de plta h.b. AstraZeneca c.s. juist wel lees dat is betwist dat paragraaf 7 van de beschrijving een definitie bevat in de vorm van een limitatieve opsomming van zouten die worden geclaimd in conclusie 1. AstraZeneca c.s. stellen daarin onder 16 e.v. dat van belang is hoe paragraaf 7 door de vakman wordt opgevat en lichten toe dat deze zal begrijpen dat de octrooihouder, gelet op de ruime formulering in de conclusie en op de uitvindingsgedachte, ook bescherming wenste voor zouten die niet zijn genoemd in paragraaf 7. Uit de processtukken is op te maken dat Resolution dat ook zo heeft begrepen (zie bijv. plta h.b. Resolution onder 4)8.

De motiveringsklacht onder 1.4 faalt volgens mij bij gebrek aan feitelijke grondslag, omdat het hof niet de enkele stelling van AstraZeneca c.s. dat hetgeen de rechtbank in rov. 4.13-4.20 overweegt onjuist is (appeldagvaarding onder 24) als grief tegen rov. 4.16-4.17 heeft aangemerkt, maar hiertoe ook nrs. 35-39 van de appeldagvaarding van belang achtte, zo volgt uit rov. 5.1.

Daarmee valt het doek voor onderdeel 1.

Onderdelen 2-4: beschermingsomvang van het octrooi

2.4

Voordat we aan de klachten van deze onderdelen toekomen, lijkt het dienstig opnieuw in algemene zin stil te staan bij de beschermingsomvang van octrooien.

2.5

Het vaststellen van de beschermingsomvang van een Europees octrooi dient te geschieden aan de hand van art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprorocol (hierna: Protocol). Een uitlegregel die, zoals ik heb uiteengezet in mijn conclusie9 in de Bayer/Sandoz-zaak10, het midden houdt tussen de te beperkte letterlijke conclusietekst-benadering en de te ruime pure uitvindingsgedachte-benadering. Daarbij wordt de constructie gehanteerd dat de tekst van de conclusies wordt gelezen door de gemiddelde vakman (de octrooirechtelijke maatman), met medebrenging van zijn algemene vakkennis, in het licht van de beschrijving en de tekeningen11 (in de wandeling wel contextgebonden of contextuele uitleg genoemd in de gespecialiseerde lagere Haagse octrooirechtspraak12). Uw Raad heeft in rov. 3.3.5 van dit arrest een overzicht gegeven van de rechtspraak van de Hoge Raad over art. 69 EOV en het Protocol en recentelijk naar dat overzicht verwezen in de zaak MSD/Teva13.

Uw Raad stelt in de Bayer/Sandoz-zaak voorop (in rov. 3.3.3) dat volgens vaste rechtspraak (onder verwijzing naar Lely/Delaval14) de uitleg van octrooien zozeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard dat deze daarom in cassatie slechts beperkt toetsbaar is. Vervolgens wordt de uitlegregel zo geformuleerd en geduid:

“3.3.4 Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 en 2 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luiden, in Nederlandse vertaling:

“Artikel 1 – Algemene beginselen

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

Artikel 2 – Equivalenten

Teneinde de omvang van de bescherming voortvloeiende uit een Europees octrooi te bepalen, dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.”

3.3.5

In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott)).

(…)

3.3.8 (…)

Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott), rov. 3.5.2).”

Afstand van de afstandsleer

2.6

In deze zaak is aan de orde of er in paragraaf 7 van de beschrijving “afstand” is gedaan van een gedeelte van de bescherming en in dat kader of de afstandsleer zoals geformuleerd in het Van Bentum/Kool-arrest15 (en daarvoor in het Meyn/Stork-arrest16) nog geldend recht is17.

2.7

Uw Raad heeft in Van Bentum/Kool (voortbouwend op Meyn/Stork), de zogenoemde afstandsleer als volgt omschreven:

“3.4 In zijn arrest van 13 januari 1995, nr. 15 564, NJ 1995, 391 heeft de Hoge Raad een, ten opzichte van het arrest van 27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506, nadere beschouwing gewijd aan de door de rechter bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift te hanteren maatstaven. Naast het daar met name in rov. 3.3.1 en 3.4.1 overwogene is voor deze uitleg hier voorts van belang de in laatstgenoemd arrest aanvaarde regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.” [Onderstreping A-G]

Deze afstandsleer is, zoals ook uit bovenstaande overweging blijkt, ontwikkeld in het kader van de uitleg van octrooien en het vaststellen van de beschermingsomvang onder de oude wezens-leer (ingezet door Uw Raad in 193018), die inmiddels gelet op art. 69 EOV en het Protocol (terecht) is verlaten19. Dat het wezen als primair focuspunt voor bepaling van de beschermingsomvang echt op z’n retour was, is eigenlijk pas voor het eerst kenbaar in PCT/Dieseko20, met een vervolg in Lely/Delaval. Deze rechtspraak uit 2004 en 2007 dateert dus van na Van Bentum/Kool (2002).

2.8

Zoals ik in mijn conclusie in de zaak Bayer/Sandoz al kort heb aangestipt21, ben ik van mening dat bij het vaststellen van de beschermingsomvang conform de uitlegregel van art. 69 EOV er voor een afstandsleer à la Van Bentum/Kool geen plaats meer is22. De vraag of dat veel praktische betekenis heeft is legitiem, omdat ik wel mogelijk acht dat bij een uitleg in lijn met art. 69 EOV en het Protocol een rol speelt of er volgens de gemiddelde vakman bewust voor is gekozen om de beschermingsomvang te beperken, te weten in het kader van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte, zoals ik hierna zal uitwerken23. Het is wel een systematisch duidelijk ander kader, omdat afstand van recht uit zijn aard minder snel wordt aangenomen.

2.9

Daartoe is in de eerste plaats goed om in herinnering te roepen dat over beschermingsomvang van octrooien in Nederland grosso modo twee stromingen te zien zijn, die elkaar fel bestrijden.

2.10

De lijn met als exponenten Huydecoper24 en Hoyng25, waar Gielen zich bij aansluit26, benadrukken hoe ingewikkeld het is voor (feilbare) mensen om zo precies mogelijk in woorden te vatten wat als uitvinding wordt geclaimd. Zij zijn voorstander van een min of meer prominente rol van de uitvindingsgedachte – van wat de uitvinding nu in de kern is – ter uiteindelijke bepaling van wat er is bedoeld te claimen gelet op de conclusietekst gelezen door de vakman behebt met zijn algemene vakkennis in het licht van de beschrijving en de tekeningen uit het octrooischrift.

Zij menen dat dit mogelijk is binnen het systeem van art. 69 EOV en het Protocol en de gezichtspuntenleer van Uw Raad27. Bij het zoeken naar een evenwicht tussen de tegenstrijdige polen redelijke bescherming voor de octrooihouder en voldoende rechtszekerheid voor derden ligt in hun visie (bij Hoyng sterker dan bij Huydecoper) de nadruk op het eerste aspect – Hoyng ziet althans in de hierna te bespreken andere lijn (van Brinkhof c.s.) dit belang ten onrechte ondergeschikt raken aan het aspect van rechtszekerheid voor derden.

Als methode voor het vinden van een juist evenwicht kan ook de verleningsgeschiedenis worden geraadpleegd.

2.11

De wat ik maar noem lijn-Brinkhof28 wil niets weten van deze route, die in strijd zou zijn met art. 69 EOV en het Protocol en in de kern een reminiscentie zou zijn van de oudtijds in Nederland gehanteerde leer van het wezen van de uitvinding ter bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi. Alleen de conclusietekst is daartoe bepalend, gelezen door de gemiddelde vakman in de context van de beschrijving en de tekeningen uit het octrooischrift. De verleningsgeschiedenis mag daarbij geen rol spelen.

Het is een tamelijk “letterlijke” uitleg van art. 69 EOV en leunt onder meer zwaar29 op de inmiddels in Engeland verlaten leer van de purposive construction.

2.12

Zelf acht ik de eerste lijn – m.n. in de vorm gepropageerd door Huydecoper – het meest genuanceerd en het best passend bij het stelsel dat Uw Raad heeft opgetrokken, dat ik als gezegd “art. 69 EOV-proof” acht30. De tendens in (inmiddels) Engeland en Duitsland is te zien als daarmee sporend, althans dezelfde richting uitwijzend, zoals ik hierna zal betogen.

2.13

In de tweede plaats is goed om te bedenken dat equivalente bescherming en het al dan niet afstand doen van bescherming aspecten zijn van hetzelfde beschermingsomvangsleerstuk. In Bayer/Sandoz is dat leerstuk voor Nederland als sluitstuk van een reeks arresten nu wel zo langzamerhand uitgekristalliseerd. Het is een flexibel en pragmatisch stelsel met hantering van de uitvindingsgedachte als gezichtspunt (niet: uitgangspunt), waar wij volgens mij in de praktijk goed mee vooruit kunnen en dat in mijn optiek niet wezenlijk verschilt van de opvattingen in (inmiddels) Engeland en Duitsland. Het is volgens mij ook een passend stelsel om het probleem van de afstandsleer op te lossen. Daar komen wij nu aan toe.

2.14

Uit de navolgende overweging uit Bayer/Sandoz is in de literatuur wel afgeleid dat Uw Raad op de afstandsleer uit het Van Bentum/Kool-arrest is teruggekomen31:

“3.3.6 Voor zover onderdeel 1.1.1 het hof verwijt de regel te hebben miskend dat de maatstaf voor het niet beschermen van equivalente maatregelen daarin gezocht moet worden dat een goede grond ervoor moet bestaan dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van die bescherming, hoewel hij die had kunnen verkrijgen, gaat het uit van een opvatting die geen steun vindt in het recht. (…)”

Ik lees dit echter – net als AstraZeneca c.s.32 – niet direct of expliciet/ondubbelzinnig genoeg in deze overweging. Uw Raad zou de onderhavige zaak kunnen aangrijpen om daar (alsnog) duidelijkheid over te verschaffen33.

2.15

AstraZeneca c.s. probeert in haar pleitnotities in cassatie in deze zaak (onder 55-59) de afstandsleer (nieuw) leven in te blazen (met een iets andere uitleg). Volgens AstraZeneca c.s. past de afstandsleer binnen de uitlegregel van art. 69 EOV, waarbij zij aantekent dat deze leer dient te worden beschouwd vanuit het gezichtspunt van de vakman (en niet de subjectieve wil van de octrooihouder om afstand te doen) en dat bepalend is of die vakman goede reden heeft om aan te nemen dat de conclusie letterlijk danwel beperkter moet worden gelezen, oftewel: “denkt hij en kan hij redelijkerwijze denken dat de octrooihouder bewust beperkt heeft geclaimd”. AstraZeneca c.s.’ advocaat betoogde dit eerder ook al in de Gielen-bundel – zij het met minder nadruk op het gezichtspunt van de vakman34.

2.16

Ik meen dat een dergelijke “goede grond/afstandsleer” (wortelend in het “wezen”-tijdperk, bijv. al te vinden in Meyn/Stork35) niet goed past in het systeem van art. 69 EOV en het Protocol. Dit systeem leunt er immers (in vergelijking met de oude Nederlandse leer van het wezen van de uitvinding) sterk op dat de beschermingsomvang kenbaar moet zijn uit de conclusies van het octrooischrift, de beschrijving en de tekeningen (art. 69 lid 1 EOV). Ook bij het vaststellen van de uitvindingsgedachte is die kenbaarheid (voor derden) van belang, hetgeen blijkt uit art. 1 van het Protocol (“naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert”) en rov. 3.5 van het Bayer/Sandoz-arrest waar wordt benadrukt dat bij het bepalen van de uitvindingsgedachte de beschrijving en de tekeningen een belangrijke bron vormen.

2.17

Een wat formeel argument is dat de afstandsleer ook qua structuur slecht lijkt te passen binnen het uitlegsysteem van art. 69 EOV. Waar onder de oude wezensleer – waarbij voor het bepalen van de beschermingsomvang het wezen van de uitvinding voorop stond – “afstand” kon worden gedaan van bescherming die wel onder het ruime wezen van de uitvinding was te begrijpen, is er van het doen van “afstand” van bescherming (hetgeen impliceert dat die er aanvankelijk was) onder art. 69 EOV en het Protocol strikt bezien geen sprake, omdat daar de vraag is of de beschermingsomvang (bewust) vanaf het begin af aan is beperkt. Hermans en De Lange formuleren dit zo in Kort Begrip: Dit past niet binnen het uniforme karakter van het Europese octrooirecht en deze afstandsleer lijkt achterhaald nu bij de uitleg van conclusies het wezen van de uitvinding slechts een gezichtspunt is in plaats van uitgangspunt36.

2.18

Verder wordt er, voor zover mij bekend, in andere Europese landen die partij zijn bij het EOV geen (duidelijke, separate) goede grond/afstand-leer gehanteerd, maar dat is niet helemaal zeker37.

2.19

Volgens mij kunnen we, zoals ik al aangaf, ook goed zonder in de praktijk: een regel die ik wel zie aansluiten bij het systeem van art. 69 EOV en in de plaats zou kunnen komen van de afstandsleer, is het binnen het kader van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte laten meewegen of en zo ja op welke wijze er volgens de gemiddelde vakman een intentie is geweest om de beschermingsomvang te beperken. Met andere woorden: is volgens de gemiddelde vakman bewust gekozen voor een bepaalde beperkte beschermingsomvang38. In mijn analyse is het hof in onze zaak ook zo te werk gegaan39. Dit is geen woordenspel, maar een benaderingsverschil met een flexibeler instrument als uitkomst – van afstand van recht is immers niet snel sprake.

2.20 (

Voorzichtige) aanwijzingen dat in Duitsland een vergelijkbare benadering stoelend op een rol voor de uitvindingsgedachte kan worden gezien, zijn te vinden (maar ik realiseer mij dat de hoofdlijn daar toch echt is dat “Patentansprüche” prominent(er soms dan in Nederland) “voorrang” hebben, zoals dat daar heet): bij het beoordelen van de beschermingsomvang moet worden meegewogen wat de objectieve bedoeling van de uitvinding is. Bij het vinden van een evenwicht tussen billijke bescherming van de octrooihouder (“angemessener Schutz” – “fair protection”) en een redelijke rechtszekerheid voor derden (“ausreichende Rechtssicherheit für Dritte” – “reasonable degree of certainty”) vindt men bijvoorbeeld dit bij Rinken in de laatste druk van Schulte van dit jaar40:

“(…) Angemessener Schutz (fair protection) für den Patentinhaber ist gewährleistet, wenn ihm der gerechte Lohn für die Offenbarung seiner Erfindung gewährt wird. Das ist der Fall, wenn die unter Schutz gestellte Erfindung gegen jede Nachahmung geschützt wird. Dabei kann die objektive Bedeutung der Erfindung nicht auβer Betracht bleiben; dh der Umfang des Schutzbereich wird sich nach dem Ausmaβ der objektiven Bereicherung der Technik richten, soweit diese im Patentanspruch unter Schutz gestellt ist. Dagegen is die Intensität der persönlichen Anstrengung, der Fleiβ der Erfinders belanglos, da das Patent nicht den <vergossenen Schweiβ>, sondern die erbrachte Leistung belohnt.” [Onderstreping A-G]

Ook Osterrieth41 geeft een aanwijzing in de richting dat de uitvindingsgedachte als gezichtspunt een rol speelt:

“Technische Begriffe in den Patentansprüchen sind so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht. Dabei ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen. Es kommt daher nicht auf eine philologische Betrachtung, sondern auf den technischen Sinn des Inhalts des Patentanspruchs an. Der Erfindungsgedanke muss unter Ermittlung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, bestimmt werden, wobei auf den technischen Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe auzustellen ist und dabei insbesondere die technische zweckgerichtete Bedeutung eines Merkmals zu analysieren ist.”

(...)

Der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe sind stets im Lichte der in der Patentschrift offenbarten Lehre auszulegen. Dies bedeutet, dass dann, wenn die verwendeten technischen Begriffe vom allgemeinen (technischen) Sprachgebrauch abweichen, letztlich nur der aus der Patenschrift sich ergebende Begriffsinhalt massgeblich ist. Die Rechtsprechung spricht insoweit anschaulich davon, dass Patentschriften im Hinblcik auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen. (...)” [Onderstreping A-G]

Ik wijs verder op Ann in Krasser/Ann42 (dat nog het dichtst komt bij een soort afstandsleer):

“4. Aus der Beschreibung kann sich ergeben, dass die eine oder andere nach dem Worlaut der Ansprüche als möglich erscheinende Auslegung anzuschliessen ist. Das trifft zu, wenn klar zum Ausdruck kommt, dass in bestimmtem Umfang kein Schutz beansprucht oder gewährt wird. In seine Entscheidung Lagerregal [Fn. 57: 9.12.2008 GRUR 2009, 390, 391] stellt der BGH ausdrücklich klar, dass das Fehlen einer sonst nirgends thematisierten Stütze in den Zeichnungen für sich genommen nicht darauf schliessen lässt, das Fehlen der Stütze sei ein negatives Merkmal des patentgemässen Gestells – und dessen Ausführung mit Stütze folglich nicht patentgemäss. Wollte man ein negatives Patentmerkmal annehmen, bedürfe es vilemehr weiterer Anhaltspunkte.

Als Teil der schutsgewährenden Entscheidung vom Verletzungsgericht zu beachten sind freilich ausdrücklichen Schutzbegrenzungen, gleichgültig ob nach dem SdT gebten oder nicht. Sie bestimmen den Schutzbereich des Patents und rubrizieren gewöhnlich als Verzichte oder Beschränkungen.

(...)

Auch derartige Verzichte und Beschränkungen sind jedoch nur zu breücksichtigen, wenn sie aus der Beschreibung selbst ersichtlich sind [Fn. 58: BGH 16.12.1958 Schaumgummi GRUR 1959, 317, 319l.; Preu, GRUR 1980, 693 und 1985, 731; Benkard/Scharen § 14 PatG Rn. 119; Bossung, FS Preu (1988), 219, 232 f.; grundsätzlich auch Schmieder, GRUR 1978, 564; Busse/Keukenschrijver, § 14 PatG Rn. 49; v. Falck, GRUR-FS, 543, 556 Rn. 13.] (...)”43

2.21

Te betogen valt dat men ook in Engeland recent een dergelijke benadering (bedoeld in 2.19) heeft aanvaard, hoewel dit ook gezien zou kunnen worden als een variant op de afstandsleer zoals die bij ons ooit werd geformuleerd. De Engelse Supreme Court heeft in de permetrexed-zaak44 afgelopen zomer (2017) een ommezwaai gemaakt en de restrictievere “purpose construction”-benadering uit Kirin-Amgen uit 2004 afgezworen. Het is een zaak over equivalentie, waarin een Swiss-type claim voor gebruik van permetrexed di-natrium zout zo is uitgelegd in hoogste instantie, dat ook di-kaliumzouten en het vrije zuur van permetrexed onder de beschermingsomvang vallen. Ik wijs op deze passages uit de leading speech van Lord Neuberger45:

“56. (…) In my opinion, issue (ii) involves not merely identifying what the words of a claim would mean in their context to the notional addressee, but also considering the extent if any to which the scope of protection afforded by the claim should extend beyond that meaning. As Sir Hugh Laddie wrote in his instructive article Kirin-Amgen - The End of Equivalents in England? (2009) 40 IIC 3, para 68, “[t]he Protocol is not concerned with the rules of construction of claims” but with “determining the scope of protection. (…)

74. Looking at matters more broadly, the addressee of the Patent would, as I see it, understand that the reason why the claims were limited to the disodium salt was because that was the only pemetrexed salt on which the experiments described in the specification had been carried out. However, it does not follow that the patentee did not intend any other pemetrexed salts to infringe: the suggestion confuses the disclosure of the specification of a patent with the scope of protection afforded by its claims. Particularly given the facts set out in para 25 above [sc. feitelijke vaststelling in eerste aanleg over de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman in 2001/2002 over zouten, A-G], it seems to me very unlikely that the notional addressee would have concluded that the patentee could have intended to exclude any pemetrexed salts other than pemetrexed disodium, or indeed pemetrexed free acid, from the scope of protection.”

[onderstrepingen A-G]

Deze benadering doet zeer denken aan de gezichtspuntenleer (en de methode toegepast door het hof in onze zaak trouwens): de gemiddelde vakman begrijpt hier de beperking tot het di-natriumzout niet als beperkend voor de beschermingsomvang, omdat hij ziet dat er alleen experimenten met dat zout zijn gedaan. Een beperking tot dat zout is niet beoogd, zo wordt voor hem duidelijk, gelet op de aan zoutscreening inherente problemen. Er kunnen ook andere zouten onder zijn begrepen of zelfs het vrije zuur.

Mogelijk valt hier zelfs een afstandsleer in te lezen, maar dat is in de uitspraak voor zover ik kan zien niet als zodanig benoemd.

2.22

Dit brengt mij tot een afronding. In gevallen waarin volgens de gemiddelde vakman duidelijk is dat een in (de conclusies van) het octrooi opgenomen beperking niet in lijn is met de uitvindingsgedachte, kan het gezichtpunt van de uitvindingsgedachte corrigerend werken, namelijk indien voor die vakman duidelijk is dat niet bewust voor een beperkte bescherming is gekozen. Er wordt dan zowel een billijke bescherming geboden aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid voor derden conform art. 1 van het Protocol. Dat komt volgens mij neer op een veel minder rigide beschouwingswijze dan de afstandsleer zoals wij die kennen uit Van Bentum/Kool.

2.23

Voormalig (octrooi-)advocaat en A-G Huydecoper hanteert een overeenkomstige redenering in zijn bijdrage aan de Hoyng-bundel46 (een prachtige analyse van de intrinsieke problemen bij het midden houden tussen redelijke rechtsbescherming van de octrooihouder en voldoende rechtszekerheid voor derden):

“In line with the case law in the ‘leading countries’ elswhere, I would therefore choose to adopt primacy of the claims as the starting point. We might then, I believe, have a basis for introducing the approach that a person skilled in the art who reads the claims in the light of the description and drawings and tries to understand them, will be inclined to do so – by which I mean: to understand the claims – taking due account of the inventive concept described in the patent. This does assume, of course, that the patent clearly discloses a particular inventive concept – if that is not the case, and the court is invited to perform a somewhat random search for an inventive concept that could support a broader construction, such reasoning should not be adopted.

Reading the claims in the light of an inventive concept sufficiently disclosed by the patent, should usually lead the person skilled in the art to understand restrictions included in the claims that are not in line with the inventive concept to be non-binding – and thus as immaterial, or as examples of best modes that may be replaced by others. The notion that one may assume that the author envisaged broad protection, may be taken into account; mirroring this, one may not assume too readily that restrictions that are not in line with the inventive concept, should nevertheless be considered as ‘intended to be binding’.”

2.24

Zo taxeer ik, voorzichtig, ook de Voorzittende rechter van de “Patentsenat” van het Bundesgerichtshof P. Meier-Beck in de Brinkhof-bundel47, ook al schrijft hij daar over equivalentie, waar hij het heeft over de rol van de protected inventive achiement in de ogen van de gemiddelde vakman behebt met zijn algemene vakkennis bij de bepaling van de beschermingsomvang:

“Article 1 of the Protocol demands a position ‘which combines a fair protection with a reasonable degree of legal certainty for third parties’ [footnote 17: Protocol, supra note 2, Art. 1.]. Therefore, it is the task of the courts to find criteria for the determination of the scope of protection which reconcile both demands.

The most pragmatic instrument of choice here is the cognitive faculties of a person skilled in the art, who is, on the basis of his knowledge and skill in the art, analyzing the patent claim and using the description and the drawings to interpret the claim [footnote 18: id. (mentioning explicitly the ‘consideration of the description and drawings by a person skilled in the art’ (emphasis added))]. The scope of the patent is determined by this person’s conclusions. It extends to any variant that is made obvious by the claim to the person skilled in the art [footnote 19: BGH 14-06-88, Case No. X ZR5/87 – Ionenanalyse, 22 IIC 249.]. On the one hand, this has the effect that the scope of the patent is proportionate to all subject-matter that can be done or carried out by the person skilled in the art, on the basis of the protected inventive achievement, without being inventive himself (to meet demand for fair protection). On the other hand, this extent of protection is (almost) becoming predictable by focusing on subject-matter, which is recognizable by a person skilled in the art, as being part of the protection conferred by the patent (to meet demand for legal certainty).” [onderstrepingen A-G]

2.25

Duidelijk anders nog leerde Pieroen in zijn proefschrift48:

“Dit betekent dat nagegaan moet worden of de beperking het onvermijdelijk te achten gevolg was van moeilijkheden welke zich bij het in volle omvang en diepte doordenken van de uitvinding en/of bij het kiezen van de juiste formulering voordeden, dan wel of zij bij zorgvuldig nadenken over de uitvinding en de formulering van de octrooiaanvrage vermeden had kunnen worden. In het eerste geval is de beperking niet bindend, mits de verruiming voor de gemiddelde vakman voldoende voorspelbaar is, In het tweede geval dient men haar als bindend te beschouwen.”

en:

“Bij geen van beide auteurs [Turner en Fergusson; toevoeging A-G] wordt duidelijk waarom de aanvrager de “likelihood of error” die voor derden “obvious” is, c.q. de “apparantely foolish restriction”, niet zelf had moeten onderkennen en corrigeren en waarom het risico dat dit niet gebeurde niet voor rekening van de octrooihouder komt.”

2.26

Afwijzend ook Hermans en De Lange in Kort Begrip49. Deze schrijvers nemen art. 69 EOV letterlijk (en zien hun gelijk bevestigd in onder meer het inmiddels zoals we gezien hebben achterhaalde purposive construction-model uit Engeland):

“In de conclusie opgenomen woorden zijn dus nooit zonder betekenis. Wel is het zo, dat de conclusies moeten worden uitgelegd. Dat betekent, dat de op het moment van indiening daaraan door de vakman te hechten betekenis moet worden vastgesteld (niet de latere betekenis want dat zou betekenen dat de beschermingsomvang in de tijd zou kunnen veranderen en dat zou strijdig zijn met het octrooirecht). Het gaat hier om het bepalen van de betekenis van de bewoordingen van de conclusies. Het gaat niet om het vinden van de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte. Het gaat erom de bewoordingen van de conclusies te begrijpen en uit te leggen in de context van de beschrijving en de tekeningen. Niet meer, maar ook niet minder. Het Verdrag is hier duidelijk over.”

(...)

“Art. 69 EOV bepaalt evenwel niet meer dan dat we voor het bepalen van de beschermingsomvang van het Europees octrooi we de conclusies moeten lezen. Daarbij zijn alle elementen van belang. Bij het uitleggen van die conclusies moeten we de context waarin zij zijn opgesteld, die is te kennen uit de beschrijving en tekeningen, steeds voor ogen houden [voetnoot 234: Zie voor een uitvoerige motivering: House of Lords 21 okt. 2004 [2004] UKHL 46 (Kirin-Amgen Inc/Hoechst Marion Roussel Ltd). (...)]. Het gaat er daarbij om hoe de vakman de conclusies begrijpt. Daarbij moet worden meegenomen zijn algemene vakkennis op de aanvraagdatum [voetnoot 235: Voor een recent voorbeeld waarin ook andere elementen werden meegenomen bij het bepalen van de beschermingsomvang: Hof Den Haag 16 febr. 2016 (Astrazeneca en Shionogi/Resolution). BIE 2016/2, p. 139 met kritische noot Reeskamp.]”

In vergelijkbare zin ook Hermans’ bijdrage aan de Gielen-bundel50, waar hij ook zwaar leunt op de achterhaalde Engelse purposive construction-leer:

“De claims bepalen de beschermingsomvang, niet allerlei gezichtspunten, die al dan niet aan de orde zijn. Is dat dan toch nodig? Is het wel handig? De door de Hoge Raad met betrekking tot art. 69.1 EOV geformuleerde additionele gezichtspunten leiden tot cassatieverzoeken. Partijen en advocaten zullen aan die uitgangspunten in Nederlandse procedures een groot belang toedichten en, wanneer het Hof zich er niet over uitspreekt, een aanleiding vinden een cassatieverzoek in te dienen. In plaats van de zaak te verduidelijken heeft de Hoge Raad de zaak onduidelijker gemaakt. En, hebben wij wel behoefte aan additionele juridische formuleringen, nu het slechts gaat over de vraag hoe de gemiddelde vakman een technische tekst interpreteert? (...) Ik denk het niet (...)

Is het nodig? Nee, dat denk ik ook niet. Het buitenland (...) leert ons dat het ook anders kan.”

Volgt een lofzang op Kirin-Amgen en BGH-rechtspraak waaruit zou volgen dat daar bij de tekst van de conclusies wordt gebleven.

2.27

Anders dan Pieroen, Hermans en De Lange (en ook bij herhaling Brinkhof, zie voor vindplaatsen voetnoot 12 van mijn conclusie in Bayer/Sandoz en de daar genoemde andere schrijvers van de lijn-Brinkhof) bepleiten en ook Resolution lijkt te betogen, dient volgens mij een achteraf bezien niet optimaal geredigeerd octrooi dus niet altijd zonder meer voor rekening en risico van de octrooihouder te komen (ook niet als “de fout” voorzienbaar was51). In het geval voor de gemiddelde vakman namelijk duidelijk is dat een in (de conclusies van) het octrooi opgenomen beperking niet in lijn is met de uitvindingsgedachte (zonder dat daarvoor een in de totstandkomingsgeschiedenis aan te wijzen oorzaak is te onderkennen, die dit weer anders maakt; vgl. het hierna volgende “afsplitsingsvoorbeeld” van A-G Huydecoper in 2.28) – en er dus, zo is dan de onderliggende gedachte, een redelijke rechtszekerheid voor derden aanwezig is, juist omdat dit voor de vakman helder is – brengt een adequate bescherming van de octrooihouder volgens mij mee dat deze niet aan de (duidelijk niet bedoelde) beperking is gebonden. Dat wordt wel zo geformuleerd dat de verdienste van de uitvinding in beginsel richtinggevend zou moeten zijn voor de beschermingsomvang52. Dat hierbij voorzichtigheid geboden is, behoeft wel geen nader betoog.

2.28

Maar/want waar ligt hier de grens?

Die lijkt mij niet in absolute termen te vatten.

Het probleem speelt (als gezegd, vgl. hiervoor in 2.13) zowel bij de vraag of een equivalente maatregel is beoogd te worden meebeschermd als bij de vraag of hier in de ogen van de vakman is beoogd een beperkende definitie te geven van een technisch kenmerk in de conclusie; dat zijn als het ware keerzijden van dezelfde beschermingsomvang-medaille.

Ik geef als voorbeeld de regel disclosed but not claimed is disclaimed – zo die zou zijn aanvaard door Uw Raad als algemene regel in rov. 3.4.2 uit Bayer/Sandoz over equivalentie (wat ik niet denk, toegespitst als dat was op het specifieke geval53).

Te betogen valt dat dàn voor de gemiddelde vakman in het algemeen wel duidelijk is dat er kennelijk welbewust is gekozen om ondanks een ruimere openbaring in het octrooischrift voor een beperktere bescherming te opteren. Doorgaans zal dat de route zijn.

Maar kan bij een uitzonderlijk geval van disclosed but not claimed is not claimed niet ook soms het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte moeten “winnen” in de ogen van de vakman – bijvoorbeeld als in beschrijving en tekeningen heel duidelijk wordt voor de gemiddelde vakman dat wat daar “disclosed” wordt onder de beoogde bescherming valt, maar per abuis niet in de conclusie staat? Of gaat dát dan weer te ver gelet op art. 69 EOV?

Al helemaal ingewikkeld wordt het – even overstappend naar een equivalentieprobleem – in het door A-G Huydecoper in zijn conclusie voor AGA/Occlutech54onder 22, 3e liggende streepje gegeven voorbeeld van een na afsplitsing van een aanvrage “onhandig” aangepaste beschrijving met als resultaat dat de in de inleidende delen van de beschrijving uiteengezette uitvinding in bepaalde opzichten een wezenlijk ander beeld is gaan oproepen dan hetgeen is neergelegd in de (gewijzigde) conclusies. Bij zo’n octrooi de uitvindingsgedachte achterhalen en dan meer bescherming claimen dan uit de conclusietekst volgt is geen heilzame weg – maar je zou dan ook kunnen zeggen dat er hier geen sprake is van de vereiste duidelijkheid voor de vakman in de hiervoor bedoelde zin.

Waar de grens precies getrokken moet worden, is volgens mij niet in zijn algemeenheid te zeggen en zodoende van geval tot geval te beoordelen door de feitenrechter aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval. Dat lijkt een beetje een dooddoener55, maar op het terrein van vaststelling van de beschermingsomvang heeft de feitenrechter in Nederland nu eenmaal een brede armslag gekregen volgens vaste rechtspraak van Uw Raad.

Een mogelijke voorlopige ondergrens lijkt te liggen bij het “weginterpreteren” van een deel van de conclusie – zelfs als voor de gemiddelde vakman uit beschrijving en tekeningen (en/of de uitvindingsgedachte, als gezichtspunt gehanteerd) duidelijk wordt dat de uitvinding daar niet op ziet. Dat is nu eenmaal de consequentie van het primaat van de conclusie bij de bepaling van de beschermingsomvang onder het vigerende stelsel van art. 69 EOV en het Protocol. Ook daar zal overigens niet iedereen het mee eens zijn.

Consequentie van de bepleite regel lijkt ook dat bij een geconstateerd gebrek aan duidelijkheid voor de vakman ten nadele van de octrooihouder moet worden uitgelegd56. Telkens zal de feitenrechter als “countercheck” het oog moeten houden op de rechtszekerheid voor derden bij de hier aan de orde zijnde exercities.

2.29

Mogelijk zijn we met deze analyse een stapje verder gekomen op het weerbarstige terrein van de beschermingsomvang van octrooien.

2.30

In het licht van het voorgaande bespreek ik nu de klachten van onderdelen 2-4.

Onderdelen 2-4 (beschermingsomvang): bespreking van de klachten

2.31

Onderdeel 2 bevat, na een inleiding in 2.1, in subonderdeel 2.2 de rechtsklacht dat het hof in rov. 5.10-5.25 (en m.n. rov. 5.11 en 5.24) heeft miskend dat als in de beschrijving van een octrooi een nadere definitie wordt gegeven van een conclusiekenmerk, dat kenmerk die nader gedefinieerde betekenis heeft, ook al lijkt het conclusiekenmerk op zichzelf (naar de letter) een andere, ruimere of beperktere betekenis te hebben. Volgens de klacht is dat vaste rechtspraak van de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau (eigen lexicon-leer). Het negeren of weginterpreteren van zo’n nadere definitie in de beschrijving heeft hetzelfde effect als het negeren of weginterpreteren van een beperking van het conclusiekenmerk zelf.

2.32

Na mijn inleidende opmerkingen zal duidelijk zijn (dat ik meen) dat deze klacht in zijn algemeenheid niet opgaat. Of een omschrijving van een technisch kenmerk in de conclusie als een (beperkende) definitie van dat conclusiekenmerk leest voor de gemiddelde vakman, hangt er van af; dat kan zo zijn, maar dat is lang niet altijd zo – gelijk in onze zaak.

De rechtsklacht miskent om te beginnen dat voor het vaststellen van de beschermingsomvang van een octrooi bepalend is of de gemiddelde vakman, met medebrenging van zijn algemene vakkennis, de omschrijving in de beschrijving als limitatief zal zien (hetgeen het hof wel goed voor ogen heeft gehad, zie rov. 5.22-5.23) en niet, zoals het onderdeel lijkt te suggereren of de definitie taalkundig gezien – door de woorden die de octrooihouder zelf heeft gekozen57– limitatief is of niet58. Dat hier een beperking zou voorliggen als bepleit door Resolution, is meteen al niet aansprekend voor die gemiddelde vakman, omdat hij op grond van zijn algemene vakkennis weet dat het werkzame bestanddeel waar het in deze uitvinding om gaat (net als bij de eerdere generaties statines) het anion is, dat als zodanig niet zelfstandig kan bestaan of in een tablet kan worden gevat, maar een kation “als drager” nodig heeft. De kern van de uitvinding zit hem niet in de precieze zouten (anion-kation combinaties), maar in het nieuwe werkzame anion, zo begrijpt die vakman zodoende59.

Verder zou de voorgestelde regel de betekenis van conclusie en beschrijving uit art. 69 EOV als het ware omdraaien, omdat dan (altijd) meer waarde moet worden gehecht aan een omschrijving “sec” in de beschrijving dan aan het betreffende kenmerk in de conclusietekst, of anders gezegd dit conclusiekenmerk altijd dwingend de inhoud heeft die de beschrijving daaraan geeft. Dat is onjuist: volgens art. 69 EOV bepaalt de conclusie de beschermingsomvang, zij het dat die moet worden uitgelegd in het licht van onder meer de gehele beschrijving. Dan kan het zijn dat voor de vakman duidelijk is dat sprake is van een “eigen lexicon”, maar dat is niet dwingend in alle gevallen zo60.

Ik stipte al even aan dat de gemiddelde vakman de beschrijving in zijn geheel dient te lezen, zoals AstraZeneca c.s. terecht hebben aangevoerd (zie ook rov. 5.11 van het bestreden arrest; “in de context van de hele beschrijving”), zodat niet alleen (in ons geval) paragraaf 7 daarvan (zonder meer) beslissend is voor de beschermingsomvang. Ook dat miskent deze klacht.

Het onderdeel verwijst als onderbouwing naar de “eigen lexicon”-rechtspraak van de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau (hierna: TKvB of TBA) (onder meer T 1321/0461) en een uitspraak van het Bundesgerichtshof (BGH) in de zaak Spannschraube62, maar dat kan haar niet baten. Deze rechtspraak bevestigt juist dat niet alleen gekeken moet worden naar zo’n nadere definitie in de beschrijving, maar dat de rest van de beschrijving en de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman daarbij mede in aanmerking moeten worden genomen (zoals het hof in onze zaak heeft gedaan, vgl. rov. 5.11)63.

Zie bijv. TKvB 28 februari 2005, T 1321/04:

“2.3 For understanding the meaning of the terms used in a patent document, the person skilled in the art does not consider the terms in isolation from the remainder of the document, ie with their literal meaning. On the contrary, the terms are considered in the context of the contents of the document as a whole (T 312/94, T 969/92, neither published in the OJ EPO).

Therefore, terms must be construed as they would be by the person skilled in the art according to the whole content of the application, taking into account what is achieved by the invention.

These findings are in line with the principle laid down by the boards of appeal that the description and the drawings are used to interpret a claim when an objective assessment of its content has to be made (see "Case Law of the Boards of Appeal of the European

Patent Office", 4th edition, II.B.4.3, 2nd paragraph).”

Zie ook Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 8th edition (July 2016), 4.1 General rules of interpretation, p. 101-102:

“In T 312/94, the board held that for the interpretation of any document, in particular a patent application or patent, in order to determine its true meaning and thus its content and disclosure, no part of such a document should be construed in isolation from the remainder of the document: on the contrary, each part of such a document had to be construed in the context of the contents of the document as a whole. Thus, even though a part of a document appeared to have a particular meaning when interpreted literally and in isolation from the remainder of the document, the true meaning of that part of the document could be different having regard to the remainder of the document (see also T 546/07, T 860/06, T 456/10).”

BGH 2 maart 1999, X ZR 85/96 (Spannschraube):

“a. Bei der Auslegung eines europäischen Patents ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittelt. Nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bestimmung der in der Patentschrift verwendeten Begriffe ist entscheidend, sondern das Verständnis des unbefangenen Fachmanns.“

2.33

De motiveringsklacht van subonderdeel 2.3.1 voert aan dat de tekst van paragraaf 7 van de beschrijving limitatief bedoeld is gelet op andere niet-limitatieve opsommingen elders in de beschrijving met bijvoorbeeld de toevoeging “and the like”, of de omschrijving “examples” van term X zijn Y en Z, of dat het moet gaan om “preferred substituents”, waar het hof ongemotiveerd aan voorbij zou zijn gegaan.

Volgens subonderdeel 2.3.2 gaat rov. 5.11, 1e volzin, uit van een onbegrijpelijk beperkte lezing van Resolutions stellingen, omdat zij niet heeft gesteld dat iedere nadere omschrijving van een octrooiconclusie altijd limitatief moet worden opgevat (zoals bij die met de toevoeging “and the like”); zij heeft alleen gesteld dat paragraaf 7 een limitatieve definitie is.

2.34

Bij deze motiveringsklachten staat voorop dat uitleg van stellingen in het partijdebat is voorbehouden aan de feitenrechter. Dat het hof paragraaf 7 begrijpt als niet limitatief voor de gemiddelde vakman is ampel gemotiveerd en goed te volgen. Daar ketst de a contrario redenering uit subonderdeel 2.3.1 op af.

Ook is voldoende duidelijk aangegeven dat het hof de betreffende stelling van Resolution ziet als betrokken op de omschrijving uit paragraaf 7 en niet in zijn algemeenheid, waar subonderdeel 2.3.2 op stukloopt; de klacht gaat uit van een te beperkte lezing van rov. 5.11.

2.35

Subonderdeel 2.3.3 klaagt dat het hof in rov. 5.15 heeft miskend dat volgens art. 69 EOV de beschrijving moet worden gebruikt bij de uitleg van de conclusies en de uitvindingsgedachte hooguit een gezichtspunt daarbij is. (Duidelijke) bewoordingen van de beschrijving prevaleren zodoende wel degelijk boven de uitvindingsgedachte.

Subonderdeel 2.3.4 beklaagt als rechtens onjuist dat het perspectief van de gemiddelde vakman mede wordt bepaald door de uitvindingsgedachte. Dat is volgens de klacht een miskenning van de beschrijving als belangrijke bron voor het achterhalen van de uitvindingsgedachte en niet andersom.

Ook als dit hier aangevallen oordeel zo moet worden begrepen dat hier niet de in de beschrijving genoemde stand van de techniek van belang is voor het achterhalen van de uitvindingsgedachte, dan is sprake van een motiveringsgebrek, want dan is niet kenbaar gemaakt welke stand van de techniek dan is bedoeld.

In feite is hier ten onrechte geoordeeld dat de uitvindingsgedachte een bron van uitleg is voor de beschrijving, en dat ingeval van discrepantie de beschrijving niet prevaleert. Daarmee is de uitvindingsgedachte verheven tot uitgangspunt in plaats van gebruikt als gezichtspunt, aldus deze klacht.

2.36

Ook de klachten onder 2.3.3 en 2.3.4 falen nu zij uitgaan van een verkeerde lezing van het arrest. Het hof heeft helemaal niet geoordeeld dat de uitvindingsgedachte prevaleert boven de bewoordingen van de beschrijving. Het hof oordeelt in rov. 5.15 dat voor zover Resolution heeft beoogd te stellen dat nu de conclusies moeten worden uitgelegd in het licht van de beschrijving er dan geen plaats meer is voor het in aanmerking nemen van de uitvindingsgedachte, of althans de bewoordingen van de beschrijving moeten prevaleren, dat dat standpunt dan wordt verworpen. Als reden geeft het hof daarvoor dat bij uitleg in het licht van de beschrijving steeds het perspectief van de gemiddelde vakman bepalend is, in aanmerking nemend zijn algemene vakkennis, welk perspectief mede wordt bepaald door de uitvindingsgedachte. Dat dat laatste onjuist zou zijn (subonderdeel 2.3.4, 1e deel), deel ik niet – en werkt Resolution ook verder niet uit. Het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte (hier, zoals we zullen zien: het vinden van een nieuwe groep statines, meer in het bijzonder rosuvastatine) bepaalt natuurlijk mede hoe de gemiddelde vakman tegen de uitvinding aan zal kijken.

Het hof gaat bij zijn uitleg niet over een nacht ijs en motiveert hier uitvoerig en cumulerend. De door het hof gehanteerde werkwijze bij het bepalen van de betekenis van de term farmaceutisch aanvaardbaar zout in het octrooi is als volgt.

Het hof heeft eerst als uitvindingsgedachte vastgesteld het vinden van een nieuwe groep statines, waaronder meer specifiek rosuvastatine (vgl. rov. 5.6 en 5.14).

Daarna gaat het hof naar de conclusietekst en laat bij de uitleg daarvan in het licht van de beschrijving meespelen de algemene vakkennis van de vakman en onder meer (zie de hierna volgende alinea voor dat meerdere) het gezichtspunt van die uitvindingsgedachte (die ruimer is dan geclaimd). Naar geldend Nederlands octrooirecht is dat niet onjuist.

Behalve het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte neemt het hof in rov. 5.17 en 5.18 vervolgens als verdere gezichtspunten in aanmerking de mate van gebrachte vernieuwing (zeer potente statine die ondanks goedkopere generieke statines marktleider blijft) en de aard van het octrooi (nieuw stofoctrooi met absolute bescherming, geen formuleringsoctrooi), die evenmin aanleiding geven tot een beperktere uitleg voor het conclusiekenmerk farmaceutisch aanvaarbaar zout.

In rov. 5.19 volgt dan het oordeel dat ook de beschrijving de vakman geen aanleiding geeft tot een beperktere uitleg dan de ruim geformuleerde conclusietekst, omdat hij zou inzien dat de in paragraaf 7 genoemde zouten alleen maar die zouten zijn die al gebruikt worden voor tablettering van bekende statines op de prioriteitsdatum, dus waarvan mag worden verwacht dat die ook geschikt zullen zijn voor tabletsynthese van de nieuwe statines volgens de uitvinding. Hij zal daar volgens het hof niet uit afleiden dat paragraaf 7 is ingegeven door uitgevoerd zoutonderzoek.

Ook zijn algemene vakkennis leidt volgens rov. 5.20 er niet toe dat de gemiddelde vakman paragraaf 7 als limitatief bedoeld zal opvatten, nu hem bekend was dat het op de prioriteitsdatum ongebruikelijk was om een uitputtend zoutonderzoek uit te voeren en uit de beschrijving niet volgt dat dat hier, anders dan gebruikelijk, wel was gedaan.

Ook vindt de gemiddelde vakman in beschrijving noch verleningsdossier aanwijzingen dat er een onderliggend (juridisch) probleem debet was aan een beperkte “zoutclaim”, zo vervolgt het hof in rov. 5.21.

Met al deze argumenten onderbouwt het hof dat de vakman geen beperking van de zoutclaim tot de zouten genoemd in paragraaf 7 in de conclusie zal lezen. Van het verheffen van de uitvindingsgedachte van gezichtspunt tot uitgangspunt, zoals het laatste deel van de klacht luidt64, is daarmee helemaal geen sprake.

2.37

Terzijde: daarmee wil overigens niet gezegd zijn dat er geen vraagtekens te plaatsen zijn bij deze (in cassatie grotendeels feitelijke) excercitie van het hof. Daar is natuurlijk voorzichtigheid bij geboden, maar ik wil niet onvermeld laten dat annotator Reeskamp (BIE 2016/23, p. 152-154 onder 17-31) hier bijvoorbeeld zeer kritisch over is. Is de uitvindingsgedachte hier wel voldoende duidelijk kenbaar (onder 18-21)? Er zijn bepaald kanttekeningen te plaatsen bij de in aanmerking genomen “non-afstandsindicates” van het hof (onder 22-24). Kan algemene vakkennis ter bepaling van de beschermingsomvang in het voordeel van de octrooihouder worden aangewend (onder 25-27)? Wordt een derde zo niet gedwongen het verleningsdossier te raadplegen (onder 27-29)? Hij meent dat het primaat van de conclusies in deze uitspraak “nog maar betrekkelijk weinig voorstelt”65 en dat het hofarrest zich “wellicht enigszins gechargeerd laat samenvatten met de vuistregel dat de beschermingsomvang zich uitstrekt tot de uitvindingsgedachte, tenzij van disclaiming sprake is.”

Zonder de indruk te willen wekken dat ik dat allemaal zou onderschrijven (zeker niet deze laatste samenvatting)66, teken ik daar bij aan dat bij de huidige stand van de rechtspraak over uitleg van octrooien van Uw Raad hier in cassatie niet met veel kans van slagen iets aan is te doen (hetgeen bij onze Ooster- en Westerburen wel zou kunnen in hoogste instantie, omdat dit soort kwesties daar rechtsvragen zijn).

2.38

Volgens de rechtsklacht onder 2.4 heeft het hof ten onrechte in rov. 5.20 en 5.22 de wil of bedoeling van de aanvrager om van enige bescherming al dan geen afstand te doen een meedragende rol gegeven67.

2.39

Dit mist feitelijke grondslag, omdat het hof in de aangevallen passages niet de subjectieve wil of de bedoeling van de aanvrager laat meewegen bij het bepalen van de beschermingsomvang, maar heeft beoordeeld hoe de gemiddelde vakman de beschrijving zou begrijpen, waarbij het mede in aanmerking heeft genomen of de gemiddelde vakman zou aannemen dat de octrooihouder er bewust voor heeft gekozen alleen de in paragraaf 7 genoemde zouten van rosuvastatine onder bescherming te stellen. Het gaat daar dus niet om de subjectieve wil van de octrooihouder/aanvrager, zoals de klacht ten onrechte aanvoert, maar om de vraag wat de gemiddelde vakman zou begrijpen op de prioriteitsdatum – en dat is de juiste insteek.

2.40

Met de klachten onder 2.5 probeert Resolution in wezen het debat in feitelijke instanties nog een keer over te doen. Daarvoor is in cassatie geen plaats.

2.41

De eerste klacht onder 2.5.1 a begint ermee dat partijen niet gesteld hebben dat de in paragraaf 7 genoemde zouten op de prioriteitsdatum werden gebruikt voor statines; AstraZeneca c.s. hebben alleen gesteld dat die zouten de meest gebruikelijke zijn volgens deze klacht.

2.42

Dit stuit al af op gemis aan feitelijke grondslag, omdat AstraZeneca c.s. wel hebben aangevoerd dat de in paragraaf 7 genoemde zouten op de prioriteitsdatum werden gebruikt voor statines68. Van aanvulling van feitelijke grondslag door het hof in strijd met art. 24 Rv is zodoende geen sprake.

2.43

Daarnaast acht ik, anders dan onder 2.5.1.a wordt aangevoerd, het oordeel in rov. 5.7 en 5.19 dat de in paragraaf 7 genoemde zouten op de prioriteitsdatum voor de bereiding van de tabletvorm voor toediening van toen bekende statines werden gebruikt gelet op het partijdebat69 niet onbegrijpelijk.

2.44

De laatste klacht uit subonderdeel 2.5.1.a over het passeren van Resolutions stellingen over een zouttabel in een handboek (waaruit volgt dat in paragraaf 7 zowel gebruikelijke als ongebruikelijke zouten staan, terwijl andere relatief gebruikelijke zouten zouden ontbreken) en dat geen rekenschap is gegeven van Resolutions stelling dat eigenschappen van zoutvormen niet zijn te voorspellen, maar moeten worden onderzocht, vereist een mate van gedetailleerde motivering die geen steun vindt in ons recht; deze stellingen zijn kennelijk (feitelijk) impliciet gesneuveld in het licht van bijvoorbeeld de in de voor-vorige voetnoot bedoelde tegenargumentatie van de kant van AstraZeneca c.s.

2.45

Voor de aanval in subonderdeel 2.5.1.b geldt iets overeenkomstigs. Het oordeel in rov. 5.14 en 5.28 dat de specifieke zoutvorm voor de biologische activiteit van statines niet relevant is70, is te begrijpen in het licht van de omstandgiheid dat de werkzame stof hier het anion is en de uitvinding daar op ziet, niet op specifieke zoutvormen. Dat het hof heeft gezien dat bepaalde zouten geschikter zijn dan andere, blijkt uit rov. 5.7. Van onjuistheid of onbegrijpelijkheid is hier geen sprake; de klacht gaat opnieuw uit van een mate van motivering die in ons recht niet wordt verlangd.

2.46

De louter op het slagen van subonderdelen 2.5.1.a en b, respectievelijk onderdeel 2 en subonderdeel 2.5.1 voortbouwende klachten onder 2.5.2, 2.6 en 2.7 kunnen dan ook niet opgaan, zodat die onbesproken kunnen blijven.

2.47

Van een onbegrijpelijk cirkelredenering in rov. 5.19-5.20, zoals onder 2.5.2 verder nog wordt betoogd (met argumentatie die neerkomt op een herhaling van zetten uit eerdere klachten), is in mijn optiek geen sprake en de rechtsklacht onder 2.5.3 mist feitelijke grondslag aangezien het hof niet heeft aangenomen dat de vakman zou twijfelen over de bedoelingen van de octrooihouder in deze.

2.48

We komen nu tot de octrooirechtelijk meest interessante kwestie van deze zaak, waar ik in de inleidende opmerkingen bij onderdelen 2-4 (in 2.6-2.28) al uitvoerig bij heb stil gestaan.

Onderdeel 3 klaagt onder 3.1 en 3.2 dat het hof een onjuiste en met art. 69 EOV strijdige uitlegmethode heeft gehanteerd door de letterlijke tekst van conclusie 1 tot uitgangspunt te nemen en vervolgens de afstandsleer toe te passen. Volgens het onderdeel is onverenigbaar met art. 69 EOV en het Protocol om bij wijze van vertrekpunt uit te gaan van de bescherming die conclusies naar hun letterlijke bewoordingen bieden, om vervolgens aan de hand van de beschrijving te onderzoeken of de octrooihouder van die bescherming afstand heeft gedaan, hetgeen slechts dan zou mogen worden aangenomen indien daarvoor goede gronden bestaan.

Het onderdeel klaagt onder 3.3 dat voor zover het hof met de overweging in rov. 5.22 “anders gezegd, de gemiddelde vakman zou niet aannemen dat de octrooihouder er bewust voor heeft gekozen alleen de in paragraaf 7 genoemde zouten van rosuvastatine onder bescherming te stellen” dezelfde maatstaf heeft aangelegd als de “goede grond tot afstandsleer”, het hof is uitgegaan van eenzelfde onjuiste rechtsopvatting als waarover subonderdeel 3.2 klaagt.

Voor zover hiermee een andere maatstaf is aangelegd, is zijn oordeel volgens de klacht onvoldoende gemotiveerd. Subonderdeel 3.3. speculeert in voetnoot 59 dat dit “postscriptum” lijkt ingegeven door rov. 3.3.6 uit Bayer/Sandoz.

Onder 3.4 wordt een motiveringsklacht gericht tegen de overweging dat “overigens ook onafhankelijk van de goede grond voor afstands-leer op grond van hetgeen in rov. 5.14-5.24 is overwogen tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen”. Volgens de klacht heeft het hof niet gemotiveerd waarom of hoe, anders dan via de afstandsleer, tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen.

2.49

De klachten onder 3.1 en 3.2 gaan volgens mij uit van een verkeerde lezing van het arrest, zodat zij niet tot cassatie kunnen leiden. Het hof heeft art. 69 EOV juist toegepast door de beschrijving te hanteren om de conclusie uit te leggen71. Volgens het hof zal de gemiddelde vakman op basis van de (gehele) beschrijving en de (daaruit blijkende) uitvindingsgedachte (mede gehanteerd als gezichtspunt naast andere gezichtspunten) de conclusie niet beperkter uitleggen dan de algemeen geformuleerde zoutclaim, omdat hij paragraaf 7 niet als beperkende omschrijving daarvan zal opvatten maar anders, zoals bij de behandeling van onderdelen 2 en 3 is uiteengezet (zie m.n. het overzicht in 2.36).

2.50

Zoals uit de inleidende opmerkingen onder 2.6-2.28 volgt, wijst het onderdeel er volgens mij overigens terecht op dat de afstandsleer niet in het systeem van art. 69 EOV past, omdat die leer ervan uitgaat dat de octrooihouder al over een bepaalde beschermingsomvang beschikt, terwijl die beschermingsomvang nu juist aan de hand van art. 69 EOV moet worden vastgesteld.

Toch is van een met art. 69 EOV strijdige uitleg in dit geval geen sprake. Het hof oordeelt immers in rov. 5.22 dat het ook onafhankelijk van de afstandsleer tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen langs de lijnen van hetgeen is overwogen in rov. 5.14-5.24. Materieel heeft het hof daarmee volgens mij per saldo langs de wel mogelijke route vanuit het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte bezien of de gemiddelde vakman zou aannemen dat de zoutclaim uit de conclusie beperkt was tot de zouten genoemd in paragraaf 7 van de beschrijving (vgl. hiervoor in de algemene inleiding, voorlaatste zin en in 2.8, 2.19 en 2.21 in fine). Ook de passage uit rov. 5.22 dat “anders gezegd” de gemiddelde vakman niet aan zou nemen dat bewust is gekozen voor beperking van de zoutclaim tot de zouten genoemd in paragraaf 7 wijst daar op.

2.51

Daarmee ontvalt het belang bij cassatie op het punt van toepassing van de afstandsleer.

Niettemin zou het voor de rechtsontwikkeling wenselijk zijn indien Uw Raad zich zou uitlaten over de vraag of de afstandsleer nog geldend recht is, zoals ik hiervoor bepleit in de algemene inleiding en heb uitgewerkt in 2.7-2.8, 2.14 in fine en 2.16-2.28.

2.52

Het eerste deel van de klacht van subonderdeel 3.3 sluit aan bij de klacht uit subonderdeel 3.2 en gaat om de bij de behandeling daarvan aangegeven reden niet op.

De motivieringsklacht uit subonderdeel 3.3 is gericht tegen een niet dragende overweging (“anders gezegd”) en kan op grond daarvan al niet tot cassatie leiden, indien mijn analyse wordt gevolgd dat de eerdere klachten van onderdeel 3 niet opgaan. Voor de rechtsontwikkeling belangrijker is dat de motiveringsklacht over deze maatstaf, te weten dat de gemiddelde vakman niet aan zou nemen dat de octrooihouder er bewust voor heeft gekozen alleen de in paragraaf 7 genoemde zouten te willen beschermen, rechtens juist voorkomt en in de plaats zou kunnen komen van de afstandsleer, indien gehanteerd vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman en met de uitvindingsgedachte als gezichtspunt, zoals ik heb betoogd in 2.6 e.v. en het hof in wezen ook heeft gedaan (zoals aangegeven in de algemene inleiding, voorlaatste zin en in 2.8, 2.19 en 2.21 in fine). Een motiveringsklacht tegen een juist rechtsoordeel gaat niet op.

2.53

De motiveringsklacht van subonderdeel 3.4 kan evenmin slagen. Volgens vaste rechtspraak van Uw Raad (vgl. hiervoor in 2.5 met vindplaatsen) is de uitleg van octrooien zozeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard dat deze uitleg in cassatie slechts beperkt kan worden getoetst. De uitleg die het hof in rov. 5.14-5.24 geeft aan het octrooi is ook zonder dat deze overwegingen worden geplaatst in de sleutel van de afstandsleer bepaald voldoende begrijpelijk en het hof hoefde dit naar ik meen niet nog nader te motiveren.

Dat kan ook nog over een andere boeg worden toegelicht. De motiveringsklacht uit subonderdeel 3.4 tegen de laatste volzin van rov. 5.22 (ook onafhankelijk van de afstandsleer zou langs de lijnen van rov. 5.14-5.24 tot dezelfde conclusie zijn gekomen dat paragraaf 7 van de beschrijving niet limitatief is bedoeld voor de zoutclaim uit de conclusie) kan volgens mij niet slagen, omdat deze passage zelfstandige betekenis mist naast de tevergeefs aangevallen eerdere passage uit rov. 5.22 bedoeld in subonderdeel 3.3 (anders gezegd: de gemiddelde vakman zou niet aannemen dat bewust is gekozen alleen de zouten uit paragraaf 7 van de beschrijving te beschermen, dus die paragraaf is niet limitatief bedoeld). Met het een en het ander bedoelt het hof klaarblijkelijk hetzelfde en ik gaf al aan dat dit volgens mij een juiste rechtsregel is die in de plaats kan komen van de afstandsleer die stamt uit de tijd van het wezen, waartegen niet met succes kan worden opgekomen met een motiveringsklacht.

2.54

Onderdeel 4 is volgens het kopje in de cassatiedagvaarding gericht tegen “overige oordelen die ten grondslag liggen aan het oordeel over de beschermingsomvang” die “eveneens onjuist en/althans onbegrijpelijk” zouden zijn.

2.55

Onder 4.1 wordt geklaagd dat de door het hof in rov. 5.3-5.9 vastgestelde uitvindingsgedachte – te weten het aan de bekende stand van de techniek toevoegen van een nieuwe groep statines, meer specifiek rosuvastatine, waarvan de biologische activiteit beter is dan van bekende statines – niet begrijpelijk is in het licht van ’s hofs eerdere feitenvaststellingen, de beschrijving van het octrooi en de stellingen van partijen.

2.56

De motiveringsklachten uit 4.1.1-4.1.3 zie ik niet opgaan. Het oordeel over het achterhalen van de uitvindingsgedachte is feitelijk en niet onbegrijpelijk of innerlijk tegenstrijdig. Het hof maakt duidelijk dat de uitvinding ziet op rosuvastatine dat een HMG CoA-reductase remmende werking heeft die beter is dan die van mevinoline (een tot een eerdere generatie behorende statine), zie rov. 2.10 (“EP 471 heeft, anders dan de oorspronkelijke aanvrage waarin door middel van een zogenaamde Markush-formule een groep van verbindingen werd geclaimd, slechts betrekking op rosuvastatine.”) en rov. 5.5-5.7 (octrooi ontsluit 3e generatie statines, meer in het bijzonder rosuvastatine en in de beschrijving vindt de vakman geen aanwijzingen dat speciaal is gezocht naar geschikte zoutvormen); in rov. 5.8 wijst het hof de door Resolution voorgestelde uitvindingsgedachte af – daar gaat het in de aanloop in rov 5.5-5.7 om. De gemiddelde vakman zal zien dat de beschrijving na beperking vanuit de Markush-formule in de oorspronkelijke aanvrage tot alleen rosuvastatinezuur en farmaceutisch aanvaardbare zouten niet is aangepast, iets dat veel voorkomt in de octrooipraktijk. Daar vallen geen argumenten aan te ontlenen, zoals Resolution hier probeert.

2.57

Nu de motiveringsgklachten uit subonderdeel 4.1 falen, kan ook de louter daarop voortbouwende klacht onder 4.2 niet slagen, zodat die geen bespreking behoeft.

2.58

Onder 4.3 worden verschillende klachten gericht tegen het oordeel in rov. 5.17 over de mate van vernieuwing die de uitvinding heeft gebracht en meer specifiek over het oordeel dat naar AstraZeneca c.s. onvoldoende gemotiveerd bestreden hebben aangevoerd rosuvastatine een zeer potente statine is die ondanks aanwezigheid van diverse (goedkopere) generieke statines, nog altijd marktleider is. Dit is een feitelijk oordeel dat als gebaseerd op uitleg van gedingstukken aan het hof als feitenrechter is voorbehouden. De rechtsklachten (uit subonderdelen 4.3.3 en 4.3.5) stuiten daar al op af. Ook de klacht uit subonderdeel 4.3.1 dat AstraZeneca c.s. dit onvoldoende onderbouwd zouden hebben (sic), loopt daarop stuk.

2.59

De klacht onder 4.3.1 begint ermee dat AstraZeneca c.s. eerst bij appelpleidooi zich erop hebben beroepen dat rosuvastatine marktleider is, dat Resolution daarop niet meer heeft kunnen reageren (en vervolgt ermee dat deze stelling door AstraZeneca c.s. niet voldoende is gemotiveerd, vgl. daarover 2.58 in fine).

2.60

De eerste klacht mist feitelijke grondslag, omdat dit marktleiderschap, althans de mate van vernieuwing voor rosuvastatine en populariteit/hoge mate van gebruik van rosuvastatine al bij antwoord in eerste aanleg onder 26 is aangekaart72. Dit in gedachten houdend geeft Resolution niet voldoende steekhoudend aan waarom er bij pleidooi in appel onvoldoende op de “marktleiderstelling” kon worden gereageerd (waarvoor immers uitsluitend werd verwezen naar een bij antwoord in eerste aanleg al overgelegde partijdeskundigen-verklaring, terwijl bij cva 26 al is aangegeven dat rosuvastatine vanwege superieure eigenschappen “zo populair” was en ondanks het nog niet verstreken zijn van de octrooibescherming “nog steeds zeer veelvuldig gebruikt” werd, hoewel er octrooivrije alternatieve statines op de markt waren. De gevolgtrekking van het hof dat sprake is van marktleiderschap is dan gelet op het partijdebat in mijn optiek niet onbegrijpelijk. Van schending van het beginsel van hoor en wederhoor is geen sprake. Ik laat nog dan nog daar dat rov. 5.17 ’s hofs oordeel niet zelfstandig draagt, maar de mate waarin vernieuwing is gebracht een gezichtspunt is dat naast andere gezichtspunten in het oordeel van het hof is betrokken dat de vakman geen aanleiding zou zien om te veronderstellen dat de zoutclaim uit de conclusie moet worden begrepen als beperkt tot de zouten uit paragraaf 7 van de beschrijving. De hier besproken klacht kan dus niet tot cassatie leiden.

Overigens geven openbare bronnen ook een indicatie dat sprake is van marktleiderschap, daar wijzen de BIE-annotatoren van de uitspraken in onze zaak in eerste en tweede aanleg op73.

2.61

Subonderdeel 4.3.2 klaagt dat indien Resolution wel voldoende zou hebben kunnen reageren op deze stelling bij pleidooi in appel, zij zou hebben aangegeven dat rosuvastatine in Nederland eventueel als tweedelijns statine wordt voorgeschreven, onderbouwd met een verwijzing naar het Farmacotherapeutisch Kompas.

2.62

Dit is een ontoelaatbaar novum in cassatie74. Bovendien is dezelfde stelling al bij antwoord in prima betrokken, zodat voldoende gelegenheid was daar op te reageren.

2.63

Voor zover het hof de mate van vernieuwing heeft afgemeten aan commercieel succes, is dat onjuist of onbegrijpelijk, aldus subonderdeel 4.3.3. Dat succes is van veel meer factoren afhankelijk, bijvoorbeeld marketing en dit behelst volgens de klacht schending van art. 24 Rv.

2.64

Dit mist feitelijke grondslag, omdat het hof voor de mate van vernieuwing klaarblijkelijk het oog heeft op de superieure technische eigenschappen (onbestreden gesteld dat sprake is van een zeer potente statine, die ondanks goedkopere alternatieven nog zeer populair is). Van schending van art. 24 Rv. is geen sprake.

2.65

Subonderdeel 4.3.4 klaagt dat het impliciete oordeel van het hof dat het octrooi een hoge mate van vernieuwing heeft gebracht onbegrijpelijk is, althans een ontoelaatbare aanvulling vormt van de feitelijke grondslag, nu statines al bekend waren en dit slechts een derde generatie-vorm is volgens AstraZeneca c.s. en zij die grote mate van vernieuwing niet voldoende kenbaar hebben gesteld in hoger beroep.

2.66

Ook dit mist feitelijke grondslag: uit de geciteerde passages bij cva 26 en ptla h.b. 12 volgt dat het hof dit begrijpelijkerwijs kon afleiden uit deze onbestreden gelaten stellingen.

2.67

Ook de klachten onder 4.3.5 missen feitelijke grondslag, nu deze ten onrechte tot uitgangspunt nemen dat het hof zou hebben geoordeeld dat er sprake is van een “pioniersuitvinding”.

Onderdeel 5: toegevoegde materie

2.68

Onderdeel 5 is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 5.26-5.32 dat geen sprake is van toegevoegde materie doordat conclusie 1 van EP 471 zich ook uitstrekt tot rosuvastatinezuur en andere niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten dan het natrium- of calciumzout (de voorbeelden 1 en 7 uit de oorspronkelijke aanvrage). De rechtbank had nog toegevoegde materie aangenomen met betrekking tot het zuur.

2.69

Het onderdeel bevat onder 5.1.1 de rechtsklacht dat in rov. 5.29 en rov. 5.31 een onjuiste maatstaf is gehanteerd, omdat het hof volgens art. 75 lid 1 onder c ROW 1995 en art. 123 lid 2 EOV had moeten onderzoeken of andere zouten dan het natrium- en calciumzout en het zuur (op de R4 plaats in de Markush-formule uit de oorspronkelijke aanvrage) direct en ondubbelzinnig in de oorspronkelijke aanvrage zijn geopenbaard. Dat is een strenge test, dezelfde als voor nieuwheid.

Het hof zou bovendien de valstrik van “intermediate generalisation” hebben miskend: indien kenmerken van een specifieke belichaming van de vinding in de oorspronkelijke aanvrage worden “geëxtrapoleerd” of “veralgemeniseerd”, dan kunnen die veralgemeniseerde kenmerken niet als direct en ondubbelzinnig geopenbaard gelden, tenzij voor de vakman duidelijk is dat er geen structurele of functionele verhouding bestaat tussen het kenmerk dat veralgemeniseerd wordt en de andere kenmerken van de uitvoeringsvorm.

2.70

Op grond van art. 123 lid 2 EOV en art. 28 lid 3 ROW 1995 mag een octrooiaanvrage niet zodanig gewijzigd worden dat het onderwerp niet meer wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage. Indien dat wel gebeurd spreekt men van ongeoorloofde “toegevoegde materie” (of added subject-matter), wat ertoe kan leiden dat een octrooi (partieel) wordt vernietigd (art. 138 lid 1 sub c EOV en art. 75 lid 1 onder c ROW). Het criterium om te beoordelen of er sprake is van toegevoegde materie is de gold-standard, kort gezegd of de materie voor de gemiddelde vakman direct en ondubbelzinnig (directly and unambiguously) in de oorspronkelijke aanvrage is geopenbaard75. Dat is inderdaad een strikte test. In Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (8th ed. 2016, p. 401) is deze maatstaf als volgt omschreven:

“The "gold standard" (G 2/10, OJ 2012, 376) for assessing compliance with Art. 123(2) EPC is the following; any amendment to the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) is subject to the mandatory prohibition on extension laid down in Art. 123(2) EPC and can therefore, irrespective of the context of the amendment made, only be made within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed (G 3/89, OJ 1993,117; G 11/91, OJ 1993, 125).”

2.71

De rechtsklachten falen, nu het hof een juiste test heeft toegepast, zo blijkt uit de woorden “directe en ondubbelzinnige openbaarmaking” uit rov. 5.26 en 5.31. De gemiddelde vakman leest zouten en zuren mee/heeft die voor ogen volgens het hof in de Markush-formule op plaats R4 van de oorspronkelijke aanvrage (met gelijkblijvende keuzes voor R1-R3 en X die het biologisch actieve rosuvastatine anion bepalen), bepalend voor de zuur- of zoutvorm, waar al als mogelijkheid is aangegeven een H⁺ (voor het zuur) of een kation dat niet toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout oplevert met het rosuvastatine anion. Gelet op de rov. 5.26-5.31 in onderlinge samenhang bezien, is duidelijk dat het hof met dit “meelezen/voor ogen hebben” bedoelt dat hier voor de vakman sprake is van “directe en ondubbelzinnige openbaarmaking”; daar zit geen licht tussen, zoals de eerste rechtsklacht ten onrechte betoogt. Dat er als niet-limitatieve voorbeelden uit de zoutgroep Na⁺ en Ca⁺ zouten zijn geopenbaard, maakt ook niet dat andere niet in de voorbeelden genoemde zouten niet onmiddellijk en ondubbelzinnig zijn geopenbaard op deze manier. Dat dit anders zou zijn, nu op de R1-R3 en X ook andere keuzes kunnen worden gemaakt, lijkt mij met het hof een dwaalspoor, omdat voor de gemiddelde vakman duidelijk is dat de uitvinding ziet op een nieuwe groep statines. Dat zonder zoutonderzoek onduidelijk is welke zouten (geldt ook voor het zuur) praktisch geschikt zullen blijken, laat de directe en ondubbelzinnige openbaarmaking ervan onverlet, zoals het hof terecht overweegt in rov. 5.31.

2.72

Het subonderdeel neemt verder ten onrechte tot uitgangspunt dat er sprake zou zijn van “veralgemenisering”; dat mist feitelijke grondslag. Resolution wil hier ten onrechte een situatie van maken dat de oorspronkelijke aanvrage een brede algemene openbaarmaking bevat aan de ene kant, terwijl aan de andere kant sprake is van specifieke voorbeelden, terwijl vervolgens de gewijzigde conclusie tussen die twee het midden houdt, zodat de strikte regels voor intermediate generalisation van toepassing zijn (vgl. Case Law, 2016, II.E.1.7, p. 439 e.v.), maar dat speelt hier helemaal niet. Er zijn geen geïsoleerde kenmerken uit een set oorspronkelijk in combinatie geclaimde kenmerken, zoals een specifieke uitvoeringsvorm uit de beschrijving, veralgemeniseerd in de vorm van een niet aan de vakman geopenbaarde combinatie van die geïsoleerde kenmerken. Resolution wil dit ophangen aan de Markush-formule uit de oorspronkelijke aanvrage met drie opties voor R4: waterstof, lagere alkylgroep of cation dat farmaceutisch acceptabel zout kan creëren – de eerste en de laatste betreffen categorieën die uit meerdere opties bestaan. Nu daarnaast de oorspronkelijke aanvrage zeven voorbeelden bevatte met in voorbeeld 1 rosuvastatine-natrium en in voorbeeld 7 rosuvastatine-calcium. De redenering is dan dat in de gewijzigde conclusie 1 met rosuvastatine-zuur en niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten in feite sprake is van een beperkte groep waarbij voor R1-R3 en X dezelfde specifieke keus is gemaakt als in voorbeelden 1 en 7 uit de oorspronkelijke aanvrage, maar waarbij voor R4 een andere of bredere keus is gemaakt. Dus de expliciete openbaarmaking uit voorbeelden 1 en 7 wordt gecombineerd met met de zeer brede openbaarmaking uit de Markush-formule, die voor de R4 positie ook andere mogelijkheden geeft, hetgeen niet is toegestaan. Maar met AstraZeneca c.s. (s.t. 14) acht ik dat gekunsteld. Er is hier geen sprake van veralgemenisering van het calcium- en natriumzout van rosuvastatine naar het zuur en de farmaceutisch aanvaardbare zouten: het invullen van rosuvastatine voor R1-R3 en X is geen veralgemenisering, maar één keuze, zonder beperking van R4 (die is algemeen gelaten, anders dan Resolution suggereert, vgl. dupliek onder 3; het weglaten van ht item lagere alkylgroep uit de lijst voor R4 is geen keuze in dit verband). Daarmee valt het doek voor de tweede rechtsklacht.

2.73

Het onderdeel bevat onder 5.1.2-5.1.6 verschillende motiveringsklachten.

2.74

De klacht onder 5.1.2 tegen rov. 5.28 is met zoveel woorden een voortbouwende klacht op subonderdeel 2.5.1.b (“onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd op de gronden van subonderdeel 2.5.1.b”), die zoals hiervoor in 2.45 besproken niet opgaat. De louter voortbouwende vervolgklacht dat daarmee ook rov. 5.29 niet in stand kan blijven, gaat dan ook niet op.

Ook subonderdeel 5.1.4 is een voortbouwende klacht “op de gronden van subonderdeel 2.5.1.b” en deelt daarom hetzelfde lot.

2.75

De klachten onder 5.1.3 missen feitelijke grondslag nu het hof het oordeel dat de gemiddelde vakman de zuurvorm en andere zoutvormen zou meelezen in de oorspronkelijke aanvrage niet (mede) heeft gebaseerd op de publicatie van Serajuddin en/of de verklaring van Spargo, zoals het subonderdeel veronderstelt.

2.76

De klacht onder 5.1.5 faalt nu de overweging waartegen deze klacht is gericht76 feitelijk en niet onbegrijpelijk is (ook niet in het licht van de vele vindplaatsen waar Resolution in voetnoot 72 van de cassatiedagvaarding naar verwijst)77.

2.77

Subonderdeel 5.1.6 klaagt dat bij de verwerping van het opgeworpen punt van “intermediate generalisation” door het hof in rov. 5.29 niet kenbaar is ingegaan op de ingeroepen rechtspraak en richtsnoeren van het EOB ter zake. Deze klacht moet al stranden, nu deze tot uitgangspunt neemt dat sprake is van ontoelaatbare veralgemenisering, hetgeen zoals we zagen in 2.72 niet opgaat. Het “invullen” van een Markush-formule levert hier geen ontoelaatbare veralgemenisering op. Het hof heeft feitelijk geconstateerd dat er geen structurele of functionele verhouding bestaat tussen het rosuvastatine anion enerzijds en de natrium en calcium ionen anderzijds, aangezien rosuvastatine een nieuw gevonden statine was met bepaalde vaste keuzes op R1-R3 en X waarvan de biologische activiteit onafhankelijk is van de gekozen zuur- of zoutvorm en waarbij positie R4 de zuur- of zoutvorm bepaalt. Er is zodoende geen sprake van een keuze voor R4 uit twee lijsten, zoals Resolution bij s.t. onder 2.7 suggereert (waartegen AstraZeneca c.s.’ dupliek onder 3), wat tot toegevoegde materie zou kunnen leiden. De onderbouwing van Resolutions argument met T 571/10 gaat mank, omdat anders dan in die zaak in onze zaak wel een algemene definitie voor R4 in de beschrijving staat (vgl. dupliek AstraZeneca c.s. onder 6).

Proceskosten

2.78

Partijen hebben over de proceskosten in de cassatie-instantie een regeling bereikt78.

3 Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

Advocaat-Generaal

1 HR 22 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184, NJ 2002/530, m.nt. Ch. Gielen (Van Bentum/Kool).

2 Ontleend aan rov. 2.1-2.12 en 3.1-3.7 van het bestreden arrest: hof Den Haag 6 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:339, BIE 2016/23, m.nt. P.L. Reeskamp (Astrazeneca c.s./Resolution).

3 De uiteenzetting van de technische achtergrond van het octrooi heeft het hof ontleend aan de niet bestreden uiteenzetting daarvan in het vonnis, zo volgt uit het gestelde onder 3 van het bestreden arrest. Ik laat dat hier voor een beter begrip ook volgen.

4 Rb. Den Haag 15 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:8197, BIE 2015/46, m.nt. R.M. Kleemans (Resolution/AstraZeneca c.s.).

5 Hof Den Haag 16 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:339, BIE 2016/23, m.nt. P.L. Reeskamp (Astrazeneca c.s./Resolution).

6 Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/157.

7 Resolution heeft nog gesteld dat AstraZeneca c.s. hebben erkend dat paragraaf 7 van de beschrijving “een definitie” bevat (cassatiedagvaarding onder 1.3.6 en plta cass. onder 23 en 24). Dit betekent echter nog niet dat AstraZeneca c.s. zouden hebben erkend dat dit (volgens de gemiddelde vakman) een beperkende (limitatieve) definitie betreft (zie plta cass. AstraZeneca c.s. onder 4). Je kan “een definitie” ook opvatten als bedoeld in de (beperkdende) zin van “eigen lexicon”, maar dat is niet noodzakelijk zo – althans hier niet zodanig duidelijk dat dit niet anders dan zo kan worden opgevat.

8 Vgl. Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/117: “De omstandigheid dat het hof de grieven op dezelfde wijze heeft uitgelegd als geïntimeerde die heeft begrepen, is een sterk argument om die uitleg niet onbegrijpelijk te achten.”.

9 ECLI:NL:PHR:2015:2200, onder 2.1-2.8 (m.n. 2.3) en 2.33-2.34.

10 HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, NJ 2016/496, m.nt. Ch. Gielen; Ars Aequi AA20160650, m.nt. Th. C.J. A. van Engelen; BIE 2016/15, m.nt. J.H.J. den Hartog en T.M. Blomme (Bayer/Sandoz). Daarvoor in gelijke zin ook al HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, NJ 2015/11, m.nt. Ch. Gielen; IER 2014/65, m.nt. T.H.B. Iserief en A.M.E. Verschuur; Ars Aequi AA 20140743, m.nt. Th. C.J.A. van Engelen (Medinol/Abbott), rov. 3.4.2.

11 In de plta cass. AstraZeneca c.s. 54 en 77 suggereert mr. Hoyng ten onrechte – net als eerder zijn kantoorgenoten J.H.J. den Hartog en T.M. Blomme in hun annotatie van het Bayer/Sandoz-arrest deden, BIE 2016/15, p. 110-111 – dat ik zou pleiten voor de (inmiddels oude) Engelse uitleg (purposive construction) en niet voor de Nederlandse gezichtspuntenleer. Eenzelfde misvatting staat in cva 29-33 en in plta h.b. AstraZeneca 29: “Hij [dat ben ik, A-G] is geporteerd van de zogenaamde context gebonden uitleg waarmee hij in wezen de “purposive construction” van het House of Lord in Kirin-Amgen lijkt te onderschrijven.” Ik zou dat graag rechtzetten, want dat klopt helemaal niet, zoals ik ook al bij pleidooi in cassatie heb opgemerkt. Het berust op een verkeerde lezing van mijn conclusie in Bayer/Sandoz. Ik heb daarin de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad juist onderstreept en omarmd in 2.34: “Ik denk dat de praktijk met deze maatstaf [dus: de uitvindingsgedachte als gezichtspunt] goed uit de voeten kan en deze bovendien in overeenstemming is met art. 69 EOV en het Protocol. Daarmee verschil ik van mening met het kamp Brinkhof en sluit ik mij (in die zin) aan bij Hoyng en ook A-G Huydecoper in zijn conclusie voor AGA/Occlutech.” Zie ook mijn hantering van de gezichtspuntenleer in 2.39 van die conclusie. Ik heb in 2.37 van de conclusie alleen gezegd dat onze benadering “in wezen zeer lijkt op de Engelse “purposive construction”” (met verdere uitleg/uitwerking) en dat is iets anders dan dat ik die Engelse benadering zou “onderschrijven” en de gezichtspuntenleer niet, dan wel van die Engelse leer “geporteerd” zou zijn.

12 Zie voor een zeer recent voorbeeld van uitleg van de term “context-gebonden” in de Haagse octrooirechtspraak Vzr. Rb. Den Haag 14 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:13109 (Basic Holdings/Ruby Decor), rov. 4.11 in fine: “Deze uitleg [sc. volgens art. 69 EOV en het Protocol, zoals voorafgaand in rov. 4.11 is uitgespeld, A-G] dient ‘context-gebonden’ te geschieden in de zin dat onderzocht wordt hoe de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum de conclusies zou opvatten, waarbij de beschrijving en tekeningen een belangrijke bron zijn.” Deze van ruim na de nog te bespreken Engelse permetrexed-zaak daterende uitspraak refereert uiteraard op geen enkele manier aan “purposive construction”, want in genoemde Engelse zaak is die leer verlaten. Dat is in mijn optiek overigens, anders dan in sommige kringen van de octrooibalie kennelijk werd gemeend, nooit het geval geweest. Met “context” is door mij in de conclusie Bayer/Sandoz (ook niets anders) bedoeld (dan): bezien door de bril van de vakman behebt met zijn algemene vakkennis en in het licht van de beschrijving en de figuren, zoals het Protocol voorschrijft, dus: Protocolair (welk laatste woord ik in die conclusie ook als synoniem hanteer voor “contextgebonden”). Hermans en De Lange spreken in Kort Begrip ook van contextgebonden uitleg, maar bedoelen daar iets heel anders mee dan ik, zoals ik verderop zal uiteenzetten. Contextgebonden/Protocolair is wat anders dan doelgebonden. In voetnoot 9 van mijn conclusie in Bayer/Sandoz staat ook precies wat ik met contextgebonden bedoel en dat onjuist is dat dat niet conform de octrooirechtspraak van Uw Raad zou zijn en dat ook niet klopt dat dat rechtens onjuist is, zoals Bayer in die zaak in cassatie aandroeg. Zie ten slotte ook mijn hantering van dit begrip in 2.34 van die conclusie. Misschien is het (dan maar) beter in het vervolg de term “contextgebonden” te vermijden, nu dit kennelijk (maar niet erg begrijpelijk) tot onbedoelde misverstanden leidt. Wijsheid komt soms pas achteraf. Ik spreek zelf in het vervolg over “Protocolair”.

13 HR 3 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2807 (MSD/Teva), rov. 3.4.3.

14 HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 (Lely/Delaval).

15 HR 22 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184, NJ 2002/530, m.nt. Gielen (Van Bentum/Kool).

16 HR 27 januari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0607, NJ 1989/506, m.nt. L. Wichers Hoeth (Meyn/Stork), rov. 3.5.

17 Zie plta cass. Resolution onder 65: “Partijen zijn het hartgrondig oneens over de vraag of de afstandleer inderdaad geen geldend recht meer is.”

18 HR 20 juni 1930, NJ 1930, p. 1217 e.v., m.nt. PS (Philips/Tasseron). Voor de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de uitvindingsgedachte die ligt achter de bewoordingen van de conclusies, zo is dit later opgevat.

19 Zie over het oude Nederlandse leerstuk van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding: Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1 (2016), par. 3.5.2.1 e.v. en mijn conclusie in de zaak Bayer/Sandoz, ECLI:NL:PHR:2015:2200, 2.3 en 2.33-2.34.

20 HR 12 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO0969, JOL 2004/134, JWB 2004/98 (PCT/Dieseko), rov. 3.3 (waarin de uitvindingsgedachte als een gezichtspunt wordt neergezet), zie ook drie jaar later in HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466, BIE 2008/1 m.nt. J. Brinkhof (Lely/Delaval), rov. 3.3 (waarin wordt aangegeven dat de uitvindingsgedachte vanwege art. 69 EOV en het Protocol niet langer uitgangspunt, maar gezichtspunt is). Huydecoper legt in zijn bijdrage aan de Hoyng-bundel ook de caesuur bij PCT/Dieseko, vgl. T. Huydecoper, Fair protection, in: Willem Hoyng Litigator, (Hoyng-bundel), 2013, p. 56. Dat dit afscheid van het wezen als maatstaf/uitgangspunt voor het bepalen van de beschermingsomvang (met de kanttekening dat dit nog wel als gezichtspunt daarbij in aanmerking kan worden genomen) volgens Lely/Delaval al zou blijken uit HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391, m.nt. D.W.F. Verkade (Ciba Geigy/Oté Optics) is menig ingewijde overigens volstrekt ontgaan: vgl. Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1 (2016), par. 3.5.2.4: “(Blijkens dezelfde r.o. [bedoeld wordt: rov. 3.3 uit Lely/Delaval, A-G] zou deze zienswijze [niet langer uitgangspunt, maar gezichtspunt, A-G] reeds tot uitdruking zijn gebracht in HR 13 januari 1995 – een mededeling die wij uiteraard respecteren, met de kanttekening dat deze betekenis van het arrest van 1995 tot heel wat beoefenaars van het octrooirecht niet was doorgedrongen).” [Volgt voetnoot met verwijzing naar nrs. III.5.2.14 en III.5.2.15 uit schrijvers’ eigen eerdere druk uit 2002, 7 jaar na Ciba/Geigy! Zij zagen blijkens die passages uit de druk van 2002 toen in Van Bentum/Kool een duidelijke bevestiging dat de leer van het wezen als primair focuspunt voor de bepaling van de beschermingsomvang nog geldend recht was.]

21 Zie ECLI:NL:PHR:2015:2200, onder 3.9.

22 De vraag of er sprake is van afstand van enige bescherming kan wel op een later moment nog aan de orde komen, vgl. art. 63 ROW 1995 en art. 105a-105c EOV.

23 Mr. Hoyng verwijt mij de afstandsleer in mijn conclusie in Bayer/Sandoz (ik citeer) “bij het grof vuil” te zetten “zonder enige sluitende redenering die dat rechtvaardigt”, vgl. plta h.b AstraZeneca c.s. 30 en plta cass. AstraZeneca c.s. 77 – waar “grof vuil” is veranderd in “oud vuil”. In deze conclusie stel ik een alternatief voor de afstandsleer voor, die volgens mij wel te rijmen is met art. 69 EOV; in Bayer/Sandoz was het niet nodig daar dieper op in te gaan. Het niet onderbouwde verwijt in beide pleitnota’s t.a.p. dat ik geen oog zou hebben voor het belang van innovatie die floreert bij een goed functionerend octrooisysteem, mist feitelijke grondslag gelet op een jarenlange beroepsmatige inzet voor het IE-recht in het algemeen en het octrooirecht in het bijzonder.

24 Zijn conclusie voor HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68, m.nt. Van Engelen (AGA/Occlutech), nrs. 9-25 en T. Huydecoper, Fair protection, in: Willem Hoyng Litigator (Hoyng-bundel), 2013, p. 46 e.v.

25 W. Hoyng, The Dutch Supreme Court and art. 69 EPC, an inspiration voor the UPC, in: Verschuur/Geerts/Van Oerle (red.), gIElen, een bekend begrip (Gielen-bundel), 2015, p. 151 e.v.

26 Althans voor zover hij de kritiek van R. Hermans in Kort Begrip (vgl. volgende voetnoot) pareert dat de gezichtspuntenleer van de Hoge Raad in strijd zou zijn met art. 69 EOV en het Protocol, vgl. zijn NJ 2015/11--annotatie onder Medinol/Abbott in 2 en 3, waarover voetnoot 12 van mijn conclusie in de Bayer/Sandoz-zaak in fine. Het ging in die annotatie om de vorige druk van Kort Begrip, maar die passage is in de laatste, 12e, druk uit 2017 ongewijzigd gebleven.

27 P.L. Reeskamp noemt dit in zijn BIE-noot onder het in onze zaak bestreden hofarrest een “afgezwakte wezensleer” (BIE 2016/23, p. 151 onder 12).

28 Zie hiervoor de vindplaatsen genoemd in voetnoot 12 van mijn conclusie in de Bayer/Sandoz-zaak, waaraan nog valt toe te voegen R. Hermans en D. de Lange in: Ch. Gielen (ed.), Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 12e druk, 2017, hfd. II, § 6 (Beschermingsomvang), m.n. nrs. 75-78.

29 Ik citeer uit Hermans’ bijdrage aan de Gielen-bundel: Verschuur/Geerts/Van Oerle (red.), gIElen, een bekend begrip, 2015, Art. 69.1 Europees Octrooiverdrag, p. 147-148: “Ik kan iedereen die zich met octrooirecht bezighoudt aanraden de uitspraak [sc. Kirin-Amgen, A-G] een keer van A tot Z door te lezen. Het is een juweel. (...) [Deze uitspraak overtuigt mij], omdat Hoffmann het dichtst bij de betekenis van art. 69.1 EOV blijft en met een overtuigende argumentatie laat zien waarom dat moet. Daarom moet je ook de hele uitspraak lezen (...)”. De hierin besloten liggende purposive construction is sinds de Engelse permetrexed-zaak uit zomer 2017 evenwel achterhaald, zoals ik verderop zal uiteenzetten.

30 Reeskamp stelt in zijn BIE-noot onder het in onze zaak bestreden hofarrest onder 11 hierover: “Het komt mij inderdaad voor dat een fijnbesnaarde omstandighedencatalogus geschikter is om maatwerk te leveren dan alleen de twee uiterste gezichtspunten van het Protocol en uiteindelijk ook tot meer rechtszekerheid kan leiden. Het gevaar bestaat echter dat die omstandighedencatalogus van Hollandse bodem een eigen leven gaat leiden en dat er overigens vooral lippendienst aan het Protocol wordt bewezen.” (BIE 2016/23, p. 149 e.v.)

31 Zie de annotatie van Van Engelen in Ars Aequi september 2016, AA20160650, p. 653: “Dat ‘afstandsvereiste’ wordt door de Hoge Raad als maatstaf terzijde geschoven.”, de NJ-noot van Gielen: “7. (…) Interessant is wel dat het oordeel van de Hoge Raad anders is dan in de oudere arresten Meyn/Stork (NJ 1989/506 m.nt. L. Wichers Hoeth en Van Benthem/Kool NJ 2002/530 met mijn noot). De Hoge Raad lijkt dus op die beslissingen terug te komen, zonder het te zeggen. AG van Peursem vindt ook dat de leer van die arresten niet meer geldt (zie randnr. 3.9).” Zie ook de Terugblik Octrooirecht 2016 in BIE maart/april 2017, p. 58: “Bayer klaagde in cassatie dat het Hof had moeten onderzoeken of er goede grond bestaat om aan te nemen dat afstand was genomen van bescherming voor gebruik van TEMPO in de werkwijze. De Hoge Raad oordeelt dat deze opvatting geen steun vindt in het recht en lijkt daarmee, zoals annotator Van Engelen opmerkt, terug te komen van de maatstaf zoals geformuleerd in Van Bentum/Kool (A-G Van Peursem zegt in zijn conclusie dat die maatstaf inderdaad niet langer geldend recht is, par. 3.9). De Hoge Raad benoemt dat evenwel niet expliciet.”

32 Plta cass. onder 61 e.v.

33 De rechtbank heeft in de onderhavige zaak geoordeeld dat zij uit AGA/Occlutech opmaakt dat Uw Raad kennelijk niet is teruggekomen van de afstandsleer (zie rov. 4.18). De rechtbank zal hier doelen op rov. 4.3.2 uit dit arrest (HR 25 mei 2012, ECLI:NL:2012:BV3680, IER 2012/58, m.nt. AFK; BIE 2013/12, m.nt. A. Tsoutsanis, vgl ook J. den Hartog, Equivalentiedoctrine; een beetje levend? BIE 2013/7), maar daar wordt als ik het goed zie alleen maar geconstateerd wat het hof heeft geoordeeld zonder over de afstandsleer een oordeel te geven. Dat was in AGA/Occlutech – gelet op de cassatieklachten – verder ook niet van belang. Het onderstreept wel dat het goed zou zijn als over deze kwestie duidelijkheid komt. Reeskamp (BIE 2016/23, p. 155) formuleert het in zijn noot onder het hofarrest in onze zaak zo: “Het is wel te hopen dat de Hoge Raad desondanks [sc. de vaste rechtspraak dat uitleg van octrooien hoofdzakelijk feitelijk is, A-G] ingaat op de vraag – om nog even in het dierenrijk te blijven – in hoeverre de octrooihouder kamelon of zebra mag zijn.”

34 W. Hoyng, The Dutch Supreme Court and art. 69 EPC, an inspiration for the UPC, in: Verschuur/Geerts/Van Oerle (red.), gIElen, een bekend begrip (Gielen-bundel), 2015, p. 151-169, p. 156: “In my opinion also this ruling [Van Bentum/Kool; toevoeging A-G] is completely compatible with art. 69 and the Protocol. If it is clear from reading the claims and the description (including the prior art) for what (which inventive idea) the patent was granted and thus what the essence of the patented invention is then a fair protection of the patentee also requires protection of the variants which use the essence of the invention. However, the reasonable certainty of third parties requires that if it is obvious that the patentee, despite the fact that the variant uses his inventive idea, chose not to protect such variant then (of course) the reasonable degree of certainty for the third party should prevail. It is also understandable to require that such giving up of possible protection should be obvious as it is normal also for a (“willing”) third party to assume that a patentee does not give up protection which he could have obtained.”. Ik acht dit een te doorslaggevende rol voor de uitvindingsgedachte die wel pastte in de leer van het wezen, maar niet meer onder art. 69 EOV; het gezichtspunt uitvindingsgedachte is hier immers volstrekt beschermingsbepalend geworden. Dat gaat te ver. In vergelijkbare zin A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, IER 2012/58, m.nt. AFK, BIE 2013/12, m.nt. A. Tsoutsanis en J. den Hartog (AGA/Occlutech) onder 23 en voetnoot 22.

35 HR 27 januari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0607, NJ 1989/506, m.nt. L. Wichers Hoeth (Meyn/Stork).

36 Gielen (red.), Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 12e druk, 2017, p. 82, voetnoot 237 over de “goede grond” nodig voor afstand uit Stork/Meyn en over het acherhaald zijn van de afstandsleer uit Van Bentum/Kool als strijdig met art. 69 EOV p. 85. Vgl. ook plta cass. Resolution 62: “Een dergelijke beoordeling impliceert immers de onjuiste (of minst genomen voorbarige) aanname dát de octrooihouder aanspraak heeft op beschermingsomvang volgens de letterlijke bewoordingen van de conclusie, terwijl die beschermingsomvang nu juist moet worden bepaald door uitleg van de conclusie aan de hand van de beschrijving (en de tekeningen).”

37 Hooguit vind je daar een spoor van bij Krasser, vgl. hierna onder 2.20. Twijfel is mogelijk of in de hierna in 2.21 te bespreken permetrexed-zaak waarin in Engeland is afgerekend met de purposive construction-doctrine een afstandsleer is te herkennen.

38 Vgl. ook mijn conclusie in de zaak Bayer/Sandoz onder 3.11.

39 Zie ook rov. 5.22 van het bestreden arrest: “(…) Of anders gezegd: de gemiddelde vakman zou niet aannemen dat de octrooihouder er bewust voor heeft gekozen alleen de in paragraaf 7 genoemde zouten van rosuvastatine onder bescherming te stellen. (…)”. Ook Resolution ziet ruimte voor een vorm van afstandsleer, vgl. plta cass. Resolution 66: “NB: dat wil niet zeggen dat helemaal geen ruimte meer bestaat voor een afstandsleer. Als op de juiste manier beschermingsomvang is bepaald, t.w. door de conclusie uit te leggen conform beschrijving en tekeningen, dan kan nog steeds sprake zijn van afstand van een deel van de beschermingsomvang, bijv. door betrokken stellingen in het verleningsdossier, welke afstand dan niet al te snel mag worden aangenomen (niet zonder goede grond). Op die situatie ziet de verwijzing naar Meyn/Stork in AGA/Occlutech (ro. 4.3.2).”

40 Schulte/Rinken, PatG, 10. Auflage (2017), § 14 Rdn 16.

41 Osterrieth, Patentrecht, 5. Auflage 2015. 6. Teil. Patentverletzung, Rn. 919-920.

42 Krasser/Ann, Patentrecht, 7. Auflage 2016, § 32 Der Schutzbereich des Patents und des Gebrauchsmusters, Rn. 56-58.

43 Plta cass. AstraZeneca citeert onder 50 uit rov. 22, 27 en 30 van BGH 02.03.1999 X ZR 85/96 Spannschraube: (ik citeer iets ruimer): “22 II. (...)In den Tatsachenbereich gehört es, wenn im Rahmen der Ermittlung des in der Patentschrift offenbarten Erfindungsgegenstandes festgestellt wird, wie der Durchschnittsfachmann die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen versteht und welche konkreten Vorstellungen er mit ihnen und mit dem geschilderten Erfindungsgedanken verbindet (...)” “27 a) (...)Nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ wird der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Inhalt bedeutet nicht Wortlaut, sondern Sinngehalt. Maßgebend ist der Offenbarungsgehalt der Patentansprüche und ergänzend - im Sinne einer Auslegungshilfe - der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat. Dies ergibt sich aus dem Protokoll über die Auslegung des Art. 69 Abs. 1 EPÜ (BGBl. 1976 II, 1000). Danach dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der Erfindung (st. Rspr. des Sen. BGHZ 105, 1 [BGH 14.06.1988 - X ZR 5/87] - Ionenanalyse; BGHZ 133, 1 [BGH 07.05.1996 - VI ZR 102/95] - Autowaschvorrichtung; vgl. auch zu § 14 PatG: BGHZ 98, 12 - Formstein). Für die Beurteilung entscheidend ist dabei die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachmanns. Begriffe in den Patentansprüchen und in der Patentbeschreibung sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht (Sen.Urt. v. 31.01.1984 - X ZR 7/82, GRUR 1984, 425, 426 - Bierklärmittel; Urt. v. 26.09.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 f. [BGH 26.09.1996 - X ZR 72/94] - Prospekthalter; Urt. v. 29.04.1997 - X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 [BGH 29.04.1997 - X ZR 101/93] - Kunststoffaufbereitung).” “30 c (...) Der Senat hat wiederholt zum früheren Recht ausgeführt, daß für die Auslegung eines Patents nicht am Wortlaut zu haften ist, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen ist, den der Inhalt der Patentschrift dem Durchschnittsfachmann vermittelt. Der Patentanspruch ist nicht wörtlich in philologischer Betrachtung, sondern seinem technischen Sinn nach aufzufassen, das heißt der Erfindungsgedanke muß unter Ermittlung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, bestimmt werden. (...) [onderstrepingen A-G]

44 UKSC 12 juli 2017[2017] UKSC 48 (Actavis/Eli Lilly), ook te vinden op de Bailii-website (http://www/bailii.org), via deze link: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/48.html.

45 Ook is in deze uitspraak aangenomen dat in bepaalde gevallen het verleningsdossier mag meewegen bij het bepalen van de beschermingsomvang (leading speech Lord Neuberger onder 87-89), eveneens een aardverschuiving in Engeland & Wales, waar men dat tot nu steevast afwees.

46 T. Huydecoper, Fair protection, in: Willem Hoyng Litigator (Hoyng-bundel), 2013, p. 58-59.

47 P. Meier-Beck, Scope of Patent Protection – Protection of Equivalents?, in: Van Engelen (ed.), On the Brink of European Patent Law (Brinkhof-bundel), 2011, p. 32.

48 A.P. Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland, diss. 1988, resp. p. 278-279 en 685.

49 Ch. Gielen (ed.), Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 12e druk, 2017, hfd. II, § 6, nr. 75.

50 R. Hermans, Art. 69.1 Europees Octrooiverdrag in: Verschuur/Geerts/Van Oerle (red.) gIElen, een bekend begrip (Gielen-bundel) , 2015, p. 143 e.v.

51 Anders in dat verband Rb. Den Haag 18 juni 2014, BIE 2014/41 (MBI/Shimano c.s.) – heeft niet tot een hofuitspraak geleid – waar de regel “foreseeable but not claimed is disclaimed” wordt gehanteerd: “4.21. Binnen het beoordelingskader van de context-gebonden uitleg verzet de rechtszekerheid waarop derden aanspraak kunnen maken zich er tegen in dit geval aan te nemen dat sprake is van een equivalente maatregel. MBI heeft desgevraagd ter zitting toegelicht dat de vakman zich op de eerste datum misschien ook wel had kunnen realiseren dat aangrijping met het zonnetandwiel ook kon plaatsvinden met één pal, doch dat zulks niet ‘volstrekt evident’ was. De rechtbank maakt hieruit op en is van oordeel dat het gebruik van één pal als equivalente maatregel op zichzelf voorzienbaar was, doch dat, zoals Shimano terecht heeft aangevoerd, aannemelijk is dat de vakman zich zou hebben gerealiseerd dat in dat geval aanvullende maatregelen nodig waren om aangrijping mogelijk te maken. Dat laatste is echter niet wat het octrooi aan de stand van de techniek toevoegt zodat niet kan worden ingezien dat de redelijke bescherming aan de aanvrager zou meebrengen de conclusie alsnog op deze wijze in zijn voordeel uit te leggen. Waar de aanvrager er voor kiest bij het redigeren van dat waarvoor bescherming wordt gevraagd uitsluitend ‘tenminste twee verzamelingen pallen’ te claimen, mogen derden er in beginsel van uitgaan dat de beschermingsomvang van het octrooi zich kennelijk daartoe beperkt en niet mede omvat ‘tenminste twee verzamelingen van één of meer pallen’.”

52 Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 1, 2016, 3.5.2.6.

53 Evenzo Den Hartog en Blomme in hun BIE-annotatie van Bayer/Sandoz, BIE 2016/15, p. 113: Disclosed but not claimed is disclaimed-regel is geen wet van Meden en Perzen, maar wel een sterke indicatie dat een geopenbaarde variant is prijsgegeven (gevolgd door een voorbeeld van een nucleotidesequentiediscrepantie tussen conclusie en beschrijving waarin het dàn honoreren van die regel inderdaad niet aanstonds aanspreekt).

54 HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, IER 2012/58, m.nt. AFK, BIE 2013/12, m.nt. A. Tsoutsanis en J. den Hartog (AGA/Occlutech).

55 A-G Huydecoper formuleert het positiever in de in de vorige voetnoot genoemde conclusie onder 23: “Met deze voorbeelden heb ik (...) willen illustreren dat er geen eenvormige weg voor de uitleg van octrooien bestaat. Elk octrooi moet worden uitgelegd in het kader van de aan dat octrooi eigen omstandigheden, met inbegrip van bijzonderheden en eigenaardigheden zoals de zojuist bij wege van voorbeeld gesuggereerde. Het namens AGA in cassatie verdedigde, lijkt van een ander vertrekpunt uit te gaan: voor ieder octrooi zou een ‘wezen van de uitvindingsgedachte’ moeten worden vastgesteld om te kunnen beoordelen of de conclusies niet te beperkt zijn geformuleerd; en wanneer dat laatste wordt vastgesteld, zou de uitleg zich ook moeten richten naar het gevonden ‘wezen’, voor zoveel nodig met voorbijgaan aan de in de conclusies opgenomen beperkingen [voetnoot 22: De lezer zal in de door mij gegeven parafrase van het standpunt van AGA een leer herkennen die nauw bij de in alinea’s 14 en 15 hiervóór aangeduide ‘klassieke’ Nederlandse leer betreffende de uitleg van octrooien aansluit; en die dus, zoals ik vervolgens heb besproken, ruimer is dan met de in art. 69 EOV neergelegde regel, en de inmiddels aan die regel in de praktijk gegeven uitleg, verenigbaar is.]”

56 Idem Kort Begrip, zie vorige voetnoot, p. 80.

57 Zie plta cass. Resolution 33. Hier lijkt aansluiting te worden gezocht bij de in Engeland inmiddels verlaten “purpose-construction”-benadering, vgl. hiervoor onder 2.21.

58 Anders dan AstraZeneca c.s. bij plta cass. 11 stellen, lees ik niet in de klacht dat een definitie van een conclusiekenmerk in de beschrijving altijd “in de vorm van een limitatieve opsomming” moet worden gelezen. De klacht heeft het immers onder 2.2 over een “nadere definitie” en een “definitie van een conclusiekenmerk die aan het kenmerk een andere, ruimere of beperktere betekenis geeft dan het conclusiekenmerk naar de letter, zonder die nadere definitie heeft (…)”. Zie ook de plta cass. Resolution 47.

59 Vgl. plta cass. AstraZeneca c.s. 20-23.

60 Zie ook plta cass. AstraZeneca c.s. 8 en 9.

61 “Thus, if a special meaning can be derived from the patent document, only this meaning is ultimately decisive.”.

62 BGH 2 maart 1999, X ZR 85/96 (Spannschraube): “b. With respect to the terms used therein, patent specifications virtually represent their own lexicon. If these terms differ from general (technical) linguistic use, it is ultimately only the contents of the terms resulting from the patent specification that apply.“

63 In gelijke zin plta cass. AstraZeneca c.s. 12.

64 Vgl. ook plta cass. Resolution 54: er wordt lippendienst aan Uw Raad bewezen door de uitvindingsgedachte als gezichtspunt te benoemen, maar in feite is die uitvindingsgedachte als uitgangspunt gehanteerd.

65 Onder 30 merkt hij op: “Per saldo moet een derde volgens dit arrest het volgende doen om de beschermingsomvang vast te stellen: a. hij zal de toenmalige algemene vakkennis moeten reconstrueren; b. hij moet de conclusies lezen in samenhang met de beschrijving en de tekeningen; c. omdat a en b niet per se uitsluitsel geven, moet hij vervolgens checken wat de achter de conclusie liggende uitvindingsgedachte is; d. hij zal dan moeten nagaan of dat leidt tot en ruimere beschermingsomvang; e. daarbij zal hij de mate van vernieuwing moeten vaststellen; f. waarbij hij er verstandig aan doet om na te gaan wat het commerciële succes is van de uitvinding; g. hij zal de beschrijving noch de conclusies al te letterlijk moeten nemen, want onder tijdsdruk tot stand gekomen; h. en tenslotte moet hij het verleningsdossier raadplegen om te verifiëren of er inderdaad een A+1 bescherming is geclaimd.”

66 Ter complementering van het beeld vermeld ik nog dat een andere route van het hof had kunnen zijn om paragraaf 7 wel als “eigen lexicon” te lezen en vervolgens te beoordelen of het zinkzout onder het equivalente beschermingsbereik zou vallen, vgl. plta cass. Resolution 51: in geval van cassatie en verwijzing zou dat vlgs. Resolution nog aan de orde moeten komen. Dat was wrsch. minder controversieel geweest dan de insteek die het hof nu heeft gekozen, die nogal wat stof heeft doen opwaaien (vgl. Reeskamps kritische noot, BIE 2016/23, p. 149 e.v.) Ik wijs er overigens op dat de benadering van het hof in onze zaak aanzienlijk minder ver gaat dan wat er recent in de permetrexedzaak is gedaan door de hoogste Engelse octrooirechter: daar stond niet “farmaceutisch aanvaardbaar zout” in de conclusie, maar specifiek het di-natriumzout en onder equivalente bescherming is vervolgens gebracht het zuur en het di-calciumzout vanuit het perspectief van de vakman die weet dat in wezen niet om die zout- of zuurvorm gaat wat betreft het werkzame bestanddeel. Het is goed om dat in het oog te houden als het gaat om het bewaken van grenzen. Vgl. inmiddels in verwante zin Vzr. Rb. Den Haag 24 oktober 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12045 (Lilly/Teva) en Vzr. Rb. Den Haag 24 oktober 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:12046 (Lilly/Fresenius), de Nederlandse permetrexed-zaken in kort geding, met uitgebreide motivering in rov. 4.6.1-4.8.

67 De klacht verwijst daartoe naar rov. 3.3.7 uit Bayer/Sandoz: “Daarbij speelt de wil of de bedoeling van de aanvrager om van die bescherming afstand te doen, geen beslissende rol.”

68 Zie plta h.b. 64: “De passage dekte alle tot dan toe bekende en daadwerkelijk gemaakte zoutvormen van statines.” Zie ook 52 van die plta h.b. waarin de deskundige van de generieken in de parallelle V.S. procedure onder cross-examination wordt geciteerd als bevestigend dat de zouten uit paragraaf 7 “in fact covered virtually everything that everybody was actually using.”

69 Zie ook plta cass. AstraZeneca c.s. 25-26: als AstraZeneca in een geschil over statines stelt dat de zouten uit paragraaf 7 de meest gebruikelijke zijn, dan is daarbij in te lezen: voor de bereiding van statines.

70 Resolution schrijft in de Inleiding onder G van de cassatiedagvaarding zelf het volgende: “Alleen het anion is verantwoordelijk voor de biologische activiteit van rosuvastatine, te weten HMG-CoA reductace remmende werking.” Zie verder plta cass. AstraZeneca c.s. onder 29. Het hof heeft overigens voor ogen gehad dat de zoutvorm wel van invloed kan zijn op de praktische bruikbaarheid van het geneesmiddel (zie rov. 3.7), maar dat is wat anders.

71 Zie bijv. rov. 5.14, eerste zin: “Bij de uitleg van een conclusie in het licht van de beschrijving dient als een gezichtspunt de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte in aanmerking te worden genomen.” In rov. 5.2 gaat het hof uit van de juiste maatstaf, waarna het in rov. 5.3-5.9 het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte van het octrooi exploreert.

72 “26. Professor Jukema beschrijft in zijn verklaring verder (par. 31-40) [overgelegd als prod. G3, A-G] dat rosuvastatine verreweg de meest potente statine is, de beste LDL-cholesterol verlagende / HDL-cholesterol verhogende ratio heeft en dat men minder bijwerkingen ervaart dat [lees: dan, A-G] andere krachtige statines in hoge doseringen. Dat is waarom het zo populair is. Dus, zelfs nu het de enige statine is die nog steeds bescherming geniet en daardoor duurder is dan de statines waarvan de octrooiduur / ABC duur verstreken is, is het nog steeds een zeer veelvuldig gebruikt statine.” [Onderstrepingen A-G] Uit die verklaring van prof. Jukema: “28. As mentioned, all of the statins, except for rosuvastatin, ran out of patent protection in the Netherlands. AstraZeneca markets rosuvastatin under the name of Crestor®. 29. One would therefore think that other statins, which could be used for the same indications, would be preferred over rosuvastatin, e.g. because of price considerations. 30. However: Rosuvastatin / Crestor® is, with atorvastatin, sill one of the most widely used statin drugs. I do fully understand why this is the case: Rosuvastatin is by far the most potent of all statins with the best LDL lowering/HDL elevating ratios (I will further elaborate on this below). For this reason, it is also one of my favorites especially in high risk subgroups. 31. The table below shows in a ery clear way that rosuvastatin is the most potent of the statins which are commercially available. It can reduce more LDL cholesterol than others and the dosages required of this drug are lower. (...) 40. From all of this it is very clear that rosuvastatin is certainly not a “me-too”-drug. It is a statin that is distinctive from and more potent than all other statins.” In de plta h.b. AstraZeneca c.s. wordt onder 12 en voetnoot 2 opnieuw naar nr. 30 van deze partijdeskundigenverklaring van Jukema verwezen ter onderbouwing van gesteld marktleiderschap. De cassatieklacht verwijst voor de beweerdelijk tardieve marktleiderschapsclaim vervolgens alleen naar deze passage uit de plta van AstraZeneca c.s. in hoger beroep.

73 Kleemans’ noot onder het rechtbankvonnis leert dat rosuvastatine in 2013 het op twee na meest voorgeschreven merkgeneesmiddel (Crestor®) ter wereld was, onder verwijzing naar www.imshealth.com/deplyedfiles/imshelath/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Global_2013/Top_20_Global_Products_2013.pdf (BIE 2015/46, p. 222, voetnoot 11) en – indirecter – Reeskamp vermeldt in zijn noot onder het hofarrest dat dit gaat over “(...) de “block buster drug Crestor® van AstraZeneca. Een cholesterolremmer die sinds 2010 goed is voor wereldwijd ruim $ 5 miljard opbrengst per jaar.” (BIE 2016/23, p. 149).

74 Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/207.

75 Zie over toegevoegde materie o.m. T. Blomme, Uitbreiding van materie in het octrooirecht, BIE 2016, p. 206-211; A. Kupecz, Toegevoegde materie: artikel 123 (2) EOV te streng toegepast?, IER 2014/13 en Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 8th ed. 2016, II.E.1. Article 123(2) EPC- added subject-matter.

76 Het betreft deze passage uit rov. 5.31: “[Dat Resolution] (...) onvoldoende onderbouwd [heeft] aangevoerd op grond waarvan moet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman waterstof (waarmee het zuur wordt gevormd), of enig kation waarmee een zout van rosuvastatine gevormd kan worden, ondanks dat deze expliciet in de aanvrage wordt genoemd, toch niet als reële mogelijkheid op positie R4 zou meelezen (...)”.

77 Zie de s.t. van AstraZeneca c.s. 32.

78 Zie dupliek AstraZeneca c.s. onder “Kosten” en s.t. van Resolution 5.1 (waarbij ik aanneem dat – zonder andersluidende opmerkingen bij Borgersbrief – AstraZeneca c.s. ook instemt met het bedrag dat door Resolution wordt genoemd indien Uw Raad het aangevallen arrest zou vernietigen).