Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2012:BU7244

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
20-01-2012
Datum publicatie
20-01-2012
Zaaknummer
10/02536
Formele relaties
Arrest gerechtshof: ECLI:NL:GHSGR:2010:BL9875
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2012:BU7244
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Merkenrecht. Vordering tot nietig- althans vervallenverklaring van depots. Voor beoordeling onderscheidend vermogen ingeschreven merk moet feitelijke situatie ten tijde van depot in aanmerking worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op moment beoordeling geldt. Oordeel hof dat mogelijkheid verval merkrecht wegens verwording merk tot soortnaam in beginsel slechts geldt voor woordmerken, onjuist. Bewoordingen Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid, en HvJEU heeft in arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) betrokken regel ook op beeldmerk toepasselijk geacht. Aan BenGH 19 december 1997, nr. A96/2, NJ 2000/574 (Beapharm/Nederma) komt op dit punt geen betekenis meer toe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2012/152
NJB 2012/295
IER 2012/30 met annotatie van mr. F.W.E. Eijsvogels
JWB 2012/46
Verrijkte uitspraak

Conclusie

10/02536

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 2 december 2011

Conclusie inzake:

BACH FLOWER REMEDIES LTD,

eiseres in het principale cassatieberoep,

verweerster in het incidentele cassatieberoep

(hierna: Flower Remedies)

tegen

HEALING HERBS LTD,

verweerster in het principale cassatieberoep,

eiseres in het incidentele cassatieberoep

(hierna: Healing Herbs)

Deze zaak gaat in de kern om de vraag in hoeverre in de Benelux aan één onderneming exclusieve merkrechten voor bepaalde producten kunnen toekomen op de familienaam van iemand (dr. E. Bach) wiens receptuur gebruikt wordt, terwijl (i) die - idealistische - persoon bij leven in publicaties heeft aangegeven hoe mensen zelf die receptuur kunnen toepassen, en terwijl (ii) wereldwijd decennialang door derden volgens deze receptuur vervaardigde producten onder die naam of met verwijzing naar die naam, op de markt worden gebracht.

In het cassatiedebat wordt - meer toegespitst - vooral gestreden over de vraag of hierop 'oud' Benelux-merkenrecht, of 'nieuw' Europees geharmoniseerd Benelux-merkenrecht van toepassing zou zijn, en over de vraag in hoeverre merken met zowel de familienaam als toegevoegde figuratieve elementen anders beoordeeld zouden moeten worden dan woordmerken.

1. Feiten(1)

1.1. Dr. Edward Bach (die leefde van 1886 tot 1936 en die hierna ook zal worden aangeduid als 'dr. Bach') was een in zijn tijd bekend bacterioloog en arts in Engeland. Dr. Bach raakte overtuigd van een verband tussen de geestelijke en de lichamelijke gezondheid, en legde zich sinds 1930 geheel toe op het vinden van natuurlijke remedies die slechte gezondheid bestrijden door harmonie en vrede in het leven van patiënten te laten komen. Dr. Bach ontwikkelde daartoe in totaal 38 remedies, vervaardigd uit de bloemen en bloesems van planten, bomen en struiken. Ieder van die 38 remedies was toegesneden op specifieke emoties en gemoedstoestanden. Een 39e remedie, genaamd Rescue Remedie, was een samenstelling van vijf van de 38 remedies voor gebruik in noodgevallen. Dr. Bach heeft zijn remedies beschreven in een in 1933 verschenen boek, genaamd 'The twelve healers and other remedies'. In dat boek wordt ook precies aangegeven hoe de remedies moeten worden bereid, waartoe twee methoden worden beschreven: de 'sunshine method' (waarbij geplukte bloesems drie of vier uur drijvend in een dunne kom met water aan zonlicht worden blootgesteld) en de 'boiling method', waarbij de bloesems een half uur in water worden gekookt. In het boek komt verder de volgende passage voor:

'For those unable tot prepare their own supplies the remedies can also be obtained from the following chemists:

Messrs. Keene & Ashwell,

57B New Cavendish Street,

London, W.1

Messrs. Nelson & Co. Ltd

73 Duke Street,

Grosvernor Square,

London, W.1

The chemists mentioned above have very kindly undertaken to supply these remedies at a very moderate price.'

1.2. Zowel Healing Herbs als Flower Remedies brengen producten op de markt die zijn vervaardigd volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode.

1.3. Ten name van Flower Remedies zijn de volgende merken voor onder meer waren en diensten in de klassen 5 (onder andere: farmaceutische en homeopathische preparaten en substanties) en 42 (onder andere: geneeskundige diensten; gezondheidsadviezen en gezondheidstherapieën / medische diensten, consultatie, assistentie, advies en therapie op het gebied van de gezondheidszorg; organisatie van tentoonstellingen) ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau - thans het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen):

a. het woordmerk THE BACH REMEDIES, ingeschreven onder nummer 0395673, gedeponeerd op 21 september 1983;

b. het woordmerk BACH, ingeschreven onder nummer 0448803, gedeponeerd op 4 juli 1988;

c. het woordmerk BACH FLOWER REMEDIES, ingeschreven onder nummer 0492101, gedeponeerd op 21 december 1990;

d. het beeldmerk BACH FLOWER REMEDIES EST. 1936, ingeschreven onder nummer 0559571, gedeponeerd op 4 augustus 1994;

e. het beeldmerk BACH, ingeschreven onder nummer 0650717, gedeponeerd op 27 november 1998.(2)

1.4. Flower Remedies heeft (onder meer) Healing Herbs in 1991 in kort geding gedagvaard wegens (samengevat) inbreuk door Healing Herbs op voormelde merkrechten alsmede op merkrechten van Flower Remedies met betrekking tot het woordmerk RESCUE REMEDY. Bij vonnis van 20 augustus 1991 heeft de president van de rechtbank te Roermond tegen (onder meer) Healing Herbs de volgende veroordeling uitgesproken:

'Verbiedt gedaagden om uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis in Nederland de aanduidingen "The Healing Herbs of Edward Bach", "Rescue Remedy(ie)", "Rescue Cream" en "Rescue" nog te gebruiken voor de onderhavige producten, zulks op straffe van een hoofdelijke, direct opeisbare dwangsom van ƒ 5.000,- per dag of per keer dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld.'

1.5. Healing Herbs heeft in Engeland tegen Flower Remedies geprocedeerd met als inzet de in Engeland geregistreerde merken die volstrekt eensluidend waren aan de hiervoor onder 1.3 onder b t/m e vermelde merken. In die procedure zijn de volgende beslissingen genomen:

- The High Court of Justice, Chancery Division, heeft op 22 mei 1998 beslist dat (i) de woordmerken BACH en BACH FLOWER REMEDIES uit het merkenregister dienden te worden verwijderd en dat (ii) de beeldmerken konden worden gehandhaafd onder voorwaarde dat Flower Remedies een disclaimer zou opnemen ten aanzien van de woorden BACH en BACH FLOWER REMEDIES;

- Het Court of Appeal heeft de beslissing van het High Court op 21 oktober 1999 bevestigd;

- Het House of Lords heeft op 4 juli 2000 beslist dat de zaak niet werd toegelaten tot een behandeling in beroep aldaar.

2. Procesverloop

2.1. Bij exploot van 12 november 2001 heeft Healing Herbs Flower Remedies gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank 's-Gravenhage. Healing Herbs vorderde - na vermeerdering van eis en samengevat - om nietig, althans vervallen te verklaren de Benelux-depots/ inschrijvingen van de hiervoor onder 1.3 onder b t/m e vermelde merken(3).

2.2. Healing Herbs heeft onder meer aan haar vordering ten grondslag gelegd dat deze merkinschrijvingen nietig dienen te worden verklaard, omdat de merken waarvoor bescherming wordt geclaimd ten tijde van de diverse depots niet konden gelden als tekens die een merk kunnen vormen als bedoeld in artikel 3 lid 1, aanhef en onder a van de Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG), hierna de (Merken-) richtlijn of MRl. In ieder geval dienen de betreffende depots gedeeltelijk vervallen te worden verklaard in verband met niet normaal gebruik door Flower Remedies.

2.3. Flower Remedies heeft verweer gevoerd.

2.4. De rechtbank heeft bij vonnis van 30 juni 2004 de hiervoor onder 1.3 onder b t/m e vermelde merken nietig verklaard voor zover het betreft waren en diensten in de klassen 5 en 42, en voorts de doorhaling van de nietig verklaarde inschrijvingen in het Benelux-Merkenregister bevolen. De rechtbank heeft voorts vervallen verklaard de inschrijving van bedoelde merken voor zover die zien op waren en diensten in andere klassen dan de klassen 5 en 42 en ook daarvan de doorhaling van de inschrijvingen in het Benelux-Merkenregister bevolen.

2.5. Flower Remedies heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Healing Herbs heeft in hoger beroep verweer gevoerd en voorts incidenteel appel ingesteld. Flower Remedies heeft verweer gevoerd in het incidentele appel.

2.6. Na een (veel eindbeslissingen inhoudend) tussenarrest van 15 november 2007, heeft het hof bij (eind)arrest van 23 februari 2010 het vonnis van de rechtbank vernietigd voor zover de inschrijvingen van de hiervoor onder 1.3 onder d en e vermelde Benelux-beeldmerken met de nummers 559571 en 650717 nietig zijn verklaard en de doorhaling daarvan in het Benelux-merkenregister is bevolen. Het hof heeft - in zoverre opnieuw rechtdoende - de nietigverklaring en doorhaling van deze beeldmerken afgewezen en voor het overige het vonnis van de rechtbank van 30 juni 2004 bekrachtigd. Het hof heeft voorts het hiervoor onder 1.3 onder a vermelde woordmerk THE BACH REMEDIES nietig verklaard en de doorhaling van de inschrijving hiervan in het Benelux-merkenregister bevolen.

2.7. Het hof heeft hiertoe, in het tussenarrest van 15 november 2007, (onder meer) overwogen:

'6. De woordmerken a tot en met c zijn gedeponeerd vóór 1 januari 1993, de datum waarop de Eerste Richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht der lidstaten - hierna: de Richtlijn - had moeten zijn geïmplementeerd. Per 1 januari 1996 is de BMW aangepast aan de Richtlijn. Dit brengt mee dat de vraag of deze merken nietig verklaard moeten worden, moet worden beoordeeld naar de BMW zoals deze gold voor 1996 - hierna: BMW (1971). Zie ook BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246. Inhoudelijk is er, voor zover hier van belang, overigens geen relevant verschil tussen de het voor 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a BMW (1971) enerzijds en het na 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a tot en met d BMW (1996) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 3, lid 1, onder a tot en met d van de Richtlijn anderzijds.

[...]

9. Onder meer in zijn arrest van 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 (inzake Chiemsee) en op 12 februari 2004, C-363/99 (inzake Postkantoor) heeft het HvJEG gewezen op het algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde tekens.

In zijn arrest van 12 februari 2004 (inzake Postkantoor) heeft het hof overwogen:

[...](4)

In zijn arrest van 23 oktober 2003 C-191/01 (inzake Doublemint) heeft het HvJEG overwogen dat het voor een weigering van inschrijving niet noodzakelijk is dat de aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten en dat de inschrijving van een woord als merk dan ook moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

In het algemeen geldt verder dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Dat publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten (zie onder meer het HvJ EG in Postkantoor, ro. 34), in dit geval naar het oordeel van het hof de consument die geïnteresseerd is in natuurgeneeswijzen en dienovereenkomstige producten. De onderhavige producten worden direct aan de consument aangeboden in drogisterijketens zoals ETOS en De Tuinen en in reformwinkels.

10. Flower Remedies brengt producten op de markt die vervaardigd zijn volgens de door (de in 1936 overleden) dr. Edward Bach ontwikkelde methode. Daarbij worden bloesems en bloemen van bepaalde planten, bomen en struiken (in totaal 38) bloesem- of bloemenremedies door middel van een bepaalde handeling (de "sunshine method" of de "boiling method") vervaardigd. Daarnaast combineerde dr. Bach vijf remedies, die hij Rescue Remedy noemde. Dr. Bach heeft zijn remedies omschreven in een in 1933 verschenen boek "The twelve healers and other remedies". Dr. Bach was een idealist. Hij wilde zoveel mogelijk mensen met zijn remedies helpen en moedigde het gebruik daarvan aan. In zijn boek heeft hij omschreven hoe mensen (zelf) remedies kunnen maken. Wereldwijd worden ook door derden, in ieder geval sedert eind jaren tachtig (aldus ook Flower Remedies) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt gebracht. Zowel in de Benelux als daarbuiten is, voordat de onderhavige depots/ inschrijvingen zijn verricht, gepubliceerd over de therapie en de remedies van dr. Bach en genoten deze enige bekendheid bij het relevante publiek. Flower Remedies erkent in het licht van voormelde omstandigheden dat het die derden vrijstaat - en naar het hof begrijpt, ten tijde van de onderhavige depots vrijstond - daarbij te vermelden dat het gaat om (bloesem- of bloemen) remedies vervaardigt volgens de methode(s) van dr. Bach en dat dit ook gebeurt. Zij heeft tijdens het pleidooi voorbeelden daarvan getoond. Naast de door dr. Bach ontwikkelde remedies bestaan er ook andere bloesem/bloemenremedies (vergelijk producties 57 en 58 van Healing Herbs).

11. Flower Remedies erkent dat (bloesem- of bloemen)remedies een soortnaam is van dan wel beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie. Gelet op de bekendheid van de Engelse taal in de Benelux en de omstandigheid dat flower(s) een veelgebruikt algemeen bekend woord is, is het hof van oordeel dat dit ook geldt voor FLOWER REMEDIES.

Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat een ieder die (thans of in de toekomst) remedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, op de markt brengt, moet kunnen vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap/het (niet commerciële) kenmerk dat het volgens de methode van dr Bach is vervaardigd, bijvoorbeeld door daarop te vermelden "(bloesem- of bloemen)remedies vervaardigd volgens de methode van dr. Bach" en dat dit ook gold ten tijde van de onderhavige depots/inschrijvingen. Ook Flower Remedies is van oordeel dat dit aan een ieder is toegestaan. Het gaat hier niet om een - door het merkenrecht te beschermen - kenmerk, waarmee de (commerciële) herkomst uit een bepaalde onderneming wordt aangeduid, maar om benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of andere kenmerken van de waren of diensten als bedoeld in artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Unieverdrag en artikel 3, lid 1, onder c van de Richtlijn. Flower Remedies spreekt over verwijzend gebruik. Het gaat in casu niet om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES kunnen en ten tijde van de depots/inschrijvingen konden dienen tot aanduiding van die eigenschappen of kenmerken van de desbetreffende waren en diensten. Daarbij is, gelet op voormelde uitspraken van het HvJEG, niet van belang of de aanduidingen op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of er andere aanduidingen bestaan of bestonden die gebruikelijker zijn of waren dan die waaruit het merk bestaat en of een groot dan wel een klein aantal concurrenten op het moment van de depots/inschrijvingen dan wel pas daarna belang kon hebben bij het gebruik van de aanduidingen. Het is voor de vraag of de merken onderscheidend vermogen hebben (dan) ook niet van belang of Flower Remedies (zoals zij stelt in o.a. punt 17 en 51 memorie van grieven) ten tijde van de depots van de onderhavige merken de enige was die bloesemremedies (in de Benelux) op de markt bracht en of zij feitelijk monopolist was. Immers ook toekomstige concurrenten moeten ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om bedoelde kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven. Overigens acht het hof deze stelling van Flower Remedies - in ieder geval ten opzichte van de merken b tot en met d - onvoldoende onderbouwd, nu zij zelf elders (in de punten 6 tot en met 14 van de conclusie van antwoord), onder overlegging van sommatiebrieven vanaf 1986 en (kort geding) vonnissen uit 1991, stelt dat zij al vanaf de jaren tachtig regelmatig (in de Benelux) is opgetreden tegen gebruik door derden van haar merken.

12. Hoewel niet relevant is of de desbetreffende aanduidingen ten tijd van de depots/ inschrijvingen van de merken daadwerkelijk werden gebruikt voor de beschrijving van de onderhavige waren, merkt het hof nog op dat onder meer uit de in het bestreden vonnis in de rechtsoverwegingen 15 en 18 aangehaalde publicaties (het "Werkboekje BACH remedies" uit 1982 (productie 7 van Flower Remedies in hoger beroep) en het boek "Geneeswijzen in Nederland" uit 1976 (productie 43 van Healing Herbs)) valt af te leiden dat in de Benelux vóór de onderhavige depots/inschrijvingen de aanduiding Bach redemies al werd gebruikt voor de beschrijving van bloesem- of bloemenremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach. In die publicaties wordt aangegeven hoe men (zelf) de Bach remedies maakt (pagina 10 resp. 224) en wordt gesproken over Bach remedies als de remedies vervaardigd volgens de methode van dr. Bach, ongeacht de - merkenrechtelijk relevante - (commerciële) herkomst daarvan. Dat in het "Werkboekje BACH remedies" wordt aangeraden de remedies (althans de essences/de moedertincturen) te bestellen bij het dr. Edward Bach Center doet daar niet aan af.

13. Het bovenstaande brengt mee dat de aanduidingen THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER REMEDIES beschrijvend/ soortnamen zijn voor waren en diensten bestaande uit of betrekking hebbend op bloesem- en bloesemremedies, vervaardigd volgens de methode van dr. Bach en de woordmerken bestaande uit deze aanduidingen in zoverre elk onderscheidend vermogen missen. In zoverre falen de grieven derhalve.

14. Flower Remedies heeft voorts (met name in de toelichting op grieven 1 en 6) aangevoerd dat haar merken zijn ingeburgerd (als bedoeld in artikel 14ter BMW (1996), thans artikel 2.28 lid 2 BVIE). Anders dan Healing Herbs lijkt te stellen (op pagina 6 en 7 van haar pleitaantekeningen in hoger beroep) kan ook een merk dat slechts beschrijvende aanduidingen bevat door inburgering onderscheidend vermogen krijgen. In het Postkantoor-arrest wijst het HvJEG daar in ro. 55 ook op. In dit geval is daarvoor naar het voorlopig oordeel van het hof wel nodig dat de in het geding zijnde consument een onderscheid maakt tussen de aanduiding "(bloesem- of bloemen)remedie vervaardigd volgens de methode van dr. Bach" en de onderhavige merken. Flower Remedies biedt aan de gestelde inburgering te bewijzen door onder meer marktonderzoeken en getuigenverhoren. Het hof zal Flower Remedies toelaten tot het bewijs van deze stelling en de zaak naar de rol verwijzen ten einde bewijs over te leggen en/of concreet aan te geven op welke wijze zij dit bewijs (verder) wenst te leveren.

15. De grief 7a richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat ook de beeldmerken nietig zijn en de daarvoor gegeven motivering.

16. Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de in de merken voorkomende woorden op zich zelf beschrijvend zijn, niet voldoende is om aan te nemen dat de beeldmerken elk onderscheidend vermogen missen. Dat de merken woordelementen bevatten die niet onderscheidend zijn - en die derden mogen gebruiken -, heeft uiteraard wel invloed op de beschermingsomvang. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld merk dienen alle bestanddelen van het merk in aanmerking te worden genomen en dient te worden beoordeeld of de beeldelementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen (vergelijk GvEA EG 5 december 2002 (T-91/01) inzake BioID). Het hof is van oordeel dat de speciale gestileerde schrijfwijze van BACH in het beeldmerk e. daaraan onderscheidend vermogen verschaft. Het handschrift en de gebogen streep onder de letters wijkt zodanig af van hetgeen gebruikelijk is dat het onderscheidend vermogen aan het teken verschaft. Dit geldt ook - temeer - voor de beeldelementen in het beeldmerk d.

Deze merken zijn dan ook niet nietig wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. In zoverre slaagt de grief.

17. In eerste aanleg heeft Healing Herbs subsidiair nog vervallenverklaring gevorderd op grond van verwording tot gebruikelijke benaming (soortnaam) van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b BMW (thans artikel 2.26, lid 2, sub b BVIE). Voor zover deze vordering in hoger beroep nog aan de orde zou zijn, kan deze niet worden toegewezen met betrekking tot de beeldmerken, nu de mogelijkheid van verwording tot gebruikelijke benaming in beginsel slechts geldt voor woordmerken.

18. Voorts heeft Healing Herbs nog aangevoerd dat de beeldmerken nietig zijn wegens misleiding. Voor merk e. zou dat het geval zijn omdat ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat de echte handtekening van dr. Bach wordt weergegeven en het gebruik van een (pseudo) handtekening bovendien de indruk zou wekken dat dr. Bach de van dit merk voorziene producten ondersteunt.

Merk d. zou misleidend zijn omdat door de daarin voorkomende woorden "Est. 1936" ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat de onderneming die dit merk gebruikt in 1936 is opgericht. Een belangrijk aspect van de misleiding is volgens Healing Herbs dat Flower Remedies de misleidende elementen gebruikt om de onjuiste indruk te wekken dat zijzelf en haar producten een speciale band hebben met Dr. Bach en dat haar producten daardoor beter en effectiever zijn. Het hof is van oordeel dat Healing Herbs, mede gelet op de betwisting door Flower Remedies onvoldoende heeft onderbouwd dat het hier gaat om eigenschappen die het publiek van belang acht, althans bepalend zijn bij zijn keuze voor een bepaald product.

Bij Memorie van antwoord heeft Healing Herbs nog gesteld dat de producten van Flower Remedies in werkelijkheid niet langer remedies zijn die zijn vervaardigd overeenkomstig de methodes van dr. Bach. Indien dat juist zou zijn, zouden de merken misleidend kunnen zijn. Flower Remedies heeft deze stelling bij pleidooi in hoger beroep echter uitdrukkelijk betwist. Nu Healing Herbs hier niet meer op heeft gereageerd en ook geen concreet bewijs terzake heeft aangeboden, gaat het hof aan deze stelling voorbij.

Het beroep op nietigheid wegens het misleidend zijn van de merken kan dan ook niet slagen.'

2.8. In het eindarrest van 23 februari 2010 heeft het hof een oordeel gegeven over het door Flower Remedies bijgebrachte bewijs omtrent haar stelling dat haar woordmerken zijn ingeburgerd (tot welke bewijslevering het hof in het tussenarrest van 15 november 2011 Flower Remedies had toegelaten). Het hof oordeelde dat Flower Remedies dit bewijs niet geleverd had en zag geen aanleiding om Flower Remedies tot nadere bewijslevering toe te laten.

2.9. Flower Remedies heeft tijdig(5) cassatieberoep doen instellen. Healing Herbs heeft verweer gevoerd en tevens incidenteel cassatieberoep ingesteld. Flower Remedies heeft verweer gevoerd in het incidentele cassatieberoep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten. Healing Herbs heeft nog gedupliceerd.

3. Bespreking van de cassatiemiddelen

Het principale cassatieberoep

3.1. Het principale beroep omvat vijf(6) onderdelen. Deze richten zich uitsluitend tegen overwegingen in het tussenarrest van 15 november 2007.

3.2. Onderdeel 1 richt zich tegen rov. 6, 9, 11 en 13 van het tussenarrest. Volgens de algemene klacht heeft het hof met betrekking tot de nietigverklaring van ingeschreven merken ten onrechte niet - althans niet kenbaar - de maatstaf van het 'Kinder'-arrest aangelegd. Aldus heeft het hof miskend dat onder de BMW (1971) woordmerken pas nietig kunnen worden verklaard indien zij - samengevat - slechts kunnen worden aangemerkt als beschrijvend respectievelijk als soortaanduiding, in die zin dat derden zouden worden verhinderd dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Het hof heeft in rov. 11 miskend dat de nietigheid c.q. het beschrijvend karakter respectievelijk onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld naar het moment van de inschrijving en niet naar het tijdstip waarop de (appel)rechter daarover beslist (onderdeel 1.1). Het hof heeft in rov. 11 voorts miskend dat - onder de voor 1996 geldende BMW (1971) (mogelijk) toekomstig beschrijvend gebruik en marktomstandigheden op zichzelf niet voldoende zijn om een merk nietig te kunnen verklaren (onderdeel 1.2) en (onderdeel 1.3) dat merken uitsluitend nietig kunnen worden verklaard, indien zij slechts kunnen worden aangemerkt als beschrijvend respectievelijk als soortaanduiding, in die zin dat derden zouden worden verhinderd dezelfde of soortgelijke waar op de in de taal gebruikelijke wijze aan te duiden.

3.3. Naar de kern bezien, wil Flower Remedies een door het onderdeel veronderstelde overgangsrechtelijke kwestie aan de orde stellen, en in een voor haar gunstige zin beantwoord zien.

Het onderdeel faalt, omdat het - blijkens hetgeen hierna volgt - uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting.

3.4. Ik herinner er aan dat de onder 1.3 genoemde merkdepots voor de woordmerken THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER REMEDIES verricht zijn in respectievelijk 1983, 1988 en 1990.

3.5. Dat gebeurde onder vigeur van de Benelux-Merkenwet zoals die in 1971 in werking was getreden, en waarvan de hier relevante bepalingen luidden:

Artikel 1. (1) Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Artikel 14. A. Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen:

1.a. van het depot van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van het merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B onder 2, van het Verdrag van Parijs mist [...](7).

3.6. Op 21 december 1988 kwam tot stand de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht (Richtlijn 89/104/EEG), Pb. 1989, L 40/1. De uiterste implementatiedatum van deze Richtlijn was: 31 december 1992(8).

Het hier van belang zijnde artikel 3 van Richtlijn 89/104/EEG, getiteld Gronden voor weigering of nietigheid, bepaalt in het eerste en het derde lid:

'1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

[...].

[...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.'

3.7. Richtlijn 89/104/EEG voorziet vrijwel niet in overgangsbepalingen(9), in elk geval niet in die zin dat de toetsing aan de criteria van artikel 3 en de eventuele toepassing van de nietigheidssanctie anders zou moeten verlopen in gevallen die betrekking hebben op vóór de uiterste implementatiedatum (31 december 1992) gedeponeerde c.q. ingeschreven merken.

3.8. Op 1 januari 1996 trad in werking het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12). Dit Protocol diende - onder meer - tot aanpassing van de BMW aan Merkenrichtlijn 89/104/EEG(10).

3.9. De artikelen II-V van het Protocol van 1992 bevatten overgangsrecht. Deze bepalingen gaan evenwel niet in op de door het middelonderdeel aan de orde gestelde kwestie van een potentieel verschil in beoordeling op basis van de 'oude' art. 1 en 14 BMW enerzijds en art. 3 van Richtlijn 89/104/EEG anderzijds.

Integendeel blijkt uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen dat de Beneluxwetgever ten deze in het geheel geen potentieel overgangsrechtelijk probleem aanwezig acht. Ik citeer(11):

'Uitgangspunt bij de aanpassing aan de richtlijn is geweest de wet alleen te wijzigen indien noodzakelijk, dat wil zeggen wanneer het Beneluxrecht niet in overeenstemming is met de richtlijn dan wel twijfels daarover kunnen bestaan. Dit heeft geleid tot een, vanwege het relatief jonge en moderne karakter van de BMW, beperkt aantal wijzigingen.'

Alsmede:

'Ook artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1, van de BMW. [...]

Het derde lid van artikel 3 betreft de zogenaamde inburgering, de omstandigheid dat de nietigheid van een merk niet kan worden ingeroepen wegens gemis aan onderscheidend vermogen, wanneer het merk door het gebruik daarvan in de praktijk wel onderscheidend vermogen heeft verkregen. Uit de jurisprudentie valt op te maken, dat de inburgering reeds deel uitmaakt van het Benelux-merkenrecht. Er is derhalve geen behoefte het derde lid als zodanig in de wet op te nemen.'

3.10.1. Uit het vorenstaande (vgl. nrs. 3.6-3.7) valt vooreerst op te maken dat de Europese Richtlijnwetgever geen reden zag om 'oude' (vóór de implementatiedatum van Rl. 89/104/EEG) gedeponeerde c.q. ingeschreven merken anders of beter te behandelen dan 'nieuwe'.

Dat ligt ook voor de hand in het licht van de harmoniserende doelstelling van de richtlijn, met daarin enerzijds de gegeven ruimte voor het creëren van merkenrechtelijke exclusieve - dus naar hun aard enigszins monopoliserende - rechten, maar anderzijds de daaraan in (onder meer) art. 3 van de richtlijn gestelde grenzen. Daarbij past allerminst dat merkinschrijvingen met een datum van vóór 1 januari 1993 immuun zouden zijn (en tot in lengte van jaren immuun zouden blijven) voor de eisen die ingevolge art. 3 van de Richtlijn moeten gelden om op tekens merkenrechtelijke exclusieve rechten te kunnen claimen. Ik citeer nog uit de zevende overweging van de considerans van R. 89/104:

'Overwegende dat het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle Lid-Staten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden; dat hiertoe een niet limitatieve opsomming van tekens moet worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen;'.

In de - voor de hand liggende - visie van de Richtlijnwetgever is er dus niet een 'overgangsrechtelijk probleem', zoals in middelonderdeel 1 verondersteld.

3.10.2. Ik merk op dat, ook indien daarover op nationaal niveau anders gedacht zóu worden, het Unierechtelijke Richtlijnrecht uiteraard vóórgaat.

In dit verband herinner ik nog aan de volgende overwegingen in het arrest van HvJ EG 23 februari 1999 (BMW/Deenik)(12) naar aanleiding van een toen (in een zaak over art. 5 MRl. 89/104 resp. art. 13 BMW, over beschermingsomvang) bij de Hoge Raad gerezen vraag van overgangsrechtelijke aard. Het HvJ EG overwoog, voor zover hier van belang:

'14. [...] moesten de lidstaten de richtlijn [89/104/EEG] uiterlijk op 31 december 1992 hebben omgezet. De regels voor de aanpassing van de Eenvormige Beneluxwet op de merken aan de richtlijn zijn krachtens het Benelux-protocol van 2 december 1992 echter pas op 1 januari 1996 in werking getreden [...].

[...]

19. Dienaangaande herinnert de Hoge Raad eraan, dat de richtlijn met betrekking tot de artikelen 5 tot en met 7 daarvan geen andere regels voor overgangsproblemen bevat dan die in artikel 5, lid 4. Hij vraagt zich daarom af, of de lidstaten door middel van nationale bepalingen overgangsproblemen mogen regelen voor andere gevallen dan de in deze bepaling genoemde. In het bijzonder wil hij weten, of het gemeenschapsrecht zich verzet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing gegeven vóór de datum waarop de nationale omzettingsregels van de richtlijn - te laat - van kracht werden, volgens de vóór die datum geldende regels moet worden beslecht, ook al wordt het arrest na die datum gewezen.

[...]

22. Welke de toepasselijke nationale wettelijke regeling ook is, deze moet zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn worden uitgelegd, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 189, derde alinea, EG-Verdrag te voldoen (zie met name arresten van 13 november 1990, Marleasing, C-106/89, Jurispr. blz. I-4135, punt 8, en 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, Jurispr. blz. I-3325, punt 26).

23. Deze verplichting geldt eveneens ten aanzien van de nationale regels van overgangsrecht. De nationale rechter moet die regels dus zoveel mogelijk zo uitleggen, dat met betrekking tot het gebruik van een merk na de datum waarop de richtlijn had moeten zijn omgezet, de volle werking van de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn is verzekerd.'

Het HvJ EG aanvaardde blijkens rov. 24 'onverminderd de verplichting van de verwijzende rechter om het nationale recht zoveel mogelijk in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te leggen' wél (of: slechts) de zeer beperkte uitzondering waarnaar de Hoge Raad blijkens rov. 19 'in het bijzonder' gevraagd had (kort gezegd: toepassing van oud recht in cassatie indien het arrest waarvan beroep onder oud recht gewezen is).

3.11. Uit het vorenstaande (vgl. nrs. 3.8-3.9) valt voorts op te maken dat de Benelux-Protocolwetgever van 1992 zich zonder voorbehoud schaarde achter het stelsel van art. 3 van Rl. 89/104/EEG; in het Gemeenschappelijk Commentaar werd zelfs aangegeven dat de bestaande artikelen 1 en 14 BMW hier reeds op aansloten en dus niet gewijzigd behoefden te worden. In de visie van deze wetgever is hier dus evenmin een overgangsrechtelijk probleem aan de orde.(13)

3.12. Ik heb de neiging om reeds op basis van het bovenstaande te concluderen tot ongegrondheid van onderdeel 1, maar dan ga ik misschien iets te snel.

3.13. Middelonderdeel 1 focust (i) enerzijds op ruimhartige(r) pre-Richtlijn-jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof (met name het Kinder-arrest van 1981) tegenover latere 'strengere' jurisprudentie van het HvJ EG/EU. Het onderdel focust (ii) anderzijds op de omstandigheid dat in het systeem van de Benelux-merkenwetgeving nietigverklaring terugwerkt tot de inschrijvings- c.q. depotdatum; dat zou meebrengen dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen eveneens 'ex tunc' zou moeten plaats hebben.

3.14. Ad (i) van 3.13. Over de vraag of, resp. in hoeverre de rechtspraak van het HvJ EG/EU nu werkelijk (veel) strenger is dan die van het BenGH, zou een proefschrift te schrijven zijn. Laat ik intussen - in elk geval 'for the sake of argument' - in zoverre meegaan met de stelling in onderdeel 1, dat inderdaad gesproken kan worden van aanscherping van de eisen door het HvJ EG/EU ten opzichte van hetgeen wij, vóór de Luxemburgse jurisprudentie over art. 3 van MRl. 89/104(14) op gang kwam, in de Benelux op basis van art. 1 en art. 14 BMW gewend waren(15).

Dan nog valt voor mij niet in te zien dat dit argument gewicht in de schaal kan leggen in de door onderdeel 1 bedoelde zin. Aan de aard van jurisprudentie is eigen dat aan wettelijke begrippen (van tijd tot tijd) een ruimere of minder ruime of anderszins verfijnde uitleg kan worden gegeven. Ook het Benelux-Gerechtshof zélf had - tot het effectief worden van Rl. 89/104 - kunnen komen tot nadere verfijning van (bijv.) zijn rechtsoordelen in het Kinder-arrest van 1981. Op nationaal niveau is dit gegeven maar al te zeer bekend: rechtsverfijning en rechtsvorming - waarbij soms zelfs sprake is van 'omgaan' - door de hoogste rechter. Een dergelijke loop der dingen - waarbij de rechter (alsnog) het 'betere' recht vindt - pleegt evenwel niet beschouwd te worden als veroorzaker van problemen van overgangsrecht, met de spreekwoordelijke uitzonderingen die de regel bevestigen.(16)

3.15. Ad (ii) van 3.13. De omstandigheid dat in het systeem van de Benelux-merkenwetgeving(17) nietigverklaring terugwerkt tot de inschrijvings- c.q. depotdatum brengt mee dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep moet uitgaan van de feitelijke situatie met betrekking tot het onderscheidend karakter van het berokken teken ten tijde van die datum(18).

Deze omstandigheid is echter geen argument - laat staan een doorslaggevend argument - om te verdedigen, laat staan aan te nemen, dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep zou moeten toetsen naar de stand van de jurisprudentie met betrekking tot de aan een merk te stellen eisen ten tijde van het (de) depot(s) c.q. inschrijving(en).

3.15.1. Daartegen pleit de onder 3.9 aangehaalde visie van de Protocolwetgever van 1992. Daartegen pleit voorts hetgeen ik in nr. 3.14 in algemene zin heb opgemerkt. Er is geen goede reden waarom de rechter, daartoe geroepen, zijn (voortgeschreden) inzicht omtrent wat als 'beter' recht zou moeten gelden, niet tevens zou mogen - ja moeten - toepassen op een feit dat bijv. een tiental jaren eerder voorgevallen is. Ik merk tegen deze algemene achtergrond nog op, dat tegenover het 'nadeel' voor een merkdeposant die geconfronteerd zou worden met een ontwikkeling naar 'strengere' rechtspraak, het 'voordeel' staat voor een merkdeposant die evenzo kan profiteren van een ontwikkeling naar 'soepeler' rechtspraak. Bezien op 'macroniveau' zijn ontwikkelingen in beiderlei richting mogelijk, en zij behoren dat te zijn.

3.15.2. Er is bovendien nog een specifieke reden die ertegen pleit dat de rechter bij de beoordeling van een nietigheidsberoep zou moeten toetsen naar de stand van voor de deposant gunstiger jurisprudentie ten tijde van het (de) depot(s) c.q. inschrijving(en).

Ten behoeve van de deposant van een op zichzelf ('van huis uit') als merk onvoldoende onderscheidend teken(19) is nl. van oudsher(20) reeds voorzien in investeringsbescherming, in die zin dat de deposant die door de wijze van gebruik heeft bereikt dat zo'n 'van huis uit' onvoldoende onderscheidend teken, door zgn. inburgering wél blijkt te kunnen onderscheiden, tóch de toets van art. 1 en 14 BMW (oud) resp. art. 3 MRl. kan doorstaan(21).

Anders gezegd: aldus behoeven serieuze, in verhoopte inburgering als merk van een aanvankelijk als merk te zwak teken investerende gebruikers van dat teken in het geheel geen 'slachtoffer' te worden van een aanscherping in de jurisprudentie ('met terugwerkende kracht') van initieel aan de beschermbaarheid van een teken als (woord-)merk te stellen eisen(22).

3.15.3. Terzijde - maar in het licht van de stellingname van Flower Remedies niet zonder relevantie - wijs ik nog op het volgende.

In een systeem van een merkinschrijving met voorafgaande toetsing aan de eisen met betrekking tot onderscheidend vermogen, door een daartoe aangewezen autoriteit(23), is het altijd mogelijk dat de rechter, die uiteraard het laatste woord heeft, in een beroepsprocedure tegen een beslissing van eerstgenoemde autoriteit of in een latere nietigheidsprocedure alsnog de nietigheid uitspreekt van een in de inschrijvingsprocedure wél gehonoreerd depot. Hoewel over deze mogelijkheid geen misverstand kan bestaan, is zo'n latere vernietiging voor de merkdeposant 'zuur'.

Dit gezegd zijnde, wijs ik erop dat in casu de merkdepots voor de woordmerken THE BACH REMEDIES, BACH en BACH FLOWER REMEDIES, verricht in respectievelijk 1983, 1988 en 1990, in het geheel geen voorwerp zijn geweest van een voorafgaande toetsingsprocedure bij het Benelux-Merkenbureau. Ten tijde van deze merkdepots was het BMB nog lijdelijk. De voorafgaande toetsing door het Bureau is pas per 1 januari 1996 ingevoerd.

3.16. Na het voorgaande kan de bespreking van de specifieke klachten van onderdeel 1 kort zijn.

3.16.1. De algemene klacht van het onderdeel faalt omdat - anders dan het onderdeel wil - het hof in rov. 7 e.v. terecht niet 'de maatstaf van het Kinder-arrest' heeft aangelegd. Voor zover het hof in rov. 6 omtrent de aan te leggen maatstaf misverstand zou hebben gewekt, mist de klacht - processueel - belang. Hetzelfde geldt voor zover geklaagd wordt over een in rov. 6 neergelegd oordeel dat er, voor zover hier van belang, geen relevant inhoudelijk verschil is tussen de het voor 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a BMW (1971) enerzijds en het na 1996 geldende artikel 14A, lid 1, onder a tot en met d BMW (1996) en het daaraan ten grondslag liggende artikel 3, lid 1, onder a tot en met d van de Richtlijn anderzijds.

3.16.2. Ook onderdeel 1.1 faalt. Waar het onderdeel klaagt dat de nietigheid c.q. het beschrijvend karakter respectievelijk onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld naar het moment van de inschrijving, mist het feitelijke grondslag voor zover geklaagd zou worden dat het hof miskend zou hebben dat moet worden uitgaan van de feitelijke situatie met betrekking tot het onderscheidend karakter van het berokken teken ten tijde van dat moment. Voor zover het onderdeel klaagt over miskenning dat bij deze beoordeling ook (nog steeds) het 'oude' Benelux-recht - van vóór 1 januari 1993 (uiterste datum implementatieverplichting) c.q. 1 januari 1996 (daadwerkelijke datum van implementatie in de BMW) - zou moeten worden toegepast, en niet het geharmoniseerde Richtlijnrecht, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting.

3.16.3. De onderdelen 1.2 en 1.3 die het hof meer specifieke miskenningen verwijten van Beneluxrecht zoals dat zou gelden vóór 1 januari 1996, falen in het verlengde van onderdeel 1.1.

3.17. Ook onderdeel 2 - verbijzonderd in de onderdelen 2.1 t/m 2.3 - richt zich tegen rov. 11 van het tussenarrest. Volgens dit onderdeel heeft het hof niet kenbaar, althans niet begrijpelijk onderzocht en beslist dat derden zouden worden verhinderd dezelfde of soortgelijke waren of diensten op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden.

Het onderdeel - dat evenals onderdeel 1 de BMW (1971)-maatstaf tot uitgangspunt neemt - faalt in zijn geheel op dezelfde gronden als onderdeel 1. Anders dan het onderdeel wil, heeft het hof immers terecht de door het HvJ EG nader ontwikkelde maatstaf op basis van de MRl gehanteerd.

3.18. Onderdeel 2.1 spitst de klacht toe in die zin dat het hof heeft nagelaten te responderen op het nadrukkelijke betoog van Flower Remedies dat - uitgaande van de BMW (1971) maatstaf - de verwijzing 'naar de methode van dr. Bach' een in de gangbare taal gebruikelijk (en redelijk) alternatief is voor de gedeponeerde tekens BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES(24).

Weliswaar is het hof niet (kenbaar) op deze stellingen van Flower Remedies ingegaan, maar nu ten deze rechtens niet (langer) een rol speelt of er andere gebruikelijke of voor de hand liggende alternatieven bestonden of bestaan om de betreffende producten aan te duiden, mist de klacht belang.

3.19. Onderdeel 2.2 klaagt nog dat 's hofs oordeel dat het in dit geval niet gaat om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product, onbegrijpelijk is. Flower Remedies heeft immers (onbestreden) gesteld dat haar eigen gebruik van de aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES niet beschrijvend is, maar verwijst naar Flower Remedies als de commerciële herkomst van de gemerkte waren en diensten.

Het onderdeel faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing van de desbetreffende passage in rov. 11. Anders dan de klacht tot uitgangspunt neemt, heeft het hof juist onderkend, zo niet onderstreept dat - net zoals door Flower Remedies betoogd - het bij de onderhavige aanduidingen BACH, THE BACH REMEDIES en BACH FLOWER REMEDIES inderdaad gaat om verwijzingen naar 'een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product', en dat Flower Remedies daarmee naar zich wil verwijzen als (de enige) commerciële herkomstbron. Daaraan heeft het hof in rov. 11 vervolgens - anders dan door Flower Remedies gewenst, en in onderdeel 2.2 'verdrongen' - de consequentie verbonden van toepasselijkheid van de (door het HvJ EG nader ontwikkelde) maatstaf op basis van de MRl, te weten: niet-voldoening voor vatbaarheid voor merkbescherming onder art. 3 MRl. Anders gezegd: Het hof heeft - in cassatie niet bestreden - vastgesteld dat (FLOWER) REMEDIES een soortnaam is van dan wel beschrijvend is voor de waren en diensten in kwestie, te weten bloesem- en bloemenremedies, waarbij bloesem- en bloemenremedies die vervaardigd zijn volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode(25) een ondersoort vormen. Het hof gaat er daarom van uit dat iedereen die remedies maakt volgens de methode van dr. Bach dié eigenschap, als aanduiding van de soort, op zijn producten moet kunnen vermelden. Volgens het hof gaat het bij de vermelding van die eigenschap dus niet om een door het merkenrecht te beschermen kenmerk waarmee de (commerciële) herkomst uit een bepaalde onderneming wordt aangeduid, maar om benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van een soort.

Over onjuistheid van 's hof aldus te lezen oordeel laatste klaagt onderdeel 2.2 niet. Voor zover het onderdeel toch geacht zou moeten worden daarover te klagen, klaagt het niet over onjuiste toepassing van de door het hof gebezigde, aan de rechtspraak van het HvJ EG ontleende beoordelingsmaatstaf. Voor zover het onderdeel zou willen verdedigen dat het hof de maatstaf niet aan die rechtspraak van het HvJ EG had mogen ontlenen, faalt het op grond van de eerder aangegeven onjuiste rechtsopvatting omtrent het (temporeel) toepasselijk recht.

Overigens zijn, anders dan Flower Remedies betoogt, deze stellingen wél bestreden (zie pleitnota 1e aanleg zijdens Healing Herbs p. 17 en 18 en de MvA onder 27 t/m 36).

3.20. Onderdeel 2.3 klaagt dat 's hofs oordeel dat het eenieder vrijstaat om te vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap dat het volgens de methode van dr. Bach is vervaardigd en dat het daarom niet gaat om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies, maar om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product - gelet op de 'Kinder-maatstaf' - onvoldoende is gemotiveerd. Uit de omstandigheid dat het eenieder vrijstaat om te vermelden dat het gaat om een product met de eigenschap dat het volgens de methode van dr. Bach is vervaardigd volgt immers niet - althans niet zonder nadere motivering - dat het gaat om een verwijzing naar de eigenschap of het kenmerk dat het gaat om een volgens de methode van dr. Bach vervaardigd product (en niet om verwijzend gebruik naar de merken van Flower Remedies). Aldus de klacht.

Het onderdeel faalt op dezelfde gronden als onderdeel 2.2.

3.21. Onderdeel 3.1 - dat evenals onderdeel 1 de BMW (1971)-maatstaf tot uitgangspunt neemt - faalt in zijn geheel op dezelfde gronden als onderdeel 1.

3.22. Onderdeel 3.2 is - het onderdeel geeft het zelf al aan - gericht tegen een overweging ten overvloede en kan reeds daarom niet tot cassatie leiden.

3.23. De onderdelen 4.1 en 4.2 zijn, zoals onderdeel 4.1 zelf aangeeft, eveneens gericht tegen een overweging ten overvloede van het hof (in rov. 12 van het tussenarrest) en kunnen daarom niet tot cassatie leiden.

3.24. Ook de onderdelen 4.3 en 4.4 richten zich tegen die niet dragende overweging en falen dus daarom. Voor zover onderdeel 4.3 zich - voortbouwend op de klacht in de onderdeel 2 - richt tegen rov. 11, dient het het (als hiervoor aangegeven: sneuvelende) lot van onderdeel 2 te delen.

3.25. Het tweede onderdeel 4 (bedoeld zal zijn: onderdeel 5) mist zelfstandige betekenis en behoeft geen bespreking.

Incidenteel cassatieberoep

3.26. Het incidentele cassatiemiddel omvat vier onderdelen (I t/m IV), die uitsluitend gericht zijn tegen overwegingen in het tussenarrest van 15 november 2007.

3.27. Onderdeel I klaagt dat het hof - in rov. 6 van dit tussenarrest - ten onrechte althans onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat de vraag of de merken geldig zijn, moet worden beoordeeld naar de BMW zoals die gold tot 1 januari 1996. (Ook) voor zover het hof de geldigheid van de beeldmerken heeft beoordeeld naar de BMW (1971), is dat oordeel van het hof rechtens onjuist.

3.28. De klacht is - gelet op hetgeen ik (in 3.16.1 - 3.16.3) heb opgemerkt over principaal onderdeel 1 - op zichzelf (deels) terecht voorgesteld, maar kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het hof heeft in rov. 6 weliswaar op potentieel misverstand wekkende en mogelijk ten onrechte overwogen dat in casu de BMW zoals die gold tot 1996 tot uitgangspunt heeft te gelden, maar uit de daarop volgende overwegingen volgt dat het hof toch de maatstaf, zoals die op basis van de MRl nader vorm kreeg in de jurisprudentie van het HvJ EG, heeft toegepast.

3.29. Onderdeel II klaagt dat het hof in rov. 15 e.v. van het tussenarrest op onjuiste wijze het onderscheidend vermogen van de (woord-/)beeldmerken d en e (zie hiervóór nr. 1.3) heeft beoordeeld. Het hof heeft blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door als beoordelingsmaatstaf te nemen of de beeldelementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen. De te beoordelen vraag was/is in hoeverre de toevoeging van figuratieve elementen aan uitsluitend beschrijvende woorden aan het aldus samengestelde merk in zijn geheel onderscheidend vermogen verleent (p. 8). Volgens het onderdeel is het hof in dit verband ook voorbij gegaan aan essentiële stellingen van Healing Herbs(26).

3.30. Volgens het HvJ EU moet het oordeel of woord-/beeldmerken als de onderhavige het vereiste onderscheidend vermogen hebben, worden gebaseerd op de totaalindruk die het merk bij het relevante publiek oproept.(27) De in het vorige nr. geciteerde toets die volgens het middelonderdeel zou moeten worden aangelegd (of de toevoeging van figuratieve elementen aan uitsluitend beschrijvende woorden aan het aldus samengestelde merk in zijn geheel onderscheidend vermogen verleent) wijkt daar inhoudelijk niet van af. Maar de door het hof in rov. 16 gehanteerde maatstaf, dat alle bestanddelen van het merk in aanmerking te worden genomen en dient te worden beoordeeld of de beeldelementen aan het teken onderscheidend vermogen verschaffen, wijkt daar inhoudelijk evenmin van af. De rechtsklacht faalt dus.

3.31. Uitgaande van de juiste maatstaf, is het antwoord op de vraag of in een gegeven geval een woord-/beeldmerk onderscheidend vermogen heeft, een oordeel van uitgesproken feitelijke aard.(28) Een zodanig oordeel kan dus niet op juistheid, doch slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. Het oordeel waartoe het hof ten aanzien van de onderhavige woord-beeldmerken is gekomen, acht ik begrijpelijk en ook voldoende gemotiveerd. Daarbij teken ik nog aan dat volgens de jurisprudentie van het HvJ EU een voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit een merk is samengesteld, geen verplichte stap is, en dat het afhangt van het oordeel over het merk in zijn geheel(29). Ik herinner voorts eraan dat een juist rechtsoordeel niet met motiveringsklachten kan worden bestreden.

3.32. Onderdeel III klaagt dat het hof in rov. 17 van het tussenarrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting waar het heeft geoordeeld dat vervallenverklaring op de grond van verwording tot soortnaam (artikel 5 lid 2 onder b BMW, thans art. 2.26 lid 2 sub b BVIE) in beginsel slechts mogelijk is ten aanzien van woordmerken.

3.33. Volgens art. 2.26 lid 2 BVIE kan het recht op een merk vervallen worden verklaard voor zover na de datum van inschrijving 'het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden'. De bepaling stemt zakelijk overeen met art. 7, lid 2 onder a van de Merkenrichtlijn, en kwam (sinds 1971) ook al voor in art. 5 van de nog niet aan deze richtlijn aangepaste BMW(30).

3.34. Onder toepassing van nog niet geharmoniseerd Beneluxrecht heeft het Benelux-Gerechtshof in 1997(31) geoordeeld dat deze 'verwordings/verval-'regel alleen voor woordmerken gold (en dus niét voor - in die zaak beoordeelde, als vormmerk gedeponeerde - poezen- en hondensnoepjes in hartvorm). Het BenGH onderkende evenwel een hiermee gepaard gaande inconsequentie in het merkenrechtelijk systeem en compenseerde die door - kort gezegd - te oordelen dat een (vorm-)merk dat ieder onderscheidend vermogen had verloren, niet meer in rechte kon worden ingeroepen.

3.35. In 2006 heeft het HvJ EG in het arrest Levi Strauss/Casucci de 'verwordings/verval'-regel van art. 12 lid 2 onder a MRl zonder omhaal toegepast op een beeldmerk (een sierstiksel in het midden van een opgenaaide broekzak)(32). Met Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper leid ik hieruit af dat onder geharmoniseerd Europees merkenrecht de merkvorm er niet meer toe doet(33).

3.35. In zoverre is de klacht in onderdeel III terecht voorgedragen. Het onderdeel kan echter bij gebrek aan (processueel) belang niet tot cassatie leiden.

3.35.1. In 's hofs (voorafgaande), door onderdeel II vergeefs aangevochten rov. 16 ligt besloten dat het door het hof aan het geheel van elk van de beide (woord-/)beeldmerken dankzij de daarin voorkomende beeldelementen - aan de hand van geharmoniseerd recht - toegekende onderscheidend vermogen niet alleen ten tijde van de depots/inschrijvingen van de onderhavige beeldmerken, maar ook ten tijde van het wijzen van zijn arrest (nog) aanwezig was. Vgl. de deeloverweging 'Het hof is van oordeel dat de speciale gestileerde schrijfwijze van BACH in het beeldmerk e. daaraan onderscheidend vermogen verschaft. Het handschrift en de gebogen streep onder de letters wijkt zodanig af van hetgeen gebruikelijk is dat het onderscheidend vermogen aan het teken verschaft. Dit geldt ook - temeer - voor de beeldelementen in het beeldmerk d.' Reeds daarom kan de stelling dat de hier bedoelde (woord-/)beeldmerken tot de in de handel gebruikelijke benamingen c.q. aanduidingen van de waar niet opgaan. Ik teken terzijde nog aan (dat ook niet blijkt dat Healing Herbs heeft gesteld) dat deze woord-/beeldmerken (nu juist) na de datum van inschrijving ervan tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar zouden zijn geworden.

3.35.2. Daar komt nog bij dat Healing Herbs niet (verwijst naar een stelling in feitelijke instanties waarin zij) heeft aangevoerd dat ook het geheel van de woord-/beeldmerken (dus inclusief de beeldelementen) tot 'de in de handel gebruikelijke benaming van de waar' zouden zijn geworden, noch naar een in feitelijke instanties betrokken stelling dat de woord-elementen in deze twee merken zo dominant zouden zijn, dat de figuratieve (beeld-)elementen daarvan niet te onderscheiden zouden zijn (en ook gebruikelijk geworden zouden zijn).

3.35.3. Daar komt ten slotte nog bij dat volgens de toepasselijke (Richtlijn- en) wetsbepaling, in ieder geval nodig is dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren. Healing Herbs heeft op dit punt niets gesteld. Ook daarom kan haar vordering tot vervallenverklaring van de beeldmerken - ook na een mogelijke vernietiging en verwijzing - niet tot toewijzing leiden.

3.36. Onderdeel IV is gericht tegen rov. 18 van het tussenarrest waarin het hof het beroep van Healing Herbs op nietigheid van de beeldmerken wegens misleiding afwijst. Dit oordeel geeft, aldus de klacht, blijk van een onjuiste rechtsopvatting, of is althans onbegrijpelijk omdat het hof essentiële stellingen van Healing Herbs heeft gepasseerd. Het onderdeel is voorwaardelijk voorgesteld, voor het geval de eerder aangevoerde onderdelen niet leiden tot vernietiging van 's hofs arrest(en).

3.37. De MRl en het BVIE kennen twee verschillende sanctievormen in verband met misleidende merken.

De ene is neergelegd in art. 3 lid 1, onder g MRl en art. 2.4 lid 1, onder b BVIE(34) en betreft merken die 'tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten'. De sanctie is nietigheid (ex tunc).

De andere is neergelegd in art. 12 lid 2, onder b MRl en art. 2.26 lid 2, onder c BVIE(35) en betreft merken die 'als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waar voor het ingeschreven is, het publiek [kunnen] misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten'. Hier is de sanctie de mogelijkheid van vervallenverklaring (ex nunc).

Het naast elkaar bestaan van deze twee sanctievormen doet veronderstellen dat de toepassingsvoorwaarden voor de ene dan wel de andere sanctie verschillen. Die veronderstelling is juist.

3.38. Omdat de nietigheidssanctie van art. 3 lid 1, onder g MRl en art. 2.4 lid 1, onder b BVIE niet verwijst naar het (specifieke) gebruik dat door de merkhouder (of met zijn instemming) van het merk wordt gemaakt, en omdat deze sanctie ex tunc werkt, ligt het voor de hand dat de 'drempel' om op basis van dit regime nietigheid aan te nemen hoger ligt dan het geval is bij de andere (verval-)sanctie. Ik citeer met instemming Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper a.w. (2008)(36): 'Bij de beoordeling van merken op hun misleidend karakter gaat het erom of het merk daadwerkelijk kan misleiden met betrekking tot de waren en/of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, en is niet relevant de wijze waarop het merk in de praktijk wordt of kan worden gebruikt. Het merk moet derhalve in alle gevallen dat het gebruikt wordt voor waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven of aangevraagd misleidend zijn.'

De auteurs verwijzen t.a.p. (hun voetnoot 36) enerzijds naar de Chicken Tonight-beschikking van de Hoge Raad van 2001(37). Dat betrof een zeldzaam geval van 'per se misleiding': merkaanvrage voor een (woord-/)beeldmerk met de woorden 'Chicken Tonight' en 'smoorsaus voor kip' voor voedingswaren met alle mogelijke ingrediënten behalve (nu net) kip, en ook niet aangevraagd als merk voor een 'smoorsaus voor kip'.(38)

De auteurs verwijzen anderzijds(39) naar het Europese Elisabeth Emanuel-arrest van 2006(40): een zaak van een 'zeer bekende ontwerpster van bruidskleding' die spijt kreeg van de overdracht van haar onderneming aan een andere onderneming, welke laatste inmiddels op eigen naam de naam Elisabeth Emanuel als woord-/beeldmerk had gedeponeerd. Het Hof van Justitie overwoog, voor zover hier van belang (cursiveringen toegevoegd):

'48 In casu kan de gemiddelde consument weliswaar bij zijn aankoop van een kledingstuk van het merk "ELIZABETH EMANUEL" worden beïnvloed doordat hij ervan uitgaat dat verzoekster in het hoofdgeding aan de creatie van dit kledingstuk heeft deelgenomen, maar blijven de kenmerken en de kwaliteit van dit kledingstuk gewaarborgd door de onderneming die houder is van het merk.

49 Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat de naam Elisabeth Emanuel op zichzelf kan leiden tot misleiding van het publiek over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren.

50 De nationale rechter dient evenwel te onderzoeken of de onderneming die de aanvraag tot inschrijving van het merk "ELIZABETH EMANUEL" heeft ingediend, door de wijze waarop zij dit merk presenteert, de consument wil doen geloven dat Emanuel nog steeds de ontwerpster is van de waren waarop dit merk is aangebracht, of aan de creatie ervan heeft deelgenomen. In dat geval gaat het immers om een manoeuvre dat als bedrieglijk zou kunnen worden aangemerkt, maar dat niet kan worden geanalyseerd als een misleiding in de zin van artikel 3 van richtlijn 89/104, en bijgevolg het merk zelf, en dus de mogelijkheid om het in te schrijven, niet aantast.'

3.39. Op het vorenstaande stuiten alle klachten van onderdeel IV af. Onderwerp van dat middel is immers de afwijzing van Healing Herbs' vordering tot nietigverklaring van de twee (woord)-/beeldmerken wegens misleiding; en niet een vordering tot vervallenverklaring wegens misleiding 'als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt'. De door Healing Herbs aangevoerde stellingen betreffen juist het gebruik dat door Flower Remedies van de (woord-/)beeldmerken wordt gemaakt.

Bij de motiveringsklachten - wat daar overigens van zij - heeft Healing Herbs geen (processueel) belang.

4. Conclusie

De conclusie strekt zowel in het principale als in het incidentele beroep tot verwerping.

De procureur-generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

A-G i.b.d.

1 De feiten onder 1.1, 1.2, 1.4 en 1.5 zijn ontleend aan het vonnis van de rechtbank van 30 juni 2004 onder 1, waarvan ook het hof blijkens rov. 2 van het op dit punt niet bestreden tussenarrest van 15 november 2007 uitgegaan; de feiten onder 1.3 zijn ontleend aan de evenmin bestreden rov. 3 van dat arrest.

2 De merken vermeld onder d en e zijn in rov. 3 van het arrest van 15 november 2007 afgebeeld.

3 De nietigverklaring van het merk onder a is pas in appel gevorderd.

4 Het hof citeert uit de rov. 53 t/m 58 van dat arrest (aantekening A-G).

5 Het eindarrest dateert van 23 februari 2010; de cassatiedagvaarding is betekend op 21 mei 2010.

6 Bij de twee onderdelen 4 komt dezelfde nummering abusievelijk twee keer voor.

7 Artikel 6quinquies B onder 2, van het Verdrag van Parijs luidde (en luidt), voor zover hier van belang:

'B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd kunnen worden of nietig verklaard kunnen: [...]

2o. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.'

8 Ingevolge art. 16 lid 2 van deze richtlijn uitgesteld tot die datum.

9 Een specifieke, hier niet ter zake doende overgangsbepaling is te vinden in art. 5 lid 4.

10 Er was dus sprake van overschrijding van de uiterste implementatietermijn met drie volle jaren.

11 In Nederland heeft geen officiële publicatie plaatsgevonden van dit Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen. Het is te vinden op www.boip.int onder Juridisch / Wet- en regelgeving / Oude wetgeving / V. Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992.

12 Zaak C-63/97; Jur. 1999, p. I-905, NJ 2001, 134 m.nt. JHS, IER 1999, nr. 16, p. 111 m.nt. RdR.

13 Hieraan doet niet af dat bij Protocol van 11 december 2001, Trb. 2002, 37, in werking getreden 1 januari 2004, de BMW andermaal - en nu beter - is aangepast aan MRl. 89/104, nadat gebleken was dat de beperkte aanpak van het protocol van 2 december 1992 niet voldeed. Ook het Protocol van 2001 erkende uiteraard de suprematie van het Richtlijnrecht, maar thans werd de voorkeur gegeven aan een approche maximale. Ook dit Protocol kent geen voor de onderhavige kwestie relevante overgangsbepalingen. De (Gemeenschappelijke) Memorie van toelichting bij dit protocol van 11 december 2001 is te vinden op www.boip.int onder Juridisch / Wet- en regelgeving / Oude wetgeving / VII. Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001.

14 En art. 7 Gemeenschapsmerkenverordening.

15 Vgl. in deze zin (nog wel wat sterker uitgedrukt) T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), nr. 5.14.4.1, p. 164-166.

16 Een even bekend als uitzonderlijk voorbeeld is: HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 m.nt. EAAL en WHH (Boon/Van Loon). Wél komt het frequent voor dat een koerswijziging in de jurisprudentie hangende een procedure aanleiding geeft om partijen de gelegenheid te geven om hun stellingen aan die nadere jurisprudentiële ontwikkeling aan te passen; zulks met het oog op hoor en wederhoor (art. 6 EVRM).

17 Het systeem van de Merkenrichtlijn gaat eveneens hiervan uit.

18 Behoudens de onder 3.15.2 te bespreken 'inburgeringscorrectie'.

19 Al dan niet met toepassing van later gevormde jurisprudentie, vgl. nr. 3.14 bij voetnoot 15.

20 Vgl. art. 6quinquies onder C van het Verdrag van Parijs.

21 Zie voor het Beneluxrecht o.m. BenGH 9 februari 1977 en 9 maart 1977, NJ 1978, 415-416 m.nt. LWH, BIE 1977, nrs. 59-60, p. 195 en p. 203 (Centrafarm/Beecham, resp. AdG/Leeferink); en zie (inmiddels) art. 2.28 lid 2 BVIE. Zie voor het Europese recht art. 3 lid 3 MRl, geciteerd in nr. 3.6.

22 Dat, in casu, het (Haagse) hof hiervoor alleszins oog gehad heeft, blijkt uit de in cassatie niet bestreden rov. 14 van het tussenarrest en uit het in cassatie ten deze evenmin bestreden eindarrest.

23 Zoals in de Benelux destijds het Benelux-Merkenbureau, thans het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (Merken en Tekeningen en Modellen).

24 Flower Remedies verwijst in dit verband naar de CvA onder 7 en 16, de CvD onder 33 en 35, de pleitnota in eerste aanleg onder 2, 17, 26 en 36, de MvG grief 3 en de pleitnota in appel onder 37.

25 Vgl. rov. 10 en 1e alinea rov. 11 tussenarrest.

26 Die in dit verband verwijst naar haar stellingen in de CvR onder 54-59, de pleitnota in prima onder 32-34 en de MvA onder 54-60.

27 Vgl. HvJ EG 15 september 2005 (C-37/03), Jur. p. I-8004, BMMB 2005/4, p. 197, GRUR Int. 2005, p. 1012 (BioID/BHIM), rov. 25. Vgl. ook rov. 29.

28 Het is mij niet ontgaan dat het middelonderdeel op p. 10-11 de rov. 69-75 van het in de vorige voetnoot genoemde arrest van het HvJ EG in de zaak BioID citeert, onder aanbeveling om die rov. 69-75 tot richtsnoer te nemen. T.a.p. oordeelt het HvJ EG evenwel, op de voet van art. 61 van het Statuut van het Hof, als (hoogste) feitenrechter (over het merk BioID in bepaalde typografie).

29 HvJ EG 19 april 2007 (C-273/05), Jur. p. I-2912, IER 2007, nr. 60, p. 216 (Celltech), rov. 80.

30 De woorden 'of nalaten' ontbraken destijds, maar in de literatuur werd algemeen aangenomen dat 'nalaten', ceteris paribus, resulteerde in een 'toedoen'.

31 BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574 m.nt. JHS, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m.nt. Ste, IER 1998, nr. 14, p. 84 (Beaphar/Nederma).

32 HvJEG 27 april 2006, C-145/05, Jur. p. I-3703, IER 2006, nr. 60, p. 218, rov. 33.

33 A.w. (2008), p. 192 en p. 194; evenzo D.J.G. Visser, BIE 2006, p. 240. Anders nog: Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 9e druk (2007), nr. 397, p. 345-346, en Folmer 2009 (T&C IE, art. 2.26 BVIE, aant. 8b) die zich - in weerwil van de hetzelfde begrip in de door het HvJ uitgelegde Richtlijntekst - nog steeds vastklampen aan het woord 'benaming'.

34 Met een voorloper in art. 4, onder 2o van de BMW (oud).

35 Zonder voorloper in de BMW (oud).

36 Nr. 6.1.3.1, p. 215.

37 HR 23 februari 2001, NJ 2001, 320 m.nt. DWFV, IER 2001, nr. 26, p. 145 (Unilever/BMB).

38 Nog zo'n zeldzaam geval is HR 14 juni 1991, NJ 1992, 393 m.nt. DWFV (Nivak): inschrijving van een merk dat mede het rijkswapen inhoudt voor diensten van administrateurs, terwijl van enige erkenning van overheidswege van deze Nivak-administrateursgroep geen sprake is.

39 In dezelfde voetnoot 36 en ook verderop op p. 215 (met afbeelding van het merk).

40 HvJ EG 30 maart 2006 (C-259/04), Jur. p. I-3089, GRUR Int. 2006, p. 594 (Elisabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128).