Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2011:BR3059

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
28-10-2011
Datum publicatie
28-10-2011
Zaaknummer
10/00642
Formele relaties
Arrest gerechtshof: ECLI:NL:GHAMS:2009:BK8821
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2011:BR3059
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendom. Inbreukactie; auteursrecht, merkenrecht, oneerlijke mededinging (slaafse nabootsing). Criterium reciprociteitsregel art. 2 lid 7 Berner Conventie; niet alleen in land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van belang, maar ook met concrete werk samenhangende factoren die in weg staan aan auteursechtelijke bescherming in land van oorsprong. Bewijsplicht auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong rust op partij die aanspraak op bescherming maakt (art. 150 Rv). Betwisting merkrecht kan ook bestaan in stelling dat merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Geen restrictieve toepassing art. 14 lid 8 BTMW (oud); vgl. BenGH 21 december 1990, LJN AD1316 (Prince). Geen rechtstreekse werking art. 10 bis Verdrag van Parijs. Prejudiciële vragen van overgangsrecht met betrekking tot wijziging art. 14 lid 1 en vervallen van art. 14 lid 8 BTMW (oud) per 1 december 2003.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/1316
NJB 2011/2008
NJ 2012/604 met annotatie van P.B. Hugenholtz
IER 2014/2 met annotatie van L. Belder onder Hof Den Haag 22 januari 2013 (Simba/Hasbro), onder IER 2014/3
JWB 2011/522
Verrijkte uitspraak

Conclusie

10/00642

mr. D.W.F. Verkade

Zitting 8 juli 2011

Conclusie inzake:

De vennootschap naar het recht van de staat Californië MAG INSTRUMENT INCORPORATED,

eiseres in het principale cassatieberoep,

verweerster in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

tegen

1) EDCO EINDHOVEN BV, en

2) P.P. IMPEX BV,

verweersters in het principale cassatieberoep,

eiseressen in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep.

1. Inleiding

1.1. Mag Instrument Incorporated wordt hierna doorgaans aangeduid als Mag Instrument. Verweersters in het principale cassatieberoep worden in het navolgende gezamenlijk doorgaans aangeduid als Edco c.s. en afzonderlijk als Edco respectievelijk PP Impex.

1.2. In deze 'zaklampenzaak' gaat het, voor wat betreft de auteursrechtelijke grondslag, om de uitleg van art. 2 lid 7 Berner Conventie (hierna: BC). Deze bepaling bevat een reciprociteitstoets en bepaalt - naar de kern - dat voor werken die in het land van herkomst alleen als modellen en niet auteursrechtelijk zijn beschermd, in een ander conventieland alleen de bescherming kan worden ingeroepen welke in dat land aan modellen wordt verleend. Bij toepassing van deze toets rijst de vraag of het gaat om auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong van het betreffende werk van toegepaste kunst of voor soortgelijke werken van toegepaste kunst, of voor werken van toegepaste kunst in het algemeen.

Bij de merkenrechtelijke grondslag is aan de orde de vraag of het hof miskend zou hebben dat - buiten de vormen die door art. 2.1 lid 2 BVIE van bescherming zijn uitgesloten - sprake is van vormgevingselementen, welke - ook in verband met zgn. inburgering - nader in de beoordeling betrokken zouden hebben moeten worden.

Ten slotte speelt met betrekking tot het leerstuk van de zgn. slaafse nabootsing de overgangsrechtelijke vraag of het samenloopverbod van art. 14 lid 8 BTMW - dat per 1 december 2003 is afgeschaft - nog moet worden toegepast in een geval waarin vóór die datum met de bestreden handelingen was begonnen.

2. Feiten(1)

2.1. Mag Instrument produceert en verkoopt door haar in diverse modellen ontworpen zaklampen, verder aangeduid als de Mag-Lite zaklampen. Ter zake van deze Mag-Lite zaklampen heeft zij diverse merkdepots verricht, waaronder twee op 29 juli 1994 onder nummers 551401 en 551402 geregistreerde driedimensionale Benelux vormmerken - door Mag Instrument ook aangeduid als de D-cell zaklamp respectievelijk de C-cell zaklamp - voor warenklasse 11 (o.a. draagbare lampen en zaklantaarns). Beide merkdepots bevatten een tweedimensionale tekening van (de vorm van) de bedoelde zaklamp en de aantekening 'Het merk is driedimensionaal en bestaat uit de vorm van de waar'.

2.2. Naar aanleiding van een eerder gerezen geschil over door Edco in 1998 op de markt gebrachte zaklampen hebben Mag Instrument enerzijds en Edco en een aantal andere partijen anderzijds in 2000 een vaststellingsovereenkomst (settlement agreement) gesloten, waarin onder meer het volgende is bepaald:

'WHEREAS

MAG, EDCO [...] are desirous of settling any and all disputes between themselves regarding the importation, marketing and distribution by EDCO [...] of MINI SUNLITE flashlights [...] which are copies and/or look-a-likes of MAG's flashlights, and more specifically of the MINI MAGLITE flashlights [...]

parties agree as follows:

[...]

1.2. EDCO represents that it has refrained itself as per 19 June, 1998 and will in the future refrain itself in whatever country from any further storing, offering, selling, advertising, supplying and/or distributing of copies and/or look-a-likes of MAG's flashlights.

[...]

1.4. If any copies and/or look-a-likes of the MAG flashlights come into EDCO's possession, custody or control, EDCO will deliver to MAG such flashlights within fourteen (14) days of receipt. In case of doubt, EDCO will sell no copies and/or look-al-likes without having consulted with MAG.

[...]

3.1. EDCO [...] acknowledge MAG's intellectual property rights relating to the MAG flashlights, including the rights with regard to trademarks and the shape, style and overall appearance of MAG flashlights [...]'.

2.3. Edco heeft in de periode gelegen tussen het aangaan van de vaststellingsovereenkomst en het uitbrengen van de inleidende dagvaarding onder meer binnen het arrondissement Amsterdam opnieuw zaklampen (hierna: de Alu-zaklamp) op de markt gebracht en in voorraad gehouden. PP Impex, die zich in het onderhavige geding aan de zijde van Edco heeft gevoegd, wil een identieke zaklamp als de Alu-zaklamp op de markt brengen, uitgevoerd in verschillende kleuren onder de naam Super-zaklamp.

3. Procesverloop

3.1. Bij dagvaarding van 22 februari 2002 heeft Mag Instrument gevorderd (zeer kort samengevat) Edco te bevelen haar verplichtingen uit de bovengenoemde vaststellingsovereenkomst na te komen, voor recht te verklaren dat Edco met de Alu-zaklamp inbreuk maakt op de merk- en auteursrechten van Mag Instrument en Edco te bevelen het verhandelen van de Alu-zaklamp te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen als in de dagvaarding vermeld; voorts vorderde zij Edco te veroordelen tot vergoeding van door Mag Instrument geleden schade, op te maken bij staat, en tot betaling van buitengerechtelijke kosten en de proceskosten.

3.2. Mag Instrument heeft - naast hetgeen onder de feiten is weergegeven - onder meer aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Edco inbreuk maakt op de (vorm-)merkrechten van Mag Instrument, alsmede inbreuk op auteursrechten. Voorts schiet Edco tekort in de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de vaststellingsovereenkomst.(2) Ook is er sprake van een onrechtmatige daad.(3)

3.3. Bij vonnis d.d. 4 september 2002 heeft de rechtbank - na een daartoe door PP Impex opgeworpen incident - PP Impex in de hoofdzaak toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Edco.

3.4. Edco heeft verweer gevoerd. Ook PP Impex heeft in de hoofdzaak verweer gevoerd en voorts een vordering in reconventie en bij wege van incidentele conclusie tevens een provisionele eis ingesteld.

3.5. Mag Instrument heeft verweer gevoerd tegen de vordering in reconventie alsmede tegen de provisionele vordering.

3.6. Bij (tussen)vonnis van 10 maart 2004 heeft de rechtbank PP Impex niet ontvankelijk verklaard in haar vordering in dit incident.

3.7. Bij vonnis van 21 februari 2007 heeft de rechtbank in conventie de vorderingen van Mag Instrument grotendeels toegewezen en, met bijkomende beslissingen, voor recht verklaard dat Edco door het verkopen, ten verkoop aanbieden, het leveren en het in voorraad houden, dan wel het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de Alu-zaklamp onrechtmatig jegens Mag Instrument handelt en meer in het bijzonder inbreuk maakt op haar merkrechten.

3.8. Edco c.s. hebben van het vonnis van de rechtbank hoger beroep doen instellen bij het gerechtshof te Amsterdam.

3.9. Mag Instrument heeft verweer gevoerd en tevens incidenteel appel ingesteld.

3.10. Het hof heeft bij arrest van 20 oktober 2009 in het principaal appel het vonnis waarvan beroep vernietigd en het door Mag Instrument gevorderde alsnog afgewezen. Het hof heeft het incidenteel appel verworpen. Het hof heeft hiertoe - onder meer - als volgt overwogen:

'in het principaal appel:

[...]

5.7. Het hof deelt dit oordeel van de rechtbank niet. Een merk heeft onderscheidend vermogen wanneer het geschikt is om de betrokken waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. De in het vonnis onder 3.12 opgesomde kenmerken bestaan grotendeels uit functionele elementen van de in het geding zijnde zaklampen. Deze elementen hebben betrekking op de vorm van de reflectorkop en het cilindrische batterijhuis met gladde en bewerkte gedeelten en zijn, naar uit tal van overgelegde afbeeldingen en ter terechtzitting in hoger beroep getoonde modellen van zaklampen van ander fabrikaat aan het hof is gebleken, stuk voor stuk ook al elders toegepast. Niet is gebleken dat de door genoemde elementen bepaalde vorm van de zaklampen op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de onderhavige sector gangbaar is, zodat niet gezegd kan worden dat de opgesomde kenmerken, in samenhang bezien, de beide merken hun essentiële functie als herkomstaanduiding doen vervullen. Geoordeeld moet daarom worden dat de beide gedeponeerde vormmerken van meet af aan geen onderscheidend vermogen bezitten als bedoeld in art. 2.1 BVIE.

5.8. Mag Instrument heeft zich erop beroepen dat, voor zover de Mag-Lite vormmerken oorspronkelijk te weinig onderscheidend vermogen zouden hebben gehad, zij door de jaren heen door inburgering een zeer groot onderscheidend vermogen hebben gekregen (conclusie van repliek/antwoord 38-39). Zij wijst daarbij onder meer op het zeer intensieve gebruik voor de betrokken waren wereldwijd, de opname in musea, de toekenning van prijzen en de grote reclame-inspanningen.

5.9. Hierin kan Mag Instrument niet worden gevolgd. Voor zover al gezegd zou kunnen worden dat de zaklampen van Mag Instrument - op onderdelen - afwijken van zaklampen van andere herkomst, gaat het voornamelijk om vormafwijkingen die door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde van de zaklampen bepalen en/of die functioneel zijn bepaald zoals het profiel op het cilindrische batterijhuis en de verzonken schakelaar. Dat zijn vormen als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE die geen (kenmerkend onderdeel van een) merk kunnen zijn, ook niet door inburgering als voorzien in art. 2.28 lid 2 BVIE. Voor zover het gaat om de afgeronde, licht gebolde kop van de Mag-Lite zaklampen, die niet als (louter) functioneel bepaald onderscheidend kenmerk is aan te duiden, heeft te gelden dat de licht geknikte vorm van de kop van de Alu-zaklamp voldoende afwijkt om verwarring bij het publiek te voorkomen.

5.10. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de merkenrechtelijke grondslag de vordering van Mag Instrument niet kan dragen. De principale grieven 5 en 7, die gericht zijn tegen anders luidende overwegingen van de rechtbank, slagen derhalve.

[...]

5.12. Mag Instrument heeft haar vordering mede gebaseerd op beweerde inbreuk op een haar toekomend auteursrecht op de Mag-Lite zaklampen. Uit de reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 Berner Conventie volgt dat, bij afwezigheid van door Mag Instrument bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het hof heeft in de stellingen van Mag Instrument geen aanleiding gevonden om met betrekking tot deze bewijslast thans anders te oordelen dan het heeft gedaan in zijn arrest van 12 november 1998, rolnummer 190/97 in de zaak Mag Instrument tegen Buzaglo, naar welk arrest beide partijen hebben verwezen. Het gaat er derhalve niet om of in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst categoraal is uitgesloten, maar om de vraag of dit voor het specifieke concrete werk (i.c. de Mag-Lite zaklampen) het geval is.

5.13. Ook de beweerdelijke slaafse nabootsing door PP Impex en Edco kan de vordering van Mag Instrument niet dragen. Art. 14 lid 8 BTMW zoals dat tot 1 december 2003 luidde, sloot het instellen van een vordering wegens oneerlijke mededinging uit voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden. Aangezien de inleidende dagvaarding op een eerder tijdstip is uitgebracht geldt die uitsluiting in deze zaak. Daarbij komt dat de Alu zaklamp - gelet op de afwijkende vorm waar het de niet (louter) functionele kenmerken betreft - niet als een slaafse nabootsing van de Mag-Lite zaklampen kan worden aangemerkt.

5.14. Nu de grieven 5, 7 en 11 slagen en aan Mag Instrument alsnog haar vordering dient te worden ontzegd, hebben PP Impex en Edco geen belang bij behandeling van de overige grieven in het principaal appel.

in het incidenteel appel:

[...]

5.16. De incidentele grieven 2 en 3 hebben betrekking op de merkenrechtelijke grondslag van de vordering. Uit hetgeen in het principaal appel is overwogen volgt dat deze grieven vergeefs zijn voorgedragen. De afwijking tussen merk en teken, daar waar het niet om (louter) functionele kenmerken gaat, kan niet als onbeduidend worden aangemerkt, zodat merk en teken hoe dan ook niet identiek zijn. Evenmin is er sprake van een met het (vorm)merk overeenstemmend teken. Grief 4 inzake de afwijzing door de rechtbank van de meegevorderde buitengerechtelijke kosten faalt eveneens.'

3.11. Mag Instrument heeft tijdig(4) cassatieberoep doen instellen. Edco c.s. hebben verweer gevoerd en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep doen instellen. Mag Instrument heeft verweer gevoerd in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep. Beide partijen hebben hun stellingen schriftelijk doen toelichten. Mag Instrument heeft nog gerepliceerd en Edco c.s. hebben nog gedupliceerd.

4. Bespreking van het principale cassatiemiddel

4.1. Het principale cassatiemiddel omvat drie onderdelen (I t/m III), welke op hun beurt zijn onderverdeeld in subklachten. Onderdeel I betreft de auteursrechtelijke grondslag; onderdeel II de merkenrechtelijke grondslag en onderdeel III de ongeoorloofde mededinging.

Auteursrecht

4.2. Onderdeel I richt zich - onder 1.a en 1.b - tegen de rov. 5.12 en 5.14 van het arrest van het hof. Volgens het onderdeel heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het onder (toepassing van) art. 2 lid 7 Berner Conventie (hierna: BC) er niet om gaat of in de Verenigde Staten het specifieke voorwerp (i.c. de Mag-Lite) al dan niet auteursrechtelijk beschermd is, maar of de VS werken van toegepaste kunst in het algemeen (of een bepaalde toepassing daarvan, bijvoorbeeld zaklampen) van auteursrechtelijke bescherming hebben uitgesloten. Het oordeel van het hof is bovendien onbegrijpelijk omdat tot uitgangspunt moet worden genomen dat bij een concrete toetsing t.a.v. het Mag-Lite zaklamp-ontwerp, dit ontwerp naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, nu dit door Mag Instrument (gemotiveerd en met deskundigenopinies onderbouwd) is gesteld en ter zake door het hof niet anders is geoordeeld. Het onderdeel verwijst in dit verband onder meer naar de CvR in conventie onder nrs. 157-160.

4.3. De klacht moet worden beoordeeld tegen de volgende achtergrond. Naar nationaal recht is het niet vanzelfsprekend dat aan 'buitenlandse' werken bescherming wordt geboden. Vergelijk art. 47 Auteurswet (hierna: Aw), dat bepaalt dat de Aw van toepassing is op werken die voor het eerst in Nederland zijn uitgegeven, en op werken van Nederlandse auteurs, ook als ze niet, of niet voor het eerst in Nederland zijn uitgegeven; andere werken kunnen dus aan art. 47 Aw geen recht op bescherming in Nederland ontlenen. Andere staten hebben in hun auteurswetten als regel overeenkomstige bepalingen. Internationale auteursrechtconventies voorzien echter verregaand in de bescherming van 'buitenlands' werk(5).

4.4. In 1886 kwam de Berner Conventie (BC) tot stand, waardoor de aangesloten staten elkaars auteurs bescherming verlenen. In 1952 kwam daar een tweede mondiaal verdrag bij, de Universele Auteursrecht Conventie (UAC). Ook het TRIPs-verdrag, dat in 1996 van kracht werd, voorziet (onder meer) in multilaterale auteursrechtelijke bescherming(6).

4.5. Het primaire doel van de BC was en is de internationale bescherming te verzekeren van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. In hoofdzaak gebeurt dit door middel van het gelijkstellings- of assimilatiebeginsel: de Conventie bepaalt dat 'buitenlandse' werken in de aangesloten landen op dezelfde voet worden beschermd als binnenlandse werken(7).

4.6. Oorspronkelijk liet de BC de aangesloten staten vrij om zelf te bepalen of werken van toegepaste kunst (modellen) al dan niet auteursrechtelijk beschermd worden. Indien daarvoor gekozen werd, was het assimilatiebeginsel van toepassing. Hiertegen rees verzet, omdat aldus bijvoorbeeld Nederlanders in Italië niet door het auteursrecht beschermd werden, terwijl omgekeerd Italianen zich in Nederland wél op de Auteurswet konden beroepen. Bij de herziening van de BC in Brussel (1948) werd daarom - in afwijking van de algemene principes van de BC - een zekere mate van reciprociteit ingevoerd: voor werken die in het land van herkomst alleen als modellen zijn beschermd, kan in een ander conventieland alleen de bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan modellen wordt verleend, aldus in essentie (thans) art. 2 lid 7(8). Daarin is bepaald:

'7). Het is onverminderd de bepalingen van artikel 7, vierde lid, van de Conventie aan de wetgeving van de landen van de Unie voorbehouden om het toepassingsgebied te bepalen van hun wetten betreffende werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid alsmede betreffende de voorwaarden voor de bescherming van deze werken, tekeningen en modellen. Voor werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, kan in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend; indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst.'

4.7. Een vraag die zich vervolgens aandient, is hóe de materiële reciprociteitstoets van art. 2 lid 7 BC moet worden toegepast. Gaat het bij de toepassing van deze toets om de vraag of het concrete litigieuze werk van toegepaste kunst in het land van oorsprong auteursrechtelijk wordt beschermd, of om de vraag of in het land van oorsprong voor werken van toegepaste kunst in het algemeen (of althans: soortgelijke werken van toegepaste kunst) auteursrechtelijke bescherming mogelijk is? Over deze vraag bestaat zowel in de literatuur als in de feitenrechtspraak verdeeldheid.

4.8.1. Het hof te Amsterdam oordeelde in de onderhavige zaak dat het erom gaat of auteursrechtelijke bescherming van het concrete werk in het land van oorsprong aanwezig is. Hetzelfde hof oordeelde ook zo in zijn arresten van 13 september 2001, BIE 2002, nr. 80, p. 437 (Mag Instrument/Buzaglo) en 11 april 2002, BIE 2003, nr. 35, p. 245 (Vitra/Architects), waar het overwoog dat zowel uit de tekst als uit de strekking van het desbetreffende verdragsartikel volgt dat het in de reciprociteitsregel gaat om de bescherming van het concrete werk.

4.8.2. Anders luidde het oordeel van het hof te 's-Hertogenbosch van 2009 dat oordeelde dat het gaat om de vraag of in het land van oorsprong voor werken van toegepaste kunst in het algemeen auteursrechtelijke bescherming mogelijk is(9). Ook het hof Amsterdam heeft in een eerder arrest, in 1986, in die zin geoordeeld(10).

4.9. Ook in de literatuur bestaat een tweedeling met betrekking tot de uitleg van art. 2 lid 7 BC.

4.9.1. Spoor meent dat bij de beoordeling of in het land van herkomst al dan niet auteursrechtelijke bescherming wordt geboden de rechter dient na te gaan of werken van toegepaste kunst in het algemeen of althans werken van dezelfde soort als het in geschil zijnde werk daar voor die bescherming in aanmerking komen. Niet nodig is dat komt vast te staan of dat werk zelf daar die bescherming geniet. De ratio van de reciprociteit is immers niet gelegen in de vraag of het werk in kwestie in het land van oorsprong al dan niet auteursrechtelijk beschermd is, maar of soortgelijke Nederlandse werken aldaar voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen(11). Spoor verwoordt dit standpunt reeds in zijn noot onder Hof Amsterdam 5 juni 1986, IER 1986, nr. 48 (Snackdispenser). Hij ziet in de tekst van de bepaling weliswaar ruimte voor beide interpretaties, maar meent dat uit de literatuur volgt dat het gaat om de vraag of soortgelijke Nederlandse werken aldaar voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen. Spoor verwijst in dit verband naar Bappert/ Wagner(12) en Nordemann/Vinck/Hertin(13).

Volgens Spoor heeft deze uitleg, ook afgezien van de vraag wat de bedoeling was van de opstellers van de Berner Conventie, praktische voordelen. De opvatting dat het gaat om de bescherming van het concrete werk noodzaakt immers om een oordeel te geven over de toepassing van de in het buitenland gehanteerde oorspronkelijkheidsnorm, iets wat - volgens Spoor beter voorbehouden kan blijven aan de rechter aldaar. Verder leidt de opvatting dat het gaat om de bescherming van het concrete werk soms tot de noodzaak om een dubbel onderzoek in te stellen (eerst toetsing aan de buitenlandse, daarna nogmaals aan de Nederlandse norm), met als resultaat extra werk en een grotere kans dat uiteindelijk geen bescherming wordt verleend.

4.9.2. Anders is de opvatting van Schaafsma, die meent dat het gaat om de kwalificatie van het concrete werk in het land van oorsprong en volgens wie de tekst van art. 2 lid 7 BC daar ook duidelijk over is(14). Schaafsma vindt steun voor zijn opvatting bij Desbois/Françon/Kerever. Schaafsma suggereert(15) dat de opvatting dat het gaat om 'werken van toegepaste kunst in het algemeen (of voor een bepaalde categorie)' mogelijk voortkomt uit - onjuiste - lezing van de eerste volzin van art. 2 lid 7 BC, die wetgevingsvrijheid voor de wetgever uitspreekt(16). Die wetgevingsvrijheid staat echter geheel los van de materiële reciprociteitstoets in de tweede volzin. De omstandigheid dat deze uitleg soms een moeizaam onderzoek naar het recht van het land van oorsprong vergt, is inherent aan deze toets, aldus Schaafsma(17).

4.9.3. Bij Dreier, in Dreier/Hugenholtz, Concise Copyright (2006), Berne Convention, art. 2, note 8 (c), valt te lezen: 'In practice, this [the application of art. 2 (7) BC] involves difficult questions with regard to comparability of the systems, such as whether the granting and the absence of design protection have to be judged on an abstract (with regard to the legal system as such) or on a concrete (with regard to the object at issue) level (see, e.g., IPEM (France)).' De auteur neemt geen standpunt in. In de rechtsoverwegingen van de door hem genoemde IPEM-uitspraak (Cour d'Appel de Paris 19 december 1984, GRUR Int. 1985, p. 680) bespeur ik een mengvorm van een abstracte en een concrete benadering (vgl. ook hierna nr. 4.11.1 e.v.).

4.10.1. De toepassing van art. 2 lid 7 BC is onderwerp geweest in de zaak die resulteerde in HR 29 juni 2001 (Vijf spellen)(18). Is dit een richtinggevend precedent? Het ging in die zaak om vorderingen van verschillende Amerikaanse spellenfabrikanten tegen vermeende inbreukmakers.

Op het eerste gezicht wijst de formulering van de Hoge Raad in dit arrest in de richting van een zodanige uitleg van art. 2 lid 7 BC dat het daarbij gaat om de auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong van het specifieke product (hier: het spel 'Vier op 'n rij'). De Hoge Raad overwoog:

'3.5.4. (...) Aldus oordelende heeft het hof miskend dat indien dit spel in de VS alleen als model is beschermd, ingevolge art. 2 lid 7 Berner Conventie in Nederland, als ander land van de Unie in de zin van deze bepaling, met betrekking tot dit spel slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen, welke in Nederland aan modellen wordt toegekend. Het hof heeft dan ook, door te oordelen dat aan het onderhavige spel auteursrechtelijke bescherming kan worden ontleend zonder vast te stellen of dit ook in de VS het geval is, van een onjuiste opvatting omtrent het in art. 2 lid 7 bepaalde blijk gegeven [cursiveringen toegevoegd, A-G].'

4.10.2. Men kan redeneren, zoals de s.t. namens Edco c.s. (nrs. 23-24) doet: zou een uitleg worden voorgestaan waarbij het erom gaat of in het land van oorsprong werken van toegepaste kunst in het algemeen worden beschermd, dan had voor de hand gelegen dat de Hoge Raad had gecasseerd met een overweging in de zin dat het hof had moeten vaststellen 'of spellen (in het algemeen) in de VS auteursrechtelijke bescherming (kunnen) genieten ...'. (19)

4.10.3. In het hier besproken Vijf spellen-arrest van HR 29 juni 2001 zie ik evenwel niet een arrest met precedentwerking ten deze. Het ging daar om de vraag of de vraag of de reciprociteitsregel uit de tweede volzin van art. 2 lid 7 BC, resp. art. 2 lid 5 (oud) BC überhaupt toepassing moest vinden. De vraag op welke - abstracte dan wel concrete - wijze de reciprociteitstoets zou moeten worden toegepast, was in het partijdebat en was bij de Hoge Raad niet aan de orde.

4.11.1. Er lijkt dus gekozen te moeten worden. Ik loop daarbij de eerder over en weer genoemde argumenten nog kort na. Ik verwijs hierbij niet nogmaals naar de eerder aangehaalde literatuur en lagere rechtspraak.(20) Die houden elkaar ongeveer in evenwicht, en bij het wegen van argumenten op cassatieniveau komt het uiteraard niet aan op 'neuzen tellen'.

4.11.2. Aan de tekst van art. 2 lid 7 BC kan m.i. geen doorslaggevende voorkeur voor de optie van de concrete dan wel die van de abstracte toetsing ontleend worden.

4.11.3. Aan de strekking ook niet. Het argument voor een abstracte benadering, dat de ratio van de reciprociteit in art. 2 lid 7 BC niét gelegen is in de vraag of het concrete werk in het land van oorsprong al dan niet auteursrechtelijk beschermd is, maar of (soortgelijke) werken van toegepaste kunst daar in het algemeen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen (wat op algemeen niveau bevorderd zou moeten worden), spreekt op het eerste gezicht aan.

Niet uit te vlakken tegenwerpingen zijn evenwel: (i) de moeilijkheid om het 'level' van de uitsluiting c.q. drempel voor bescherming in het land van oorsprong te bepalen (zie nader hieronder, bij werkbaarheid), en (ii) het juist in het licht van de ratio van de bepaling toch moeilijk 'uit te leggen' resultaat indien - door de bank genomen - voorwerpen die in hun land van oorsprong weinig of geen kans maken op auteursrechtelijke bescherming, in de andere jurisdictie gemakkelijk over de drempel komen; terwijl in omgekeerde richting van het tegendeel sprake is.

4.11.4. Werkbaarheid. Is - zoals in de literatuur verdedigd - de abstracte toets preferabel omdat die in rechte zo veel werkbaarder is dan de concrete toets?

Het argument gaat op in die gevallen waarin een jurisdictie (die van het land van oorsprong) voorwerpen van toegepaste kunst hetzij categorisch toelaat tot auteursrechtelijke bescherming, hetzij deze categorisch uitsluit. Een Plato-achtig ideaalbeeld.

4.11.5. De (internationale) werkelijkheid is echter veelal een andere. Discussie over toepassing van het auteursrecht op toegepaste kunst is bijna zo oud als het moderne (d.w.z. 20e eeuwse) auteursrecht zelf, en is in alle landen met een gesofisticeerde auteursrechtbeoefening meer of minder omstreden. Frankrijk gold als een land met een volledige insluiting ('unité de l'art'). België ook. In Nederland was er geen wettelijke uitsluiting, maar in de praktijk reserve. In 1975 kwam de Benelux-Modellenwet tot stand. Die sloot auteursrechtelijke bescherming van modellen niet uit, maar voortaan zou voor auteursrechtelijke bescherming 'een duidelijk kunstzinnig karakter' vereist zijn. Aan die eis heeft het Benelux-Gerechtshof in 1987 weer een reducerende interpretatie gegeven(21).

In een land als Duitsland was er van oudsher geen volledige uitsluiting, maar het BGH eiste een hogere drempel dan de drempel voor auteursrechtelijk te beschermen werken in het algemeen.(22)

In de VS wordt uitgegaan van een volledige uitsluiting, maar weer niet als de (eventuele) kunstzinnigheid die neergelegd zou zijn in een voorwerp van toegepaste kunst, daarvan 'separable' zou zijn, en dan als van het gebruiksvoorwerp af te scheiden vorm een werk van kunst zou opleveren.(23)

4.11.6. Met het bovenstaande wil ik illustreren dat een gepropageerd 'gemak' van de 'abstracte' benadering veelal een schijngemak oplevert.(24) Aan een categorale auteursrechtelijke insluiting in het oorsprongsland kunnen nadere wettelijke drempelvoorwaarden of 'hoekse' voorwaarden verbonden zijn. Een categorale auteursrechtelijke uitsluiting in het oorsprongsland kan vatbaar blijken voor uitzonderingen.

Deze bevinding relativeert het argument van het 'gemak'/de werkbaarheid van de abstracte benadering aanzienlijk (en ook haar legitimiteitspretentie, vgl. hierboven 4.11.3 onder (ii)).

4.11.7. Op het eerste gezicht lijkt de 'concrete toetsing' nogal bezwarend. Een in kracht van gewijsde gegaan vonnis waarin in het land van oorsprong auteursrecht op het concrete object erkend is, zal zelden voorliggen, nog daargelaten dat dit zelden, if ever, gezag van gewijsde tussen partijen zal opleveren.

In het kader van een 'concrete toetsing' zal de eiser die auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong inroept, het - bij gemotiveerde betwisting - als regel moeten hebben van een partijdeskundigenrapport. Een deskundige op het betrokken rechtsgebied van het oorsprongsland kan daarin verklaren dat, en waarom, dit object in het oorsprongsland auteursrechtelijke bescherming zou genieten.

Bij uitblijven van (voldoende gemotiveerde) tegenspraak kan daarmee het bewijs geleverd geacht worden.

Komt er wel voldoende gemotiveerde tegenspraak, bijv. aan de hand van een contrair partijdeskundigenrapport, dan kan de rechter naar processueel bevind van zaken hetzij nadere instructie gelasten, hetzij onder toepassing van de Rv.-bewijsregels (bewijslast/bewijsrisico) tot een beslissing ten gronde komen.

Is dat érg 'ongemakkelijk' c.q. bezwarend? Ik meen van niet, nu je de inhoud van toepasselijk buitenlands recht allicht gelijk kan stellen met onderwerpen van wetenschap die de rechter niet uit eigen hoofde kan kennen en niet (zonder meer) op basis partijdebat kan beoordelen. Het is, kortom, niet bezwarender dan de - legio - procedures waarin sprake is van bewijsvoering via (partij-)deskundigenberichten.

4.11.8. Onder 4.11.6 werd al aangegeven dat het maar de vraag is of men in de regel van een 'abstracte toetsing' meer gemak mag verwachten.

Ik acht daarmee(25) 'betere werkbaarheid' geen doorslaggevend argument ten voordele van de abstracte benadering, en ten nadele van de concrete benadering.

4.11.9. Ik teken terzijde nog het volgende aan. De Hoge Raad beoordeelt geen buitenlands recht (art. 79 lid 1, onder b RO).

Bij concrete toetsing door de rechter aan de maatstaf van art. 2 lid 7 BC (aan de hand van deskundigenrapporten) is het begrijpelijk dat de Hoge Raad buiten de beoordeling van het buitenlands recht blijft.

Bij een keuze voor een systeem van abstracte toetsing, kan het m.i. eerder wringen dat de Hoge Raad wél toelaat dat een gerechtshof in algemene zin het recht van een andere staat uitlegt, en vervolgens op grond van 79 RO aan (mogelijk zeer serieuze) klachten daartegen geen gehoor mag geven.

4.11.10. Onder aantekening dat een afweging mij niet meeviel, kies ik - per saldo - voor het in casu door het hof verkozen systeem van de concrete toetsing.

4.12. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat art. 2 lid 7 BC aldus dient te worden toegepast dat het gaat om de bescherming van een specifiek product in het land van oorsprong. Het hof is derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan, zodat onderdeel I.1.a m.i. vergeefs is voorgesteld.

4.13. Ook voor zover onderdeel I onder 1.a (in fine) en onder 1.b klaagt dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is, omdat door Mag Instrument is gesteld dat het Mag-Lite zaklamp-ontwerp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en door het hof niet anders is geoordeeld, kan het niet tot cassatie leiden.

4.14. Het hof heeft door verwijzing naar zijn arrest in de zaak van Mag Instrument tegen Buzaglo (zie prod. 5 bij CvA)(26), samengevat weergegeven, geoordeeld dat op Mag Instrument de bewijslast rust van haar stelling dat de Mag-Lite zaklampen in de VS auteursrechtelijke bescherming genieten en dat dergelijk bewijs ontbreekt. Mag Instrument had in haar CvR in conventie(27) - samengevat - gesteld dat het specifieke product, de Mag-Lite zaklamp, in de VS auteursrechtelijke bescherming toekomt. Zij had zich hierbij beroepen op verklaringen van de professoren Siegel en Goldstein, als eerder door haar overgelegd in de procedure tegen Buzaglo. Nu Edco c.s. de stellingen van Mag Instrument op dit punt hebben betwist(28) en Mag Instrument ter zake van deze stellingen geen nader (gespecificeerd) bewijsaanbod heeft gedaan terwijl volgens het hof op haar de bewijslast rust(29), is het oordeel van het hof dat (nu Mag Instrument geen bewijs heeft bijgebracht van haar stelling dat haar product in de VS auteursrechtelijke bescherming geniet) de producten van Mag Instrument in de VS geen auteursrechtelijke bescherming genieten, niet onbegrijpelijk: te minder nu het hof in de zaak van Mag Instrument tegen Buzaglo de redenering in de even bedoelde verklaringen onjuist geoordeeld had.

4.15. Onderdeel I.1.c betoogt nog dat wanneer 's hofs oordeel anders zou moeten worden begrepen dan in onderdeel I.1.a tot uitgangspunt is genomen, dat oordeel onvoldoende met redenen is omkleed. Het onderdeel behoeft geen nadere bespreking, nu in onderdeel I.1.a van een juiste lezing van 's hofs arrest is uitgegaan.

4.16. Volgens onderdeel I.2 is rechtens onjuist het oordeel van het hof dat de bewijslast met betrekking tot de niet-toepasselijkheid van de uitsluitingsgrond van art. 2 lid 7 BC op Mag Instrument rustte.

4.17. Het onderdeel gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest, omdat het hof niet heeft geoordeeld dat op Mag Instrument de bewijslast rust met betrekking tot de niet toepasselijkheid van de uitsluitingsgrond van art. 2 lid 7 BC. Het hof heeft geoordeeld dat op Mag Instrument de bewijslast rust van haar stelling dat zij in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de zaklampen kan inroepen.(30)

4.18. Ook overigens is het onderdeel vergeefs voorgesteld. Mag Instrument beroept zich op een haar toekomend auteursrecht en stelt dat Edco c.s. daar inbreuk op maken. Mag Instrument beroept zich dus op de rechtsgevolgen van de aldus gestelde feiten en omstandigheden. Nu Edco c.s. gemotiveerd hebben betwist dat Mag Instrument in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de zaklampen kan inroepen, rust - gelet op het bepaalde in art. 150 Rv. - de bewijslast van de door Mag Instrument gestelde feiten en omstandigheden op haar. Over een bijzondere regel op grond waarvan de bewijslast zou moeten worden omgekeerd, is niets gesteld of gebleken. Het hof heeft dus terecht geoordeeld dat Mag Instrument zal dienen te bewijzen dat zij ter zake van de onderhavige zaklampen in de VS auteursrechtelijke bescherming geniet.

Merkenrechtelijke grondslag

4.19. Ter inleiding ontleen ik aan het boek van T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële Eigendom, deel 2 Merkenrecht (2008)(31), p. 194-199, het volgende (met instemming mijnerzijds). 'De eisen die aan onderscheidend vermogen van vormmerken worden gesteld zijn, na interpretatie van op Europees niveau geharmoniseerde regels, streng te noemen' (p. 194). 'Daar waar in de jurisprudentie onderscheidend vermogen van vormen is aangenomen, was dat veelal na (jarenlange) inburgering' (p. 194-195).

Hoewel bij toetsing van het onderscheidend vermogen van vormmerken - dat overigens pas onderzocht moet worden nadat is beoordeeld of zich wellicht een van de absolute weigerings- of nietigheidsgronden van art. 2.1(2) BVIE voordoet - geen andere criteria dienen te worden toegepast dan bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van andere merkvormen, kan de toepassing van deze criteria toch anders uitpakken (vgl. p. 196).

'De perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk, bestaande in de verschijningsvorm van de waren zelf, is niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk. Een en ander is door het Hof van Justitie aldus ingekleurd [...] dat alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm en van wat in de betrokken sector gangbaar is, het vereiste onderscheidend vermogen heeft. Daar heeft het Hof van Justitie nog aan toegevoegd dat de situatie dat een merk onderscheidend vermogen ontbeert, zich sneller voor zal doen naarmate de vorm grotere gelijkenis vertoont met de meest voor de hand liggende vorm van de waar' (p. 196-197).

'Het gebrek aan onderscheidend vermogen kan ook in geval van vormmerken worden gecompenseerd door inburgering, wat kan leiden tot inschrijving van vormen die aanvankelijk voldoende onderscheidend vermogen misten. Hierbij dient in gedachten te worden gehouden dat de absolute weigerings- en nietigheidsgronden van art. 2.1(2) BVIE, art. 3(1)(e) MRl(32) en art. 7(1)(e) GMVo(33) niet overwonnen kunnen worden door inburgering' (p. 198).

In het kader van de inburgering van vormmerken heeft het HvJEG geoordeeld dat de rechter dient na te gaan of sprake is van concrete en betrouwbare gegevens met betrekking tot het gebruik. De vermoedelijke perceptie van de normale consument moet in aanmerking worden genomen en de rechter moet vaststellen of de identificatie door de consumenten wel is geschied op basis van het gebruik van het merk als merk (vgl. p. 198-199(34)).

4.20. Onderdeel II richt zich tegen de rov. 5.7 t/m 5.10 (alsmede 5.14 en 5.16) van 's hofs arrest.

4.21. Onderdeel II.1 klaagt dat 's hofs oordeel rechtens onjuist is, nu het (ten onrechte) niet uitgaat van de geldigheid van de door Mag Instrument ingeroepen merkrechten. Het onderdeel betoogt dat de geldigheid van de ingeroepen merken niet is aangevallen, althans heeft een daarop gerichte vordering van PP Impex tot een niet-ontvankelijkverklaring geleid, waartegen niet is geappelleerd is, zodat in appel de geldigheid van de ingeroepen merken tot uitgangspunt moest worden genomen.

4.22. Het onderdeel faalt. Het hof heeft, toetsend in rov. 5.7 e.v. aan art. 2.1 (en art. 2.28 lid 1) BVIE, klaarblijkelijk het oog op de inleidende dagvaarding aan de vorderingen van Mag Instrument ten grondslag gelegde Benelux-inschrijvingen. Hiervan gaat, mede gelet op de schriftelijke toelichting namens Mag Instrument, ook onderdeel II.1 uit. Anders dan het onderdeel tot uitgangspunt neemt, kan in gedingen over Benelux-merken de nietigheid of het verval wel degelijk (ook) bij wege van verweer ten gronde worden aangevoerd(35). Nu in casu de geldigheid van de ingeroepen Benelux-vormmerken(36) zowel in eerste als in tweede aanleg is bestreden, diende het hof hier over een oordeel geven.

4.23. Onderdeel II.2 klaagt dat het oordeel van het hof onvoldoende is gemotiveerd nu het hof in een eerder arrest van 13 september 2001 (BIE 2002, nr. 80, p. 437(37)) over dezelfde merken oordeelde dat dit geldige merken zijn en dat de merken (juist ook) in verband met de door het hof in het bestreden arrest genoemde elementen, 'zonder twijfel geschikt [zijn] om de zaklampen van Mag te onderscheiden van andere, al dan niet zwarte, staafzaklampen die ten tijde van de depots op de markt waren'. Mag Instrument heeft - aldus het onderdeel - bij herhaling op dit eerdere oordeel van het hof gewezen(38). Het hof komt nu tot een ander oordeel zonder een woord te wijden aan deze essentiële stellingen van Mag Instrument of aan zijn (wezenlijk andere) oordeel uit 2001 over hetzelfde ontwerp.

4.24. De klacht faalt. De rechter is verplicht in te gaan op de stellingen van partijen, voor zover partijen daaraan duidelijk omschreven rechtsgevolgen hebben verbonden, en die stellingen, indien juist bevonden, van beslissende invloed zijn op de uitkomst van de procedure(39). Weliswaar heeft het hof in de eerdere procedure waarnaar Mag Instrument verwijst, geoordeeld dat de merken waarop Mag Instrument zich op beroept geldige merken zijn, maar dat oordeel heeft slechts te gelden tussen de procespartijen uit die procedure en dus niet tussen de procespartijen in de onderhavige procedure. In zoverre zijn de stellingen van Mag Instrument niet essentieel. Daar komt het volgende bij. In de tussentijd had het HvJEG bij arrest van 7 oktober 2004(40), waarop Edco c.s. zich beroepen hebben(41), de weigering - wegens gebrek aan elk onderscheidend vermogen - door het gemeenchapsmerkenbureau (BHIM) van vijf door Mag gedeponeerde vormmerken voor haar zaklampen bekrachtigd. Dat sluit aan bij de reeds gememoreerde trend dat de eisen die aan het onderscheidend vermogen van vormmerken worden gesteld, na de interpretatie op Europees niveau van de geharmoniseerde regels door het HvJEG (thans: HvJEU) streng genoemd kunnen worden, in ieder geval strenger dan voorheen in de Benelux werden toegepast(42).

4.25. Onderdeel II.3 klaagt dat 's hofs oordeel - in rov. 5.7 t/m 5.10 - rechtens onjuist is omdat het hof bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de betrokken vormmerken alleen, althans te zeer verschillende onderdelen daarvan beoordeelt, zonder het totaalbeeld (genoegzaam) te beoordelen. Het oordeel van het hof is althans onvoldoende gemotiveerd nu het niets, althans te weinig, zegt over het (merkenrechtelijk relevante) totaalbeeld.

4.26. Het onderdeel - dat terecht tot uitgangspunt neemt dat voor het vaststellen van onderscheidend vermogen, de door het merk opgeroepen totaalindruk dient te worden onderzocht, zoals ook onderstreept door het HvJEG in de zaak van Mag Instrument/BHIM(43) - faalt. Uit de overweging van het hof dat 'niet gezegd kan worden dat de opgesomde kenmerken, in samenhang bezien [cursivering AG], de beide merken hun essentiële functie als herkomstaanduiding doen vervullen', volgt - anders dan het onderdeel doet voorkomen - dat het hof wel degelijk aan de hand van het totaalbeeld heeft beoordeeld of sprake is van onderscheidend vermogen.

Daar komt bij dat het hof, waar het in rov. 4.7 (ook) stilstaat bij afzonderlijke vormgevingsonderdelen, zulks klaarblijkelijk doet ter motivering van zijn afwijkend oordeel van de rechtbank, die in haar rov. 3.12 van haar vonnis van 21 februari 2007 zodanige kenmerken opgesomd heeft, na de inleidende woorden 'Mag noemt de volgende onderscheidende kenmerken van de Vormmerken...'.

4.27. Onderdeel II.4 verwijt het hof dat het ten onrechte, althans in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor, zijn oordeel over de op de markt zijnde vormgevingen van zaklampen op 'ter terechtzitting in hoger beroep getoonde modellen van zaklampen van ander fabrikaat' baseert. Voor zover Mag Instrument deze zaklampen pas bij pleidooi in appel heeft gezien, had het hof haar in de gelegenheid moeten stellen deze afbeeldingen te bestuderen en daar nader op te reageren. Voor zover voorbeelden van dergelijke zaklampen al wel in de procedure zijn overgelegd, heeft Mag Instrument toegelicht waarom deze zaklampen rechtens niet relevant zijn. Aldus Mag Instrument, die in verband met haar klacht op dit punt verwijst naar de CvR in conventie onder 43.

4.28. Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden, omdat het uitgaat van een verkeerde lezing van 's hofs arrest. Anders dan het onderdeel doet voorkomen, heeft het hof zijn oordeel over de op de markt zijnde vormgevingen van zaklampen niet - laat staan: uitsluitend - gebaseerd op 'ter terechtzitting in hoger beroep getoonde modellen van zaklampen van ander fabrikaat'. Het hof heeft zich gebaseerd op 'tal van overgelegde afbeeldingen en ter zitting in hoger beroep getoonde modellen van zaklampen van ander fabrikaat'.

4.29. Onderdeel II.5.a klaagt dat het hof zijn oordeel in rov. 5.9 ten onrechte baseert op uitsluitingen genoemd in art. 2.1 lid 2 BVIE. Deze uitsluitingen gelden - aldus het onderdeel - immers alleen wanneer het gaat om een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar en dus niet wanneer het teken ook uit andere vormen bestaat. Het hof heeft zelf vastgesteld dat de vorm van de Mag-Lite zaklampen niet uitsluitend uit dergelijke vormen bestaat - getuige 's hofs vaststelling dat de Mag-Lite zaklamp andere vormen gemeen heeft met andere zaklampen, het woord 'voornamelijk', en de vaststelling van het hof dat de licht gebolde kop van de Mag-Lite zaklampen niet (louter) functioneel bepaald is - , zodat die uitsluitingsgronden hier geen rol kunnen spelen. Het hof heeft daardoor ten onrechte het (geleverde) bewijs van inburgering buiten beschouwing gelaten(44), aldus de klacht.

4.30. Ter inleiding van de bespreking van deze klacht diene het volgende.

Voor tekens, waaronder vormen, die (aanvankelijk) vatbaar zijn voor weigering of nietigverklaring wegens - kort gezegd - onvoldoende onderscheidend vermogen (vgl. art. 2.1 lid en art. 2.28 lid 1 BVIE), geldt dat die door zgn. inburgering het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen alsnog kunnen verwerven.

Inburgering betekent hier: het door het merk (alsnog) verwerven van onderscheidend vermogen 'als gevolg van het gebruik dat daarvan is gemaakt' (vgl. art. 3 lid 3 onder van MRl 89/104).

Ingevolge art. 2.1 lid 2 BVIE(45) kunnen niet als merken worden beschouwd: 'tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.' Voor deze vormen geldt de inburgeringsmogelijkheid niét. Dit blijkt uit art. 28, leden 1 en 2 BVIE (a contratrio) en (duidelijker) uit art. 3 lid 3 van MRl 89/104. Als ratio hiervoor geldt 'te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt', aldus het Hof van Justitie(46).

Onderdeel II.5.a (e.v.) onderkent het vorenstaande in die zin, dat niét verdedigd wordt dat het hof vormen als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE tóch voor inburgering in aanmerking had moeten laten komen.

4.31. Zie ik het wel, dan faalt onderdeel II.5.a (reeds) omdat het berust op onjuiste lezing, en dus feitelijke grondslag mist.

Dat het hof in rov. 5.9 als vertrekpunt neemt de van andere zaklampen afwijkende vormen van de zaklampen van Mag instrument is in het kader van de beoordeling van een (eventueel door inburgering verkregen) onderscheidend vermogen logisch en aansluitend bij de door Mag Instrument zelf als voor haar zaklampen kenmerkend naar voren gebrachte eigenschappen(47). Met de strofe 'gaat het voornamelijk om vormafwijkingen die door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde van de zaklampen bepalen en/of die functioneel zijn bepaald zoals het profiel op het cilindrische batterijhuis en de verzonken schakelaar' categoriseert (blijkens de aansluitende volzin 'Dat zijn vormen als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE') het hof deze vormen tegenover de daarna genoemde (volgens het hof niét onder de uitsluiting van art. 2.1 lid 2 BVIE vallende) 'afgeronde, licht gebolde kop van de Mag-Lite zaklampen'. Met het woord 'voornamelijk' doelt het hof dus niet - zoals Mag in rov. 5.9 wil lezen - op nog méér, door het hof niet besproken vormafwijkingen.

Dat en waarom de licht gebolde kop, waaraan het hof niet een (al dan niet door inburgering verkregen) onderscheidend vermogen heeft ontzegd, niettemin geen gewicht in de schaal kan leggen, maakt het hof duidelijk in de laatste volzin van rov. 5.9 (waartegen geen klacht is gericht).

4.32. Ook overigens is de klacht vergeefs voorgesteld. Aan het vaker aangehaalde boek van Cohen Jehoram, Van Nispen en Huydecoper(48) ontleen ik nog het volgende:

'In een aantal arresten heeft het Europese Hof richtlijnen gegeven voor het merkgebruik dat in beschouwing moet worden genomen, wanneer moet worden beoordeeld of een merk door inburgering (meer) onderscheidend vermogen heeft verworven.(49) In dat verband moet rekening worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede verklaringen van Kamers van Koophandel en Industrie of andere beroepsverenigingen. [...] Een van de aspecten die zwaar weegt, is het marktaandeel van de gemerkte waren. [...] Hierbij verdient opmerking dat een groot marktaandeel op zichzelf niet beslissend is voor de mate van inburgering. Wanneer het merk niet als zodanig gepercipieerd wordt, dan hoeft dat bij een groot marktaandeel nog niet anders te zijn. Daarvoor is nodig dat het publiek, als gevolg van het gebruik van het teken als merk, dat merk ook als zodanig is gaan opvatten' (p. 187).

Op p. 189 lezen wij: 'In het kader van de inburgering van vormmerken heeft het Hof van Justitie geoordeeld(50) dat de rechter dient na te gaan of er sprake is van concrete en betrouwbare gegevens met betrekking tot het gebruik. De vermoedelijke perceptie van de normale consument moet in aanmerking worden genomen en de rechter moet vaststellen of de identificatie wel is geschied op basis van het gebruik van het merk als merk'.(51), (52)

4.33. De stellingen waarnaar Mag Instrument in onderdeel II.5.a verwijst(53), bevatten niet de hierboven genoemde factoren die van belang zijn om vast te stellen of sprake is van (onderscheidend vermogen door) inburgering. Mag Instrument beroept zich in deze stellingen op ontvangen design-awards en -beoordelingen, plaatsing in musea en vernoemingen in literatuur, alsmede reclame-inspanningen en aanzienlijke verkoopcijfers, maar op grond daarvan kan niet worden geoordeeld dat een merk door inburgering als merk alsnog onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat geldt evenzeer voor de enkele stelling dat de merken zeer intensief en op grote schaal worden gebruikt(54). De klacht faalt m.i. dus ook omdat Mag Instrument (volstrekt) onvoldoende heeft gesteld om onderscheidend vermogen door inburgering te kunnen vaststellen.

4.34. Volgens de onderdelen II.5.b t/m e is het oordeel van het hof dat de vorm van het profiel op het cilindrische batterijhuis en/of de verzonken schakelaar een wezenlijke waarde aan de waar geeft of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, onbegrijpelijk. Ten onrechte heeft het hof de vormgeving die aan deze elementen is meegegeven niet (kenbaar) in zijn beoordeling betrokken.

4.35. Voor zover deze onderdelen een rechtsklacht bevatten, faalt die klacht omdat het hof niet blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Artikel 2.1 lid 2 BVIE bepaalt dat niet als merken kunnen worden beschouwd 'tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.' Het hof gaat daar ook - terecht - van uit.

4.36. Ook de motiveringsklachten van de onderdelen II.5.b-e kunnen niet tot cassatie leiden. Mag Instrument heeft weliswaar gesteld dat de vorm van de aan/uit-knop en de vorm van het rib-profiel op de zaklamp geen technische oplossingen behelzen en niet een wezenlijke waarde aan de zaklampen geven(55). Edco c.s. hebben evenwel betoogd dat de wezenlijke vormkenmerken van de Mag-Lite zijn toe te schrijven aan het oogmerk om technisch resultaat te bereiken en dat er - volgens Edco c.s. ook volgens de eigen stellingen van Mag Instrument - geen 'fashionable attributes' in Mag-Lite zijn(56). De wezenlijke kenmerken van de Mag-Lite zijn volgens Edco de cilindrische behuizing, de lengte en diameter van de behuizing, de groeven op behuizing, op de kop en op de achterdop, de grotere afmeting en de schuin aflopende vorm van de reflectorkop, en de plaats en de vorm van de schakelaar(57). Voorts is de vormgeving een wezenlijke waarde van de Mag-Lite, nu die volgens Edco c.s. is terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de zaklamp, hetgeen - volgens Edco c.s. - ook door Mag Instrument is erkend(58).

4.37. Tegen deze achtergrond is het oordeel van het hof - dat voor zover al zou kunnen worden gezegd dat de zaklampen van Mag Instrument op onderdelen afwijken van zaklampen van andere herkomst, het voornamelijk gaat om vormafwijkingen die door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde van de zaklampen bepalen en/of die functioneel zijn bepaald zoals het profiel op het cilindrische batterijhuis en de verzonken schakelaar - niet onbegrijpelijk. De onderdelen II.5.b-II.5.e zijn dus ook in zoverre vergeefs voorgesteld.

4.38. De onderdelen II.6.a en II.6.b klagen dat het hof door - in rov. 5.9 - te oordelen dat 'de vorm van de Alu-zaklamp voldoende afwijkt om verwarring bij het publiek te voorkomen', ten onrechte niet het totaalbeeld beoordeelt dat het merk oproept met het totaalbeeld dat het gebruikte teken oproept, maar slechts één element van beide; en dat voor zover 's hofs oordeel anders begrepen moet worden, dat oordeel onvoldoende is gemotiveerd.

4.39. De klacht faalt omdat zij uitgaat van een onjuiste lezing van 's hofs arrest. Het hof heeft - in rov. 5.7 - ten aanzien van functionele elementen overwogen dat zij stuk voor stuk al elders zijn toegepast en niet afwijken van wat in de sector gangbaar is, zodat deze kenmerken, in samenhang bezien, niet de essentiële functie als herkomstaanduiding vervullen (en dus geen sprake is van onderscheidend vermogen). In rov. 5.9 overweegt het hof - in cassatie overigens op zich niet bestreden - ten aanzien van een niet functioneel geoordeeld kenmerk, nl. de afgeronde, licht gebolde kop van de Mag-Lite zaklampen, dat de licht geknikte vorm van de kop van de Alu-zaklamp voldoende afwijkt om verwarring bij het publiek te voorkomen. Aldus heeft het hof - anders dan het onderdeel doet voorkomen - een oordeel gegeven over het totaalbeeld.

Ongeoorloofde mededinging

Algemeen

4.40.1. Onderdeel III.1 klaagt dat het hof in rov. 5.13 heeft miskend dat voor de beoordeling van de vordering het recht dient te worden toegepast zoals dat geldt op het moment van de uitspraak. Aldus heeft het hof - volgens het onderdeel - ten onrechte (alleen) art. 14 lid 8 BTMW (oud, zoals dat gold tot 1 december 2003) toegepast, waar het art. 3.16 BVIE en het - volgens het onderdeel: direct werkende - art. 10bis van het Verdrag van Parijs had moeten toepassen.

4.40.2. Onderdeel III.2 - dat allicht subsidiair is voorgesteld ten opzichte van onderdeel III.1 - verwijt het hof te zijn uitgegaan van een onjuiste uitleg en toepassing van art. 14 lid 8 BTMW, nu het hof heeft geoordeeld dat die bepaling het instellen van een vordering wegens oneerlijke mededinging (categorisch) uitsloot voor feiten die 'alleen inbreuk op een tekening of model inhouden'. Volgens onderdeel III.2 deed art. 14 lid 8 BTMW niet af aan de toepassing van het (rechtstreeks werkende) art. 10bis VvP, en ook niet aan beroep op bijkomende omstandigheden die aanleiding konden geven om onrechtmatig handelen aan te nemen (omstandigheden waarop Mag Instrument ook een beroep heeft gedaan).

4.40.3. Onderdeel III.3 klaagt - kort samengevat - over 's hofs oordeel in rov. 5.13 dat bij de Alu-zaklamp geen sprake is van slaafse nabootsing, 'gelet op de afwijkende vorm waar het de niet (louter) functionele kenmerken betreft'. Bij de beoordeling van het beroep op slaafse nabootsing kon het hof niet volstaan met het in ogenschouw nemen van slechts één element, maar had het ook andere (vormgevings)aspecten van de Mag-Lite zaklamp in aanmerking moeten nemen; en zulks te meer waar het hof, dat onmiskenbaar teruggrijpt op rov. 5.9, aldaar kennelijk ook vormgevingselementen onderkend heeft die in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde van de zaklampen bepalen.

4.41. Als onderdeel III.3 zou falen, heeft Mag Instrument bij onderdeel III.1 geen belang, en omgekeerd. Ik bespreek eerst onderdeel III.3.

Onderdeel III.3

4.42. Onderdeel III.3 is - indien daaraan wordt toegekomen - terecht voorgesteld. Volgens de door de Hoge Raad ontwikkelde 'slaafse nabootsing- jurisprudentie' is het nabootsen van niet door een bijzondere wet beschermde producten of productelementen niet op zichzelf onrechtmatig. Wél onrechtmatig is echter de nabootsing die (i) verwarring sticht, welke verwarring (ii) vermijdbaar is, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen.(59)

Voor zover het onderdeel betoogt dat in een geval waarin een object is nagebootst op louter functionele kenmerken op één niet functioneel én tegelijk afwijkend kenmerk na, het oordeel tóch op 'totaalindrukken' zou moeten worden gebaseerd, gaat het naar mijn mening niét op. Hier moet - in het licht van de aan de slaafse-nabootsings-jurisprudentie ten grondslag liggende gedachtegang van Hoge Raad(60), de nabootsingsvrijheid de voorrang genieten.

4.43. Het hof heeft evenwel bij zijn hier bestreden oordeel in rov. 5.13, blijkens zijn referte aan (op één na) '(louter) functionele kenmerken', kennelijk teruggegrepen op de merkenrechtelijke rov. 5.9. Daarin waren evenwel zowel (i) functioneel bepaalde, als (ii) 'door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde [bepalende]' vormen aan de orde.

Terwijl - naar voor de hand ligt - de merkenrechtelijke uitsluiting van vormen die noodzakelijk zijn 'om een technische uitkomst te verkrijgen' ook (mogelijk zelfs a fortiori) meebrengt een nabootsingsvrijheid ex art. 6:162 BW van diezelfde vormen, die immers de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product beïnvloeden, kan dat niét gezegd worden voor 'door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde [bepalende]' vormen.

Nu het hof in rov. 5.13 zonder nadere motivering slechts spreekt over een 'afwijkende vorm waar het niet (louter) functionele kenmerken' betreft, in weerwil van rov. 5.9 waarin het mede ging over 'door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde [bepalende]' vormen, is zijn oordeel - mede gelet op de (essentieel te achten) stellingname zijdens Mag Instrument, waarnaar het onderdeel verwijst(61), onvoldoende gemotiveerd.

Onderdeel III.1

4.44. Ik kom thans terug op onderdeel III.1. Het in nr. 4.40.1 reeds samengevatte onderdeel III.1 komt er in de kern op neer dat het hof - in rov. 5.13 - had moeten voorbij gaan aan de uitsluiting door art. 14 lid 8 BTMW van een beroep op het leerstuk van 'oneerlijke mededinging' (meer in het bijzonder: het deelleerstuk van de 'slaafse nabootsing' ex art. 6:162), nu art. 14 lid 8 BTMW per 1 december 2003 is komen te vervallen, en voor de beoordeling van de vordering het recht dient te worden toegepast zoals dat geldt op het moment van de uitspraak; de vóór 1 december 2003 gelegen datum van de inleidende dagvaarding zou daaraan dus niet afdoen.

4.45. Het onderdeel is gegrond voor zover het erover klaagt dat het hof op basis van het enkele feit dat de inleidende dagvaarding op een eerder tijdstip dan 1 december 2003 is uitgebracht, geen acht heeft willen slaan op de nieuwe rechtssituatie (i.v.m. de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW) vanaf die datum(62). Dit mag inderdaad niet doorslaggevend heten voor de door het hof gekozen 'ex tunc'-benadering. Ik kan hiertoe verwijzen naar HR 16 februari 2007 (Adidas/ Marca c.s.)(63), rov. 4.2.1 en de daaraan voorafgaande conclusie van A-G Huydecoper onder 9-21(64).

4.46. Daarmee is evenwel nog niet gezegd dat het onderdeel tot cassatie moet leiden. Indien het hof ten deze (ook) acht moest slaan op het na 1 december 2003 geldende recht, is vervolgens de vraag aan de orde wát het ten deze na 1 december 2003 geldende recht is. Anders gezegd: wat leert het overgangsrecht met betrekking tot de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW? Op deze overgangsrechtelijke kwestie wordt gezinspeeld in de s.t. namens Mag Instrument nr. 106, en wordt stelling genomen door in de s.t. namens Edco c.s. in nrs. 69-70.

4.47. De overgangsrechtelijke problematiek geeft aanleiding tot een relatief uitvoering exposé, in de nrs. 4.48 t/m 4.52. In nrs. 4.53-4.54 zal blijken dat ik prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof nodig acht.

4.48. De vraag van overgangsrecht moet worden beoordeeld tegen de volgende achtergrond.

4.49.1. Bij de invoering van de BTMW op 1 januari 1975 werd voor de bescherming van het uiterlijk van gebruiksvoorwerpen een totaal nieuw wettelijk rechtsregime tot stand gebracht. Een kernpunt van deze nieuwe regeling was dat modellen bescherming dienden te verkrijgen na een voor derden kenbaar depot. In het licht hiervan heeft de wetgever het destijds wenselijk geacht de bescherming op basis van het recht inzake ongeoorloofde mededinging zoveel mogelijk terug te dringen. Dit heeft zijn weerslag gevonden in art. 14 lid 5, later lid 7(65), nog later lid 8(66) BTMW (oud), waarin het volgende was bepaald:

'Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging'.

4.49.2. Deze uitsluiting van de mogelijkheid om op grond van het gemene recht (in Nederland dus: het leerstuk van de zgn. slaafse nabootsing) bescherming in te roepen gold voor alle modellen die niet vóór 1 januari 1975 enige vorm van bescherming genoten(67); korter maar iets onnauwkeuriger gezegd: 'modellen van na 1 januari 1975'. Daarbij deed niet ter zake of het model is gedeponeerd of niet: de uitsluiting gold voor modellen die zijn gedeponeerd, voor modellen die gedeponeerd hadden kunnen worden, maar ten aanzien waarvan dat is nagelaten, alsmede voor ex-gedeponeerde modellen. Uitsluitend voor modellen die vóór 1975 reeds bekend waren (en die daarom, wegens niet-nieuwheid, niet voor bescherming door de BTMW zelf in aanmerking konden komen), bleef bescherming op grond van art. art. 1401 (oud) resp. art. 6:162 BW van toepassing(68).

4.49.3. De BTMW is geen succes geworden.(69) Een van de redenen daarvan was de noodzaak om een model te deponeren, vóórdat het bekend gemaakt werd, op straffe van nietigheid van het depot. Dat bleek voor veel (kleinere) ondernemers erg bezwarend.

Mede daarom is in de loop de tijd ook kritiek geuit op het stelsel van art. 14 lid 8 BTMW, juist omdat dit een 'terugval' op art. 6:162 BW (als regel(70)) uitsloot.

De Beneluxwetgever heeft de implementatie van de Modellenrichtlijn(71) aangegrepen om - bij per 1 december 2003 in werking getreden wetswijziging(72) - art. 14 lid 8 te schrappen(73).

4.50.1. Volgens diverse - hierna te noemen - auteurs heeft de wetgever verzuimd een overgangsregeling te treffen voor de gevolgen van het schrappen van art. 14 lid 8 BTMW.

Het Protocol 2002 kent evenwel een overgangsartikel IV met betrekking tot het gewijzigde art. 14 BTMW(74). Dit artikel IV luidt:

'Artikel 14, onder 1, is niet van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kan verzetten tegen deze handelingen krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol.'

Het voordien geldende art. 14 lid 1 BTMW luidde:

'Artikel 14. - 1. Op grond van zijn uitsluitend recht op een tekening of model kan de houder daarvan zich verzetten tegen elke vervaardiging, invoer, uitvoer, verkoop, het te koop aanbieden, verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk, van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont.

- 2. (...)'

Het nieuwe art. 14 lid 1 BTMW (thans: art. 3.16 BVIE, als in onderdeel III.1 ingeroepen) was komen te luiden (cursiveringen ten opzichte van het voordien geldende art. 14 lid 1 toegevoegd door mij, A-G):

'Artikel 14. - 1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder van een tekening of model zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model. Onder gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden.

- 2. (...)'

4.50.2. Toepasselijkheid van overgangsartikel IV op (mede) de - door de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW - sinds 1 december 2003 weer via art. 6:162 BW te bestrijden nabootsingshandelingen, zou medebrengen dat daarvoor géén plaats is als die handelingen worden verricht door iemand die daarmee vóór 1 december 2003 is begonnen.

4.50.3. De tekst van overgangsartikel IV is ruim genoeg om dit onder 4.50.2 aangegeven resultaat aan te nemen. Wat evenwel 'in de weg' lijkt te zitten, is dat het Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting (GMvT) bij genoemd art. IV geen enkele indicatie in die richting geeft. De GMvT bij art. IV luidt:

'In overeenstemming met artikel 12, tweede lid, van de richtlijn is in artikel IV een overgangsbepaling overgenomen die voorkomt dat opgetreden zou kunnen worden tegen handelingen die onder de huidige wet niet en onder de nieuwe wet wel inbreuk op het modelrecht inhouden, wanneer die handelingen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit protocol een aanvang hebben genomen. De huidige opsomming van handelingen in artikel 14, onder 1, BTMW is dermate ruim dat niet te verwachten is dat er in de toekomst in de praktijk veel handelingen verboden zullen worden die niet onder de huidige formulering van het eerste onderdeel van artikel 14 zouden vallen. Voor die eventuele gevallen is deze overgangsbepaling opgenomen, waartoe artikel 12, tweede lid van de richtlijn immers verplicht.'

Deze GMvT-tekst ziet dus enkel op (eventuele) verruimingen van het subjectieve modelrecht zelf die in art. 14 lid 1 BTMW uit de Modellenrichtlijn 98/71/EG zijn overgenomen (welke verruimingen niet zouden mogen tegengeworpen aan derden die met de desbetreffende, voorheen niet inbreukmakende handelingen waren begonnen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol).

4.51.1. Van Nispen(75) spreekt over het ontbreken van een overgangsbepaling ten aanzien van de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW. Volgens hem 'valt aan te nemen dat de aanvullende bescherming ook kan worden ingeroepen voor producten die in de periode 1 januari 1975 - 1 december 2003 op de Beneluxmarkt zijn gebracht.'

Van Nispen verwijst naar Vollebregt, IER 2005 [lees: 2003], p. 9-15. Vollebregt schrijft op p. 15: 'Er is geen overgangsregeling voorzien in het protocol. Dit betekent dat zonder problemen een beroep gedaan kan worden op de slaafse nabootsingsleer zodra de implementatiewet in werking treedt.'(76)

Geerts(77) schrijft over de overgangsrechtelijke kwestie het volgende: 'De Beneluxwetgever heeft verzuimd een overgangsregeling te treffen voor de gevolgen van het schrappen van art. 14 lid 8 BTMW (oud). Het overgangsart. IV van het Protocol 2002 ziet niet op deze kwestie. Dat wil evenwel niet zeggen dat de gevolgen van het afschaffen van art. 14 lid 8 BTMW (oud), niet op eenzelfde wijze beoordeeld zouden kunnen worden (...).'

Ik noteer tussendoor even dat op de hier bedoelde overgangsrechtelijke kwestie niet wordt ingegaan in Gielen c.s., Kort begrip, 9e druk 2007(78); noch in Brinkhof c.s., (losbladige) Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs commentaar (IEC)(79).

4.51.2. Bij de opstelling van de aangehaalde auteurs Geerts, Van Nispen en Vollebregt, dat een overgangsregeling m.b.t. art. 14 lid 8 'ontbreekt', moet m.i. een vraagteken geplaatst worden. Zoals ik in 4.50.3 al aangaf, is de tekst van overgangsartikel IV ruim genoeg om te komen tot het resultaat dat de per 1 december 2003 heropende mogelijkheid tot bestrijding van nabootsingshandelingen via art. 6:162 BW niet zou openstaan tegen derden die daarmee vóór 1 december 2003 zijn begonnen.

Wie, vanuit een oogpunt van rechtsvindingstheorie zou redeneren dat 'de tekst van de wet boven de toelichting gaat', zou grammaticaal vrijwel zonder meer(80) tot dit resultaat kunnen komen, en zulks te meer nu de toelichting in de GMvT bij artikel IV over art. 14 lid 8 slechts 'zwijgt' en niet 'contrair' is.

Een zó simpele wijze van rechtsvinding moet anno 2011 evenwel achterhaald heten.

4.51.3. Er is echter méér. Bij het Protocol van 2002 werd art. 14 lid 1 BTMW enerzijds herschreven om de inhoud van het subjectieve modelrecht te omschrijven overeenkomstig (art. 9, 11 en 12 van) Richtlijn 98/71/EG. Dát is waartoe de GMvT bij overgangsart. IV zich (eenzijdig) beperkt.

Artikel 14 lid 1 werd echter - zoals met cursief al in nr. 4.50.1 aangegeven - ook in ander opzicht herschreven. De aanhef van het artikel, voorheen luidende:

'Op grond van zijn uitsluitend recht op een tekening of model kan de houder daarvan zich verzetten tegen...'

werd gewijzigd in:

'Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder van een tekening of model zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen...'.

Dié wijziging van art. 14 lid 1 had alles te maken met de schrapping van art. 14 lid 8, zo blijkt uit de GMvT bij art. 14 lid 1:

'Nu artikel 14, onder 8, BTMW komt te vervallen, wordt de aanhef van artikel 14, onder 1, aangepast in overeenstemming met artikel 13A, onder 1, BMW, door vermelding van de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Zoals destijds in het gemeenschappelijk commentaar bij artikel 13 BMW is vermeld, leggen de inleidende bewoordingen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen die niet als inbreuk op het model zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het nationale recht van de Beneluxlanden vallen, en dan met name onder dat van de onrechtmatige daad en de eerlijke handelsgebruiken.'

Door de link naar art. 14 lid 8 duidt de GMvT op een duidelijke wens tot verruiming van (ook) de tekst van art. 14 lid 1 BTMW (thans art. 3.16 lid 1 BVIE) ten behoeve van de belanghebbende bij bescherming, of die nu houder is van een modelrecht (dan: mogelijk aanvullende beschermingsomvang) dan wel een 'gemankeerde modelhouder' is (dan: terugval op bescherming uit onrechtmatige daad).

Legt men hier de - in nr. 4.50.1 geciteerde - tekst van GMvT bij overgangsartikel IV nog eens naast, met de strekking dat verruimingen van bescherming niet zouden mogen tegengeworpen aan derden die met de desbetreffende, voorheen niet inbreukmakende handelingen waren begonnen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol, dan is die strekking één op één van toepassing te achten op de verruiming krachtens de nieuwe aanhef van art. 14 lid 1 (in samenhang met de schrapping van art. 14 lid 8).

Aldus valt goed te verdedigen dat art. IV wél (mede) voorziet in een overgangsregeling ten aanzien van de schrapping van art. 14 lid 8.

4.51.4. Ook als men Geerts' observatie 'Het overgangsart. IV van het Protocol 2002 ziet niet op deze kwestie' niet deelt, heeft Geerts gelijk als hij vervolgens opmerkt: 'Dat wil evenwel niet zeggen dat de gevolgen van het afschaffen van art. 14 lid 8 BTMW (oud), niet op eenzelfde wijze beoordeeld zouden kunnen worden': derhalve in de zin dat vóór 1 december 2003 begonnen handelingen niet door een verbod ex art. 6:162 BW getroffen kunnen worden.

Klaarblijkelijk is Geerts van mening dat de ratio van art. IV (in de GMvT, overeenkomstig Rl. 98/71/EG toegespitst op verruimingen van het subjectieve modelrecht) ook hier ópgaat. Dat ben ik - zoals hierboven impliciet al bleek - met hem eens.

4.51.5. Die ratio is dat het niet aangaat bevoegdheden te verkorten van hen die - rechtens correct - het gelijke(nd)e product zijn gaan (na-)maken, en daartoe allicht investeringen hebben gedaan.

Het - althans tot op zekere hoogte - respecteren van zulke bevoegdheden is verre van ongewoon (eerder regel dan uitzondering) als het gaat om nieuw ingevoerde (of: 'herlevende') rechten die bestaande vrijheden van anderen verkorten. Dat geldt niet alleen buiten, maar ook binnen het systeem van wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom. Ik behoef - in EU-context - slechts te wijzen op dergelijke overgangsartikelen in richtlijnen 87/54, art. 10 lid 3 (topografieën van halfgeleiders); 91/250, art. 9 lid 2 (auteursrecht op computerprogramma's); 92/100, art. 13 resp. 2006/115, art. 11 (verhuur- en leenrecht); 93/83, art. 7 lid 1 (satelliet en kabel); 93/98, art. 10 lid 3 resp. 2006/116, art. 10 lid 3 (beschermingsduur, mede i.v.m. 'herlevende' auteursrechten); 96/9, art. 14 lid 4 (databanken); en 2001/29, art. 10 lid 2 (auteursrecht in de informatiemaatschappij).

Voor een resultaat waarbij doorgegaan mag worden met de exploitatie van pas later beschermde of gekende rechten, pleit ook een analogie met het in de BTMW en in de ROW van oudsher bestaande zgn. 'voorgebruiksrecht': zie art. 17 BTMW (oud; thans art. 3.20 BVIE) resp. art. 55 ROW 1995.

4.52.1. Tegenover de hierboven genoemde argumenten mis ik enige inhoudelijke argumentatie voor het standpunt van Vollebregt respectievelijk Van Nispen, dat - in de woorden van de eerste - 'zonder problemen een beroep gedaan kan worden op de slaafse nabootsingsleer zodra de implementatiewet in werking treedt'. Hierbij valt reeds aanstonds op dat niet onderscheiden wordt tussen het geval waarin een vóór 1 december 2003 niet ex art. 6:162 BW beschermd product alleen maar 'bestond', en het geval waarin een derde vóór die datum - rechtens correct - het gelijke(nd)e product is gaan (na-)maken (vgl. 4.51.5).(81)

4.52.2. Als een impliciet argument voor de door Vollebregt en Van Nispen aan de dag gelegde opvatting zou gedacht kunnen worden aan het in Nederland in art. 68a Overgangswet Nieuw BW als hoofdregel neergelegde stelsel van zgn. 'onmiddellijke werking'. Aan die hoofdregel van de ONBW ligt weer ten grondslag de gedachte dat de introductie van 'nieuw' recht een verbetering ten opzichte van 'oud' recht veronderstelt, en dus via zo'n onmiddellijke werking begunstigd dient te worden.

In nr. 4.49.3 is gewezen op de kritiek waaraan art. 14 lid 8 (voorheen lid 5) BTMW gaandeweg bloot stond. Tegen die achtergrond laat zich wellicht verdedigen dat de Beneluxwetgever voor ogen zou hebben gestaan dat direct - dus met de inwerkingtreding van het Protocol tot wijziging per 1 december 2003 - toepassing dient te worden gegeven aan (de gevolgen van) de nieuwe bepaling van art. 14 lid 8 BTMW, zelfs met inbegrip van gevolgen voor derden die onder het regime van die oude bepaling reeds legaal met productie, verhandeling, enz. van nabootsende producten waren begonnen.

4.53. Bovenstaande stellingen over overgangsrecht zijn, behalve aan de tekst van de BTMW en het gemeenschappelijk commentaar van de regeringen, gebaseerd op enige algemene gedachten over Nederlands, en niet Belgisch en Luxemburgs (overgangs-)recht.

Ingaan op (algemeen) Belgisch en Luxemburgs overgangsrecht heeft m.i. geen zin, omdat de Hoge Raad niet oordeelt over het recht van andere staten(82). Dieper ingaan op beginselen van Nederlands overgangsrecht heeft m.i. evenmin zin, omdat hier aan de orde is: een door het Benelux-Gerechtshof te beantwoorden(83) vraag van Benelux-overgangsrecht.

Nu m.i. niet gesproken kan worden van een 'acte clair' of een 'acte éclairé', zal ik tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof concluderen.

4.54. De aan het Benelux-Gerechtshof te stellen vragen zouden kunnen luiden:

1. Dient artikel IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel, 20 juni 2002, aldus uitgelegd te worden dat onder de aldaar bedoelde handelingen in de zin van artikel 14 lid 1 (oud) BTMW (thans: artikel 3.16 lid 1 BVIE), verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, en waartegen de belanghebbende zich niet kon verzetten krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, mede omvat handelingen waartegen de belanghebbende zich niet kon verzetten krachtens het toenmalige lid 8 van voormeld artikel 14?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, moet dan een regel van (ongeschreven) overgangsrecht aanvaard worden, met eenzelfde effect als in vraag 1 bedoeld?

3. Indien vraag 1 en vraag 2 ontkennend beantwoord worden, welke (andere) regel van (ongeschreven) overgangsrecht moet dan gelden vóór het optreden op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van ongeoorloofde mededinging, indien het gaat om handelingen in de zin van artikel 14 lid 8 BTMW (oud), waartegen ingevolge die bepaling zodanig optreden niet mogelijk was, indien met deze handelingen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol is begonnen?

Onderdeel III.2

4.55. Onderdeel III.2 verwijt het hof te zijn uitgegaan van een onjuiste uitleg en toepassing van art. 14 lid 8 BTMW, nu het hof heeft geoordeeld dat die bepaling het instellen van een vordering wegens oneerlijke mededinging (categorisch) uitsloot voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden.

4.56. Indien - in weerwil van de door mij voorgestelde prejudiciële vraagstelling aan het Benelux-Gerechtshof - volgens de Hoge Raad onderdeel III.1 aanstonds slaagt, en indien volgens de Hoge Raad ook onderdeel III.3 terecht is voorgesteld, behoeft onderdeel III.2 geen behandeling meer.

Voor het omgekeerde geval - of voor het geval dat de Hoge Raad aan vooropstelling van de behandeling van onderdeel III.2 juist de voorkeur zou geven - ga ik thans op dit onderdeel in.

4.57. Ook dit onderdeel moet worden bezien tegen de achtergrond van het gemakshalve nog eens geciteerde art. 14 lid 5 (later lid 8) BTMW:

'Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging.'

De al eerder gememoreerde weerstand tegen zo'n 'koude uitsluiting' van een beroep op bescherming via de onrechtmatige daad (met name in de min of meer tragisch geachte gevallen van verzuim van een tijdig depot), leidde al vrij spoedig na 1975 tot pogingen om de uitsluiting minder 'koud' te maken. Zo werd in de literatuur en in de rechtspraktijk gezocht naar mogelijkheden om door interpretatie van het artikellid, met name door interpretatie van het daarin voorkomende woordje 'alleen', voor althans de ergerlijk(st)e gevallen van nabootsing, nog wel een onrechtmatige daad-route te vinden.(84)

Vroeger of later moest deze kwestie uitmonden in een uitlegvraag aan het BenGH, en dat gebeurde dan ook in de zaak die leidde tot het verderop te memoreren Prince-arrest van 1990, waarin het BenGH zich ten aanzien van deze route opmerkelijk 'zuinig' toonde.

4.58.1. Alvorens nader op dit Prince-arrest in te gaan, sta ik - overeenkomstig de klachtenvolgorde in onderdeel III.2 - stil bij de volgens dat onderdeel door het hof miskende (latere) jurisprudentie van de Hoge Raad in het arrest van HR 31 mei 1991 (Raamuitzetter)(85).

Volgens de kern van het onderdeel (of eigenlijk pas: volgens de s.t. bij het onderdeel) zou de Hoge Raad, door in dit Raamuitzetter-arrest de bescherming tegen verwarringwekkende 'slaafse nabootsing' ex art. 6:162 te onderscheiden van de bescherming tegen slechts ondergeschikte verschillen vertonende gelijkenis ex art. 14 lid 1 BTMW, een lijn hebben uitgezet, waardoor art. 14 lid 5 (later lid 8) BTMW niet meer aan actie op grond van art. 1401 (oud, thans art. 6:162) BW in de weg zou staan. Zoals gezegd, zou - aldus het onderdeel - het hof dit miskend hebben.

4.58.2. Over deze klacht kan ik kort zijn. Wat er overigens zij van het Raamuitzetter-arrest(86), ik acht het volstrekt ongeloofwaardig dat de Hoge Raad in dat - tegen een andere achtergrond gewezen - arrest in dit opzicht een andere, eigen koers zou hebben ingezet, met miskenning van de door het BenGH in het slechts een half jaar eerder gewezen Prince-arrest getrokken Benelux-rechtelijke grenzen. Anders gezegd: bij de beoordeling van onderdeel III.2 geeft niet het Raamuitzetter-arrest van de Hoge Raad, maar slechts het Prince-arrest van het BenGH de maatstaf aan.

4.59.1. Thans nader over het door Mag Instrument in middelonderdeel III.2 vervolgens - kennelijk subsidiair - omhelsde Prince-arrest. In het licht van de destijds omstreden reikwijdte van art. 14 lid 5, later lid 8 BTMW heeft de Hoge Raad bij arrest van 30 juni 1989(87) vragen gesteld aan het Benelux-Gerechtshof.

Bij zijn prejudiciële vraagstelling vroeg de Hoge Raad aan het BenGH - in het verlengde van het debat tussen de partijen Prince en Van Riel - mede om zich uit te laten over de volgende opties van potentieel niet 'alleen inbreuk op een tekening of model' inhoudende handelingen:

'a. Van Riel verkocht niet een maar drie modellen die een minutieuze nabootsing van Prince-rackets vormden;

b. Ook de types en de type-aanduidingen waren overgenomen;

c. Ook het lettertype van Prince was overgenomen;

d. Prijzen werden gehanteerd die vele honderden guldens onder die van Prince lagen, zoals Prince Boron ruim f 1000 en Van Riel Boron f 375.

e. Daardoor kan worden getwijfeld aan de kwaliteit van een Van Riel Boron racket. Zit er Boron in? (misleiding);

f. De Van Riel-rackets werden als Prince-rackets "van een bijzondere partij" verkocht (misleiding) door tennisleraren;

g. Na de toezegging door Van Riel "het niet meer te doen" kwam er een nieuwe nauwelijks veranderde serie op de markt;

h. Er werd tevens inbreuk gemaakt op de merkrechten van Prince;

i. De lay-out van de Prince snaarverpakking werd overgenomen;

j. Ook met de sporttassen van Van Riel is inbreuk gemaakt op het merk van Prince.'

4.59.2. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest van 21 december 1990(88) de - geherformuleerde - vragen beantwoord. Het BenGH overwoog:

'B. Vragen van uitleg van de BTMW

17. Overwegende dat de vragen van uitleg van de BTMW betrekking hebben op de betekenis van art. 14 lid 5 van die wet;

18. Overwegende dat, zoals blijkt uit de gemeenschappelijke memorie van toelichting bij de BTMW, met name het Algemeen deel onder 6, men bij het totstandbrengen van de BTMW enerzijds, voor wat betreft niet gedeponeerde modellen, heeft aanvaard dat de doelstellingen van deze wet - "voor de modellen een afdoende bescherming te verzekeren" van beperkte duur en tevens "een zo volledig mogelijke documentatie te verschaffen, waardoor iedereen zich kan overtuigen, dat een model bescherming geniet" - alleen kunnen worden verwezenlijkt indien de wet de mogelijkheid uitsluit gebruik te maken van de bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging in die gevallen waarin de BTMW bescherming zou hebben geboden, ware het niet dat "deze bescherming niet werd gevraagd danwel (...) deze is verstreken", en anderzijds, voor wat betreft gedeponeerde modellen, ervan is uitgegaan dat het voorhanden zijn van de bijzondere bepalingen van de eerste leden van art. 14 een beroep op het gemene recht uitsluit;

19. dat de laatste alinea van de Toelichting onder 6 dan ook als samenvattende conclusie vaststelt dat "wanneer het gaat om namaak, zelfs slaafse namaak, van een model in de zin van art. 1", het niet is toegestaan het gemene recht in te roepen "afgezien van het feit of er een depot is geweest";

20. dat hieruit volgt dat het bepaalde in art. 14 lid 5 geldt voor alle modellen waarvoor de bescherming uit hoofde van de BTMW had kunnen worden ingeroepen, ongeacht of zij in feite als model zijn gedeponeerd of niet en dat derhalve - aangenomen dat met een "van na 1 jan. 1975 "daterend" model" wordt bedoeld een model waarop de overgangsbepaling van art. 25 niet van toepassing is en dat krachtens de BTMW gedeponeerd had kunnen worden - de eerste vraag van uitleg van de BTMW bevestigend moet worden beantwoord;

21-25. [...]

26. Overwegende dat uit het voorgaande allereerst moet worden afgeleid dat niet voor toewijzing in aanmerking komt een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag zijn gelegd die naar hun aard, op de voet van het in lid 1 van art. 14 bepaalde, vallen aan te merken als "inbreuk op een tekening of model";

27. dat uit het voorgaande voorts moet worden afgeleid dat indien aan een vordering als onder 26 bedoeld, behalve handelingen als daar omschreven, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, zij alleen dan voor toewijzing in aanmerking kan komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht, ongeoorloofde mededinging oplevert;

28. dat uit het voorgaande ten slotte moet worden afgeleid dat in een geval als onder 27 bedoeld, art. 14 lid 5 enkel dan niet in de weg staat aan het uitspreken van een verbod van, of het toewijzen van schadevergoeding terzake van, een als inbreuk aan te merken handeling, wanneer zulk een verbod of schadevergoeding onder de gegeven omstandigheden de enig passende wijze van redres van de ongeoorloofde mededinging vormt;

(...)'

4.59.3. In het Prince-arrest heeft het BenGH aldus enige ruimte gegeven voor toepassing van het gemene recht, indien aan een vordering behalve de in art. 14 lid 1 BTMW bedoelde handelingen, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd waardoor - ook indien de als inbreuk in de zin van art. 14 lid 1 aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten - naar nationaal recht sprake is van ongeoorloofde mededinging. In dat geval staat art. 14 lid 8 (eerder: lid 5) alleen dan niet in de weg aan een verbod (of aan schadevergoeding) indien dat in de gegeven omstandigheden de enige passende wijze van redres vormt.

Over de door de Hoge Raad in zijn vraagstelling vermelde specifieke factoren a t/m j liet het BenGH zich niet expliciet uit, en heeft de Hoge Raad zich ook niet meer nader uitgelaten(89).

4.60. Ik kom thans tot de volgende bevindingen over onderdeel III.2

4.61. De rechtsklacht van het onderdeel faalt, nu niet blijkt dat het hof de maatstaven van het Prince-arrest ten aanzien van de inroepbaarheid van gemene recht heeft miskend. Zo'n miskenning blijkt ook niet uit de - tevens falende - motiveringsklacht.

4.62. Die motiveringsklacht houdt in dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd, waaruit zou volgen dat in casu méér plaatsvond dan 'alleen inbreuk op een tekening of model'. In dit verband wordt verwezen naar de CvR in conventie nr. 251 en de nrs. 235-245 onder het kopje 'Bijkomende omstandigheden'.

Daarin zijn als bijkomende omstandigheden genoemd:

A. (systematische) nabootsing van de serie Mag-Lite zaklampen, waarbij Edco zich ondanks haar toezegging zich te onthouden van het aanbieden en distribueren van inbreukmakende zaklampen, nu weer nabootsingen van Mag-Lite zaklampen aanbiedt (nr. 235);

B. nabootsen van (bijna) dezelfde maten (lengtes en diameters) (nrs. 236 t/m 239);

C. nabootsen van dezelfde kleur(stelling) (nrs. 240-241);

D. nabootsen van het materiaal, nl. aluminium (nr. 242);

E. prijserosie en -bederf (nrs. 243-245);

F. afbreuk van reputatie (nr. 245).

4.63. Bij CvD in conventie (nr. 137) hebben Edco c.s. deze argumenten gemotiveerd weersproken.

4.64. De klacht is vergeefs voorgesteld. In nr. 4.59.2 is aangehaald het - als zodanig (terecht) niet aangevochten - criterium van het BenGH dat, ingeval van naar nationaal recht onrechtmatige bijkomende omstandigheden, art. 14 lid 5 (thans lid 8) slechts dan niet in de weg staat aan een verbodsactie (of schadevergoedingsactie), indien dit in de gegeven omstandigheden de enige passende wijze van redres vormt.

Nu Mag Instrument niet aangeeft dat en op welke plaats in de processtukken zij ook heeft gesteld dat een verbod (of schadevergoeding) in de gegeven (bijzondere) omstandigheden de enige passende wijze van redres vormen, kunnen haar stellingen met betrekking tot bijzondere omstandigheden reeds daarom niet als essentieel worden aangemerkt(90).

4.65. Overigens valt niet aan te nemen dat inderdaad sprake is van 'bijzondere' omstandigheden, oftewel niet 'naar hun aard' modelinbreukmakende handelingen als bedoeld in rov. 26 van het Prince-arrest. In de stellingen waarnaar door Mag Instrument onder A t/m D wordt verwezen (verkort aangehaald hierboven onder 4.62) is m.i. sprake is van handelingen die worden aangemerkt als inbreuk in de zin van art. 14 lid 1 BTMW, waaraan - behoudens bijzondere, niet gestelde omstandigheden - het onder F (gekleurd) genoemde potentiële effect eigen is. De onder E genoemde omstandigheid is eigen aan (zo niet: de bedoeling van) concurrentievrijheid.

4.66. Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof een onjuiste uitleg en toepassing van art. 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom heeft gehanteerd, is ook dat vergeefs voorgesteld. Artikel 10bis VvP heeft - anders dan het onderdeel doet voorkomen - geen rechtstreekse werking. Het bevat een voorschrift dat bestemd is de deelnemende staten te verplichten bepaalde maatregelen te nemen. Redenen waarom deze gangbare opvatting(91) niet zou deugen, worden in het middelonderdeel niet vermeld(92).

Voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep

4.67. Het incidenteel cassatieberoep is ingesteld onder de voorwaarde dat middelonderdeel I van het cassatiemiddel gegrond wordt bevonden. Nu dat niet het geval is, is niet voldaan aan de voorwaarde waaronder het beroep is ingesteld, zodat het incidentele cassatiemiddel geen bespreking behoeft. Voor het geval de Hoge Raad van oordeel is dat middel I in het principale beroep wel terecht is voorgesteld, ga ik nog op het incidentele beroep in.

4.68. Onderdeel I van het incidentele middel klaagt - samengevat - dat het hof ten onrechte, althans onbegrijpelijk, de vordering van Mag Instrument gegrond op haar beweerdelijk auteursrecht ten aanzien van de Mag-Lite zaklampen niet heeft afgewezen op de eenvoudige grond dat het hetzelfde (Amsterdamse) gerechtshof al eerder beslist had dat aan Mag Instrument in Nederland geen auteursrecht op haar zaklampen toekomt, en wel bij arrest van 12 november 1988, rolnr. 190/97 (BIE 2002, 80) (de Buzaglo-zaak, A-G)(93). Het onderdeel brengt naar voren (dat door Edco c.s. in de feitelijke instanties gesteld is) dat bedoeld eerder arrest leidt tot feitelijke binding, dat dat arrest bewijskracht heeft, en dat Mag Instrument door tegen dat arrest geen cassatieberoep in te stellen, haar rechten heeft verwerkt of misbruik van recht maakt door dezelfde vraag weer aan de orde stellen.

4.69. Het onderdeel faalt, omdat de beslissing in het door Edco c.s. bedoelde eerdere arrest geen gezag van gewijsde of erga omnes-werking heeft jegens Edco c.s., en omdat niet valt in te zien waarom Mag Instrument ondanks het in dat eerdere arrest ter zake gedolven onderspit, tegen andere (concurrerende) partijen niet opnieuw een beroep op auteursrecht mag pogen te doen. De door Edco c.s. aangevoerde omstandigheden zijn in elk geval onvoldoende om tot het met onderdeel I bedoelde resultaat te leiden.

4.70. Onderdeel II (zoals verduidelijkt bij schriftelijke toelichting) klaagt dat het hof Mag Instrument haar vordering ten aanzien van het auteursrecht had dienen te ontzeggen nu ten processe vaststaat dat onder het (auteurs)recht van de Verenigde Staten een (categorale) uitzondering wordt gemaakt voor gebruiksvoorwerpen en het hof in rov. 5.12 heeft vastgesteld dat een uitzondering op de categorale uitzondering zich in casu niet voordoet, zodat zelfs indien het hof (door een benadering 'in concreto') art. 2 lid 7 Berner Conventie onjuist zou hebben toegepast, dit niet tot een andere uitkomst leidt.

4.71. Het middel faalt omdat het hof, oordelend - op basis van deskundigenrapporten in de Buzaglo-zaak - aan de hand van het criterium of het specifieke werk (i.c. de Mag-Lite zaklampen) al of niet in de VS van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten, zich over de reikwijdte van een categorale uitsluiting niet heeft uitgelaten.

5. Conclusie

Mijn conclusie strekt in het principale beroep tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof, en in het incidentele beroep tot verwerping.

De procureur-generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

A-G i.b.d.

1 Ontleend aan het op dit punt niet bestreden arrest van het hof onder 5.1 tot en met 5.3.

2 Inleidende dagvaarding onder 8 en, 9 en 10.

3 CvR in conventie, tevens houdende vermeerdering van eis, nr. 6 en nr. 226 e.v.

4 De cassatiedagvaarding is betekend op 20 januari 2010.

5 Vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, 3e druk 2005 (hierna: SVV 2005), § 18.1, p. 687.

6 SVV 2005, t.a.p.

7 SVV 2005, § 18.2, p. 689; Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 9e druk 2007, p 506.

8 SVV 2005, § 18.3, p. 690. Aanvankelijk was dat artikel 2 lid 5 BC. Bij de latere herziening van de BC in Stockholm in 1967 is de (ook inhoudelijk aangepaste) bepaling vernummerd tot lid 7.

9 Hof 's-Hertogenbosch 7 juli 2009, LJN AM1168, IER 2009, nr. 80, p. 329 m.nt. S.J. Schaafsma (Honingpotje).

10 Hof Amsterdam 5 juni 1986, BIE 1987, nr. 65, p. 276, IER 1986, nr. 48, p. 111 m.nt. J.H. Spoor (Snackdispenser).

11 Vgl, SVV 2005, § 18.3, p. 690-691.

12 W. Bappert en E. Wagner, Internationales Urheberrecht, München 1956, p. 59-60; zie in het bijzonder de overlopende passage op p. 60-61.

13 W. Nordemann, K. Vinck en P.W. Hertin, Internationales Urheberrecht und Leistungsschutzrecht, Dusseldorf 1977, p. 39. Aldaar kan ik expliciete steun voor deze opvatting echter niet ontwaren; een aanwijzing is wel te vinden op p. 40. Vgl. ook de Engelstalige druk van 1990: Nordemann/Vinck/Hertin: International Copyright and Neighboring Rights Law, Commentary with special emphasis on the European Community, VCH 1990, p. 53-54.

14 Zie de noot van Schaafsma onder Hof 's-Hertogenbosch 7 juli 2009, IER 2009, nr. 80, p. 329 (Honingpotje), alsmede S.J. Schaafsma, Intellectuele eigendom in het conflictenrecht (diss. 2009), p. 317-318, nrs. 862-866, in het bijzonder voetnoot 151, met verwijzing naar Desbois/Françon/Kerever, Les conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins, Paris 1976, p. 163, waar ditzelfde standpunt ferm ingenomen wordt. Schaafsma noemt ook Ricketson/Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights, The Berne Convention and beyond, Oxford 2006, p. 464 en 467. Op p. 464 lees ik een dergelijk ferm standpunt evenwel niét. Een voorzichtig geformuleerde passage op p. 465 (vóór nootverwijzing 326) gaat juist in een andere richting. Op p. 467 is te lezen: 'The real problem under the Brussels and Stockholm Acts is that it is necessary for the court in the country where protection is claimed to satisfy itself as to the applicable law in the country of origin of the applied artistic work. This is always a difficult process, and one that is avoided where the principle of national treatment is adopted in an unqualified fashion.' Ik lees ook hierin niet een (duidelijke) keuze van Ricketson en Ginsburg voor concrete toetsing. Ook uitleg van de algemene(r) regels ontrent auteursrechtelijke bescherming van toegepaste kunst in een bepaald vreemd land kan een 'difficult process' zijn, en 'national treatment in an unqualified fashion' is nu juist niet de optie van art. 2 lid 7 BC.

15 In zijn noot in IER 2009, nr. 80, p. 329.

16 Zie de tekst in nr. 4.6.

17 Schaafsma, diss. 2009, erkent dat een dergelijk onderzoek lastig kan zijn: zie p. 318, voetnoot 151.

18 LJN AB2391, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV, AMI 2001, nr. 15, p. 111 (met ill.) m.nt. Hugenholtz, IER 2001, nr. 41, p. 227 (met ill.) m.nt. HMHS.

19 Vgl. ook rov. 3.6.5, waar dezelfde kwestie aan de orde is, nu ten aanzien van een ander specifiek spel ('Valkuil') en waar de Hoge Raad eveneens spreekt over 'dit spel'. Vgl. ook de conclusie van A-G Langemeijer onder 2.16, die eveneens van een concrete toetsing blijkt uit te gaan.

20 De opvatting van Hof Arnhem 1 oktober 1979, NJ 1980, 584 BIE 1982, p. 47 (Katlan), omhelsd door S. Gerbrandy, Kort Commentaar op de Auteurswet (1988), p. 415, lijkt niet zo zeer te zijn ingegeven door een keuze voor concrete dan wel abstracte toetsing van de situatie in het land van oorsprong, als wel door een wens tot zo volledig mogelijke assimilatie.

21 BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 m.nt. LWH, AMI 1987, p. 78 m.nt. JHS, BIE 1987, nr. 49, p. 196 m.nt. Ste., IER 1987, nr. 40, p. 70 (met ill.), AA 1987, p. 717 (met ill.) m.nt. H. Cohen Jehoram (Screenoprints).

22 Vgl. bijv. Schricker/Loewenheim, Urheberrecht (4. Auflage 2010), § 2, Randnr. 160 (p. 151).

23 Vgl. bijv. Opinion Prof. P. Goldstein, p. 3, prod. 33 bij Akte producties d.d. 7 mei 2003 zijdens Mag.

24 Voor werken die een EU-lidstaat als land van oorsprong hebben, kan art. 2 lid 7 BC overigens geen toepassing meer vinden i.v.m. de uitleg van het discriminatieverbod van art. 12 EG (art. 18 VWEU). In die zin reeds HR 26 mei 2000, NJ 2000, 671 m.nt. DWFV, AA 2000, p. 677 m.nt. H. Cohen Jehoram, AMI 2000, p. 210 m.nt. Van Lingen (Cassina/Sedeti); door het HvJ bevestigd in HvJEG 30 juni 2005 (C-28/04), Jur. p. I-5781 (Tod's). Vgl. ook HvJEU 27 januari 2011 (C-168/09; Flos/Semeraro).

25 In zoverre afstand nemend van SVV, § 18.3, p. 691.

26 's Hofs verwijzing in rov. 5.12 naar zijn 'arrest van 12 november 1998, rolnummer 190/97 in de zaak Mag Instrument tegen Buzaglo' moet klaarblijkelijk gelden als een pars pro toto-verwijzing naar het geheel van de onder dat rolnummer gewezen tussenarresten van 12 november 1998, 26 augustus 1999 en 12 oktober 2000 en het eindarrest van 13 september 2001. Zo zijn zij ook overgelegd als prod. 5 bij CvA, en zo zijn zij ook gepubliceerd in BIE 2002, nr. 80 (p. 437-447). Dat Mag Instrument dit ook zo heeft opgevat, blijkt uit de cassatiedagvaarding, waar onder II.2 en onder II.5.d verwezen wordt naar het arrest van 13 september 2001 in de zaak Mag Instrument/Buzaglo, telkens onder verwijzing naar 'BIE 2002, 80', en uit bijv. nrs. 36 en 51 van de ST. Zie ook voetnoot 93 hierna.

27 Onder 157-160; zie ook nrs. 150-156 en 161-177 en nrs. 125-146 van de MvA in principaal appel.

28 CvD in conventie tevens CvR in reconventie onder 116-123; pleitnotities in appel nrs. 57-59.

29 Voorwerp van middelonderdeel I.2, zie hierna.

30 Vgl. in het arrest van 12 november 1998 waarnaar het hof verwijst: rov. 4.9.

31 Hierna geciteerd als: CJ/vN/H (2008).

32 MRl is een gangbare afkorting van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG (nieuwe gecodificeerde versie: Richtlijn 2008/95/EG).

33 GMVo is een gangbare afkorting van de Verordening 40/94/EG inzake het gemeenschapsmerk (nieuwe gecodificeerde versie: Verordening 207/2009/EG).

34 Met verwijzing naar HvJEG 22 juni 2006 (C-24/05), Jur. p. I-5677, BMMB 2006/3, p. 130 (Storck/ BHIM). Zie rov. 61-62 en 74-75 aldaar.

35 Vgl. HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148 m.nt. DWFV (Droste/Baronie), rov. 3.4; vgl. ook BenGH 23 dec. 1985, NJ 1986, 258, m.nt. LWH, BIE 1986, p. 208, m.nt. vNH (Drie-strepen-motief), rov. 74. Vgl. ook CJ/vN/H (2008), nr. 15.3.1.8, p. 581.

36 Zie onder 2.1.

37 De zaak Mag Instrument/Buzaglo.

38 Mag Instrument verwijst in dit verband naar de CvR in conventie onder 31, 47, 52, 67 en 74, de MvA in principaal appel onder 49, 59, 67, 71 en 76 en de pleitnotities in appel onder 10, 28 en 54.

39 Veegens/Korthals Altes/Groen, Cassatie (2005), nr. 120.

40 HvJEG 7 oktober 2004 (C-136/02), Jur. p. I-9165 (Mag Instrument Inc./BHIM).

41 Zie Pleitnotities zijdens Edco c.s. d.d. 8 december 2006, nr. 12 e.v. en Akte houdende aanvullende producties d.d. 8 december 2006, prod. 21; MvG, i.h.b. onder 4.5.10.

42 CJ/vN/H (2008), p. 194 e.v.

43 Vgl. bijv. HvJEG 7 oktober 2004 (C-136/02), Jur. p. I-9165 (Mag Instrument/BHIM), rov. 20.

44 Het onderdeel verwijst naar de stellingen in de CvR onder nrs. 9-16 en 39 en de pleitnotities in eerste aanleg onder 13.

45 Overeenstemmend met art. 3 lid 1 onder e van MRl 89/104 en art. 7 lid 1 onder e van de GMVo.

46 HvJEG 18 juni 2002 (C-299/99), NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG (Philips/Remington), rov. 78.

47 Vgl. rov. 3.12 van het vonnis van de rechtbank van 21 februari 2007, waarnaar het hof in rov. 5.7 verwezen heeft.

48 CJ/vN/H (2008), nr. 5.14.15.2-5.14.15.3, p. 187-189.

49 CJ/vN/H verwijst hier naar HvJEG 4 mei 1999 (C-108/97), NJ 2000, 269 m.nt. DWFV, IER 1999, nr. 30, p. 165 m.nt. ChG (Chiemsee); HvJEG 18 juni 2002 (C-299/99; Philips/Remington), vindplaatsen in voetnoot 46 supra; HvJEG 14 september 1999 (C-375/97), NJ 2000, 376 m.nt. DWFV, IER 1999, nr. 51, p. 267 m.nt. ChG (Chevy); HvJEG 22 juni 1999 (C342-97), NJ 2000, 375 m.nt. DWFV. IER 1999, nr. 48, p. 241 (Lloyd/Loint's).

50 CJ/vN/H verwijst hier naar HvJEG 22 juni 2006 (C-24/05), BMMB 2006/3, p. 130 (Storck/ BHIM; Werther's Echte, vorm van een snoepje). Zie met name rov. 61-62 aldaar.

51 CJ/vN/H toont zich in het vervolg op deze passage overigens kritisch over deze jurisprudentie van het HvJ.

52 Vgl. ook CJ/vN/H, nrs. 5.14.18-5.14.18.4 (p. 194-200), waaruit hierboven in nr. 4.19 reeds enige passages geciteerd werden.

53 CvR in conventie onder 9-16 en 39 en pleitnotities in eerste aanleg onder 13.

54 CvR in conventie onder 13.

55 CvR in conventie onder 68 e.v. resp. 59 e.v.

56 CvA Edco onder 70-72 resp. PP Impex onder 72-74; pleitnota in appel zijdens Edco c.s. onder 20 e.v.

57 Pleitnotities zijdens Edco c.s. in prima onder 23 e.v.; pleitnotities zijdens Edco c.s. in appel onder 20 e.v.

58 Zie pleitnota Edco c.s. in prima onder 33-34 met verwijzing naar de CvR onder 8 waar Mag Instrument stelt dat haar zaklampen een hoge technische kwaliteit combineren met 'bijzondere vormgevings- of designkwaliteiten'.

59 Vgl. bijv. HR 20 november 2009, LJN BJ6999, BIE 2010, nr. 4, p. 17 m.nt. PJMS, IER 2010, nr. 16. p. 92 m.nt. FWG (Lego/Mega Brands), rov. 3.3.2.

60 Ik verwijs naar mijn conclusie in de in de vorige voetnoot genoemde zaak, nrs. 4.2-4.5 en 5.26.1 e.v.

61 Pleitnotities in eerste aanleg zijdens Mag Instrument (onder het hoofd (op p. 7) 'ongeoorloofde mededinging en slaafse nabootsing'), p. 8-9, nr. 30.

62 Vgl. in dit verband de s.t. namens Mag Instrument, nrs. 104-107.

63 LJN AY9707, NJ 2007, 117, BIE 2007, nr. 61, p. 362, IER 2007, nr. 44, p. 160 m.nt. ChG.

64 Deze conclusie van A-G Huydecoper verwijst op zijn beurt naar HR 22 januari 1999, nr. 16771, C97/250, NJ 1999, 381 (Meccano) en de daaraan voorafgaande conclusie van A-G Langemeijer, onder 2.3 e.v.

65 Ingevolge het protocol van 28 maart 1995, Trb. 1995, 133.

66 Ingevolge het protocol van 7 augustus 1996, Trb. 1996, 226.

67 Vgl. de overgangsbepaling van art. 25 (oud) BTMW.

68 Vgl. conclusie A-G Timmerman (onder 2.9) bij HR 2 april 2004, NJ 2004, 388 (caravanvoortenten).

69 Vgl. bijv. Th.C.J.A. van Engelen, 20 jaar Benelux modelrecht, IER 1995, p. 197.

70 Zie nader de bespreking van onderdeel III.2 in nr. 4.57 e.v.

71 Richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, PbEG 1998, L289/28.

72 Op basis van het Protocol van 20 juni 2002, Trb, 2002, 129.

73 Vgl. de toelichting bij de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002, p. VI-24 (te vinden op www.boip.int). Zie voorts P.G.F.A. Geerts, 2009 (T&C IE), aant. 6 bij artikel 3.16 BVIE; C.J.J.C. van Nispen, (losbl.) Onrechtmatige daad IV, aant. 276, en E.R. Vollebregt, Slaafse nabootsing na implementatie van de Modellenrichtlijn, IER 2003/1, p. 9-15.

74 Dit art. IV is bij de transformatie van de BTMW in het BVIE gehandhaafd blijkens art. 5.3 BVIE. Vgl. de Gemeenschappelijk toelichting van de regeringen bij het BVIE: 'Artikel 5.3 bepaalt dat rechten die onder de BMW en BTMW bestonden gehandhaafd blijven, waarbij zijn inbegrepen de rechten die voortvloeien uit de overgangsbepalingen van de BMW en BTMW en van de protocollen tot wijziging daarvan.'

75 T.a.p. (vgl. voetnoot 73).

76 Vollebregt vervolgt nog met een visie op een overgangsrechtelijk probleem in verband met de niet tijdige implementatie van de Modellenrichtlijn 98/71/EG.

77 P.G.F.A. Geerts 2009 (T&C IE), aant. 3d bij art. 3.16 BVIE.

78 Ook in zijn artikel in de Spoor-bundel (2007), p. 99, gaat Gielen niet op de overgangsrechtelijke kwestie in.

79 In deze uitgave is art. 3.16 BVIE nog niet becommentarieerd. Het commentaar op de BTMW dateert nog uit de periode van vóór het Protocol van 20 juni 2002, dus van vóór de schrapping van art. 14 lid 8. Artikel IV van dit Protocol is in deze uitgave (dus) evenmin becommentarieerd.

80 'Vrijwel zonder meer': artikel IV verwijst naar art. 14 lid 1 (thans art. 3.16 lid 1 BVIE) en een grammaticaal hobbeltje is dat dáár gesproken wordt over 'de houder [van een uitsluitend recht op een tekening of model]'. Bij optreden (slechts) op basis van 'het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad' gaat het niet zo zeer om de 'houder' als wel om: de 'gemankeerde houder'/belanghebbende. Zie evenwel in de tekst hierna nr. 4.51.3.

81 Ik spreek dan nog niet eens over de theoretisch-overgangsrechtelijk zeker niet uitgesloten (maar voor deze zaak niet relevante) optie dat alle tussen 1 januari 1975 en 1 december 2003 in de Benelux bekend geworden modellen voorgoed aan het regime van art. 14 lid 8 BTMW onderworpen zouden blijven.

82 Art. 79 lid 1 sub b RO.

83 Art. VI Protocol 2002.

84 In 1985, toen de BTMW tien jaar oud was, heb ook ik mij in dat pad verdiept. Vgl. D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten (1985), nrs. 141-151 (p. 182-194).

85 NJ 1992, 391 m.nt. DWFV, IER 1991, nr. 47, p. 116 m.nt. Vriesendorp, BIE 1992, nr. 15, p. 50 m.nt. Ste. (Borsumij/Stenman).

86 In mijn noot onder dat arrest in NJ 1992, 391 ben ik daarover nogal fel van leer getrokken.

87 NJ 1989, 733.

88 NJ 1991, 429 m.nt. DWFV, BIE 1991, nr. 53, p. 203.

89 De procedure bij de Hoge Raad werd na het arrest van het BenGH geroyeerd.

90 Zie over essentiële stellingen: Veegens/Korthals Altes/Groen, a.w. (2005), nr. 120.

91 Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, II. Industriële eigendom en mededingingsrecht, 8e druk (1989), nr. 1239; Ch. Gielen (red.), Kort begrip, 9e druk (2007), nr. 6. Vgl. ook losbl. Onrechtmatige Daad (oud) VI (Martens), nr. 33 sub 2 (1991) met veel verwijzingen. In Onrechtmatige Daad (nieuw) IV (2010), nr. 2, bespreekt Van Nispen art. 10bis VvP zonder zich over een eventuele rechtstreekse werking uit te laten.

92 Als zodanig kan niet gelden de verwijzing in nr. 122 s.t. naar Bodenhausen's [BIRPI/OMPI] 'Guide' uit 1968 (die niet met een stelsel als dat van de BTMW rekening houdt).

93 Voetnoot 26 is hier van overeenkomstige toepassing. Dat Mag Instrument ook van Edco's pars pro toto-verwijzing geen hinder heeft ondervonden, blijkt uit haar s.t., bijv. nrs. 133, 136, 140 en 171.