Uitspraken

De rechtbank is wat betreft de vorderingen gebaseerd op de merken, internationaal en relatief bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen omdat [gedaagde] in Nederland woont (artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo3 en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk).

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op auteursrecht en slaafse nabootsing is de Nederlandse rechter bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I-bis Vo4. De rechtbank is relatief bevoegd, alleen al omdat de bevoegdheid van deze rechtbank niet is betwist (artikel 110 Rv).

Dat de hiervoor onder 2.7 en 2.9 bedoelde tekens overeenstemmend zijn met de merken is niet in geschil. Wat betreft het onder 2.8 bedoelde teken op de wieldoppen, heeft [gedaagde] ter zitting aangevoerd dat daarop alleen een getekend paardje was aangebracht en dat het daarom geen inbreukmakend teken is. [gedaagde] betwist voorts dat sprake is van inbreuk. De tekens op het stuur en de wielassen heeft hij op de foto’s in de onder 2.10 bedoelde online-advertentie geel gemaakt en de tekens op de voor- en achterzijde heeft hij aan het oog onttrokken door deze af te plakken. Daarom is volgens [gedaagde] geen sprake van gebruik in het economisch verkeer.

Wat betreft het onder 2.8 bedoelde teken op de wieldoppen is de rechtbank van oordeel dat, hoewel detailopnames van het paardje ontbreken, dit paardje in ieder geval overeenstemt met of in ieder geval in hoge mate lijkt op de Uniemerkregistratie met nr. 000454546, welk merk ook uitsluitend het paardje – dus zonder het woord Ferrari – betreft. Dat het merk grote bekendheid heeft zodat het een groot onderscheidend vermogen heeft, is niet betwist, net zo min als het gebruik van het teken voor dezelfde waren als de waren waarvoor het merk is geregistreerd. Indien dit teken gebruikt wordt in het economisch verkeer, hetgeen hierna wordt beoordeeld, is derhalve sprake van verwarringsgevaar zoals dat ook – als zijnde onbestreden – geldt voor de andere tekens.

De rechtbank is van oordeel dat de tekens zijn gebruikt in het economisch verkeer. Wat betreft de tekens op het stuur en de wieldoppen geldt dat deze weliswaar niet zichtbaar waren in de online-advertentie, maar wel in de showroom. Dat betekent dat een potentiële koper met deze tekens geconfronteerd kon worden bij het bezichtigen van de auto. Daarmee is sprake van het aanbieden onder gebruikmaking van de tekens, hetgeen neerkomt op gebruik in het economisch verkeer. Datzelfde geldt voor de met Duct Tape afgeplakte tekens op de voor- en achterkant van de auto. [gedaagde] heeft aangegeven dat hij de tekens van de auto wilde verwijderen na verkoop, wanneer hij in overleg met de koper toch nog wat werkzaamheden aan de auto zou (laten) verrichten, zoals het overspuiten in een andere kleur. Echter, de (potentiële) koper van de auto kon eenvoudig de Duct Tape van de tekens afhalen waardoor deze zichtbaar werden, zoals de onderzoeker zijdens Ferrari ook heeft gedaan. Ook dat komt neer op aanbieden onder gebruikmaking van de tekens. Daarmee staat inbreuk op de merken vast.

Tussen partijen is niet in geschil dat de Spyder een auteursrechtelijk beschermd werk is. Ferrari stelt dat de Spyder de volgende auteursrechtelijk beschermde elementen heeft:

- Een lijnenspel dat als volgt loopt:

• -

  Intrekbare koplampen;

• -

  De motor was achterin gemonteerd;

• -

  Een luxueus interieur.

[gedaagde] betwist dat sprake is van inbreuk omdat de totaalindruk van de auto volgens hem op veel punten afwijkt van de Spyder. Hij wijst waar het de vormgeving betreft op de volgende verschillen:

• -

  De wielbasis van de auto is langer: 249 cm in plaats van 240 cm;

• -

  De carrosserie zit hoger waardoor alle lengte en hoogte-maten afwijken;

• -

  De spatborden van de auto zijn uitgebouwd, breder en dikker;

• -

  De lijnen van de deuren en motorkapscheiding en koplampscheiding op het front lopen geheel anders:

- De auto heeft bij ingeklapte koplampen geen zichtbare koplamp terwijl bij de Spyder tussen de inklapbare koplampen en de knipperlichten nog een witte lamp zit;

- De voorruit is anders:

• -

  De auto heeft aan de achterkant zijlampen, de Spyder niet;

• -

  Het cabrio-dak is anders vormgegeven;

• -

  De velgen zijn verschillend, bij de auto ligt de velg dieper naar binnen en lopen de spaken, die ook anders zijn gevormd, vanuit het midden schuin naar binnen en bovendien is de dop in het midden bij beide heel verschillend;

• -

  De spiegels zijn verschillend, die van de Spyder zijn veel ronder;

• -

  Het deurslot bij de auto betreft een hendel bovenop de deur, bij de Spyder zit die in de zijkant van de deur;

• -

  De uitlaten staan bij de auto onder een schuine hoek, bij de Spyder niet;

• -

  Het interieur en instrumentarium wijken af, onder meer omdat de auto een automaat is terwijl de Spyder een handversnellingsbak heeft.

Ferrari heeft niet weersproken dat de auto en de Spyder op de door [gedaagde] genoemde punten van elkaar verschillen, maar betoogt dat desondanks de totaalindruk van de auto en de Spyder overeenkomen.

Vaste rechtspraak is dat voor de vraag of sprake is van een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin, de totaalindrukken van het werk en de gestelde verveelvoudiging daarvan met elkaar dienen te worden vergeleken. Bij die vergelijking zijn de auteursrechtelijk beschermde elementen, met inbegrip van de onbeschermde elementen voor zover de combinatie daarvan in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt, bepalend.5

[gedaagde] heeft de door hem genoemde punten van verschil geprobeerd te illustreren met foto’s die hij nog had van de auto en foto’s van een in het geel uitgevoerde Spyder. Ferrari heeft betwist dat de foto’s inderdaad van de auto zijn, maar heeft zelf volstaan met een minimale vergelijking van de twee voertuigen, waarbij geen enkel detail goed zichtbaar is, namelijk het volgende:

Het ligt op de weg van Ferrari als degene die zich op het rechtsgevolg van de gestelde auteursrechtinbreuk beroept, om concreet te stellen en te onderbouwen waarom ondanks de vaststaande verschillen (zie onder 4.8) de totaalindruk hetzelfde is. Zij heeft dat echter nagelaten. Bovendien springen de vaststaande verschillen in belijning meteen in het oog, met name de hoekigere neus van de auto ten opzichte van de glooiend aflopende voorkant van de Spyder en de andere vorm van de cockpit (die bij de auto veel minder ver naar achteren staat en minder bol oogt), aspecten die volgens Ferrari juist van belang zijn voor het auteursrechtelijk beschermde element van het lijnenspel. Ook het luxueuze interieur is genoemd als een belangrijk beschermd element en dat dit verschilt is evenmin in geschil. De stelling van Ferrari dat de totaalindrukken overeenstemmen wordt derhalve verworpen.

Nabootsing van een product staat in beginsel vrij, tenzij door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Bij beoordeling van het vereiste nodeloze verwarringsgevaar moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval.6

Gelet op de in het kader van het auteursrecht besproken en vaststaande verschillen tussen de auto en de Spyder, is van onrechtmatig handelen geen sprake.

Gelet op de vastgestelde merkinbreuk, kan de vordering sub 1 met betrekking tot die vordering worden toegewezen als in het dictum wordt bepaald. Teneinde executiegeschillen te voorkomen, wordt het inbreukverbod opgelegd op dezelfde termijn die wordt verbonden aan de hierna besproken verwijdering en vernietiging van de tekens. De vordering sub 1 wordt met betrekking tot de gestelde auteursrechtinbreuk afgewezen en datzelfde geldt met betrekking tot vordering 2 die ziet op de gestelde slaafse nabootsing.

De sub 5 gevorderde opgave wordt toegewezen voor zover het voertuigen voorzien van met de merken overeenstemmende tekens betreft, nu in ieder geval vast staat dat [gedaagde] nog geen opgave heeft gedaan van de leverancier van de auto. Ook de sub 6 gevorderde dwangsom wordt toegewezen nu Ferrari er belang bij heeft het verbod en de opgaveverplichting te ondersteunen met een dwangsom, met dien verstande dat deze wordt gematigd als in het dictum vermeld.

De rechtbank is van oordeel dat in deze procedure zowel de ingestelde vordering met betrekking tot de gestelde merkinbreuk als de vordering ten aanzien van het gestelde auteursrecht moet worden aangemerkt als hoofdvordering. Beide vorderingen moeten op hun eigen merites worden beoordeeld, betreffen mogelijk een verschillend territorium en het belang bij toewijzing kan anders liggen. Als de auteursrechtelijke vordering was toegewezen, was de uitkomst ten aanzien van de gevorderde vernietiging van de auto mogelijk anders geweest. Ferrari is in het merkenrechtelijke geschil in het gelijk gesteld en [gedaagde] in het auteursrechtelijke geschil, zodat partijen over en weer op niet ondergeschikte punten in het ongelijk zijn gesteld (artikel 237 lid 1 Rv). Dat geeft grond de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder van partijen haar eigen kosten draagt.