Uitspraken

Voor zover Finext haar vorderingen heeft gegrond op inbreuk op de Merken, is de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd daarvan kennis te nemen, aangezien de gestelde inbreuk, mede door het gebruik van de website onder de domeinnaam finaxe.nl, in heel Nederland en daarmee mede in dit arrondissement plaatsvindt. Voor de overige grondslagen is de voorzieningenrechter bevoegd reeds omdat daartegen geen verweer is gevoerd.

Als meest verstrekkende verweer heeft Finaxe het spoedeisend belang aan de zijde van Finext betwist, stellende dat op 8 januari 2018 is gereageerd op de sommatie van Finext van 17 november 2017 en pas (ruim) een half jaar later is gereageerd en gedagvaard terwijl Finext wist dat Finaxe het teken/de naam FINAXE op dezelfde wijze zou blijven gebruiken. Nu kennelijk zes maanden lang voor Finext geen sprake was van spoedeisend belang, kan dat belang nu niet ineens weer wel bestaan, aldus Finaxe.

Dat verweer moet worden gepasseerd. Gelet op de stelling van Finext dat Finaxe inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Finext en nu vast staat dat Finaxe het gebruik van het teken/de naam FINAXE na sommatie niet heeft gestaakt, is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang in beginsel gegeven. Finext heeft tegen dat gewraakte handelen voldoende voortvarend gehandeld, zoals hierna wordt toegelicht.

Bij dagvaarding is Finext ingegaan op het voor haar bekende verweer van Finaxe tegen de gestelde inbreuk dat ‘FINAXE’ (anders dan de naam ‘FINEXT’) niet op Engelse wijze wordt uitgesproken. Kennelijk heeft Finaxe dat verweer gevoerd in de schriftelijke reactie die is gevolgd op de sommatie van Finext aan het adres van Finaxe. Finext heeft toegelicht dat zij in de periode na 8 januari 2018 in het kader van het al dan niet bestaan van auditieve overeenstemming tussen ‘FINEXT’ en ‘FINAXE’ onderzoek heeft gedaan naar de uitspraak van ‘FINAXE’. Dat Finext dit onderzoek heeft laten verrichten is niet weersproken en volgt ook uit door haar overgelegde geluidsopnamen. Finext achtte de resultaten van dit onderzoek van belang voor de vraag of zij Finaxe zou dagvaarden of niet.

Voor zover daarom al gezegd kan worden dat het onderhavige tijdsverloop tussen de reactie van Finaxe en de dagvaarding zo lang is dat dat het spoedeisend belang van Finext zou kunnen wegnemen, is de voorzieningenrechter, gelet op de toelichting van Finext dat de tussenliggende tijd actief is gebruikt om te onderzoeken of een procedure kans van slagen zou hebben, van oordeel dat Finext in deze procedure voldoende voortvarend heeft gehandeld.

Vast staat dat Finext in juni 2000 voor het eerst werd ingeschreven in het handelsregister en in elk geval ten tijde van de overname door Ordina in 2005 onder de naam FINEXT al de diensten verrichtte als omschreven in r.o. 2.1. Finaxe is daarna in 2010 opgericht. Gelet hierop en nu ook niet ter discussie staat dat Finext haar handelsnaam eerder rechtmatig voerde dan Finaxe, zal de voorzieningenrechter eerst beoordelen of Finext tegen het latere handelsnaamgebruik van Finaxe kan optreden op grond van artikel 5 Hnw.

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Voor zover Finaxe heeft betoogd dat de naam FINEXT onderscheidend vermogen mist vanwege de beschrijvendheid van de naam en daaraan de conclusie verbindt dat de naam FINEXT geen zelfstandige bescherming als handelsnaam toekomt, faalt dat betoog, al omdat de voorzieningenrechter voorshands van oordeel is dat ‘FINEXT’ geen beschrijvende handelsnaam is. De handelsnaam FINEXT is, zo heeft Finaxe ook erkend, een niet bestaand woord zonder zelfstandige betekenis. Volgens beide partijen is het eerste deel van dat woord ‘FIN’ een verwijzing naar ‘iets op financieel vlak’. Zo al tot de naam FINEXT is gekomen door het element ‘NEXT’ (en niet ‘EXT’) aan het element ‘FIN’ toe te voegen, zoals Finaxe heeft aangevoerd maar Finext heeft gesteld noch beaamd, voegt dat element niets concreets toe. ‘NEXT’ is weliswaar het Engels woord voor ‘volgende’, dat volgens Finaxe kan verwijzen naar ‘iets vernieuwends en van deze tijd’, maar dat zegt niets over de inhoud van de diensten van Finext.

Vervolgens is aan de orde of, zoals Finext aanvoert en Finaxe betwist, voldaan wordt aan de voorwaarde van artikel 5 Hnw dat de door Finaxe gevoerde handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van de door Finext gevoerde handelsnaam. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat het geval. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Tussen partijen is niet in geschil dat ‘FINEXT’ op Engelse wijze wordt uitgesproken (“Fajnekst”) en dat ‘FINAXE’ in elk geval door een groot deel van het publiek dat in aanraking komt met deze handelsnaam ook op Engelse wijze wordt uitgesproken (“Fajneks”). Dat Finaxe ook zelf de naam op Engelse wijze uitspreekt, blijkt uit de door Finext overgelegde geluidsfragmenten van receptionisten van Finaxe bij het opnemen van de telefoon en een filmpje van (een finance professional van) Finaxe.

Uitgaande van die Engelse uitspraak is er een grote mate van auditieve overeenstemming tussen beide handelsnamen. Het enige klankverschil is immers de letter ‘t’ op het einde van de naam ‘FINEXT’, maar doordat de klemtoon op de eerste lettergreep ligt en het gaat om de laatste letter achter de sterke klank ‘X’, valt deze slot-‘t’ nagenoeg weg in de uitspraak van de naam. Dat brengt mee dat de betekenis die na uitspreken aan beide namen zal worden toegedicht ook hetzelfde zal zijn. Zowel ‘FINEXT’ als ‘FINAXE’ bergen immers volgens partijen een verwijzing naar – zie r.o. 4.8 – ‘iets op financieel vlak’ in zich en de klank (rekening houdend met het wegvallen van de ‘t’) ‘eks’ voegt daar niets aan toe. Deze mate van auditieve overeenstemming legt gewicht in de schaal nu Finext onweersproken heeft gesteld dat mond-tot-mond reclame een belangrijke bron van marketing voor haar is.

De visuele overeenstemming is weliswaar minder groot door het verschil in het tweede deel van de namen ‘(N)EXT’/’(N)AXE’, maar dit biedt onvoldoende tegenwicht aan de nagenoeg volledige auditieve overeenstemming. De Engelse klanken die beide woordbeelden oproepen en die zullen blijven hangen, blijven naar voorlopig oordeel immers (nagenoeg) identiek.

Vervolgens is de vraag of door deze geringe mate van verschil in handelsnamen, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is, wat door Finaxe wordt betwist.

Hoewel tussen partijen niet in geschil is dat zij voor een groot deel andersoortige diensten aanbieden (Finext is vooral een adviesbureau en Finaxe richt zich vooral op het in- en uitlenen van personeel), zijn beide ondernemingen actief in de financiële sector en werken zij – onder meer via hun websites – door heel Nederland met finance professionals voor, zo blijkt uit het overzicht van referenties dat door Finext is overgelegd, een breed scala aan middelgrote en grote ondernemingen. Zoals ter zitting door Finaxe is bevestigd, kán het voorkomen dat partijen dezelfde klanten bedienen. Voor zover de door partijen aangeboden diensten betrekking hebben op de interim inzet en/of freelance bemiddeling van finance professionals, alsook op traineeships voor diezelfde professionals, zijn de aangeboden diensten zelfs concurrerend. Doordat het aanbod van diensten deels complementair en deels concurrerend is en gelet op het feit dat partijen zich mede door middel van hun websites met sterk gelijkende domeinnamen profileren bij (potentieel dezelfde) klanten in heel Nederland, is naar voorlopig oordeel gevaar voor verwarring door het publiek, zowel de potentiële klanten als finance professionals, te duchten. Het verschil in vormgeving van de namen maakt dit niet anders.

Het voorgaande brengt mee dat Finaxe met het voeren van haar handelsnaam FINAXE, al dan niet met de toevoeging ‘& TALENT’, in strijd handelt met artikel 5 Hnw. Voornoemde toevoeging neemt het voorshands aannemelijk gemaakte verwarringsgevaar niet weg, omdat die toevoeging ondergeschikt is aan het element FINAXE. Juist het element FINAXE heeft immers geen algemeen gebruikelijke betekenis, zodat in de combinatie ‘FINAXE & TALENT’ de aandacht naar dat element gaat.

Het primair gevorderde zal dan ook worden toegewezen, voor zover dit betrekking heeft op de handelsnaam. Gelet op de bevestiging van Finext dat geen belang bestaat bij beoordeling van de merkenrechtelijke grondslag indien de primaire vorderingen op grond van het handelsnaamrecht zullen worden toegewezen, komt de voorzieningenrechter aan een beoordeling van die grondslag niet toe. Nu het primair gevorderde reeds (gedeeltelijk) wordt toegewezen, wordt ook niet meer toegekomen aan de beoordeling van de subsidiaire grondslag.

Finaxe heeft ter zitting voorgesteld om, voor het geval er een inbreukverbod wordt uitgesproken, de termijn waarbinnen zij aan het vonnis moet voldoen, te stellen op twee maanden omdat bij het moeten staken van het gebruik van de naam FINAXE het nodige komt kijken. Finext heeft tegen deze termijn geen bezwaar gemaakt. De voorzieningenrechter zal deze termijn dan ook bepalen op twee maanden na betekening van dit vonnis.

Oplegging van de door Finext gevorderde dwangsom, als stimulans tot nakoming van het te geven bevel, is aangewezen.

Finaxe zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Finext maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Finext heeft een specificatie in het geding gebracht die optelt tot een bedrag van € 17.014,75 exclusief btw. Finaxe heeft ter zitting betoogd dat een deel van de door Finext opgevoerde kosten niet redelijk en evenredig is. Enkele van die bezwaren zijn door Finext erkend. Finaxe heeft voorts betoogd dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de werkzaamheden ten behoeve van de vordering die ziet op handhaving van de intellectuele eigendomsrechten van Finext in de zin van artikel 1019 Rv en de vordering voor zover deze gegrond is op onrechtmatige daad. Finaxe heeft betoogd dat de verdeling tussen deze twee grondslagen 50/50 is. Finext heeft dit bestreden en gesteld dat de vordering voor zover deze is gegrond op onrechtmatige daad 0,1 % van alle werkzaamheden betreft.

De kosten ten behoeve van de onrechtmatige daads-grondslag worden voorshands als te verwaarlozen beschouwd. Finext heeft in de dagvaarding, onder verwijzing naar alles wat is aangevoerd ter onderbouwing van de handhavingsvorderingen, slechts één alinea gewijd aan de subsidiaire onrechtmatige daads-grondslag. Ook het debat op zitting heeft zich geconcentreerd op de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten. Om die reden zal de voorzieningenrechter bij de toewijzing van de proceskosten de kosten die besteed zijn aan de onrechtmatige daads-grondslag vaststellen op nihil, zodat het gehele bedrag van
€ 17.014,75 zal worden geacht betrekking te hebben op de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten. Die kosten komen op grond van artikel 1019h Rv voor volledige vergoeding in aanmerking, voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn.

Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie normaal kort geding met een maximumtarief van € 15.000,-. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen. Met deze gedeeltelijke afwijzing van de opgevoerde kosten wordt ook tegemoetgekomen aan de door Finaxe opgeworpen en door Finext erkende bezwaren tegen de opgave van Finext. Het bedrag voor salaris advocaat van € 15.000,- wordt verhoogd met € 626,- aan griffierecht en € 85,44 aan deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.711,44.

De nakosten kunnen worden begroot conform de opgave op € 131,- zonder betekening, te vermeerderen met € 68,- in geval van betekening, met dien verstande dat de kosten van betekening slechts verschuldigd zijn indien Finaxe niet binnen veertien dagen na aanschrijving van het vonnis heeft voldaan. De gevorderde wettelijke rente is eveneens toewijsbaar als na te melden.

De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv als gevorderd bepalen op zes maanden.