Uitspraken

De voorzieningenrechter is op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en sub a en 97 lid 1 in verbinding met artikel 103 GMVo en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet bevoegd van de vorderingen gebaseerd op de Gemeenschapsmerken kennis te nemen nu Railpromo c.s. in Nederland woonplaats heeft. Voor zover de vorderingen van Railpro zijn gebaseerd op Beneluxmerkrechten geldt het volgende. In een arrest van het hof Den Haag1 is geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van EEX-Vo oud2, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Er is geen reden om aan te nemen dat dit met het van kracht worden van de herschikte EEX-Verordening3 (hierna: EEX II-Vo) anders is geworden. Uitgaande van het oordeel van het hof is de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de gevorderde voorlopige voorziening voor zover deze is gegrond op de ingeroepen Beneluxmerkrechten gebaseerd op artikel 4 lid 1 EEX II-Vo jo. artikel 99 Rv, nu Railpromo c.s. gevestigd is in Nederland. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Beneluxrecht, nu zowel op grond van artikel 102 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de voorzieningenrechter relatief bevoegd is omdat de gestelde inbreuk ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. De overige vorderingen zijn daaraan verknocht te achten zodat ook te dien aanzien bevoegdheid bestaat, welke bevoegdheid overigens ook niet is bestreden.

Behoudens ten aanzien van hetgeen hierna in r.o. 4.6. nog zal worden overwogen, bestaat spoedeisend belang bij de door Railpro ingestelde vorderingen nu dit voortvloeit uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk.

De door Railpromo c.s. gebruikte tekens zijn naar voorlopig oordeel niet gelijk aan de door Railpro ingeroepen woord- en beeldmerken. De tekens bevatten ten opzichte van de woordbestanddelen van de ingeroepen merken de twee extra letters ‘m’ en ‘o’, die in het teken samen een complete derde lettergreep vormen. De voorzieningenrechter acht deze verschillen tussen het teken en de Railpro-merken voorshands ook niet zodanig onbeduidend dat het aan de aandacht van het in aanmerking komende publiek zal (kunnen) ontsnappen. Dit geldt temeer voor de vergelijking tussen de tekens, wanneer die gebruikt wordt op de in 2.6. en 2.8. bedoelde wijze, en de ingeroepen beeldmerken nu daarbij visuele verschillen pregnanter een rol spelen. Bovendien worden, zoals hierna nog uitgebreider wordt overwogen, de tekens niet gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de Railpro-merken zijn ingeschreven. Op grond van dit alles is er geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE / artikel 9 lid 1 sub a GMVo, zodat de vordering op die grondslag reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE / artikel 9 lid 1 sub b GMVo is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling daarvan moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naar mate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

Railpromo c.s. ontkent niet dat er sprake is van enige mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de Railpro-merken en de tekens zoals gebruikt, hoewel zij er terecht op wijst dat er ook verschillen zijn zoals de twee extra letters ‘m’ en ‘o’ die samen een extra lettergreep vormen en in ieder geval in auditief opzicht (de klemtoom ligt anders; railpro vs. railpromo) niet gelijk zijn. Van visuele gelijkenis is te minder sprake voor zover het gaat om een vergelijking tussen de ingeroepen beeldmerken en de tekens waar die worden gebruikt op de in 2.6. en 2.8. bedoelde wijze. Het naar voorlopig oordeel belangrijkste argument dat Railpromo c.s. in het kader van de overeenstemmingsvraag aanvoert is dat de merken en tekens in begripsmatige zin niet overeenstemmen. Het dominante - maar beschrijvende bestanddeel ‘rail’ in merken en tekens betekent spoor. Het bestanddeel ‘pro’ in de merken zal bij het in aanmerking komende publiek, daarover verschillen partijen onderling niet werkelijk van mening, worden begrepen als ‘voor’ (in de zin van : voor het spoor) of ‘professional’. Het bestanddeel ‘promo’ in de door Railpromo c.s. gebruikte tekens zal echter worden begrepen als ‘promotie’, zodat van begripsmatige overeenstemming tussen merken en tekens voorshands niet is uit te gaan. Wat de onderscheidendheid van de Railpro-merken betreft, geldt dat niet is weersproken dat deze door inburgering in elk geval enige mate van onderscheidende kracht hebben gekregen. Daarbij dient dan wel in beschouwing te worden genomen dat, zoals ter zitting duidelijk is geworden, de afzet van de railinfra-producten plaatsvindt via een kleine kring van specialisten in de spooraannemerij, wel geteld vier (of vijf – als Prorail als klant wordt meegeteld). De inburgering zal vooral daar doel hebben getroffen. Het onderscheidend vermogen wordt echter voorshands als gering aangemerkt. De mate van overeenstemming tussen merken en tekens wordt gezien het voorgaande eveneens gering geacht.

Er is bovendien geen relevante, althans slechts zeer geringe soortgelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor de Railpro-merken zijn ingeschreven en de tekens zoals gebruikt. Railpromo c.s. gebruikt de tekens voor het aanbieden van georganiseerde treinreizen voor besloten gezelschappen. De Railpro-merken zijn nagenoeg geheel ingeschreven voor – kort gezegd – typische spoorinfra-producten zoals dwarsliggers, bovenleidingen, spoorstaven, spoorbielzen etc. Van dezelfde of soortgelijke waren of diensten is in zoverre in het geheel geen sprake. Railpro heeft zich echter in het bijzonder beroepen op de waren ‘treinstellen’ en ‘wagons’ en de diensten ‘transport’ en ‘de organisatie van reizen’. Railpromo c.s. verhandelt echter geen treinstellen of wagons. Voor zover Railpro bedoelt te stellen dat de diensten die Railpromo c.s. verricht aangemerkt moeten worden als de verhuur van treinstellen of wagons, hetgeen Railpromo c.s. bestrijdt, dan is die dienst in ieder geval niet soortgelijk aan de waar treinstellen/wagons, zodat ook dit argument van Railpro niet opgaat. Wat de diensten ‘transport’ en ‘de organisatie van reizen’ betreft, heeft Railpromo c.s. onweersproken aangevoerd dat Railpro haar merken de afgelopen vijf jaar respectievelijk sinds de depotdatum niet heeft gebruikt ter onderscheiding van personenvervoer en/of de organisatie van (besloten gezelschaps)reizen, terwijl Railpro ook niet heeft aangegeven die merken daarvoor in de toekomst te willen gebruiken. Nog daargelaten dat de merken wat deze diensten betreft bloot staan althans kunnen komen te staan aan verval wegens non-usus, is niet gesteld en valt ook niet in te zien dat Railpro in dit geding een spoedeisend belang heeft zich tegen de door Railpromo c.s. gebruikte tekens in verband met de door haar geleverde diensten te verzetten. Dat het door Railpromo gedane depot (vgl. 2.8.) breder is dan de organisatie van treinreizen – ter zitting is gebleken dat Railpro’s zorg met name ziet op eventueel in de toekomst door Railpromo c.s. te verrichten goederenvervoer – ligt in dit geding niet ter beoordeling voor nu de relevante toets hier is voor welke diensten de tekens op dit moment worden gebruikt. Dit punt leent zich bij uitstek voor de reeds in gang gezette oppositieprocedure.

De hiervoor besproken omstandigheden afwegend, kan naar voorlopig oordeel niet worden gezegd dat er bij het in aanmerking komende publiek van de waren en diensten waarvoor de Railpro-merken zijn ingeschreven, i.e. de spooraannemerij, van wie meer oplettendheid mag worden verwacht, sprake is van reëel verwarringsgevaar.

Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE / artikel 9 lid 1 sub c GMVo is onder meer vereist dat het om een bekend merk gaat. Dat de Railpro-merken bekende merken zouden zijn is door Railpromo c.s. (ook voor railinfra-producten) bestreden, terwijl Railpro dit, bijvoorbeeld door het overleggen van gegevens waaruit dit zou kunnen blijken, zoals een marktonderzoek, onvoldoende heeft onderbouwd. Gelet op een en ander is in dit geding van de bekendheid niet uit te gaan. Reeds daarop strandt het beroep.

Zoals hiervoor in het kader van het beroep op de Railpro-merken besproken zijn de diensten die Railpromo c.s. aanbiedt (georganiseerd personenvervoer) een geheel andere tak van sport dan de afzetmarkt van de railinfra-producten en goederenvervoer waarvoor de merken zijn ingeschreven. Vertaald naar het handelsnaamrecht betekent dit dat de aard van de beide ondernemingen dusdanig verschillend is dat er bij het relevante publiek geen verwarring als bedoeld in de Handelsnaamwet is te duchten, zodat het beroep op het handelsnaamrecht reeds hierop strandt.

Aan haar beroep op onrechtmatige daad heeft Railpro geen andere feiten ten grondslag gelegd dan aan haar beroep op de merkrechten. In aanmerking nemend dat inbreuk op het merkrecht als een species geldt van het algemene leerstuk onrechtmatige daad, is er geen ruimte om over de onrechtmatige daad-vordering anders te oordelen dan over de gestelde merkinbreuk.

De slotsom is dat de vorderingen van Railpro worden afgewezen. Railpro wordt verwezen in de kosten van dit geding. Railpromo c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten overgelegd ten bedrage van, zo heeft Railpromo c.s. ter zitting becijferd, in totaal € 31.278,39 exclusief BTW. Railpro maakt hiertegen bezwaar, aanvoerend dat die kosten niet redelijk en evenredig zijn, waarover als volgt wordt overwogen. Terecht heeft Railpro erop gewezen dat een deel van de kosten onnodig zijn gemaakt omdat Railpromo c.s. aanvankelijk werd bijgestaan door een andere advocaat, terwijl eerst in een laat stadium de behandeling van de zaak is overgenomen door de thans optredende advocaten. Dit deel begroot Railpro op een (niet weersproken) bedrag van € 3.166,64, welk bedrag op het totaal begrote bedrag in mindering zal worden gebracht zodat een bedrag van € 28.111,75 wordt toegewezen. Het niet-IE-deel wordt op nihil geschat.

Nu zulks niet is gevorderd, zal de proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Voor een ambtshalve toepassing op de voet van artikel 258 Rv bestaat geen aanleiding.