Uitspraken

Het in deze zaak toepasselijke art. 2.1 lid 2 (oud) BVIE1 bepaalt – voor zover in cassatie van belang – dat niet als merken kunnen worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (hierna ook:
de techniekexceptie). Deze bepaling dient te worden uitgelegd in overeenstemming met art. 3 lid 1, onder e), ii), van de Merkenrichtlijn zoals deze luidde tot 13 januari 2016 (hierna: de richtlijn).2 Een gelijkluidende bepaling is opgenomen in art. 7 lid 1, onder e), ii), van de Gemeenschapsmerkenverordening zoals deze luidde tot 23 maart 2016 (hierna: GMV (oud)).3

De ratio van de absolute weigerings- en nietigheidsgronden voor vormmerken is te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.
De bepaling beoogt te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere rechten die de Uniewetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen.4

Met betrekking tot waar die geen intrinsieke vorm heeft en enkel in verpakte toestand in de handel kan worden gebracht, zoals vloeistoffen, heeft het HvJEU geoordeeld dat de gekozen verpakking aan de waar haar vorm geeft en dat in die gevallen deze verpakking voor het onderzoek van een aanvraag om inschrijving als merk moet worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat deze verpakking de vorm van de waar is in de zin van art. 3 lid 1, onder e), van de richtlijn.5

Onderdeel I is gericht tegen het oordeel van het hof dat alle wezenlijke kenmerken van het vormmerk functioneel/technisch zijn bepaald. Het onderdeel klaagt onder meer dat het hof de rechte zijden van het sta-zakje als wezenlijk kenmerk heeft benoemd, maar daaraan vervolgens geen technische functie heeft toebedeeld. Aldus heeft het hof volgens het onderdeel miskend dat de techniekexceptie alleen dan van toepassing is wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm technisch zijn bepaald. Als het hof de rechte zijden van het sta-zakje functioneel heeft geacht omdat het hierdoor compact is en zonder verlies van ruimte is te plaatsen in bijvoorbeeld een broodtrommel, heeft het hof dat oordeel onvoldoende gemotiveerd, aldus het onderdeel.

Het hof heeft in rov. 3.3.1, onder verwijzing naar de merkregistratie, de (min of meer) rechthoekige vorm die het sta-zakje heeft als het in gevulde staat plat is neergelegd, en de (enigszins) taps toelopende vorm die ontstaat als het gevulde zakje rechtop wordt gezet, kennelijk, gelet ook op rov. 3.3.3 van zijn arrest, als wezenlijke kenmerken geïdentificeerd. Daarbij heeft het hof de rechte zijden van het sta-zakje vermeld als onderdeel van de beschrijving die Capri Sun in hoger beroep van de (enigszins) taps toelopende vorm heeft gegeven. Uit de weergave van die beschrijving kan niet worden afgeleid dat het hof de rechte zijden van het zakje (binnen de wezenlijk geachte (min of meer) rechthoekige, respectievelijk (enigszins) taps toelopende vorm) heeft aangemerkt als een afzonderlijk te beschouwen, wezenlijk kenmerk. Het onderdeel berust dus op een verkeerde lezing van het arrest en kan daarom niet tot cassatie leiden.

Onderdeel II is gericht tegen rov. 3.3.4, waarin het hof het beroep van Capri Sun op de mogelijkheid sta-zakjes te maken met een andere vorm verwerpt. Onder II.1 acht het onderdeel onbegrijpelijk het oordeel van het hof dat niet is gebleken dat aan sta-zakjes met een alternatieve vorm in dezelfde mate de eerder (in rov. 3.3.2 van het arrest) beschreven gebruiksvoordelen inherent zijn. Onder verwijzing naar passages in de memorie van grieven van Capri Sun betoogt het onderdeel dat zonder nadere motivering niet valt in te zien waarom aan sta-zakjes met een (iets) afwijkende vorm niet een gelijke nuttige functie kan worden toegekend als aan het sta-zakje van Capri Sun. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden, reeds omdat de verwerping door het hof van het beroep op alternatieve vormgeving zelfstandig wordt gedragen door zijn oordeel dat het bestaan van alternatieven waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de techniekexceptie niet opzij zet, en de daartegen gerichte klacht faalt (zie hierna in 3.4.2-3.4.6).

Onderdeel II.2 klaagt onder meer dat de techniekexceptie niet van toepassing is op een vorm waarvoor oneindig veel alternatieven beschikbaar zijn, zoals het geval is bij een verpakking voor vormloze waar (in dit geval een sta-zakje voor een drank). Volgens het onderdeel dreigt er in dat geval geen gevaar voor eeuwigdurende monopolisering van een technische oplossing en komt de ratio van de techniekexceptie niet in het geding. Capri Sun bepleit aldus, naar eigen zeggen, een verfijning van de door het HvJEU in het arrest Lego Juris gegeven rechtsregel, in elk geval voor vormloze waren. Verwezen wordt naar recente rechtspraak van het HvJEU over de techniekexceptie in het modellenrecht.

Wat betreft het vormmerk heeft het HvJEU de techniekexceptie – gelet op het algemene belang dat daaraan ten grondslag ligt – aldus uitgelegd dat (i) indien eenmaal is aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van de waar uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, aan die vorm geen merkenrechtelijke bescherming kan toekomen en (ii) het bestaan van alternatieve vormgeving waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden bereikt deze grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zet (zie hiervoor in 3.2.4.) Het gaat hier om een acte éclairé, zodat geen aanleiding bestaat om, zoals namens Capri Sun wordt gesuggereerd, prejudiciële vragen te stellen.

De omstandigheid dat het HvJEU in zijn recente uitspraak in de zaak Doceram in het kader van het modellenrecht heeft overwogen dat acht kan worden geslagen op de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld,8 geeft geen grond tot twijfel. Het merken- en het modellenrecht verschillen zowel in functie als in beschermingsduur. Bovendien is de techniekexceptie in het modellenrecht anders van aard dan in het merkenrecht: het gaat in het modellenrecht niet om een nietigheidsgrond, maar om een beperking van de beschermingsomvang. Uit een uitspraak van het HvJEU over de techniekexceptie in het modellenrecht kunnen daarom niet zonder meer conclusies worden getrokken over de reikwijdte van de techniekexceptie in het merkenrecht. Belangrijker is evenwel dat bedoelde overweging in de zaak Doceram ziet op de vraag hoe moet worden vastgesteld óf een uiterlijk kenmerk van een voortbrengsel uitsluitend is bepaald door de technische functie van dat voortbrengsel. Daaruit volgt dus niet, zoals ook blijkt uit de punten 30-32 van het arrest, dat indien is vastgesteld dát een uiterlijk kenmerk uitsluitend is bepaald door de technische functie van het voortbrengsel (zoals het hof hier ten aanzien van alle wezenlijke kenmerken van het sta-zakje van Capri Sun heeft gedaan), de techniekexceptie toch toepassing mist indien er voldoende alternatieven zijn om dezelfde technische uitkomst te bereiken.

Het HvJEU heeft daarnaast geoordeeld dat art. 3 lid 1, onder e), van de richtlijn ook van toepassing is op vormloze waar (zie hiervoor in 3.2.3).

Op het voorgaande stuit de hiervoor in 3.4.2 weergegeven klacht af.

Onderdeel III is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 3.5 dat het op de markt brengen door Riha van een sta-zakje met een vorm die gelijk is aan die van het sta-zakje van Capri Sun niet als onrechtmatige slaafse nabootsing kan worden aangemerkt.

Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.9

In onderdeel III.1 klaagt Capri Sun dat het hof is voorbijgegaan aan de omstandigheid dat er alternatieve vormen bestaan die tot eenzelfde technische uitkomst leiden. Die omstandigheid brengt mee dat het voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet nodig was om het sta-zakje van Capri Sun na te bootsen en daarmee verwarring te stichten, aldus de klacht.

De klacht is ongegrond. Het hof verwijst immers naar zijn oordeel over de techniekexceptie. In het kader daarvan heeft het onder meer overwogen dat niet is gebleken dat aan sta-zakjes met een alternatieve vorm in dezelfde mate de gebruiksvoordelen inherent zijn die toekomen aan het sta-zakje van Capri Sun. Daarinligt besloten het oordeel dat de door Capri Sun genoemde alternatieve vormen voor een sta-zakje wat betreft deugdelijkheid en bruikbaarheid niet gelijkwaardig zijn aan het sta-zakje van Capri Sun. Voor zover het onderdeel (onder verwijzing naar onderdeel II) klaagt over de motivering van dat oordeel, faalt het omdat het hof in de door het onderdeel genoemde passages niet een betoog van de hiervoor in 3.5.3 vermelde strekking heeft hoeven lezen (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.45 en 2.46).

Onderdeel III.2 klaagt onder meer dat het hof ten onrechte aan de opdruk van de sta-zakjes van Riha de conclusie heeft verbonden dat Riha voldoende afstand heeft genomen van het sta-zakje van Capri Sun om zodoende onnodig verwarringsgevaar te voorkomen. Volgens het onderdeel miskent het hof hiermee dat het bij de toepassing van het leerstuk van slaafse nabootsing gaat om de nabootsing van productvormen en dat de opdruk op een nagebootste vorm daarbij geen rol speelt, althans niet de prominente rol die het hof daaraan heeft toegedicht.

Ook deze klacht faalt. Indien er, zoals in dit geval tot uitgangspunt moet worden genomen, redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, kan het, zoals blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 20 november 2009 inzake Lego/Mega Brands, voldoende zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen.10