Uitspraken

6.1

6.2

Partijen verschillen van mening over de afbeeldingen die in aanmerking mogen worden genomen om te beoordelen of de merkparfumflesjes die Notino na de testaankopen heeft geleverd, inbreuk maken op de merken. Silk Cosmetics heeft met betrekking tot die testaankopen de volgende stukken in het geding gebracht:

( i) een uitdraai van 25 maart 2018 van bestelling 246090043 via www.notino.nl voor de Montale 100ml Eau de Parfum-producten WHITE AOUD en SANDFLOWERS, met in haar dagvaarding in eerste aanleg afbeeldingen van het volgens haar door Notino geleverde SANDFLOWERS-product;

- OUDMAZING:

- MANGO MANGA:

6.3

Met betrekking tot de testaankopen (i) en (ii) heeft Notino betwist dat de afbeeldingen die Silk Cosmetics voor die aankopen in het geding heeft gebracht betrekking hebben op de merkparfumflesjes die zij heeft geleverd. Silk Cosmetics heeft voor deze testaankopen alleen de inkoopbevestigingen van Notino in het geding gebracht, en de afgebeelde merkparfumflesjes en -verpakkingen kunnen volgens Notino van iedereen afkomstig zijn.

6.4

Het hof volgt Notino hierin, om de volgende redenen. De stelplicht en, in geval van onderbouwde betwisting, de bewijslast met betrekking tot de vraag of de voor de testaankopen (i) en (ii) overgelegde afbeeldingen betrekking hebben op de door Notino geleverde merkparfums, rusten op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv op Silk Cosmetics. Het is immers Silk Cosmetics die moet stellen en bewijzen dat Notino merkparfums verkoopt die inbreuk maken op de merken.

6.5

Silk Cosmetics heeft haar daarop betrekking hebbende stelling na de betwisting door Notino niet nader onderbouwd, waardoor de juistheid van die stelling niet is komen vast te staan. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft Silk Cosmetics aangevoerd dat van alle testaankopen filmpjes zijn gemaakt, maar daarmee is zij niet geholpen omdat zij alleen met betrekking tot testaankoop (iv) een filmpje in het geding heeft gebracht en het hof de eventuele andere filmpjes daarom niet heeft kunnen zien.

6.6

Nu niet vast staat dat de door Silk Cosmetics voor de testaankopen (i) en (ii) overgelegde afbeeldingen betrekking hebben op de merkparfumflesjes die Notino heeft geleverd, kan het hof niet beoordelen of Notino met deze leveringen inbreuk heeft gemaakt op de merken. Daarom zal het hof de vorderingen van Silk Cosmetics afwijzen voor zover zij op de testaankopen (i) en (ii) zijn gegrond.

6.7

6.8

Artikel 15 lid 1 UMVo bepaalt dat een Uniemerk de houder niet het recht verleent het gebruik daarvan te verbieden – is uitgeput – voor waren die onder dit merk door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Het gaat daarbij om handelingen die derden het recht verlenen over de van het merk voorziene waren te beschikken en die de merkhouder in staat stellen de economische waarde van zijn merk te realiseren.1

6.9

Indien een derde zich op uitputting wenst te beroepen, is het aan hem om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht, en niet aan de merkhouder om te bewijzen dat daarvan geen sprake is.2 Wanneer de gedagvaarde derde er echter in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, moet daarentegen de merkhouder eerst aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het vervolgens weer aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.3 Een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bestaat bijvoorbeeld wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Indien de derde er in dergelijke situaties in zou slagen aan te tonen dat hij de waren bij een deelnemer aan het exclusieve distributiesysteem van de merkhouder in de EER heeft ingekocht, zou de merkhouder het in de handel brengen van de waren immers kunnen bellemmeren en de derde iedere nieuwe mogelijkheid kunnen ontnemen om op deze wijze in te kopen.4

6.10

Met Notino is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval sprake is van een reëel gevaar van afscherming van nationale markten. Tussen partijen staat vast dat beide distributieovereenkomsten voorzien in exclusieve distributie (voor de Benelux wat de Mancera-producten betreft en voor België en Nederland wat de Montale-producten betreft), met een verbod op actieve verkoop buiten die gebieden. Notino heeft, onder verwijzing naar de stelling van Silk Cosmetics dat de distributieovereenkomsten “vrij standaard overeenkomsten” zijn, aangevoerd dat WBM of IDD/CLD dat type overeenkomst dan ook wel in andere landen zal hanteren, waardoor WMB of IDD/CLD de Europese markt in gebiedjes opknipt. Silk Cosmetics is hier daarna niet op teruggekomen, zodat het hof ervan uit gaat dat de WBM of IDD/CLD inderdaad in de Europese markt een exclusief distributiesysteem hanteert. Gelet op het in de vorige alinea overwogene bestaat daarom een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten indien Notino zou moeten bewijzen dat de merkparfums aanvankelijk door WBM of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

6.11

6.12

Het hof oordeelt om de volgende redenen dat Silk Cosmetics op dit punt niet heeft voldaan aan haar stelplicht. Om aan te tonen dat de betrokken merkparfums aanvankelijk door of met toestemming van WMB buiten de EER in de handel zijn gebracht heeft Silk Cosmetics met betrekking tot de Montale-merkparfums aangevoerd dat Montale5 over twee fabrieken beschikt: één in Frankrijk die producten maakt die voor Europa zijn bestemd en één in het Midden-Oosten die producten maakt die voor het Midden-Oosten zijn bestemd. Met betrekking tot beide soorten merkparfums heeft zij verder aangevoerd dat de voor de EER respectievelijk het Midden-Oosten bedoelde buitenverpakkingen zich daardoor van elkaar onderscheiden, dat de voor de EER bestemde verpakkingen moeten voldoen aan de eisen van Verordening (EG) Nr. 1223/2009 van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten en daardoor een gedetailleerde ingrediëntenlijst en een Europees Artikel Nummer (hierna: EAN) moeten bevatten, terwijl die verplichting in het Midden-Oosten niet geldt. De voor de EER bestemde verpakkingen zijn daarom voorzien van een gedetailleerde ingrediëntenlijst en een EAN met streepjescode, terwijl de voor het Midden-Oosten voorziene verpakkingen slechts zijn voorzien van een summiere ingrediëntenlijst (alcohol, parfum en aqua) en geen EAN of streepjescode dragen. Het in deze laatste verpakkingen binnen de EER verkopen van merkparfums is onrechtmatig. Daarnaast zijn de doosjes van de merkparfums die voor het Midden-Oosten zijn bestemd, anders dan de Europese doosjes, voorzien van een tekstblok in het Arabisch, zo betoogt nog steeds Silk Cosmetics.

6.13

Notino heeft betwist dat dit een sluitende redenering is voor het aantonen van het aanvankelijk buiten de EER in de handel brengen van deze producten. Met betrekking tot het Montale-product OUDMAZING dat Notino na testaankoop (iii) heeft geleverd heeft Silk Cosmetics tijdens de mondelinge behandeling bevestigd dat de verpakking van dat product voor de EER-markt is bestemd. Voor dat product gaat de hiervoor weergegeven onderbouwing daarom niet op, terwijl een andere onderbouwing ontbreekt.

6.14

Met betrekking tot de overige producten die Notino na de testaankopen (iii) en (iv) heeft geleverd, heeft zij er terecht op gewezen dat het feit dat een bepaalde buitenverpakking voor buiten de EER bestemd is, nog niets zegt over de vraag of het daarin verpakte product ook aanvankelijk door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel is gebracht. Notino verwijst in dat verband terecht naar het arrest van de Hoge Raad van 23 april 202 in de zaak Hennessy c.s./LB11.6 Uit dat arrest volgt dat het merkrecht op een product waarvan de merkhouder bedoelt dat het buiten de EER wordt verkocht toch binnen de EER uitgeput kan raken, in het geval van die zaak omdat het door of met toestemming van de merkhouder binnen de EER onder de douaneregeling T2 aan een derde was geleverd.

6.15

Silk Cosmetics heeft met betrekking tot die producten niets gesteld over de concrete handeling waarmee aanvankelijk aan derden het recht is verleend om buiten de EER over die producten te beschikken en de merkhouder in staat is gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft zij daarover alleen het volgende aangevoerd:

6.16

Het had op de weg van Silk Cosmetics gelegen om een nadere onderbouwing te geven voor haar stelling dat de overige onder (iii) en (iv) bedoelde parfumflesjes door of met toestemming van WMB buiten de EER in de handel zijn gebracht. Dat zij daartoe niet in staat zou zijn omdat de batchcodes die normaal gesproken op de merkparfums zijn aangebracht, op deze parfumflesjes waren verwijderd of onleesbaar gemaakt, zodat zij de weg die de flesjes hebben afgelegd niet kan achterhalen, heeft Silk Cosmetics niet gesteld en is ook niet gebleken. Met betrekking tot het Mancera-product CEDRAT BOISE van testaankoop (iv) is het batchnummer 20C065D zelfs goed te lezen op de afbeeldingen van de onderkant van het flesje en van de buitenverpakking, met op die verpakking nog de code CDE 1430. Nu zij over de batchcodes beschikte, had Silk Cosmetics, eventueel met behulp van WMB, IDD en/of CLD, het spoor van verkoop en levering van deze producten in kaart kunnen brengen en voor het hof inzichtelijk kunnen maken.

6.17

Tijdens de mondelinge behandeling heeft Silk Cosmetics aangevoerd dat Montale de herkomst van de parfumflesjes heeft nagetrokken en heeft geconcludeerd dat de betrokken merkparfumflesjes uit Saudi Arabië afkomstig zijn. Zij heeft daarvoor verwezen naar het als productie 4 bij de memorie van grieven door haar overgelegde e-mailbericht van Marco Russo van 21 september 2020 vanuit het mailadres “export@manceraparfums.com”. Daarin antwoordt deze als volgt op de vraag van Silk Cosmetics van eerder die dag naar “the origin of this product which we recently ordered @ Notino.nl” (namelijk volgens Silk Cosmetics het Mancera-product CEDRAT BOISE van testaankoop (iv)): “I confirm you that the product is coming from KSA (illegally sold in Europe and no ingredients list.)”, waarbij “KSA” volgens Silk Cosmetics verwijst naar Saudi Arabië. Dit bericht kan Silk Cosmetics niet baten, omdat ook dit bericht niet nader is onderbouwd. Net als Silk Cosmetics volstaat Russo namelijk met een verwijzing naar de kenmerken van de verpakking en naar het feit dat die verpakking niet rechtmatig binnen Europa op de markt gebracht zou mogen worden, en verzuimt hij op grond van de batchcode de verkoop- en leveringsgeschiedenis van het product inzichtelijk te maken.

6.18

Hiermee slaagt het beroep van Notino op uitputting. Silk Cosmetics heeft niet aangevoerd dat de merkparfums van de testaankopen (iii) en (iv) verminkt zijn, hetgeen op grond van artikel 15 lid 2 UMVo aan die uitputting in de weg had kunnen staan. De vorderingen van Silk Cosmetics die zijn gebaseerd op de stelling dat Notino inbreuk maakt op de betrokken merkrechten moet daarom ook worden afgewezen voor zover zij zijn gegrond op de testaankopen (iii) en (iv). Silk Cosmetics heeft haar vorderingen tevens gegrond op het leerstuk van de onrechtmatige daad, maar het hof wijst die vorderingen ook op die grondslag af, omdat Silk Cosmetics niet heeft toegelicht waarom het handelen van Notino ten opzichte van haar onrechtmatig is, anders dan doordat zij inbreuk zou maken op de merken. Op grond van het voorgaande hoeft het hof niet in te gaan op de overige door Notino gevoerde verweren.

6.19

Met het oog op de verzochte vernietiging van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg (grief 7) beoordeelt het hof nog de grieven 1 tot en met 6, waarmee Silk Cosmetics opkomt tegen het oordeel van de rechtbank dat Silk Cosmetics niet gerechtigd was om haar inbreukvorderingen in te stellen. Het hof gaat aan die grieven voorbij omdat uit het voorgaande volgt dat zij, zelfs als zij zouden slagen, niet kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis. Zelfs indien de rechtbank had moeten aannemen dat Silk Cosmetics wèl gerechtigd was om haar inbreukvorderingen in te stellen, volgt namelijk uit het voorgaande dat zij die vorderingen had moeten afwijzen, en ook dan had zij Silk Cosmetics moeten veroordelen in de kosten voor de procedure in eerste aanleg.

6.20

De slotsom van het voorgaande is dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen. Silk Cosmetics moet als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Notino concludeert op basis van artikel 1019h Rv tot vergoeding van haar volledige kosten en heeft tijdig een correcte specificatie daarvan overgelegd. Het hof zal de advocatenkosten van Notino, die hoger zijn dan het maximum van € 8.000,- voor een eenvoudige bodemzaak volgens de Indicatietarieven in IE-zaken bij de gerechtshoven, toewijzen voor dat maximum. Het ging bij de onderhavige zaak namelijk om een betrekkelijk eenvoudige zaak, met een beperkt aantal te beoordelen feiten, stellingen, weren en producties. Het hof zal de proceskosten verhogen met nakosten en rente, zoals geconcludeerd.