Uitspraken

EP 525

Om er dan toch voor te zorgen dat het NACK-gebied groot genoeg blijft kan dan de uit de stand van de techniek bekende maatregel van het verschuiven van de drempelwaarde richting ACK worden toegepast, zoals hierna geïllustreerd.

Dat laat onverlet dat sprake is van afzonderlijke instelling van het vermogensniveau van het NACK-signaal, ter beïnvloeding van de foutkansen van dat signaal, afhankelijk van de gegeven omstandigheden.

(i) nieuwheid

(i)(a) algemene vakkennis

de gepubliceerde standaarden

de handboeken

waarvan dus beide signalen s1 en s2 onderdeel uitmaken, bij diverse (gelijke) vermogens waarmee beide signalen worden verzonden. De figuur toont, in overeenstemming met de algemene vakkennis op de prioriteitsdatum, dat als het zendvermogen uitgedrukt als SNR per bit γb – horizontale as – toeneemt, de ‘error probability’ Pb van een signaal – verticale as – afneemt.

FIGURE 5-2-l C,onditional pdfs of two signals.

waarbij ‘pdf’ staat voor ‘probability density function’, dus de kans dat een signaal met een bepaalde energiewaarde wordt ontvangen (waarbij de meeste signalen worden ontvangen op of rond het vermogen waarmee het werd verzonden en de afwijkingen worden veroorzaakt door ‘noise’). Te zien is dat beide signalen dezelfde amplitude hebben. Anders dan Asus suggereert (par. 233 e.v. MvA) worden in Proakis situaties waarin de foutkansen ongelijk zijn niet besproken en derhalve evenmin hoe dat kan worden beïnvloed, laat staan dat dit zou kunnen gebeuren door toepassing van ongelijke energiewaarden voor beide signaaltypen. Proakis gaat immers expliciet uit van gelijke (maar tegenovergestelde) energiewaarden voor antipodale signalen:√Ɛb en -√Ɛb.

Blijkens de passage direct onder het kopje “8.2.2 General Binary Detection” staan H1 en H0 voor de verzonden binaire signalen s1(t) en s0(t): “In this case, the transmitter sends the signal s1(t) under Hypothesis H1 and the signal s0(t) under hypothesis H0”.

Barkat beschrijft dat door wijziging van het signaal tijdens de verzending als gevolg van ‘noise’, het ontvangen signaal (aangeduid met y(t)) verschilt van het verzonden signaal. De ontvanger is bekend met de waarden voor verzonden signalen s1(t) en s0(t) en kan het ontvangen signaal daarmee vergelijken. De receiver gebruikt daarvoor de waarde s∆(t) (het verschil tussen s1 en s0). Het voltage van het ontvangen signaal ligt ergens tussen de waarden van s1(t) en s0(t) in. Aan de hand van vergelijking met de in de ontvanger (basisstation) ingestelde drempelwaarde γ1 bepaalt de receiver vervolgens of het ontvangen signaal moet worden aangemerkt als s1 of als s0. Dit is ook beschreven in Example 3.1 uit Barkat (waarin de signalen met random waarde worden aangeduid met H (van ‘hypothesis’)):

“Example 3.1

In a digital communication system, consider a source whose output under hypothesis H1 is a constant voltage of value m while its output under hypothesis H0 is zero. The received signal is corrupted by N an additive white Gaussian noise of zero mean and variance a2.

(…)

the received observation is compared with the threshold γ.

The decision regions are as shown in Figure 3.4.

waarbij staat voor log Eta en Ɛ1 en Ɛ0 staan voor de energiewaarden van de signalen s1 en s0. De drempelwaarde wordt dus vastgesteld aan de hand van deze parameters.

De energiewaarden Ɛ1 en Ɛ0 bepalen de afstand tussen de signalen s1 en s0. Hoe hoger de energie (het zendvermogen), hoe groter de afstand. Uit ½ (Ɛ1 - Ɛ0) in deze formule volgt dat de waarden voor Ɛ1 en Ɛ0 tevens het midden tussen de signalen s1 en s0 bepalen. Bij log Eta gelijk aan nul is de drempelwaarde dus neutraal, in het midden van de beide signaaltypes, gepositioneerd. Daaruit volgt dat in deze vergelijking de waarde voor log Eta de waarde van γ1 – dus de verschuiving van de drempelwaarde richting s1 of s0 – bepaalt. Dat kan als volgt worden weergegeven:

De in Barkat gegeven formules voor de berekening van PD en PF zijn achtereenvolgens:

(8.76):

(8.78):

In deze figuur wordt met “increasing ƞ” tot uitdrukking gebracht dat bij toename van log Eta de waarde van γ1 hoger wordt, PF (de kans op false ACK) afneemt en PM (=1-PD) (de kans op false NACK) toeneemt. In de ROC worden curves getoond bij drie verschillende waarden ‘d’. Die waarde staat voor de afstand (‘distance’) tussen de twee signalen (zoals weergegeven in figuur 2.8). Deze afstand wordt bepaald door de energiewaarden Ɛ0 en Ɛ1. Hoe hoger de energiewaarde (het zendvermogen) van beide signalen (die immers met gelijke maar tegenovergestelde energiewaarde worden verzonden), hoe groter de afstand tussen beide signalen en daarmee hoe groter de kans dat de drempelwaarde in het basisstation zo kan worden gepositioneerd dat aan de vereiste maximaal toelaatbare foutkansen kan worden voldaan. De verschillende curves representeren dus de waarden die bij het gebruik van verschillende zendvermogens (gelijkelijk toegepast op beide signalen) worden verkregen.

en de formules voor de zendvermogens voor signalen s0 en s1 in Van Trees (√Et0 s0(t) en √Et1 s1(t)).

In de passage waarin die vergelijking is opgenomen, wordt er juist vanuit gegaan dat – ongeacht de waarden voor Ɛ1 en Ɛ0 – beide signalen even belangrijk zijn en wordt de drempelwaarde in het midden gepositioneerd, zoals blijkt uit de daaraan voorafgaande passage:

Daarin kan dus (juist) geen aanwijzing worden gevonden voor het standpunt van Asus dat de energieën kunnen worden gevarieerd om de foutkansen te beïnvloeden.

Het standpunt van Asus dat uit de zinsnede ‘If, in addition, the signal energies are equal’ zou volgen dat toepassing van gelijke energieën een uitzonderingssituatie zou zijn en uitgangspunt van Barkat is dat de signalen met verschillende vermogens worden verzonden, heeft zij niet voldoende steekhoudend onderbouwd. Zij stelt immers ook zelf dat in de op de prioriteitsdatum gepubliceerde mobiele telecommunicatie standaarden BPSK-modulatie gebruikelijk was en de antipodale ACK- en NACK-signalen juist met gelijk vermogen werden verzonden. Aldus ligt veeleer in de rede dat de woorden ‘in addition’ door de gemiddelde vakman zullen worden begrepen als gevolg van het gebruik van antipodale signalen, en niet (a contrario redenerend) als tegenstelling.

Aangezien de foutkansen (zowel false ACK als false NACK) derhalve in alle gevallen op dezelfde wijze afhankelijk zijn van parameter α – en daarmee (volgens vergelijking (8.80) van de energiewaarden Ɛ1 en Ɛ0 – valt niet in te zien dat de gemiddelde vakman daaruit zou (kunnen) begrijpen dat hij de afzonderlijke energiewaarden zou kunnen gebruiken voor vaststelling van ongelijke foutkansen voor de interpretatie van ACK- en NACK-signalen. Zoals reeds opgemerkt, geldt dat temeer omdat Barkat expliciet leert dat daartoe de drempelwaarde moet worden gebruikt.

(i)(b) Shad en Shad Derryberry

Shad

“In this contribution the transmit gains for an antipodal signaling scheme in which the transmit probabilities are known a priori is jointly optimized with the receiver hard decision device threshold value in order to obtain the required error probabilities for a minimum bit SNR. This type of signaling for example applies to the Hybrid ARQ acknowledgement channel in which the average frame error rate is known to the transmitter, and certain false acknowledgement and false negative acknowledgement probabilities are prescribed by the upper layers.”

Het doel van het voorstel is onder het kopje ‘Introduction’ als volgt verwoord:

Minimalisering van interferentie (vergelijk Motorola II hiervoor) is derhalve het streven.

Vervolgens wordt herhaald dat het voorstel beoogt interferentie te minimaliseren:

Ook het door Shad ontwikkelde algoritme is daarop gericht: “(…) we give an exhaustive search algorithm for minimizing γb for arbitrary values of Pfack_req, Pfnack_req and p.” Beoogd is dus interferentie te verminderen, door gebruik te maken van een zo laag mogelijk vermogen voor verzending van ACK- en NACK-signalen, maar wel met behoud van de maximaal toelaatbare foutkansen daarvoor (“subject to the constraint…”).

In de onderste helft van figuur 1 (Receiver) (zie r.o. 4.53 hiervoor) is weergegeven dat de drempelwaarde z in de richting van ACK is verschoven, waardoor in overeenstemming met de relatieve maximale foutkansen de kans op een false ACK kleiner is dan de kans op een false NACK.

De gemiddelde vakman die hiervan kennis neemt zal in het licht van wat er verder in Shad is geopenbaard, inzien dat dit samenstel van maatregelen erop is gericht interferentie tot een minimum te beperken doordat voor alle kanaalcondities (waarvoor p een indicatie is) een ACK- of NACK-signaal met een zo laag mogelijk vermogen wordt verzonden door toepassing van de gain factors l en k, terwijl tegelijkertijd door positionering van de drempelwaarde z wordt verzekerd dat de maximaal toelaatbare foutkansen (Pfack_req = 10-6 en Pfnack_req = 10-3) niet worden overschreden. Zoals ook in Shad is vermeld: “It is also interesting that the decision threshold z tends to be biased in the direction of the ACK bit that is assigned a positive voltage when Pfack_req << Pfnack_req (= 10-3). This minimizes the chance of a false ACK at the expense of a higher probability of a false NACK” – zal hij inzien dat de drempelwaarde z, ongeacht de toegepaste gain factors k en l, steeds in de richting van ACK is gepositioneerd, teneinde te waarborgen dat wordt voldaan aan het vereiste Pfack_req (= 10-6) < Pfnack_req (= 10-3). Dit kan in een door – Asus niet bestreden – diagram dat Philips heeft opgesteld als volgt worden gevisualiseerd, waarin het ▲ symbool staat voor de drempelwaarde z:

Hieruit volgt immers dat de waarden k en l niet alleen afhankelijk zijn van de frequentie waarmee zij voorkomen (samenhangend met de kanaalcondities waarvoor p een indicatie vormt), maar ook afhankelijk zijn van elkaar. Aanpassing van k leidt tot aanpassing van l en omgekeerd. De vermogens van de ACK- en NACK-signalen staan dus in een vaste relatie / verhouding tot elkaar en zijn daarmee niet afzonderlijk, onafhankelijk van elkaar in te stellen.

Dat is ook tot uitdrukking gebracht door de zinsnede boven de tabel: “The values of z, k and l are for the optimal detector”. Daaruit volgt evenwel niet dat de gains k en l mede bijdragen aan het voldoen aan de vereiste maximale foutkansen. De gains k en l hebben wel invloed op de maximale foutkansen, maar die invloed wordt vervolgens (zie r.o. 4.60) geneutraliseerd doordat de drempelwaarde in vaste relatie tot die gains ‘meebeweegt’ om er voor te zorgen dat opnieuw aan die vereisten wordt voldaan.

Shad Derryberry

Naar het oordeel van het hof is in Shad Derryberry net zo min als in Shad sprake van het selecteren van het vermogensniveau van de bevestigingssignalen afhankelijk van het type signaal. Net als in Shad is het vermogensniveau van de signalen afhankelijk van de frequentie waarmee deze voorkomen en dus de kanaalkwaliteit. Dat volgt uit de gehanteerde formules voor de gains k en l voor bepaling van het energieniveau van de ACK- en NAK-signalen. Deze zijn afhankelijk van de factor p (probability), waarbij uit de bovenaan de grafiek weergegeven formules volgt dat p staat voor de waarschijnlijkheid dat een ACK wordt verzonden en 1-p voor de waarschijnlijkheid dat een NAK wordt verzonden. De grafiek heeft betrekking op de situatie waarin p = 0.8 (80% ACK-signalen). Uit de formules voor de optimale waarden voor k en l links van de grafiek volgt dat het meest frequent verzonden signaal wordt verzonden op een lager vermogensniveau en andersom. Tevens volgt daaruit dat de vermogens voor k en l in vaste relatie staan tot elkaar; omdat beide (invers) afhankelijk zijn van de kanaalkwaliteit zal verhoging van het vermogen van het ene signaal betekenen dat het andere signaal met een lager vermogen zal worden verzonden. Van een onafhankelijke aanpassing van de zendvermogens van de ACK- en NACK-signalen is daarmee ook in Shad Derryberry geen sprake. Asus heeft dat (in par. 353 MvA) ten onrechte afgeleid uit de titel “Unequal Gain Signalling for H-ARQ ACKs”. Toepassing van ongelijke vermogens betekent immers nog niet dat deze ook onafhankelijk van elkaar instelbaar zijn. Uit de formules blijkt het tegendeel, zoals Asus bij pleidooi ook heeft onderkend (zie par. 67 PA Asus: “Verder wordt getoond dat de zendvermogens ten opzichte van elkaar worden bepaald aan de hand van hoe vaak de ACKs en NACKs worden verzonden” - onderstreping toegevoegd).

(i)(c) Motorola I

“The modified DPCCH is used to carry known pilots bits to support channel estimation for coherent detection, acknowledgement bits for hybrid ARQ operation, measurement bits for C/I reporting, TFCI bits for uplink, feedback information bits (FBI) and transmit power-control (TPC) bits.”

Onder het kopje ‘Summary’ is vermeld wat het doel van de bijdrage is: “It is desirable to use BPSK coherent detection for transmitting the ACK bit on the uplink so that a 10-5 false alarm rate with approximately 0.99 probability of detection can be maintained.”

Het voorstel bevat voorts de navolgende passage:

“The ACK/NACK bits are sent using BPSK modulation i.e. if the HS-DSCH packet is decoded correctly an ACK bit (+1) is transmitted and if it is decoded in error a NACK bit (-1) is transmitted. With the proposed slot format the ACK bits are repetition coded 20 or 30 times. A separate gain control may be used for the ACK bits so that those bits can be decoded with high probability (0.97-0.98) and with a low probability of false alarm (1e-05) at Node-B. The ROC for optimal coherent BPSK demodulation given 1 path and a single receive antenna in AWGN is shown in Figure 2.”

Met een ROC-curve de relatie weergegeven tussen de positie van de drempelwaarde in het basisstation en de resulterende foutkansen voor ACK- en NACK-signalen. Ieder punt op de curve komt overeen met een bepaalde drempelwaarde en de daaruit resulterende foutkansen voor beide signaaltypen. Het verloop van de curve is daarbij mede afhankelijk van de energiewaarde waarmee de signalen worden verzonden (vgl. r.o. 4.37 hiervoor). Blijkens figuur 2 worden (al) de signalen verzonden met een vast vermogen van Ec/No = -25dB (waarbij ‘Ec/No’ een weergave vormt van de ‘signal to noise ratio’ (SNR)).

Uit die weergave is duidelijk dat met ‘Ack’ wordt bedoeld ‘acknowledgement bits’ en dat met N het aantal bits wordt weergegeven (ook gelezen in verband met tabel 1 waarin van alle type bits het aantal wordt vermeld). Het is (ook volgens Asus) voor de gemiddelde vakman duidelijk dat een ‘acknowledgement bit’ zowel een ACK- als een NACK-signaal kan zijn (zie ook r.o. 4.79 hiervoor). De in het voorstel bedoelde ‘separate gain control’ ziet dus op bevestigingsignalen in zijn algemeenheid, ongeacht of dat een ACK- of een NACK-signaal is.

(i)(d) WO 477

(i)(e) WO 844

(i)(f) de Nokia bijdrage

(ii) inventiviteit

(ii)(a) algemene vakkennis

4.100 Het feit dat tot de algemene vakkennis hoorde dat als een signaal met hoger vermogen wordt verzonden er een betere kans is op goede ontvangst (ten koste van toegenomen interferentie), maakt dat niet anders. Omdat niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman zou afstappen van BPSK, zou toepassing van die maatregel er toe leiden dat het vermogen van beide signalen zou worden verhoogd.

4.101 Daarnaast geldt dat de uit de stand van de techniek bekende indicaties voor het zendvermogen van het kanaal waarover, respectievelijk waarmee de ACK- en NACK-signalen worden verzonden, het zendvermogen van deze beide signalen gelijkelijk beïnvloeden (naar ook door Asus erkend, vgl. voor de EV-DO standaard par. 295 MvA). Asus heeft onvoldoende steekhoudend onderbouwd hoe de gemiddelde vakman zonder inventieve arbeid tot signaaltype-onafhankelijke vermogensbesturing zou komen. Het hof verwijst naar hetgeen daarover hierna in r.o. 4.110 wordt overwogen.

4.102 De slotsom is dat de gemiddelde vakman niet reeds op grond van zijn algemene vakkennis zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding volgens EP 525 zou komen.

(ii)(b) uitgaand van de EV-DO Standaard in combinatie met algemene vakkennis en/of Shad of Shad Derryberry

4.103 Volgens Asus kan de EV-DO standaard worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek, of in elk geval als een reëel uitgangspunt voor de beoordeling van inventiviteit. Philips heeft dat bestreden. Het hof kan dit in het midden laten. Ook uitgaande van de juistheid van het standpunt van Asus is het hof van oordeel dat de daarop gebaseerde inventiviteitsaanvallen van Asus niet slagen.

4.104 De EV-DO standaard openbaart een mobiel telecommunicatiesysteem waarin gebruikt wordt gemaakt van een ARQ-systeem. Het mobiele station controleert de juistheid en volledigheid van de van het basisstation ontvangen datapakketten en laat met ACK- en NAK-signalen weten of het pakket goed respectievelijk niet goed is ontvangen. Deze signalen worden verstuurd over een ACK-kanaal. Blijkens de standaard (par. 9.2.1.3.3.4) is dit kanaal BPSK-gemoduleerd. ACK- en NAK-berichten worden derhalve verstuurd met een verschillende fase, maar met hetzelfde vermogen. Het zendvermogen van alle over het ACK-kanaal verzonden signalen – dus voor ACK- en NAK-signalen gelijkelijk – wordt bepaald door een van het basisstation ontvangen AckChannelGain.

4.105 Door de EV-DO standaard wordt derhalve niet geopenbaard (1) dat het vermogensniveau van een verzonden signaal afhankelijk is van het type signaal (ACK of NACK) en (2) dat dit per type signaal (apart) wordt bepaald aan de hand van een door het basisstation overgeseinde aanduiding van het vermogensniveau.

4.106 Asus, en in navolging daarvan de rechtbank, gaat uit van een te beperkte verschilmaatregel, namelijk alleen de tweede maatregel. Ook de eerste maatregel is echter een verschilmaatregel. Naar Asus erkent (par. 320 MvA) kan het mobiele station volgens conclusie 10 ACK- en NACK-signalen met verschillende vermogensniveaus verzenden, terwijl dat in de EV-DO standaard niet mogelijk is (vgl. par. 295 MvA: het mobiele station [kan] voor de ACK- en NACK-signalen in de EV-DO standaard niet afzonderlijk een vermogensniveau selecteren). In de EV-DO standaard geldt de ACKChannelGain immers voor het ACK kanaal in zijn geheel en kan het vermogen van de daarover verzonden signalen niet afhankelijk van het type signaal worden aangestuurd. Dientengevolge gaat Asus – en de rechtbank – uit van een te beperkt technisch effect, namelijk dat de kans op een goede ontvangst voor het ene type signaal ten opzichte van het andere type signaal bij het basisstation kan worden beïnvloed / verbeterd, en daarmee ook van een onjuiste objectieve probleemstelling (namelijk: hoe dat effect te bereiken).

4.107 Beide verschilmaatregelen in onderlinge samenhang hebben het technisch effect dat de zendvermogens van de verschillende signalen afzonderlijk, onafhankelijk van elkaar, afhankelijk van de omstandigheden naar behoefte kunnen worden aangepast om de foutkansen van die verschillende typen signalen te beïnvloeden en wordt daarmee verbeterde systeemefficiëntie bereikt, omdat onder alle omstandigheden een zo laag mogelijk zendvermogen kan worden toegepast (zie r.o. 4.7). Het hof is met Philips van oordeel dat daarvan uitgaande het objectieve probleem kan worden geformuleerd als: “hoe kan de efficiëntie van een transmissiesysteem voor het verzenden van gegevenspakketten worden verbeterd”. Dat deze probleemstelling onjuist en te ruim zou zijn, zoals Asus aanvoert, wordt verworpen. Volgens Asus is deze probleemstelling onjuist omdat het octrooi gaat over het ontvangen van datapakketten en vervolgens verzenden van bevestigingssignalen en niet over het verzenden van datapaketten. Het hof deelt dat standpunt niet. Een ARQ-systeem, waarvan het verzenden van bevestigingssignalen deel uitmaakt, stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat de communicatie van basisstation naar mobiel station zo efficiënt mogelijk verloopt. Het specifiek in de probleemstelling opnemen van bevestigingssignalen, zoals Asus voorstelt, zou een ontoelaatbare pointer naar de uitvinding opleveren.

4.108 Omdat Asus uitgaat van een onjuist objectief technisch probleem (hoe de relatieve foutkansen van ACK- en NACK-signalen te beïnvloeden) moet ook haar standpunt dat het octrooi het probleem niet altijd oplost worden verworpen. Uitgaand van de hiervoor (in r.o. 4.2 e.v.) gegeven uitleg van EP 525 en de juiste probleemstelling, is van efficiëntieverbetering immers ook sprake in de door Asus aangehaalde uitvoeringsvoorbeelden waarin het zendvermogen van de signalen wordt bepaald aan de hand van de frequentie waarmee zij voorkomen of waarin er juist geen verschillend vermogen wordt toegepast. Juist door aanpassing van het zendvermogen van een van de (of beide) signalen aan de hand van de omstandigheden van het geval (en dus niet altijd aan de hand van vooraf gefixeerde maximale foutkansen) is het mogelijk voor elk signaal steeds een zo laag mogelijk zendvermogen toe te passen.

4.109 In de ED-VO standaard is geen aanwijzing te vinden op grond waarvan de gemiddelde vakman ertoe zou komen ter oplossing van het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet de vermogensniveaus van ACK- en NACK-signalen onafhankelijk van elkaar naar gelang de omstandigheden te variëren. Net als bij de andere bekende standaarden werd in de EV-DO standaard BPSK-modulatie toegepast, waarbij binaire antipodale signalen, zoals ACK- en NACK-signalen, alleen werden verzonden met gelijk vermogen en werd het vermogen van de over hetzelfde kanaal verzonden ACK- en NACK-signalen gelijkelijk aangestuurd. Asus heeft niet (voldoende gemotiveerd) gesteld welke aanleiding of aanwijzing de gemiddelde vakman, die uitging van de EV-DO standaard als vertrekpunt bij zijn zoektocht naar een oplossing van zijn probleem zou hebben om van dat alles af te stappen, en de ACK- en NACK-signalen met afzonderlijk instelbare vermogens te gaan verzenden. De omstandigheid dat dit (technisch) mogelijk zou zijn, zoals Asus stelt, is daarbij niet relevant. De vraag is of de gemiddelde vakman dat zou doen. Daarvoor is geen aanwijzing. Integendeel, ook volgens Asus werd er ten tijde van de prioriteitsdatum algemeen vanuit gegaan dat de gevolgen van een false ACK ernstiger zijn dan van een false NACK. Daarom werd in de stand van de techniek gewerkt met vooraf vastgestelde, gefixeerde (ongelijke) maximale foutkansen, ongeacht de omstandigheden, die uitsluitend met het mechanisme van positionering van de drempelwaarde werden gerealiseerd. Het aan de uitvinding ten grondslag liggende inzicht dat de gevolgen van het onjuist interpreteren van een ACK- of NACK-signaal niet altijd even ernstig zijn maar afhankelijk kan zijn van de omstandigheden, ontbrak. Het aanpassen van het vermogen van een ACK- en/of NACK-signaal, onafhankelijk van elkaar, om daarmee naar gelang de omstandigheden de relatieve foutkans van het desbetreffende signaal te beïnvloeden en daarmee systeemefficiëntie te realiseren, moet daarom als een niet voor de hand liggende maatregel worden beschouwd.

4.110 Daarnaast heeft Asus, in het licht van de betwisting door Philips dat de gemiddelde vakman daartoe zonder inventieve arbeid in staat zou zijn, onvoldoende onderbouwd hoe de gemiddelde vakman een en ander – ook indachtig dat in telecommunicatiesystemen de middelen (zoals kanaalcodes) schaars zijn en altijd systeemefficiëntie wordt nagestreefd – zonder inventieve arbeid zou kunnen implementeren. Volgens Asus zou het basisstation in plaats van enkel een ACKChannelGain ook een ‘NACKChannelGain’ kunnen versturen. Daarmee is evenwel niet voldoende inzichtelijk gemaakt dat en hoe differentiatie in vermogen afhankelijk van het type signaal bereikt kan worden. De ACKChannelGain bestuurt immers al het vermogen van alle over dat kanaal gestuurde signalen zonder dat daarbij onderscheid mogelijk is naar type signaal. Vervolgens past het mobiele station dat geïndiceerde vermogen op alle bevestigingssignalen, zonder onderscheid naar type signaal, toe. Enkel toevoeging van nog een andere offsetwaarde brengt daarin geen verandering. Toevoeging van een geheel nieuw kanaal zodat ACK- en NACK-signalen over verschillende kanalen worden verzonden ligt gelet op de beperkte middelen en het streven naar systeemefficiëntie geenszins voor de hand.

4.111 Nog daargelaten dat uitgaande van de juiste probleemstelling niet valt in te zien dat en waarom de gemiddelde vakman Shad zou vinden en raadplegen, brengt kennisneming van Shad daarin geen verandering. De gemiddelde vakman leert daaruit immers niet dat de vermogensniveaus van ACK- en NACK-signalen afzonderlijk van elkaar kunnen worden vastgesteld. De daarin geopenbaarde gains l en k staan immers in een vaste relatie tot elkaar; aanpassing van het ene leidt automatisch tot aanpassing van het andere. Verder begrijpt de gemiddelde vakman uit Shad dat de vermogensniveaus van de ACK- en NACK-signalen variëren, in afhankelijkheid van de frequentie waarmee zij voorkomen (en dus afhankelijk van de kanaalkwaliteit), met het doel interferentie / noise te minimaliseren. Dat is ook kenbaar uit de tabel uit Shad waaruit volgt dat signalen met een hoge frequentie met een lager vermogen worden verzonden. Voor variabele instelling van de vermogensniveaus per type signaal afzonderlijk om de foutkansen van het desbetreffende signaaltype naar gelang van de behoefte onder de gegeven omstandigheden te kunnen instellen biedt Shad geen aanknopingspunt. Ook wordt in Shad juist – volledig in overeenstemming met de stand van de techniek – gebruik gemaakt van het instellen van de drempelwaarde voor het voldoen aan de vooraf vastgestelde vereisten voor de relatieve maximale foutkansen, ongeacht de vermogensniveaus van de ACK- en NACK-signalen. Er is in Shad geen aanwijzing te vinden op grond waarvan de gemiddelde vakman zou menen dat de foutkansen van de ACK- en NACK-signalen zouden (kunnen) worden beïnvloed door aanpassing van de vermogens van die signalen. Er is nog minder aanwijzing om (in overweging te nemen) van het gebruik van het mechanisme van verplaatsing van de drempelwaarde af te stappen. Ook deze publicatie zet de gemiddelde vakman daarom niet op het spoor van de uitvinding volgens het octrooi. Dat het minimaliseren van interferentie in de objectieve probleemstelling besloten ligt maakt dat niet anders. Het toepassen van de leer van Shad leidt, zoals volgt uit het voorgaande, niet tot de uitvinding volgens het octrooi.

4.112 Voor de combinatie met Shad Derryberry verwijst het hof naar hetgeen daaromtrent hiervoor in r.o. 4.68 e.v. is opgenomen. Daaruit volgt dat de in de ED-VO standaard ontbrekende maatregelen van conclusie 10 ook niet in de Shad Derryberry publicatie direct en ondubbelzinnig zijn geopenbaard. Daarom valt ook niet in te zien – en Asus heeft niet voldoende steekhoudend toegelicht – hoe de gemiddelde vakman uitgaande van de EV-DO standaard dan toch tot de uitvinding volgens het octrooi zou komen.

4.113 De gemiddelde vakman zou, zo volgt uit het voorgaande, uitgaande van de EV-DO standaard niet tot de uitvinding worden geleid indien hij deze zou combineren met zijn algemene vakkennis, Shad of Shad Derryberry.

(ii)(c) TR 25.855 in combinatie met algemene vakkennis, Shad of Shad Derryberry

4.114 Ook de vraag of TR 25.855 als meest nabije stand van de techniek kan worden aangemerkt of als reëel uitgangspunt voor een geldigheidsaanval, kan in het midden blijven. Zelfs als daarvan wordt uitgegaan, zoals Asus stelt maar Philips bestrijdt, kan dit document in combinatie met algemene vakkennis, Shad of Shad Derryberry niet afdoen aan de inventiviteit van de uitvinding volgens het octrooi.

4.115 TR 25.855 openbaart een mobiel telecommunicatiesysteem dat een ARQ-procedure kent. Daarin worden ACK- en NACK-signalen over het uplink besturingskanaal verzonden. Het vermogen daarvan wordt bepaald aan de hand van een door het basisstation verzonden ‘power offset’. Daarmee wordt het vermogen bepaald van alle signalen die over dat kanaal worden verzonden, zonder acht te slaan op het type signaal. Niet geopenbaard is derhalve dat het vermogensniveau van het ACK- en NACK-signaal kan worden geselecteerd afhankelijk van het type signaal en voorts evenmin dat een indicatie voor het vermogensniveau door het basisstation wordt verzonden voor elk signaal. Deze verschilmaatregelen zijn derhalve dezelfde als die bij het gebruik van de EV-DO standaard als uitgangspunt. Voor de vaststelling van de met die verschilmaatregelen bereikte technische effecten en op grond daarvan het objectieve probleem wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent in r.o. 4.106 - 4.107 is overwogen.

4.116 De combinatie van TR 25.855 met algemene vakkennis leidt de gemiddelde vakman niet tot de uitvinding, reeds omdat ook daarin de afzonderlijke instelling van de vermogens van ACK- en NACK-signalen teneinde daarmee de foutkansen van de verschillende signalen ten opzichte van elkaar te beïnvloeden niet is geopenbaard (zie r.o. 4.41 e.v.), waar Asus ten onrechte vanuit gaat.

4.117 Een combinatie van TR 25.855 met Shad of Shad Derryberry is evenmin inventiviteitsschadelijk. In deze documenten wordt immers, net zo min als in TR 25.855, geopenbaard dat het vermogensniveau van ACK- en NACK-signalen afzonderlijk instelbaar is (zie r.o. 4.58 en r.o. 4.68).

4.118 Voor alle combinatie die door Asus zijn gemaakt met TR 25.855 geldt bovendien dat nergens wordt geopenbaard dat een indicatie door het basisstation wordt verzonden afhankelijk van het type signaal. Dat een dergelijke maatregel uitgaand van TR 25.855 voor de hand liggend zou zijn is in het licht van de betwisting door Philips door Asus niet voldoende gemotiveerd onderbouwd. Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder r.o. 4.51 is overwogen.

4.119 Het andersluidende oordeel van het Duitse Bundespatentgericht dat alle deelkenmerken van conclusie 10 in TR 25.855 worden geopenbaard wordt niet door het hof gedeeld en is overigens in deze procedure ook niet door Asus verdedigd.

(ii)(d) WO 844 en algemene vakkennis dan wel WO 252

4.120 Asus heeft niet onderbouwd waarom WO 844 zou kunnen worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek of zelfs maar reëel uitgangspunt voor een inventiviteitsaanval. Gegeven de verschillende uitgangspunten van WO 844 (Nack-based) en het octrooi dat een ARQ-systeem hanteert waarbij zowel ACK- als NACK-signalen worden verzonden, valt dat ook niet goed in te zien. Ook als daaraan voorbij wordt gegaan is die publicatie niet inventiviteitsschadelijk om dezelfde redenen als hiervoor met betrekking tot de algemene vakkennis is overwogen.

4.121 In WO 844 wordt niet geopenbaard (1) dat er gekozen kan worden uit ten minste twee beschikbare signaaltypen, (2) dat het vermogensniveau van een verzonden signaal afhankelijk is van het type signaal (ACK of NACK) en (3) dat dit voor elk type signaal (apart) wordt bepaald aan de hand van een door het basisstation overgeseinde aanduiding van het vermogensniveau.

4.122 Verschilmaatregelen (2) en (3) ontbraken evenzeer in de handboeken, de EV-DO standaard en in TR 25.855. Verschilmaatregel (1) hangt nauw samen met de andere verschilmaatregelen (2) en (3). Voor het technisch effect van deze verschilmaatregelen en het daaruit voortvloeiende objectieve probleem wordt daarom verwezen naar – en moet als hier herhaald worden beschouwd – hetgeen hiervoor in r.o. 4.106 en r.o. 4.107 reeds daaromtrent is overwogen. Het kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman reeds op grond van zijn algemene vakkennis ertoe zou komen ter oplossing van zijn probleem (in het kort) ‘hoe verbeterde systeemefficiëntie te bereiken’ met de maatregelen volgens conclusie 10 de vermogensniveaus van ACK- en NACK-signalen onafhankelijk van elkaar naar gelang de omstandigheden te variëren om daarmee de relatieve foutkansen van die signalen te beïnvloeden en aldus systeemefficiëntie te bereiken (zie r.o. 4.99). Niet valt in te zien dat dit anders is indien wordt uitgegaan van WO 844 en wordt gecombineerd met die algemene vakkennis. Asus heeft dat ook niet voldoende steekhoudend toegelicht. Dat geldt ook voor de combinatie van WO 844 met WO 252. Daarin worden – naar Philips onweersproken heeft gesteld (par. 310 MvG) – zelfs helemaal geen bevestigingssignalen in de zin van het octrooi (ACK- en NACK-signalen) geopenbaard en dus evenmin dat deze met verschillende, afzonderlijk instelbare vermogensniveaus kunnen worden verzonden. Een combinatie van WO 844 met WO 252 kan de gemiddelde vakman dus ook niet zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding van EP 252 leiden.

4.123 Voor alle combinaties geldt bovendien dat nergens wordt geopenbaard dat het zendvermogen van de bevestigingssignalen afhankelijk is van een indicatie die door het basisstation wordt verzonden voor van elk type signaal. Dat dit voor de hand zou liggen en bovendien binnen het bereik van de gemiddelde vakman zou liggen, heeft Asus onvoldoende onderbouwd. Het hof verwijst in dit verband naar hetgeen daaromtrent hiervoor in r.o. 4.51 en r.o. 4.110 reeds is overwogen.

(ii)(e) ieder van de in het kader van de niet-nieuwheid aangehaalde documenten, al dan niet in combinatie met een van de andere documenten, dan wel met de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman

4.124 Bij gebreke van enige verdere onderbouwing van haar stelling dat de conclusies van EP 525 nietig zouden zijn wegens gebrek aan inventiviteit op grond van ieder van de in het kader van de niet-nieuwheid aangehaalde documenten, al dan niet in combinatie met een van de andere documenten, dan wel met de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman, wordt dit standpunt, mede in aanmerking genomen hetgeen hiervoor ten aanzien van die documenten en de algemene vakkennis reeds is overwogen, verworpen.

(iii) toegevoegde materie

4.125 Tijdens de verleningsprocedure is het deelkenmerk “in dependence on an indication of the power level at which each type of signal is transmitted, the indication being

signaled from the primary station to the secondary station” aan conclusie 10 toegevoegd. Volgens Asus is daarvoor geen basis te vinden in de oorspronkelijke aanvrage, althans levert toevoeging van alleen dat kenmerk een ontoelaatbare intermediate generalisation op.

4.126 Het hof is met Philips van oordeel dat voornoemd toegevoegd deelkenmerk voor de gemiddelde vakman voldoende kenbaar is geopenbaard in navolgende passage (op p. 3, r. 30 t/m p. 4, r. 8) uit de oorspronkelijke aanvrage:

“According to a third aspect of the present invention there is provided a primary station for use in a radio communication system having a communication channel for the transmission of data packets from the primary station to a secondary station, wherein means are provided for transmitting a data packet to the secondary station and for receiving a signal from the secondary station to indicate the status of a received data packet, which signal is selected from a set of at least two available signal types, and wherein means are provided for signalling to the secondary station an indication of how the power level at which the secondary station transmits the signal depends on the type of the signal.” [onderstreping hof]

De laatste (onderstreepte) zinsnede was in de oorspronkelijke aanvrage ook opgenomen in conclusie 6. In conclusie 8 van die aanvrage was daaraan nog toegevoegd dat “the indication comprises an instruction to the secondary station to transmit at least two types of signals at different powers”, in conclusie 10 dat “that the indication informs the secondary station of a required power difference between two different types of signals”.

4.127 Asus heeft erop gewezen dat de aangehaalde passage ziet op het basisstation en niet op het mobiele station. Volgens haar levert de toevoeging aan conclusie 10, die op een mobiel station betrekking heeft, daarom een ontoelaatbare intermediate generalisation op. In die passage wordt bovendien niet een selectie van het vermogensniveau door het mobiele station geopenbaard, terwijl dat nu wel in conclusie 10 is opgenomen. Het toegevoegd deelkenmerk verschaft daarmee nieuwe informatie en is ook om die reden niet toegelaten. Verder is verzending van bevestigingssignalen door het mobiele station met een vermogen afhankelijk van een door het basisstation overgeseinde indicatie voor elk type signaal alleen kenbaar uit de uitvoeringsvoorbeelden, zodat het opnemen van dat kenmerk in conclusie 10 gebaseerd daarop evenzeer een verboden intermediate generalisation, omdat conclusie 10 niet tot die uitvoeringsvormen is beperkt, aldus Asus.

4.128 Het hof wijst het standpunt van Asus af. De gemiddelde vakman leest de geciteerde passage (opgenomen onder het kopje ‘Disclosure of Invention’) in de context van de volledige beschrijving, waaronder de verschillende uitvoeringsvoorbeelden onder het kopje ‘Modes for Carrying Out the Invention’, waaruit expliciet volgt dat het vermogensniveau van het bevestigingssignaal dat door het mobiele station is geselecteerd, per type afhankelijk is van de door het basisstation overgeseinde indicatie voor elk signaaltype. In context gelezen, begrijpt de gemiddelde vakman uit de geciteerde passage dat het basisstation middelen heeft voor het overseinen aan het mobiele station van een indicatie die per type signaal het vermogensniveau bepaalt waarmee het mobiele station het geselecteerde bevestigingssignaal (ACK of NACK) verzendt. Die indicatie kan verschillende vormen aannemen: het kan bijvoorbeeld een indicatie zijn om al dan niet een power offset toe te passen of het specifieke vermogensniveau aanduiden. Verschillende van die vormen zijn ook in van conclusie 6 afhankelijke onderconclusies onder bescherming gesteld. Die indicaties hebben met elkaar gemeen dat daarmee het vermogensniveau van elk type signaal kan worden gevarieerd ten opzichte van dat van het andere signaal (vgl. ook r.o. 4.6). Daarmee is voldoende basis voor het deelkenmerk “and in dependence on an indication of the power level at which each type of signal is transmitted” in de oorsponkelijke aanvrage.

4.129 De gemiddelde vakman begrijpt verder dat het mobiele station middelen heeft om die indicatie te ontvangen en het geselecteerde signaal te verzenden met een vermogensniveau in overeenstemming met de van het basisstation ontvangen indicatie voor dat signaal. Dat ligt logischerwijs in die passage, met name in de zinsnede “an indication of how the power level at which the secondary station transmits the signal depends on the type of the signal” besloten. Het heeft geen zin een indicatie te verzenden indien die niet kan en zal worden opgevolgd. Dat de ontvangstmiddelen niet expliciet zijn geopenbaard en evenmin hoe een en ander dan is geïmplementeerd maakt dat niet anders.

4.130 Naar Asus ook heeft benadrukt weet de gemiddelde vakman bovendien op grond van zijn algemene vakkennis, waaronder zijn kennis van vermogensbesturing in mobiele telecommunicatiesystemen, dat het vermogen waarmee een mobiel station verzendt, wordt aangestuurd door indicaties (bijvoorbeeld een TPC-commando bekend uit de UMTS-standaard, of een power offset toegepast in de EV-DO standaard) die door het basisstation aan het mobiele station worden verzonden. De gemiddelde vakman zal het ook daarom als vanzelfsprekend beschouwen dat het mobiele station middelen heeft om de indicatie van het basisstation te ontvangen en dat het die instructie vervolgens opvolgt door het geselecteerde bevestigingssignaal te verzenden met een vermogen met inachtneming van de indicatie van het basisstation voor dat type signaal.

4.131 Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van het hof het aan conclusie 10 toegevoegde deelkenmerk de gemiddelde vakman dus niets nieuws leert ten opzichte van de geciteerde passage waarop deze toevoeging is gebaseerd. Evenmin levert het een ontoelaatbare intermediate generalisation op. Nu de toegevoegde passage is gebaseerd op de geciteerde passage en niet op hetgeen in de uitvoeringsvoorbeelden is geopenbaard is van ontoelaatbare intermediate generalisation op die grond evenmin sprake.

4.132 Het standpunt van Asus verder dat de materie van conclusie 14 niet in de oorspronkelijke aanvrage is geopenbaard moet ook worden verworpen. Het gebruik van een power offset wordt in verschillende uitvoeringsvoorbeelden geopenbaard, zonder evenwel functioneel en structureel onlosmakelijk met de overige elementen daarvan verbonden te zijn. De gemiddelde vakman begrijpt dat – ook bij de uitvoeringsvoorbeelden – de essentie is dat de vermogensniveaus van de ACK- en NACK-signalen afzonderlijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Of dit gebeurt door een indicatie die een power offset inhoudt of het specifieke niveau aangeeft is daarbij van geen belang. Het opnemen van de toepassing van een power offset in conclusie 14 is derhalve niet aan te merken als een ontoelaatbare intermediate generalisation.

(iv) de hulpverzoeken

4.133 Aangezien het hof het octrooi geldig acht in de vorm waarin het is verleend, wordt niet toegekomen aan de beoordeling van de door Asus tegen de hulpverzoeken naar voren gebrachte bezwaren dat deze onduidelijk zouden zijn en toegevoegde materie zouden bevatten.

slotsom geldigheid

4.134 Voor zover de aanvallen van Asus op de geldigheid van EP 525 tevens zijn gericht op andere conclusies van het octrooi dan conclusies 10, 11 en 14, moeten die op dezelfde gronden worden verworpen. De slotsom van al het voorgaande is dat de conclusies van EP 525 naar het oordeel van het hof geldig zijn te achten. In zoverre slagen de grieven van Philips tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank. Het vonnis waarvan beroep zal daarom worden vernietigd.

inbreuk

conclusie 10 geïncorporeerd in het HSDPA-protocol

4.135 Volgens Philips wordt in (het HSDPA-protocol van) de UMTS-standaard gebruik gemaakt van de uitvinding van EP 525. In elk geval conclusies 10, 11 en 14 zijn daarin volgens Philips geïncorporeerd. Omdat Asus (het HSDPA-protocol van) die standaard toepast maakt zij inbreuk op conclusies 10, 11 en 14 van het octrooi, aldus Philips.

Zij heeft dat (samengevat) als volgt toegelicht.

4.136 Volgens het HSDPA-protocol zendt het mobiele station via de HS-DPCCH (‘High Speed Dedicated Physical Control Channel’) een uplink 'feedback' signaal aan het basisstation, waarmee (onder meer) de status van het ontvangen datapakket wordt aangegeven. De over dit kanaal te verzenden 'feedback' bestaat uit een HARQ-ACK (‘Hybrid-ARQ Acknowledgement’) signaal en een CQI (‘Channel Quality Indication’) signaal. Door middel van het HARQ-ACK-signaal informeert het mobiele station het basisstation omtrent de status van het door haar ontvangen gegevenspakket. Dit signaal kan een ACK of een NACK zijn.

4.137 Het vermogensniveau waarmee dit signaal door het mobiele station wordt verzonden, is afhankelijk van het type bevestigingssignaal, namelijk of het een ACK- of een NACK-signaal betreft. Dat volgt onder meer uit paragraaf 5.1.2.5A van TS 125 214:

“When an HS-DPCCH is active, the values of ∆ACK, ∆NACK and ∆CQI set by higher layers are translated to the quantized amplitude ratios ∆hs as specified in [3] subclause 4.2.1.2, and shall be set for each HS-DPCCH slot as follows. For HS-DPCCH slots carrying HARQ-Acknowledgement:

∆hs equals the quantized amplitude ratio translated from the signalled value ∆ACK if the corresponding HARQ-ACK message is ACK;

∆hs equals the quantized amplitude ratio translated from the signalled value ∆NACK if the corresponding HARQ-ACK message is NACK;”

4.138 De waarde ∆hs duidt het relatieve vermogensniveau aan van het HARQ-ACK-signaal dat wordt verzonden via de HS-DPCCH ten opzichte van het vermogensniveau van het signaal dat wordt verzonden via de DPCCH (‘Dedicated Physical Control Channel’). Op basis hiervan bepaalt het mobiele station het specifieke vermogensniveau van het te verzenden signaal. Uit de geciteerde paragraaf volgt dat de waarde van ∆hs (en daarmee het vermogensniveau van het te verzenden HARQ-ACK-signaal) afhankelijk is van het type bevestigingssignaal dat het mobiele station verzendt: is dit een ACK-signaal, dan hanteert het mobiele station de waarde van ∆ACK voor ∆hs; is dit een NACK-signaal, dan hanteert het mobiele station de waarde van ∆NACK voor ∆hs.

4.139 ∆ACK en ∆NACK worden door het basisstation (in de standaard aangeduid met “by higher layers”) aan het mobiele station verzonden als onderdeel van de “uplink DPCH power control info” dat deel uitmaakt van (bijvoorbeeld) het zgn. ‘RRC Connection Setup’ bericht.

4.140 Indien ∆NACK groter is dan ∆ACK, zal het bevestigingsmiddel van het mobiele station het NACK-signaal verzenden met een hoger vermogen dan het ACK-signaal. Volgens Philips zijn ∆ACK en ∆NACK aan te merken als een indicatie van het vermogensniveau waarmee het betreffende signaal (ACK of NACK) aan het basisstation wordt overgedragen. Omdat ∆ACK en ∆NACK het vermogensniveau bepalen in relatie tot de pilot bits op het PDCCH kanaal, zijn het tevens offsetwaarden zoals bedoeld in conclusie 14 van het Octrooi, zoals ook blijkt uit de titel van tabel 1A op p. 11 van TS 125 213 standaard waarin de waarden voor ∆ACK en ∆NACK worden gegeven: “The quantization of the power offset”, aldus Philips. Daarin ligt besloten dat Philips zich op het standpunt stelt dat de vermogensniveaus van de ACK- en NACK-signalen onafhankelijk van elkaar worden bepaald (vgl. r.o. 4.2 e.v.).

4.141 In de eerste plaats bestrijdt Asus dat conclusie 10 is geïmplementeerd in (het HSDPA protocol van) de UMTS standaard, omdat de offsetwaarden ∆ACK en ∆NACK niet een indicatie zouden zijn van het vermogensniveau van het bevestigingssignaal zoals bedoeld in die conclusie. Dat standpunt wordt door het hof verworpen. Anders dan waar Asus vanuit gaat, vereist conclusie 10 niet dat de door het basisstation overgeseinde indicatie voor elk type signaal specifieke vermogenswaarden vaststelt. Uit de beschrijving en de verschillende daarin beschreven uitvoeringsvoorbeelden volgt dat een indicatie ook kan bestaan uit een offsetwaarde. Dat in par. 29 van de beschrijving van EP 525 wordt gesproken van zowel een power offset als ook een power level maakt dit niet anders. Integendeel: in de daar beschreven uitvoeringsvorm bestaat de indicatie eruit dat wel of niet een ACK/NACK offset (een vastgesteld verschillend vermogensniveau van een NACK-signaal ten opzichte van het ACK vermogensniveau) wordt toegepast en wordt daarnáást ook het specifieke vermogensniveau voor het ACK-signaal (ten opzicht waarvan de offset al dan niet wordt toegepast) overgeseind. Dit toont juist aan dat een indicatie zowel een offset kan zijn, als ook een specifiek vermogensniveau. Datzelfde geldt voor de verschillende vormen die een indicatie kan aannemen als genoemd in par. 36, waar Asus verder op heeft gewezen.

4.142 Het specifieke vermogensniveau waarmee een bepaald type signaal wordt verzonden kan vervolgens aan de hand van de offsetwaarden ∆ACK en ∆NACK worden berekend. Dat is een in de stand van de techniek algemeen toegepaste methode (vgl. de power offset in de EV-DO standaard). Dat daarmee onduidelijk zou blijven op welk niveau de signalen daadwerkelijk worden verzonden, zoals Asus stelt, valt zonder nadere toelichting die zij evenwel niet heeft gegeven, niet in te zien.

4.143 De in (het HSDPA protocol van) de UMTS-standaard geïmplementeerde uitvoeringsvorm valt dus binnen het bereik van conclusie 10. Bovendien is die uitvoeringsvorm expliciet onder bescherming gesteld door (van conclusie 10 afhankelijke) conclusie 14. Dat de vermogensniveaus van de ACK- en NACK-signalen bij de in (het HSDPA protocol van) de UMTS-standaard geïmplementeerde uitvoeringsvorm onafhankelijk van elkaar worden vastgesteld, zoals vereist door die conclusies, heeft Asus niet bestreden.

4.144 Asus betwist niet dat in haar in Nederland op de markt gebrachte telefoons (het HSDPA-protocol van) de UMTS-standaard wordt toegepast. Asus stelt echter dat de informatie ten aanzien van het vermogensniveau van de ACK- en NACK-signalen optioneel is (want gemarkeerd als “OP”). Aangezien optionele elementen niet behoeven te worden toegepast om de UMTS standaard te gebruiken volgt uit het feit dat de producten van ASUS aan die standaard voldoen derhalve niet dat inbreuk wordt gemaakt op het octrooi.

4.145 Philips heeft daarop onbestreden aangevoerd dat het HSDPA-protocol weliswaar optioneel is, maar indien dat protocol wordt toegepast (hetgeen Asus niet bestrijdt) de ∆ACK en ∆NACK waarden door het basisstation worden verzonden en ook door het mobiele station gebruikt worden.

4.146 Verder heeft Philips een testrapport laten opstellen. Daarin wordt als volgt geconcludeerd:

“In the ASUS Padfone A86 mobile handset, the ACK transmit power depends on the ∆ACK parameter setting and the NACK transmit power depends on the ∆NACK parameter setting.

In case the ∆ACK and ∆NACK parameters are set at different values, also the ACK and NACK transmit powers are different, corresponding with the ∆ACK and ∆NACK parameters respectively. If the ∆NACK parameter is set higher than the ∆ACK parameter, the NACK transmit power is higher than the ACK transmit power.”

Asus heeft weliswaar aanvankelijk (overigens zonder verdere onderbouwing) bestreden dat uit het testrapport zou blijken dat de waarden voor ∆ACK en ∆NACK van het basisstation naar het mobiele station woorden gestuurd en door het mobiele station toegepast, maar nadat Philips daarop heeft verduidelijkt dat dit volgt uit het rapport en de door haar aangehaalde passages uit het HSDPA-protocol, heeft Asus dit niet langer bestreden. Zij erkent dat de Asus producten in staat zijn om de ACK- en NACK-signalen met verschillende niveaus te verzenden, omdat die mogelijkheid in het HSDPA-protocol is opgenomen en haar producten compatibel dienen te zijn met (het HSDPA-protocol van) de UMTS-standaard (par. 658 MvA).

4.147 Verder voert Asus aan dat de basisstations in de praktijk een en dezelfde waarde hanteren voor ∆ACK en ∆NACK, zodat ACK- en NACK-signalen altijd op hetzelfde vermogensniveau worden verzonden. Daarom wordt van de uitvinding geen gebruik gemaakt, althans het technisch effect ervan wordt niet bereikt. Om die reden doet zij een beroep op een “kwalitatief de minimis verweer”: hoewel de Asus producten in staat zijn de uitvinding toe te passen, is daarvan in de praktijk geen sprake, zodat er geen reële technische toepassing is van het octrooi en daarom geen octrooirechtelijk relevante handeling. Daarom is er geen sprake van inbreuk, aldus Asus.

4.148 Dat verweer wordt verworpen door het hof. Naar Philips terecht heeft opgemerkt betreft conclusie 10 een productconclusie. Zodra een of meer Asus-producten aan alle kenmerken daarvan voldoen – hetgeen Asus niet bestrijdt – is sprake van inbreuk. Daarenboven heeft Philips er met recht op gewezen dat verzending met gelijk zendvermogen niet betekent dat de uitvinding niet wordt toegepast (vgl. r.o. 4.11 hiervoor). Ten slotte volgt uit de eigen stellingen van Asus dat zij doelbewust heeft gekozen voor UMTS-standaard compatibiliteit. Dan moet zij ook de consequenties daarvan dragen.

Slotsom inbreuk

4.149 De slotsom is dat Asus inbreuk maakt op in elk geval conclusies 10, 11 en 14. Bij die stand van zaken is er geen belang bij beoordeling van de door Philips gestelde indirecte inbreuk op andere conclusies van het octrooi.

Handhaving door Philips

4.150 Daarmee komt het hof toe aan de bespreking van de door Asus opgeworpen verweren die de strekking hebben dat, ook indien EP 525 geldig geacht wordt en Asus daarop inbreuk zou maken, het Philips toch niet zou vrijstaan dat octrooi jegens Asus te handhaven. Het hof heeft in het EP 511-arrest daarover als volgt overwogen.

“Frand-verweer

4.146 Asus stelt zich op het standpunt dat het door Philips gedane licentie-aanbod niet in overeenstemming is met de Frand-beginselen zodat zij door het instellen van onderhavige verbodsvordering (en andere vorderingen) misbruikt maakt van haar machtspositie en aldus handelt in strijd met artikel 102 VWEU. Bij de beoordeling van dat verweer stelt het hof het navolgende voorop.

4.147 Philips heeft het octrooi aangemeld als een essentieel octrooi voor (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard. Asus heeft de essentialiteit van het octrooi voor die standaard niet (gemotiveerd) bestreden. Hiervoor heeft het hof vastgesteld dat de maatregelen van conclusies 1, 9 en 12 van het octrooi (volgens het tweede hulpverzoek) inderdaad in (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard zijn geïmplementeerd. De UMTS-standaard is vastgesteld door het European Telecommunications Standards Institute (ETSI), een zogenoemde ‘standard setting organisation’ (SSO) die zich ten doel stelt een standaard vast te stellen voor een mobiel communicatiesysteem, zodat basisstations en mobiele stations compatibel zijn en met elkaar kunnen communiceren.

4.148 Verschillende marktpartijen, waaronder Philips, hebben bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de UMTS-standaard. Bijdragen die in een standaard zijn geïmplementeerd kunnen door een octrooi onder bescherming zijn gesteld, zoals ook een van de bijdragen aan de UMTS-standaard van Philips door EP 511. Zo’n octrooi wordt aangeduid als een ‘standard essential patent’ (SEP). Leden van ETSI hebben zich gebonden aan de ETSI Rules of Procedure (ETSI Rules), waarvan de ETSI Intellectual Property Rights Policy (ETSI IPR Policy) deel uitmaakt. Teneinde derden in de gelegenheid te stellen om van de gestandaardiseerde technologie gebruik te maken, schrijft artikel 6.1 ETSI IPR Policy voor dat een houder van een standaard essentieel octrooi (SEP-houder) zich bereid dient te verklaren aan derden een licentie te verlenen onder hun SEP op zogenoemde ‘fair reasonable and non discriminatory’ (Frand) voorwaarden. Hiermee wordt beoogd een evenwicht te bereiken tussen het belang van een effectieve octrooibescherming voor de SEP-houder en de gerechtvaardigde belangen van derden om dat octrooi (en dus de standaard) te kunnen gebruiken. Philips heeft op 15 januari 1998 zo’n verklaring afgelegd, die luidt als volgt:

Periodiek heeft Philips ETSI geïnformeerd welke specifieke octrooien relevant waren voor welke onderdelen van de UMTS-standaard. Op 26 november 2009 heeft zij dat gedaan voor (onder meer) EP 511, welk octrooi is geïmplementeerd in onderdeel TS 125.214 van de UMTS-standaard, dat in 2006 is vastgesteld.

4.149 In een aantal beschikkingen heeft de Europese Commissie (EC) overwogen dat het handhaven van een standaard essentieel octrooi op zichzelf niet mededingingbeperkend (’anticompetitive’) is, maar dat het onder bijzondere omstandigheden ongeoorloofd kan zijn om op basis van een standaard essentieel octrooi een verbodsvordering in te stellen tegen en derde die serieus bereid is om een licentie af te sluiten en hierover met de SEP-houder te goeder trouw te onderhandelen, ook wel aangeduid als een ‘willing licensee’ (par. 126 Google-beschikking, Case No COMP/M.6381).

4.150 In het Huawei / ZTE arrest (zaak C-170/13) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) zich ook uitgelaten over de mogelijkheid van handhaving van een standaard essentieel octrooi. De vraag onder welke omstandigheden een SEP-houder geacht moet worden een machtspositie te hebben is door het HvJ EU niet beantwoord, omdat in het hoofdgeding het bestaan van een machtspositie niet was betwist. Het HvJ EU heeft het bestaan van een machtspositie bij zijn beslissing daarom tot uitgangspunt genomen (vgl. r.o. 43). In dat arrest heeft het HvJ EU als volgt voor recht verklaard:

“Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, die jegens deze standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd FRAND-voorwaarden („fair, reasonable and non-discriminatory”), geen misbruik van zijn machtspositie in de zin van dat artikel maakt door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit octrooi, wanneer:

- hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven, en

- die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van vertragingstactiek.”

4.151 Asus stelt zich op het standpunt dat de vorderingen van Philips moeten worden afgewezen omdat Philips heeft gehandeld in strijd met de ETSI-voorwaarden, in het bijzonder door haar standaard essentiële octrooi niet tijdig te melden. Daarnaast heeft Philips volgens Asus geen licentie aangeboden die in overeenstemming is met de door het HvJ EU gestelde voorwaarden, in het bijzonder omdat Philips heeft nagelaten te onderbouwen waarom dat aanbod Frand zou zijn. Verder stelt Asus dat de vorderingen moeten worden afgewezen omdat het aanbod van Philips niet in overeenstemming is met de Frand-beginselen en Asus een tegenvoorstel heeft gedaan dat daarmee wel in overeenstemming is.

- ETSI-voorwaarden

4.152 Asus stelt zich op het standpunt dat Philips heeft gehandeld in strijd met de zogenaamde ‘disclosure-verplichting’ uit artikel 4.1 ETSI IPR Policy, dat luidt:

“4.1 Subject to Clause 4.2 below, each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.”

4.153 EP 511 is ingediend op 20 april 2004 en verleend op 7 maart 2007. Philips is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het onderdeel van de standaard waarin dit octrooi is geïmplementeerd. Hoewel zij van haar eigen octrooiaanvrage op de hoogte moet zijn geweest, heeft zij dit octrooi pas op 26 november 2009 aangemeld als mogelijk standaard essentieel octrooi voor het in december 2006 vastgestelde onderdeel TS 125.214 van de UMTS-standaard. Daaruit volgt volgens Asus dat Philips haar disclosure-verplichting heeft geschonden.

4.154 Volgens Asus is bij de totstandkoming van een standaard het streven erop gericht om zoveel mogelijk vrije technologie op te nemen en heeft artikel 4.1 ETSI IPR Policy ten doel om in de technische werkgroepen bewuste keuzes te maken tussen de verschillende gesuggereerde technologieën en zoveel mogelijk kwalitatief vergelijkbare rechtenvrije alternatieven te kunnen kiezen. Door haar standaard essentiële octrooi eerst na vaststelling van de standaard aan te melden en daarmee ETSI de mogelijkheid te ontnemen te zoeken naar een rechtenvrij alternatief, levert handhaving van dit octrooi misbruik van machtspositie op, althans heeft Philips haar rechten verwerkt om dit octrooi jegens derden in te roepen, zo stelt Asus.

4.155 Het standpunt van Asus wordt verworpen, reeds omdat het daaraan ten grondslag liggende uitgangspunt niet als juist kan worden aanvaard. Asus heeft niet gewezen op enige bepaling of passage in de ETSI IPR Policy (of elders in de ETSI Rules) waarin het door haar gestelde uitgangspunt – dat artikel 4.1 erop is gericht zoveel mogelijk tot een rechtenvrije standaard te komen – tot uitdrukking wordt gebracht. Integendeel, uit artikel 3 (getiteld ‘Policy Objectives’) volgt veeleer dat het de doelstelling van ETSI is om te komen tot technisch optimale oplossingen: “to create STANDARDS and TECHNICAL SPECIFICATIONS that are based on solutions which best meet the technical objectives of the European telecommunictions sector” (aanhef artikel 3.1). Dat deze technisch optimale oplossingen mogelijk (of zelfs: waarschijnlijk) onder octrooibescherming zijn gesteld wordt in de IPR Policy onder ogen gezien. Het is dan ook een verdere doelstelling om het risico dat een essentieel octrooi niet beschikbaar is zoveel mogelijk te beperken en voorts om een balans te zoeken tussen “the needs of standardization for public use in the field of telecommunications and the rights of the owners of IPRs.” (artikel 3.1 slot). Daartoe wordt van SEP-houders verlangd dat zij zich bereid verklaren om onder hun SEPs licenties te verlenen onder Frand-voorwaarden. Dit wordt ook tot uitdrukking gebracht in de ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) (ETSI Guide):

4.156 Dat het uitgangspunt van ETSI veeleer is om te komen tot een technisch optimale standaard – zodat de vraag of rechtenvrije technologie beschikbaar is als zodanig niet relevant is – wordt onderschreven door de huidige voorzitter van de Board van ETSI, [A]. Hij verklaart onder meer:

“8. (…) ETSI's primary aim is the availability of the most suitable technology. ETSI's goal is not to make these technologies available free of royalties, but rather that technology is available on FRAND terms. For this purpose, ETSI offers the possibility to its members to provide a General IPR Licensing Declaration, also referred to as a "GILD". With the provision of a general declaration, such as the one provided by Philips, the ETSI member makes clear that a FRAND license is available under its ESSENTIAL IPR in line with ETSI's objective of availability set out above. (...)

15. (…) this "call for IPR" [artikel 4.1 ETSI IPR Policy – hof] is in no way intended to influence discussions at the 3GPP meetings. In fact, 3GPP does not even allow discussion on (or declarations of) IPRs in its working groups. Nor is there a need. If a member makes a proposal, all other members will normally assume that such technology is likely to be covered by IPRs. However, this does not affect the decision-making in the working group meetings. These decisions are based on technical evaluations of the pros and cons of different proposals considering aspects such as performance in different scenarios, complexity, implementation feasibility, power consumption, etc. Whether any company holds any IPR, whether any such IPRs are indeed essential or could become essential and what the (commercial) consequences of these IPRs could or should be, do not form part of the discussions in the working group (…)”.

4.157 Artikel 4.1 ETSI IPR Policy is daarom met name erop gericht te waarborgen dat het gebruik van de standaard beschikbaar is voor derden onder Frand-voorwaarden, zoals ook blijkt uit de toelichting van DG Competition van de EC bij haar verzoek tot aanpassing van die bepaling, zoals weergegeven op pag. 68 van de ETSI-Rules:

“DG COMPETITION's intention in pursuing deletion of the phrase "it becomes aware of" is viewed as important from the patent ambush perspective. The idea is to prevent an ETSI Member from intentionally not disclosing Essential Intellectual Property Rights (EIPR) during the standardization process, and after the standard has issued, then disclosing such EIPR with the intention to not license on fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) terms as expected by ETSI Policy for EIPR.”

4.158 [A] bevestigt in zijn verklaring dat dit de ratio is van artikel 4.1 ETSI IPR Policy en voorts dat dit doel ook gediend kan worden door de afgifte van een ‘general licensing declaration’, zoals in 1998 door Philips afgegeven:

9. Within ETSI (and 3GPP) there is broad acceptance and genuine expectation that the technologies submitted in the ETSI- or 3GPP-standardization process are patented and that (FRAND) royalties may therefore have to be paid. There is no practice to design around patents i.e. no policy to avoid patents on ETSI standards. (…) Within ETSI, the existence of technical alternatives to a specific patented technology needs to be explored only if a certain technology is unavailable (e.g., because of a refusal to grant FRAND licenses discussed in Clause 8 of the ETSI IPR Policy). In the case a FRAND declaration has been provided (general and/or otherwise), the existence of IPR with respect to the technology in question does not raise an issue.

10. (…) In case a general FRAND undertaking has already been provided, such as in the case of Philips, this [artikel 4.1 ETSI IPR Policy] merely serves the purpose of providing additional information regarding the specific ESSENTIAL IPRs in question. (…)

12. According to common practice, it thus often happens that such specific IPR

declarations are submitted after the standard is approved. However, as follows from

the above, the timing would not have any influence on the technical decision-making

process, or on the availability of the licenses on FRAND terms. (…)

13. Note that this practice does not result in over-declaration (…). To the contrary; this would be the case if, in order to avoid the risk of unenforceability of the patents, despite the general FRAND undertaking provided, companies would be forced to declare patents at a time where there is still significant uncertainty whether such patent will be essential. (…)

4.159 Zoals hiervoor (zie 4.148) reeds overwogen heeft Philips zich door middel van haar in 1998 verstrekte algemene licentieverklaring bereid verklaard licenties onder haar standaard essentiële octrooien te verlenen onder Frand-voorwaarden. Gelet daarop kan niet worden geoordeeld dat zij in strijd heeft gehandeld met artikel 4.1 ETSI IPR Policy door EP 511 eerst nadat de standaard was vastgesteld aan te melden. Het slot van paragraaf 2.1.3 van de ETSI Guide, dat luidt “Use of the General IPR licensing declaration does not take away the obligation for members to declare essential patents to ETSI as stated in 2.1.1” maakt dat niet anders. Deze bepaling moet (eveneens) worden begrepen in het licht van hetgeen in de aanhef van paragraaf 2 van de ETSI Guide als belangrijkste probleem voor ETSI wordt omschreven, namelijk dat laat aangemelde SEPs niet beschikbaar zijn, of niet onder Frand-voorwaarden, waardoor de standaard aangepast moet worden. Voorts moet die slotpassage worden begrepen in het licht van hetgeen in 2.1.1 derde alinea is opgenomen:

en ook van de passage die direct aan de slotzin van paragraaf 2.1.3. voorafgaat:

Daaruit volgt dat partijen die een algemene licentieverklaring hebben afgegeven daarvan ‘as soon as feasible’ respectievelijk ‘in a timely fashion’ updates moeten geven. Deze termen zijn niet in de ETSI Rules gedefinieerd, maar een redelijke uitleg daarvan is dat dit gebeurt nadat de standaard is vastgesteld en duidelijk is welke technologie daarin is opgenomen. Eerst dan is immers een deugdelijke ‘patent mapping’ (bepaling welke octrooien in de standaard zijn geïmplementeerd) mogelijk, zoals Philips onvoldoende gemotiveerd bestreden heeft aangevoerd. Dat late aanmelding van een octrooi zou bijdragen aan ‘over declaration’, zoals Asus verder stelt, is onjuist. Juist de verplichting om in een vroeg stadium octrooien aan te melden als standaard-essentieel zal er toe leiden dat zekerheidshalve meer octrooien worden aangemeld dan (achteraf bezien) gerechtvaardigd is, zoals [A] ook heeft verklaard. Aldus kan niet worden ingezien dat de aanmelding van EP 511 na vaststelling van de standaard waarin dat octrooi is geïmplementeerd op enigerlei wijze de (potentiële) gebruikers van de UMTS-standaard heeft benadeeld, dan wel heeft geleid tot een (versterking van de) machtspositie van Philips, zoals Asus stelt.

4.160 Voor de veronderstelling van Asus dat de in EP 511 onder bescherming gestelde technologie bij eerdere aanmelding ‘mogelijk überhaupt niet in die standaard zou zijn opgenomen’ bestaat, bij gebreke van enige onderbouwing daarvan, geen grond. Dat geldt temeer omdat het streven van ETSI niet is gericht op een rechtenvrije standaard, maar op een optimale standaard en voorts blijkens artikel 8 ETSI IPR Policy voorafgaand aan de vaststelling van de standaard alleen wordt gekeken naar rendabele alternatieve oplossingen als een SEP-houder laat weten niet bereid te zijn licenties op Frand-voorwaarden aan te gaan. Dat is hier niet aan de orde. Die bereidheid van Philips stond op grond van de algemene licentieverklaring uit 1998 al vast.

4.161 De door Asus gemaakte vergelijking met de Rambus-beschikking van de EC (9 december 2009, COMP/38.386) gaat mank. Zoals ook expliciet door de EC overwogen was de ontwikkeling van de in die zaak aan de orde zijnde SDRAM- en DDR-standaards – anders dan de UMTS-standaard – er op gericht te komen tot een open, rechtenvrije standaard. Het (doelbewust) niet voorafgaand aan de vaststelling van die standaard openbaar maken van het bestaan van een octrooi(aanvrage) op in de standaard opgenomen technologie door Rambus was daarom van wezenlijke (verstorende) invloed op het standaardisatie-proces (omdat daardoor bestaande rechtenvrije alternatieven niet in de discussie zijn betrokken), terwijl bovendien Rambus zich niet had verplicht en ook niet bereid was onder haar essentiële octrooi licenties onder redelijke voorwaarden te verstrekken, waardoor de beschikbaarheid (tegen redelijke voorwaarden) van de standaard voor derden werd gefrustreerd. Beide omstandigheden doen zich in het hier aan de orde zijnde geval niet voor. Het bestaan van EP 511 heeft niet op een dergelijke wijze de totstandkoming van de UMTS-standaard beïnvloed, die er immers op was gericht tot een technisch optimale standaard te komen ongeacht het bestaan van octrooibescherming voor een gekozen oplossing, terwijl voorts Philips reeds een Frand-verklaring had afgegeven, zodat de beschikbaarheid van de technische oplossing voor derden onder Frand-voorwaarden reeds was verzekerd. Dat Philips ook andere octrooiaanvragen (EP 659 en EP 525) niet onmiddellijk zou hebben aangemeld, waarop Asus heeft gewezen, maakt dat niet anders. Ook daarvoor geldt dat dit in lijn was met ‘common practise’ (zie de verklaring van [A]) en dat de bereidheid van Philips om onder die octrooien licenties te verlenen onder Frand-voorwaarden was gegarandeerd door de algemene licentieverklaring uit 1998.

4.162 De verwijzing naar het vonnis van de voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag inzake Philips / LG (11 juni 2007) biedt Asus evenmin soelaas. Ook daarin was het streven te komen tot een rechtenvrije standaard (namelijk de JPEG-standaard). In het licht daarvan resulteerde het niet melden van octrooibescherming voor een in de standaard opgenomen technische oplossing erin dat Philips die octrooirechten niet mocht uitoefenen. Zoals reeds overwogen werd bij de totstandkoming van de UMTS-standaard niet gestreefd naar een rechten-vrije, maar naar een technisch optimale standaard met de beschikbaarheid van licenties op SEPs onder Frand-voorwaarden. Deze doelstellingen zijn door Philips op geen enkele wijze gefrustreerd.

4.163 Gelet op al het voorgaande is van de door Asus gestelde misbruik van machtspositie wegens schending van artikel 4.1 ETSI IPR Policy naar het oordeel van het hof geen sprake en evenmin heeft Philips daardoor haar recht op handhaving van EP 511 verwerkt.

4.164 Evenmin geeft de door Asus in par. 11 PA-Frand geciteerde paragraaf 286 van de Richtsnoeren inzake horizontale overeenkomsten aanleiding aan te nemen dat Philips zou hebben gehandeld in strijd met artikel 101 lid 1 VWEU, zoals voor het eerst bij pleidooi in appel door Asus aangevoerd. Uit die paragraaf volgt immers dat de tijdige melding van intellectuele eigendomsrechten van belang wordt geacht om toegang tot de standaard te garanderen. Dat kan – en in het geval van Philips is – ook worden gewaarborgd door een algemene licentieverklaring. Dat wordt in de Richtsnoer ook onderkend getuige de passage “It is also sufficient if the participant declares that it is likely to have IPR claims over a particular technology (without identifying specific IPR claims or applications for IPR)”. Dat er sprake zou zijn van enige afspraak tussen meerdere ondernemingen (inhoudende dat artikel 4.1 ETSI IPR Policy niet hoeft te worden nageleefd) die bedoeld is om de mededinging te beperken in de zin van artikel 101 lid 1 VWEU, zoals Asus aanvoert, kan daarom niet worden aangenomen.

- het Huawei / ZTE arrest

4.165 Daarnaast heeft Asus aangevoerd dat Philips niet heeft voldaan aan haar verplichtingen die voortvloeien uit het arrest Huawei / ZTE, zodat zij met het instellen van een verbodsvordering jegens Asus misbruik maakt van haar machtspositie. Zij stelde zich daarbij aanvankelijk op het standpunt dat Philips niet had voldaan aan haar notificatieplicht (zie 4.167 hierna), doch bij pleidooi (par. 61 PA-Frand) heeft Asus erkend dat Philips daaraan heeft voldaan. Verder stelt Asus dat Philips niet heeft voldaan aan de volgens Asus in r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest besloten liggende verplichting om te onderbouwen waarom de voorgestelde royaltyvergoeding Frand zou zijn (ook wel aangeduid als de substantiëringspicht). Philips daarentegen is van oordeel dat Asus zich niet een ‘willing licensee’ heeft getoond, zodat Asus niet heeft voldaan aan de in het Huawei / ZTE arrest gestelde basisvoorwaarde voor het kunnen voeren van een Frand-verweer. Het hof overweegt daaromtrent als volgt.

4.166 In het Huawei / ZTE arrest geeft het HvJ EU een stappenplan waarin is uiteengezet wie wat moet doen op welk moment, alvorens een SEP-houder een verbodsvordering kan instellen zonder misbruik te maken van zijn (in die zaak veronderstelde) machtspositie.

4.167 De eerste stap (r.o. 61) is dat de SEP-houder de gebruiker van een standard essentieel octrooi (SEP-gebruiker) in kennis dient te stellen van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van het ingeroepen SEP en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt. Dit wordt ook wel aangeduid als de notificatieplicht. De reden dat de SEP-houder de eerste stap moet zetten, ook als er al gebruik wordt gemaakt van zijn SEP, is dat het gelet op het grote aantal SEPs waaruit een standaard bestaat, niet zeker is dat degene die inbreuk maakt op een van deze SEPs zich daarvan bewust is (r.o. 62). Deze benadering is anders dan die daarvoor was gehanteerd door de rechtbank Den Haag in Philips / SK Kassetten (17 maart 2010).

4.168 Uit de aanhef van r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest “Anderzijds dient de houder van dit SEO, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder FRAND-voorwaarden te doen” volgt dat de tweede stap is dat de SEP-gebruiker vervolgens te kennen dient te geven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder Frand-voorwaarden. Hij dient zich met andere woorden een ‘willing licensee’ te tonen.

4.169 Indien dit is gebeurd dient de SEP-houder een licentie-aanbod te doen. Aan het slot van r.o. 63 overweegt het HvJ EU dat de SEP-houder bij zijn licentie-aanbod met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader dient aan te geven. In de daarop volgende rechtsoverweging (r.o. 64) maakt het HvJ EU duidelijk dat het aan de SEP-houder (en dus niet de SEP-gebruiker) is om een licentievoorstel te doen, omdat hij zich jegens de SSO heeft verbonden om licenties onder Frand-voorwaarden te verlenen, zodat van hem kan worden verwacht dat hij een dergelijk aanbod doet. Daarnaast overweegt het HvJ EU dat de SEP-houder in een betere positie verkeert dan de SEP-gebruiker om te onderzoeken of het aanbod voldoet aan het discriminatieverbod, gelet op het feit dat de met concurrenten gesloten overeenkomsten niet openbaar plegen te zijn.

4.170 Daarna is de SEP-gebruiker aan zet. Hij dient met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg te geven aan dit aanbod. Dat houdt met name in dat er geen sprake is van vertragingstactiek. Als de SEP-gebruiker het hem gedane aanbod niet aanvaardt, kan hij slechts aanvoeren dat een vordering tot staken of tot terugroeping van producten misbruik oplevert, indien hij de SEP-houder op korte termijn en schriftelijk een concreet tegenaanbod doet dat aan de Frand-voorwaarden beantwoordt (r.o. 65-66).

4.171 Het hof is van oordeel dat het HvJ EU met het in het Huawei / ZTE gegeven stappenplan niet heeft beoogd strikte regels te stellen, in die zin dat indien de SEP-houder niet aan een van de stappen precies en volledig zou hebben voldaan, dat direct en noodzakelijkerwijs met zich zou brengen dat handhaving van zijn SEP misbruik van machtspositie zou opleveren, ongeacht de verdere omstandigheden van het geval. Zoals door het HvJ EU in r.o. 55 en 56 tot uitdrukking gebracht moet bij de beoordeling van de vraag of handhaving van zijn octrooirechten door een SEP-houder als misbruik kan worden aangemerkt, rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden van de zaak. Veeleer zijn de door het HvJ EU in het Huawei / ZTE arrest genoemde stappen daarom aan te merken als richtlijnen voor te goeder trouw onderhandelingen tussen partijen over een Frand-licentie. Enerzijds mag daarbij van de SEP-houder worden verwacht dat hij de SEP-gebruiker op de hoogte stelt van zijn SEPs, dat hij als eerste een licentie-aanbod doet en dat hij daarover te goeder trouw in onderhandeling treedt alvorens een verbodsactie in te stellen, zodat de onderhandelingen zonder druk van een dreigend verbod gevoerd kunnen worden. Anderzijds dient de SEP-gebruiker zich bereidwillig op te stellen en in het bijzonder geen vertragingstactieken toe te passen, hetgeen onder meer inhoudt dat hij op korte termijn een schriftelijk tegenvoorstel moet doen als hij het licentie-aanbod van de SEP-houder niet wil aanvaarden. De High Court in Engeland (Birss, J) heeft dat in de Unwired Planet v Huawei uitspraak (van 7 juni 2017, [2017] EHWC 711 (pat), bekrachtigd door de Court of Appeal bij uitspraak van 23 oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344) als volgt tot uitdrukking gebracht:

“(…) the judgment does not hold that if the circumstances diverge from the scheme set out in any way then a patentee will necessarily abuse their dominant position by starting such a claim. In those circumstances the patentee's conduct may or may not be abusive. The scheme sets out standard of behaviour against which both parties behaviour can be measured to decide in all the circumstances if an abuse has taken place.”

4.172 Uit de gedetailleerde verklaring van 25 augustus 2016 van [B] (Principal Licensing Counsel in het Intellectual Property and Standards Department van Philips, hierna [B]), die persoonlijk bij alle besprekingen met Asus betrokken is geweest, komt het volgende beeld naar voren. Medio 2013 heeft Philips contact gezocht met Asus en haar op de hoogte gesteld van de octrooiportfolio van Philips met betrekking tot de UMTS / LTE-standaard die Asus in een aantal van haar producten toepast(e). Op initiatief en na aandringen van Philips heeft een bespreking plaatsgevonden op 20 november 2013, waarin Philips haar portfolio en de relevantie daarvan voor een aantal van de producten van Asus heeft toegelicht. Tijdens die bespreking is een notificatiebrief overhandigd waarin een aantal volgens Philips inbreukmakende producten van Asus met name zijn genoemd en waaraan een lijst was gehecht met een aantal relevante octrooien (waaronder EP 511, EP 649 en EP 525) uit de portfolio van Philips, met vermelding van de standaard waarin deze zijn opgenomen. Zowel tijdens de bespreking als in de brief (onder verwijzing naar haar ‘undertakings to ETSI’) heeft Philips melding gemaakt van haar bereidheid een licentie onder Frand-voorwaarden aan te gaan. Na deze bespreking zijn steeds op initiatief van Philips verdere besprekingen gehouden, die steeds plaatsvonden in Taiwan, steeds – in meerderheid zelfs uitsluitend – werden bijgewoond door de heer [C] van Legal Affairs Center van Asus ([C]) en die steeds na enkele uren door Asus werden beëindigd. Tijdens die verdere besprekingen heeft Philips, naast de inhoud en omvang van haar portfolio en een aantal van haar SEPs aan de hand van claim charts, ook haar licentieprogramma, waaronder de standaard royaltyvergoeding, toegelicht. Bij geen van de besprekingen is het gekomen tot een inhoudelijke technische discussie of reactie van de zijde van Asus, omdat de expertise daarvoor bij [C] ontbrak. Een reactie op de licentievoorwaarden is evenzeer achterwege gebleven, omdat [C] daarin geen interesse toonde en een discussie over de licentie(voorwaarden) door hem uit de weg werd gegaan. Evenmin heeft Asus geïnformeerd naar (de inhoud van) licentieovereenkomsten die Philips met derden had afgesloten. Na geen enkele bespreking liet Asus van zich horen.

4.173 Op 21 september 2015 heeft Philips, samen met een lijst van relevante UMTS / LTE octrooien en claim charts, een licentieovereenkomst aan Asus toegestuurd, onder vermelding dat dit een ‘standard licence agreement for UMTS/LTE’ betrof. Daarin zijn onder meer ook de hoogte van de royaltyvergoeding en de wijze van berekening daarvan gespecificeerd. Een reactie daarop, ook nadat Philips daarom uitdrukkelijk had verzocht, is uitgebleven. Tijdens de daaropvolgende bespreking op 15 november 2015 bleef een inhoudelijke discussie over de licentievoorwaarden opnieuw uit en heeft Asus ook geen tegenvoorstel gedaan. [C] merkte op dat het lastig is SEPs te handhaven en deelde voorts mede ‘if the gap is too big management won’t give counteroffer’. Ook na deze bespreking is een reactie van Asus uitgebleven, hoewel Philips aan het einde van de bespreking te kennen had gegeven een tegenvoorstel van Asus te verwachten. Op 15 december 2015 – bijna drie maanden na toezending van de standaard licentieovereenkomst – heeft Philips de dagvaarding in onderhavige procedure uitgebracht.

4.174 Daar heeft Asus de verklaring van [C] van 9 januari 2018 tegenovergesteld. Hij heeft de gedetailleerde verklaring van [B] niet anders bestreden dan met de algemene verklaring

“the initial discussions ASUS had with Philips never involved a concrete license proposal from Philips to ASUS. As is usual with these kinds of discussions the technical aspects are dealt with before the parties engage in commercial discussions. During these meetings I expressed ASUS' willingness to conclude a license for Philips' portfolio multiple times. I never indicated that ASUS was not willing to conclude such a license and Philips never questioned ASUS' willingness. ASUS has always been willing to conclude a license on FRAND conditions and still is.”.

Daarmee is onbestreden gebleven dat Philips haar UMTS / LTE portfolio heeft toegelicht onder meer aan de hand van claim charts, dat [C] de benodigde expertise ontbeerde voor technisch-inhoudelijke discussies, dat Philips na de ‘initial discussons’ in latere besprekingen wel haar licentievoorwaarden aan de orde heeft gesteld, dat Asus daarop nimmer inhoudelijk heeft gereageerd, dat de besprekingen steeds op initiatief van Philips plaatsvonden en door Asus steeds na enkele uren werden afgebroken, en voorts dat Asus, ook als zij de bereidheid om een licentieovereenkomst zou hebben uitgesproken, zij daartoe geen daadwerkelijke bereidheid heeft getoond.

4.175 [C] heeft verder (alleen nog) verklaard:

“In fact Philips itself indicated that it was not ready for commercial discussions until the end of 2015 (see Annexes 2 and 3 attached to this Declaration). Only in November 2015 ASUS and Philips for the first time discussed face to face a specific license proposal made by Philips. This was the only meeting that ASUS and Philips had where such a specific license proposal was discussed. During this meeting it was agreed that Philips would come up with a new license proposal to better fit the specific situation of ASUS. ASUS did not hear back from Philips until three and a half weeks later when ASUS was summoned in Dutch, German, UK, French and US courts for patent infringement”.

Het hof acht deze verklaring ongeloofwaardig. Uit de bijgesloten Annex 2, de e-mail van Philips van 17 mei 2015 ter voorbereiding van de (zevende) bespreking van 2 juni 2015, blijkt juist het tegendeel van hetgeen [C] verklaart, namelijk dat Philips toen al (en ook al in januari daarvoor) aanstuurde op bespreking van de licentievoorwaarden. Philips stelt daarin: “We would like to cover the following topics in our meeting: (…) UMTS/LTE business discussions: at our last UMTS meeting in January we discussed the need to have business discussions at our next UMTS meeting, and we will be prepared for this discussion on June 2nd”. Daaruit valt geenszins af te leiden dat Philips toen nog niet over een licentieovereenkomst wenste te spreken zoals [C] verklaart. Veeleer blijkt daaruit dat Philips de bespreking van de licentievoorwaarden nadrukkelijk op de agenda wenste te zetten, nadat dit in januari ook al aan de orde was gesteld. Uit de e-mail van Philips aan Asus van 12 december 2014 volgt overigens dat de licentievoorwaarden in de bespreking van 10 december 2014 reeds aan de orde waren gesteld, getuigde de door Philips uitgesproken hoop bij de volgende bespreking een tegenvoorstel te mogen ontvangen: “(…) and possibly hear from you a commercial counterproposal for the UMTS/LTE licence.” Voorts acht het hof ongeloofwaardig dat – anders dan [B] heeft verklaard – Philips tijdens de bespreking van 20 november 2015 toegezegd zou hebben met een alternatief voorstel voor een licentieovereenkomst te komen, Als partijen al een dergelijke – overigens ook afwijkend van het stramien van het toen al uitgesproken Huawei / ZTE arrest, waarmee partijen geacht moeten worden op de hoogte te zijn geweest – afspraak gemaakt zouden hebben, dan had het voor de hand gelegen dat Asus na ontvangst van de dagvaarding Philips op die toezegging zou hebben aangesproken. Gesteld noch gebleken is dat Asus dat heeft gedaan.

4.176 [B] heeft in reactie op de verklaring van [C] op 12 februari 2018 nogmaals een schriftelijke verklaring afgelegd, waarin hij in detail de verklaring van [C] weerspreekt. Hij bestrijdt dat [C] (of een andere vertegenwoordiger van Asus) ooit de expliciete bereidheid heeft uitgesproken met Philips een licentieovereenkomst aan te gaan. Voorts verklaart hij dat Philips reeds vanaf de eerste bespreking bereid was over licentievoorwaarden te spreken, en in elk geval tijdens de besprekingen van 24 maart 2014, 10 december 2014 en 2 juni 2015 het standaard licentievoorstel van Philips aan te orde te hebben gesteld. Over de bespreking van 2 juni 2015 verklaart [B] dat – ondanks de aankondiging van Philips dat zij de licentieovereenkomst wilde bespreken en haar licentieteam mee had genomen – slechts 20 minuten de gelegenheid kreeg het voorstel van Philips te bespreken waarna de bespreking werd afgebroken en voorts dat een aanbod aan [C] om hem een conceptovereenkomst te geven tijdens die bespreking door [C] is afgeslagen. Over de laatste (en achtste) bespreking van 20 november 2015 verklaart [B] dat Philips aan het eind van de bespreking duidelijk heeft gemaakt dat Philips bereid was ieder tegenvoorstel van Asus te overwegen, maar dat als Asus werkelijk geïnteresseerd was in een licentieovereenkomst, het nu aan Asus was om spoedig met een tegenvoorstel te komen. Hij bestrijdt nadrukkelijk de stelling van [C] dat Philips aan het eind van de bespreking op 20 november zou hebben toegezegd dat zij een nieuw voorstel zou doen.

4.177 Hoewel daarvoor voldoende gelegenheid is geweest heeft Asus daarop niet meer gereageerd met een nadere verklaring van [C]. In het licht daarvan is het door Asus gedane aanbod om met een getuigenverklaring van [C] nader te staven hetgeen er feitelijk tussen partijen is besproken en voorgevallen en de onderhandelingsbereidheid van Asus, zonder toe te lichten wat [C] in aanvulling op zijn eerdere verklaring nog zou kunnen verklaren, onvoldoende gespecificeerd, zodat dit wordt gepasseerd. Gelet op dat alles houdt het hof hetgeen [B] heeft verklaard over het verloop en inhoud van de besprekingen tussen Philips en Asus voorafgaand aan onderhavige procedure voor juist.

4.178 Op grond van de verklaringen van [B] komt het hof tot de vaststelling dat Philips reeds medio 2013, ruim voorafgaand aan het aanhangig maken van onderhavige procedure, Asus op de hoogte heeft gesteld van haar SEPs en voorts in de bespreking en brief van 20 november 2013 en daarop volgende besprekingen heeft toegelicht, mede aan de hand van claim charts, waarom zij meende dat Asus daarvan gebruik maakte. Zoals blijkt uit de e-mail van Philips van 17 mei 2015 heeft zij Asus alle gelegenheid gegeven daarop te reageren: “UMTS/LTE technical discussions: at our last UMTS meeting in January we provided Philips' response on all the issues raised by Asus, and provided an updated presentation at our meeting in April covering the additional points raised in our discussion. We would expect to hear your further comments, if any, in response to this material.” Philips heeft zich voorts van aanvang af bereid verklaard met Asus een licentieovereenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan, zoals ook vermeld in de brief van 20 november 2013. Daarmee heeft Philips aan haar notificatieplicht voldaan. Dat Philips aan haar notificatieplicht heeft voldaan heeft Asus ook erkend (zie 4.165).

4.179 Voorts blijkt uit de verklaringen van [B] genoegzaam dat Asus zich geen ‘willing licensee’ heeft getoond tijdens de onderhandelingen. Het enkel bewilligen in het houden van besprekingen is daartoe onvoldoende. Asus heeft geen enkel initiatief genomen voor het houden van de besprekingen. Zij heeft Philips herhaaldelijk verzocht om technische toelichting, zonder vertegenwoordigers met de benodigde expertise aan de gesprekken te laten deelnemen. Na enkele uren werden de gesprekken afgebroken, zodat de verzochte technische toelichting niet kon worden afgerond en/of niet werd toegekomen aan de bespreking van de licentievoorwaarden en een nadere bespreking moest worden gepland. Na geen enkele bespreking heeft Asus gereageerd op hetgeen door Philips aan de orde was gesteld, in het bijzonder niet ten aanzien van de licentievoorwaarden. Dat alles overziend kan niet anders dan worden geconcludeerd dat de Asus zich niet constructief heeft opgesteld in de besprekingen met Philips en de verzoeken om technische toelichting kennelijk het doel hebben gehad inhoudelijke discussie over de licentievoorwaarden te vermijden en zoveel mogelijk vertraging te veroorzaken. Dit gedrag wordt ook wel aangeduid als ‘hold-out’ en is door het HvJ EU in het Huawei / ZTE arrest aangemerkt als ‘delaying tactics’ waarvan de SEP-gebruiker zich heeft te onthouden (r.o. 65).

4.180 Uit het Huawei/ZTE arrest volgt dat – mits de SEP-houder voorafgaand aan de procedure aan zijn notificatieplicht heeft voldaan, hetgeen hier het geval is (zie 4.178) – het een voorwaarde is voor het ontstaan van de verplichting aan de zijde van de SEP-houder om een Frand licentieaanbod te doen, dat de SEP-gebruiker na ontvangst van de notificatie zich bereid heeft getoond een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan. Die voorwaarde is niet vervuld omdat, zoals hiervoor overwogen, de daadwerkelijke bereidheid aan de zijde van Asus om te goeder trouw te onderhandelen over het aangaan van een licentieovereenkomst onder Frandvoorwaarden ontbrak. Aldus was Philips niet gehouden een licentievoorstel aan Asus te doen en stond het haar vrij een verbodsactie tegen Asus te beginnen.

4.181 Niettemin heeft Philips op 21 september 2015 haar standaard licentieovereenkomst aan Asus aangeboden en zich bereid getoond over een tegenvoorstel van Asus te onderhandelen. Tijdens de bespreking van 20 november 2015 heeft Asus zich beperkt tot het naar voren brengen van de ‘specifieke situatie van Asus’ zonder evenwel zelf oplossingen daarvoor voor te stellen. Voor, tijdens of binnen redelijke tijd na die bespreking is geen tegenvoorstel door Asus gedaan. Dat dit in het kader van te goeder trouw onderhandelingen van haar mocht worden verwacht moet Asus geacht worden te hebben geweten gelet op (met name ook r.o. 65 en 66 van) het inmiddels, op 16 juli 2015, uitgesproken Huawei / ZTE arrest.

4.182 Volgens Asus zou dat licentie-voorstel niet aan de voorwaarden van het Huawei/ZTE arrest voldoen omdat Philips niet zou hebben gespecificeerd dat en waarom dit voorstel Frand zou zijn. Dat standpunt van Asus is niet relevant omdat Philips reeds voordat zij het aanbod deed gerechtigd was een verbodsactie in te stellen en daarnaast ook onjuist, waartoe het hof ten overvloede als volgt overweegt.

4.183 Uit r.o. 63 kan niet worden afgeleid dat daarin het vereiste besloten ligt dat de SEP-houder in zijn licentie-aanbod toelicht waarom dat aanbod Frand zou zijn, net zo min als die voorwaarde expliciet of impliciet is opgenomen ten aanzien van het tegenaanbod door de SEP-gebruiker. Hetgeen het HvJ EU in r.o. 63 en 64 overweegt dient te worden begrepen in het licht van de aan het HvJ EU voorgelegde vragen van de Duitse rechter, tegen de achtergrond van de Orange Book beslissing van het Duitse Bundesgerichtshof, waarin was bepaald dat de SEP-gebruiker als eerste een licentievoorstel moest doen. Om de redenen gegeven in r.o. 64 (de SEP-houder heeft een Frand-verklaring afgelegd en is in de beste positie om een eerste voorstel te doen) heeft het HvJ EU gekozen voor een andere benadering dan in Orange Book, door te overwegen dat het de SEP-houder is die het licentievoorstel moet doen (indien en nadat de SEP-gebruiker zich een ‘willing licensee’ heeft getoond). Als onderdeel van de derde prejudiciële vraag was voorts aan het HvJ EU voorgelegd of het licentievoorstel alle bepalingen dient bevatten die gewoonlijk in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied worden opgenomen. Tegen die achtergrond moet de zinsnede “the amount of the royalty and the way in which that royalty is to be calculated” uit r.o. 63 daarom zo worden begrepen dat het HvJ EU met name van belang acht dat in het aanbod uiteengezet wordt niet alleen wat de royaltyvergoeding is, maar de manier waarop die moet worden berekend. In dat verband is ook in aanmerking te nemen dat er vele modaliteiten zijn voor de berekening van de royalty (bijvoorbeeld op basis van het hele product of alleen een onderdeel ervan, percentages, in- en verkoopprijzen, kosten, staffels, etc.).

4.184 Ook indien – anders dan hiervoor overwogen – wel geoordeeld zou moeten worden dat Philips gehouden was een Frand licentievoorstel aan Asus te doen, dan nog stond het Philips vrij onderhavige verbodsactie te beginnen, omdat Asus heeft nagelaten met bekwame spoed en te goeder trouw gevolg te geven aan de door Philips op 21 september 2015 toegezonden standaard licentieovereenkomst (zie 4.181 hiervoor).

4.185 Het nadien, na het aanhangig maken van de procedures door Philips, door Asus gedane tegenaanbod (als onderdeel van de Duitse procedure) kan daar niet aan afdoen. Het stond Philips vrij de verbodsactie aanhangig te maken wegens de afwezigheid van de vereiste Frand-houding bij Asus en het achterwege blijven van een tegenaanbod onder Frand voorwaarden met de vereiste bekwame spoed. Eerst na het aanhangig maken van de verbodsactie getoonde bereidheid om in onderhandeling te treden over een licentieovereenkomst en een eventueel in dat verband gedaan tegenaanbod kan er hooguit toe leiden dat de SEP-houder daarover (parallel aan de procedure) te goeder trouw onderhandelt met de SEP-gebruiker, maar kan er niet toe leiden dat de reeds aanhangig gemaakte procedure alsnog – achteraf bezien – als een misbruik van machtspositie zou moeten worden aangemerkt, dan wel dat van de SEP-houder verwacht mag worden dat hij deze procedure zou aanhouden. Dat zou de deur openzetten naar vertragingstactieken aan de zijde van een SEP-gebruiker, wat moet worden voorkomen, zoals het HvJ EU heeft overwogen (r.o. 65). Daarenboven voldoet dit tegenaanbod niet aan de ook van een SEP-gebruiker vereiste ‘Frand-benadering’ bij het doen van een tegenaanbod, nu dit niet is gebaseerd op de portfolio van Philips voor de UMTS / LTE standaard, maar op de portfolio van Motorola op een heel ander technisch gebied, namelijk de Wifi technologie. Dat geldt temeer nu Asus wel om uitvoerige informatie over de UMTS/LTE portfolio heeft gevraagd en gekregen, zodat zij wel in staat geacht moet worden een daarop gebaseerd tegenaanbod te kunnen doen. Op Philips rustte derhalve niet de verplichting op basis van dat voorstel alsnog (parallel aan de procedure) met Asus onderhandelingen aan te gaan. Enige andere daadwerkelijke constructieve toenadering door Asus in reactie op het door Philips gedane aanbod is niet gesteld noch gebleken. De enkele stelling in de processtukken dat Asus bereid is te onderhandelen is, zeker gelet op de voorgeschiedenis, onvoldoende.

4.186 Het standpunt van Asus dat zij zich, ook indien zij niet als ‘willing licensee’ kan worden beschouwd en zich ook overigens niet heeft gehouden aan de door het HvJ EU gegeven ‘gedragsregels’, niettemin kan beroepen op misbruik van machtspositie door Philips enkel vanwege de handhaving van haar standaard essentieel octrooi, kan gelet op de beschikkingen van de EC en het Huawei / ZTE arrest niet als juist worden aanvaard. Gegeven het gebrek aan daadwerkelijke bereidheid van Asus om met Philips een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan, alsmede hetgeen onder 4.163 is overwogen, staat het Philips vrij haar SEP te handhaven. De vraag of Philips daadwerkelijk een economische machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU heeft, hetgeen Asus heeft gesteld maar Philips heeft betwist, hoeft bij die stand van zaken niet te worden beantwoord. Nu Asus niet kan worden aangemerkt als een willing licensee en het Philips naar het oordeel van het hof vrijstond haar octrooi door het aanhangig maken van onderhavige procedure jegens Asus te handhaven, behoeft de vraag of het openingsbod van Philips – de standaard licentie-overeenkomst voor UMTS / LTE – voldoet aan Frand-voorwaarden evenmin beantwoording.

derdenbeding / strijd met de precontractuele goede trouw / misbruik van recht

4.187 Op dezelfde gronden als hiervoor in het kader van het Frand-verweer overwogen, strandt ook het verweer van Asus dat Philips haar octrooi niet jegens Asus zou mogen handhaven omdat dit in strijd zou zijn met de ETSI Frand-verklaring van Philips, dan wel in strijd met de precontractuele goede trouw en/of misbruik van recht zou opleveren. Ook voor zover gebaseerd op die grondslagen staat immers het gebrek aan daadwerkelijke bereidheid aan de zijde van Asus om een licentieovereenkomst te sluiten en daarover te goeder trouw te onderhandelen, aan het slagen van die verweren in de weg, zoals Philips onder meer onder verwijzing naar het Philips / SK Kassetten vonnis en de – door Asus niet bestreden – verklaring van haar partij-deskundige professor Passa (over de inhoud en betekenis van de Frand-verklaring naar Frans recht) heeft aangevoerd.”

4.151 Daar waar in r.o. 4.147, 4.148, 4.153, 4.160 en 4.161 van het EP 511-arrest is gerefereerd aan EP 511, dient in onderhavige zaak EP 525 gelezen te worden. Hetgeen in die rechtsoverwegingen met betrekking tot EP 511 is overwogen geldt gelijkelijk voor EP 525. Voor wat betreft r.o. 4.147 van het EP 511-arrest geldt daarbij dat in onderhavige zaak de maatregelen van conclusies 10, 11 en 14 van EP 525 in (het HSDPA-protocol van) de UMTS-standaard zijn geïmplementeerd; in verband met r.o. 4.153 van het EP511-arrest geldt dat de indienings- en verleningsdatum van EP 525 15 oktober 2002 respectievelijk 9 mei 2012 is.

4.152 Voor het overige neemt het hof over en blijft zij bij hetgeen zij in het EP 511-arrest heeft overwogen. Hetgeen Asus in onderhavige zaak naar voren heeft gebracht in aanvulling op hetgeen zij in de EP 511-zaak heeft aangevoerd, leidt niet tot een ander oordeel. Daartoe overweegt het hof als volgt.

4.153 Asus heeft de op de website van ETSI gepubliceerde ‘public statement on IPR policy’ van ETSI’s Director General overgelegd. Hij heeft verklaard dat “ETSI does not take any position regarding the correct interpretation of its IPR policy and its IPR guide. The ETSI IPR policy and the IPR Guide texts stand as independent documents in their own rights”. Asus heeft daarover in haar akte opgemerkt dat dit “illustreert dat dhr. [A] in strijd handelt met het beleid van zijn eigen organisatie om geen uitlatingen te doen over hoe de IPR Policy dient te worden uitgelegd.”. Wat daarvan zij, de ‘public statement’ is voor het hof geen aanleiding de verklaring van [A] terzijde te laten. De juistheid van hetgeen [A] – op persoonlijke titel en op basis van zijn ervaringen – heeft verklaard is door Asus niet gemotiveerd weersproken.

4.154 Volgens Asus vallen de gevolgen die het hof in zijn arrest van 7 mei 2019 in de EP 511-zaak heeft verbonden aan het ontbreken van willingness aan de zijde van Asus, niet te rijmen met het juridische kader zoals in dat arrest uiteengezet, in het bijzonder het oordeel in r.o. 4.171 van het EP 511-arrest dat alle omstandigheden van het geval relevant zijn.

4.155 Met dat standpunt miskent Asus dat het oordeel van het hof, dat de door het HvJ EU in het Huawei / ZTE arrest genoemde stappen zijn aan te merken als richtlijnen, in die zin dat niet altijd precies en volledig aan ieder van de stappen moet worden voldaan en rekening moet worden gehouden met de feitelijke omstandigheden van de zaak, niet inhoudt dat een van de stappen volledig kan worden overgeslagen. Zoals ook volgt uit hetgeen het hof daaromtrent heeft overwogen, is het bestaan van willingness aan de zijde van de SEP-gebruiker juist het vereiste waaraan moet zijn voldaan, alvorens aan de zijde van de SEP-houder de verplichting tot het doen van een licentie-aanbod onder Frand-voorwaarden ontstaat en een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen aannemen van misbruik van machtspositie aan de zijde van de SEP-houder (zie ook r.o. 4.149 van het EP 511-arrest).

4.156 Dat enkel de notificatieplicht van de SEP-houder een strikte voorwaarde zou zijn, zoals Asus heeft betoogd, is dus onjuist. Die notificatieplicht is een primaire vereiste waaraan de SEP-houder dient te voldoen en gaat aan de stap van het tonen van willingness door de SEP-gebruiker vooraf. Indien en zolang de SEP-gebruiker zich, nadat die notificatie heeft plaatsgevonden, niet een willing licensee heeft getoond, ontstaat er geen verplichting tot het doen van een licentie-aanbod en kan de SEP-houder evenmin beticht worden van misbruik van machtspositie. Anders dan Asus stelt kan in de beslissing van de High Court, waarnaar het hof in r.o. 4.171 van het EP 511-arrest heeft verwezen, geen bevestiging voor het standpunt van Asus worden gevonden. Daarin wordt immers bij de uiteenzetting van de uit het Huawei / ZTE arrest af te leiden principes in de eerste plaats (in paragraaf 744 onder ii) erop gewezen “that the implementer and patentee must express a willingness to conclude a licence on FRAND terms” en dat het HvJ EU daarmee “is referring to a willingness in general terms”. Evenmin kan steun worden gevonden voor het standpunt van Asus in paragraaf 253 van de beslissing van de Court of Appeal in die zaak:

253. Secondly, the only requirement that must be satisfied before proceedings are commenced is that set out by the CJEU at [60], namely that the SEP owner gives notice to or consults with the implementer; and what amounts to sufficient notice will depend on all the circumstances”.

Zoals blijkt uit de daaraan voorafgaande paragrafen:

251. Huawei contended at trial that the CJEU has here laid down a set of mandatory conditions with which a SEP owner must comply before starting an action seeking injunctive relief, and that if it fails to do so its claim for an injunction necessarily amounts to abusive conduct. It argued that UP was in breach of these conditions in that it issued these proceedings without (i) designating the patents said to be infringed; or (ii) presenting to Huawei a licensing offer of any kind, still less a FRAND offer. In these circumstances Huawei was entitled to rely on these deficiencies as a defence to the claim for an injunction.

252. The judge rejected these contentions. We think his reasoning can be distilled into the following propositions. First, the SEP owner must be committed to license its SEPs on FRAND terms, must make that clear to the implementer and must put forward concrete proposals; it is this commitment that matters and not whether the SEP owner has actually made an offer on terms which are ultimately found to be FRAND (see [738] and [744 (ii)]).

ziet paragraaf 253 immers uitsluitend op de verplichtingen die ingevolge het Huawei / ZTE arrest rusten op de SEP-houder. Daaruit kan dus niet worden afgeleid dat de SEP-gebruiker niet ook bereidheid zou hoeven te tonen om een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan.

4.157 Zoals het hof in het EP 511-arrest heeft overwogen, heeft Philips aan haar notificatieplicht voldaan en ook blijk gegeven van haar bereidheid om met Asus te goeder trouw te onderhandelen over het aangaan van een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden.

4.158 Asus stelt thans dat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat Philips (tijdig) aan haar notificatieplicht heeft voldaan, omdat dit eerst op 21 september 2015 zou zijn gebeurd. Die stelling moet worden verworpen. Zoals de Court of Appeal (in par. 253) terecht heeft overwogen en door het hof in r.o. 4.171 van het EP 511-arrest tot uitdrukking heeft gebracht, moet de vraag of voldoende notificatie heeft plaatsgevonden worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Deze zijn voor de onderhavige zaak door het hof uiteengezet in r.o. 4.172 - 4.178 van het EP 511-arrest. Hetgeen Asus daartegen nog te berde heeft gebracht kan niet leiden tot een ander oordeel. Doel en strekking van de notificatie is blijkens het Huawei / ZTE arrest dat de SEP-gebruiker weet welke rechten er worden ingeroepen en hoe en met welke producten daarop inbreuk wordt gemaakt. Of daaraan is voldaan hangt af van de omstandigheden van het geval. Dat daarvoor steeds noodzakelijk is dat van alle ingeroepen octrooien claim charts worden overgelegd, waarvan Asus uit lijkt te gaan, kan in zijn algemeenheid niet als juist worden aanvaard.

4.159 Reeds bij brief van 20 november 2013 is Asus door Philips op de hoogte gesteld van haar UMTS/LTE octrooiportefeuille. Philips heeft tijdens diverse besprekingen daarna een toelichting daarop verstrekt, mede aan de hand van diverse claim charts, zoals ook blijkt uit de e-mail van Philips van 23 november 2013: “As we ran out of time last week, we had agreed to schedule a meeting to discuss the UMTS/LTE programme and to introduce some claim charts.”. Asus heeft ruimschoots gelegenheid gehad vragen te stellen. Blijkens de e-mail van Philips van 17 mei 2015 heeft Philips alle vragen van Asus beantwoord en haar uitgenodigd desgewenst daarop verder te reageren: “at our last UMTS meeting in January we provided Philips’ response on all the issues raised by Asus, and provided an updated presentation at our meeting in April covering the additional points raised in our discussion. We would expect to hear your further comment, if any, in response to this material.”. Naar Philips onbestreden heeft gesteld is een reactie van Asus daarop uitgebleven. Daaruit volgt dat naar het oordeel van het hof Philips in elk geval op 17 mei 2015 aan haar notificatieplicht had voldaan.

4.160 Daar staat tegenover dat Asus zich op geen enkel moment voorafgaand aan deze procedure een willing licensee heeft getoond, zoals het hof in r.o. 4.179 van het EP 511-arrest heeft geconcludeerd, aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden, zoals uiteengezet in r.o. 4.172-4.178 van dat arrest.

4.161 Ook hetgeen Asus na het EP 511-arrest daaromtrent heeft aangevoerd, waaronder een verdere verklaring van de heer [C], leidt niet tot een ander oordeel. [C] heeft de bereidheid van Asus om een licentie-overeenkomst aan te gaan gebaseerd op zijn mededelingen met die strekking en zijn bereidheid deel te nemen aan de besprekingen met Philips. Naar Philips bij pleidooi echter terecht heeft opgemerkt en zoals door het hof ook overwogen, kan uit het enkele ‘ondergaan’ van de besprekingen die steeds op aandringen van Philips hebben plaatsgevonden, geen willingness worden afgeleid. Dat de besprekingen steeds na korte tijd voortijdig werden beëindigd en dat Asus nimmer zelf enig initiatief heeft getoond is door [C] niet weersproken.

4.162 [C] bevestigt in zijn verdere verklaring dat hij geen technische expertise had, maar dat hij op de achtergrond geadviseerd werd door de R&D afdeling. Daarmee gaat hij eraan voorbij dat juist het afwezig zijn van technisch onderlegde vertegenwoordigers van Asus bij de besprekingen zelf – Philips heeft onbestreden aangevoerd dat slechts één bespreking door een technicus is bijgewoond – tekenend is voor de houding van Asus, die veeleer was gericht op vertraging en ontwijking van commerciële besprekingen ter vertraging en voorkoming van een licentie-overeenkomst, dan op de totstandkoming ervan. Of het hebben van technische besprekingen voorafgaand aan commerciële besprekingen gebruikelijk is, zoals [C] verklaart, is derhalve niet relevant; Philips heeft daarin ook bewilligd. Het gaat om de intentie waarmee die besprekingen werden verzocht en gevoerd.

4.163 Ook het verwijt van [C] dat er eerst op 21 september 2015 een schriftelijk licentievoorstel lag en Asus dus niets had om (eerder) op te reageren treft geen doel. In r.o. 4.175 van het EP 511-arrest heeft het hof dit reeds ongeloofwaardig geoordeeld, onder meer omdat uit de e-mail van Philips d.d. 12 december 2014 blijkt dat in de bespreking twee dagen daarvoor de licentievoorwaarden al door Philips aan de orde waren gesteld en werd gevraagd om een tegenvoorstel. [C] zegt daarover dat die opmerking voor Asus geheel onverwacht was, omdat er alléén over technische aspecten werd gesproken, zodat zij zich niet geroepen voelde daarop te reageren. Daarmee bevestigt [C] juist de ontwijkende en niet ‘willing’ houding van Asus. Was Asus wel daadwerkelijk willing geweest (en zouden de voorwaarden werkelijk niet aan de orde zijn geweest zoals hij zegt) dan zou de e-mail van 12 december 2014 juist aanleiding zijn geweest om naar de licentievoorwaarden van Philips te informeren. Ook acht het hof de verklaring van [C] op dit punt ongeloofwaardig en tegenstrijdig. [C] bevestigt in zijn verklaring (par. 14) dat er wel degelijk óók ‘business discussions’ waren naast technische discussies: “In fact the e-mail [van 2 juni 2015 - hof] shows that the business discussions formed only one aspect of many that were the subject of the discussions between the parties”.

4.164 Voor zover Asus zich erop wil beroepen dat Philips niet eerder met een schriftelijk voorstel is gekomen, omdat dit naar de letter van het Huawei / ZTE arrest vereist zou zijn, wordt dat standpunt verworpen. Daarvoor geldt dat – ook volgens Asus – dat arrest richtlijnen geeft, zodat het niet voldoen aan een dergelijke formaliteit er niet toe leidt dat een mondeling gedaan voorstel onder alle omstandigheden geacht moet worden niet te zijn gedaan. Bij gebreke van enige willingness aan de zijnde van Asus rustte er bovendien nog helemaal geen verplichting op Philips om een aanbod te doen. Het getuigt juist van een gebrek aan willingness aan de zijde van Asus dat zij nimmer naar licentievoorwaarden heeft geïnformeerd en – na door Philips ter sprake te zijn gebracht – daarop niet wenste te reageren.

4.165 Hetzelfde geldt voor de herhaalde verklaring van [C] dat Philips tijdens de bespreking van 20 november 2015 zou hebben toegezegd met een nieuw alternatief tegenvoorstel te komen. Bij gebreke van verdere feiten of omstandigheden, die [C] niet heeft aangevoerd, ziet het hof geen aanleiding daarover thans anders te oordelen dan zij in het EP 511-arrest heeft gedaan, namelijk dat dit ongeloofwaardig is.

4.166 Aan het aanbod tot het leveren van tegenbewijs door middel van getuigen om haar willingness om een licentie onder Frand-voorwaarden met Philips aan te gaan, aan te tonen gaat het hof voorbij. Asus heeft reeds een nadere verklaring van [C] overgelegd. Asus heeft niet toegelicht wat hij, of wie er, verder nog zou kunnen verklaren aangaande de gestelde willingness van Asus.

4.167 Het hof blijft derhalve van oordeel dat het Philips vrijstond onderhavige procedure aanhangig te maken. Dat dit tot gevolg heeft dat Asus onder druk van een dreigend verbod komt te staan, zoals door haar opgemerkt, is een rechtstreeks gevolg van haar eigen nalaten om zich als een willing licensee op te stellen.

4.168 Daarnaast stelt Asus zich op het standpunt dat de beoordeling van het Frand-verweer en de reconventionele vorderingen niet beperkt is tot de vraag of Philips de onderhavige procedure aanhangig mocht maken en voortzetten, waar het Huawei / ZTE arrest over gaat, maar dat tevens – separaat daarvan – dient te worden beoordeeld of toewijzing van de verbods- en recallvordering – hoewel rechtmatig ingesteld – wel gerechtvaardigd is in het licht van de omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan, omdat de verplichting van Philips om Frand te handelen – en dus de verplichting om een Frand-aanbod te doen en te goeder trouw met Asus te onderhandelen over het door Asus gedane tegenaanbod dat wel aan Frand-voorwaarden zou voldoen – onverkort blijft gelden, ook als zij op basis van de Huawei / ZTE criteria een verbodsvordering mocht instellen. Volgens Asus mag alleen een verbod worden opgelegd als Philips Frand heeft gehandeld en een Frand voorstel heeft gedaan en Asus unwilling zou zijn om dat (althans een) Frand-voorstel te aanvaarden.

4.169 Daargelaten de vraag of een dergelijk verweer ertoe kan leiden dat de door Philips rechtmatig ingestelde verbods- en recallvorderingen niet toewijsbaar zouden zijn, miskent Asus met dit standpunt in de eerste plaats dat het hof de stelling van Asus dat ook de omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het aanhangig van onderhavige procedure in aanmerking moeten worden genomen, (anders dan gesuggereerd in par. 13 PA Frand) in r.o. 4.185 van het EP 511-arrest reeds heeft beoordeeld. Daar heeft het hof geoordeeld dat dergelijke omstandigheden er hooguit toe leiden dat de SEP-houder (parallel aan de procedure) te goeder trouw onderhandelt met de SEP-gebruiker, maar dat die situatie zich hier niet voordeed, omdat Asus zich ook na het aanhangig maken van onderhavige procedure zich niet heeft opgesteld als een willing licensee.

4.170 Zoals in r.o. 4.185 van het EP 511-arrest overwogen is het tegenvoorstel dat Asus heeft gedaan niet aan te merken als tijdig gedaan en getuigt het evenmin van een Frand-houding. Hetgeen Asus ter zake nog heeft aangevoerd leidt niet tot een ander oordeel.

4.171 Asus heeft aangevoerd dat haar tegenvoorstel, niettegenstaande het feit dat dat is gebaseerd op de Wifi-portfolio van Motorola, wél verband zou houden met de UMTS/LTE-portfolio van Philips, omdat de (op de Wifi-portfolio van Motorola gebaseerde) prijs per octrooifamilie is vermenigvuldigd met het aantal octrooifamilies van Philips (97) in de UMTS/LTE-portfolio. Daarmee gaat Asus eraan voorbij dat de (gemiddelde) waarde van een octrooi uit de ene standaard niet zonder meer op een lijn gesteld kan worden met de (gemiddelde) waarde van een octrooi uit een heel andere standaard, gelet op onder meer het praktisch belang, de aard van het gebruik en de marktomstandigheden van die respectieve standaards. Asus heeft de door haar veronderstelde gelijkwaardigheid van beide standaards niet (voldoende) onderbouwd.

4.172 Het argument van Asus dat het door haar voorgestelde royaltypercentage redelijk zou zijn gelet op de licentievergoedingen die zij met andere SEP-houders voor hun UMTS en/of LTE portfolio heeft afgesproken is niet overtuigend. De overeenkomsten waarop zij zich baseert heeft zij niet overgelegd en de daarop gebaseerde rapportage is onvoldoende inzichtelijk. Ter zitting heeft zij toegelicht dat zij een vergoeding aan andere SEP-houders betaalt van US$ 0,53 gebaseerd op enkel UMTS-octrooien en bedragen van US$ 3,- en US$ 1,10 gebaseerd op een UMTS/LTE-portefeuille inclusief 5G. Daarvan uitgaand is de door Asus voorgestelde vergoeding van US$ 0,05 niet aanstonds als Frand aan te merken.

4.173 Verder kan het standpunt van Asus dat alleen een verbod opgelegd kan worden indien is komen vast te staan dat Philips een Frand-voorstel heeft gedaan, niet als juist worden aanvaard. Daaraan vooraf gaat immers de vraag of Asus zich heeft opgesteld als een willing licensee. Die vraag is, en blijft, met nee beantwoord. Overigens waren ook de rechters in de bij herhaling met instemming door Asus aangehaalde Engelse uitspraken in eerste aanleg en in appel van oordeel dat het door de SEP-houder gedane licentie-aanbod niet Frand hoeft te zijn alvorens op de SEP-gebruiker enige verdere verplichting zou komen te rusten, zoals Asus suggereert.

4.174 Integendeel, het HvJ EU heeft de mogelijkheid van het voeren van een misbruik van recht verweer (en daarmee de uitzondering op het handhavingsrecht van de SEP-houder) nadrukkelijk afhankelijk gemaakt van het naleven van zijn verplichtingen door de SEP-gebruiker. In r.o. 66 heeft het HvJ EU overwogen dat als de SEP-gebruiker het hem gedane aanbod niet aanvaardt (omdat hij meent dat het niet voldoet aan Frand-voorwaarden), de SEP-gebruiker “slechts [kan] aanvoeren dat een vordering tot staken of tot terugroeping van producten misbruik oplevert, indien hij de houder van het betrokken SEO op korte termijn en schriftelijk een concreet tegenaanbod doet dat aan de FRAND-voorwaarden beantwoordt.”

4.175 Bij gebreke van een SEP-houding bij Asus, zowel voor als na het aanhangig maken van de onderhavige procedure, komt Asus geen beroep toe op misbruik van recht door Philips om haar octrooi tegenover Asus te handhaven. Aan de vraag of het voorstel dat Philips heeft gedaan als Frand kan worden gekwalificeerd hoeft, anders dan Asus heeft aangevoerd, dus niet te worden toegekomen.

De vorderingen in conventie

4.176 Nu geen van de door Asus aangevoerde stellingen de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat Philips haar octrooi niet jegens Asus zou mogen handhaven, komt het hof toe aan de beoordeling van het door Philips op grond van de door Asus gepleegde inbreuk op EP 525 gevorderde.

4.177 Nu reeds direct in de hoofdzaak zal worden beslist over het gevorderde bestaat voor toewijzing van de provisionele vorderingen, die zijn ingesteld voor het geval de hoofdzaak zou worden vertraagd, gaan aanleiding.

4.178 Gelet op het oordeel dat EP 525 geldig geacht moet worden en Asus daarop inbreuk maakt, alsmede de afwijzing van de tegen handhaving door Philips gerichte verweren, komt het door Philips gevorderde verbod als hierna vermeld voor toewijzing in aanmerking. Asus heeft in dat verband aangevoerd dat in haar nieuwe producten een niet-inbreukmakende work-around is geïmplementeerd. Wat daarvan zij, dat kan aan de vastgestelde inbreuk met de ‘oude producten’ niet afdoen. Anders dan Asus meent betekent dat niet dat een algemeen verbod niet kan worden opgelegd. Evenmin ontneemt dat het recht en belang van Philips bij een verbod en haar overige vorderingen. Dat geldt temeer omdat Asus desgevraagd niet heeft kunnen bevestigen dat zij uitsluitend nog nieuwe producten op de markt brengt in Nederland.

4.179 Van misbruik van recht, althans strijd met redelijkheid en billijkheid bij toewijzing van de vorderingen, zoals Asus ook nog heeft aangevoerd, is naar het oordeel van het hof onder de gegeven omstandigheden, waarbij met name ook de houding van Asus zelf dient te worden meegewogen, geen sprake. Om dezelfde redenen acht het hof toewijzing van het gevorderde verbod niet disproportioneel, onredelijk en onevenredig, dan wel te zeer afbreuk doen aan de grondrechten van Asus bestaande uit vrijheid van ondernemerschap, hetgeen Asus had aangevoerd. Zoals hiervoor overwogen is het Asus zelf die in de weg heeft gestaan aan de totstandkoming van een licentie onder het thans ingeroepen octrooi. Dat dit haar hindert in haar bedrijfsvoering kan niet aan Philips worden tegengeworpen.

4.180 Dat Philips zelf niet actief is op de markt, zoals Asus verder nog heeft opgemerkt, doet er niet aan af dat zij onder de gegeven omstandigheden recht en belang heeft bij handhaving van haar octrooirechten.

4.181 Asus heeft betwist dat Asus Holland B.V. inbreukmakende handelingen zou verrichten in Nederland. Dat standpunt wordt verworpen. Zoals Philips (par. 126 e.v. pleitnota eerste aanleg) onderbouwd heeft aangevoerd, wordt Asus Holland B.V. naast de andere gedaagde Asus-vennootschappen genoemd op de Nederlandse website van Asus waarop de inbreukmakende producten worden aangeboden, terwijl daaruit voorts blijkt dat Asus Holland B.V. reparatie-service verzorgt, in het kader waarvan zij ook vervangende (inbreukmakende) producten levert. Asus heeft dat niet gemotiveerd bestreden. De vorderingen zullen derhalve ook jegens Asus Holland B.V. worden toegewezen.

4.182 Voor de door Asus verzochte ‘sunset period’ van drie maanden bij toewijzing van het door Philips gevorderde verbod ziet het hof geen aanleiding. Asus heeft zich op een mogelijk verbod lang kunnen voorbereiden en een voldoende onderbouwing waarom Asus voor de uitvoering daarvan drie maanden nodig zou hebben ontbreekt. Dat Asus daarmee in de gelegenheid zou worden gesteld alsnog een licentieovereenkomst met Philips te sluiten acht het hof onvoldoende grond, gelet op het vastgestelde gebrek aan bereidheid aan de zijde van Asus om daarover te goeder trouw met Philips te onderhandelen. Dat er drie maanden nodig zouden zijn voor het aanvaarden van het reeds door Philips gedane aanbod – waar zij dan kennelijk zelf vanuit gaat – heeft zij voorts evenmin toegelicht en valt overigens ook niet in te zien.

4.183 De gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen nu Philips niet heeft gesteld welk afzonderlijk belang zij daarbij heeft naast toewijzing van de verbodsvordering.

4.184 De door Philips gevorderde opgave van afnemers en recall zal als hierna vermeld (beperkt tot Nederland en niet-particuliere afnemers, zoals door Philips bij pleidooi EA verduidelijkt) worden toegewezen.

4.185 Het hof ziet geen aanleiding aan de door Philips gevorderde vernietiging van inbreukmakende producten de voorwaarde te verbinden dat dit arrest in kracht van gewijsde is gegaan, zoals door Asus verzocht. Tenuitvoerlegging zolang dit arrest geen kracht van gewijsde heeft gekregen is voor rekening en risico van Philips. Dat vernietiging van inbreukmakende producten disproportioneel zou zijn omdat de producten in aangepaste vorm verkocht zouden kunnen worden, zoals Asus aanvoert, kan niet worden aangenomen, gelet op het (in ander verband) door Asus ingenomen standpunt dat toepassing van het HSDPA-protocol juist essentieel is en haar producten compatibel dienen te zijn met de UMTS-standaard.

4.186 Voor matiging of maximering van de gevorderde dwangsommen of het daaraan verbinden van een verbeuringstermijn ziet het hof onder de gegeven omstandigheden evenmin reden. Wel zal het hof de termijnen voor de opgave, recall en vernietiging ambtshalve ruimer stellen dan als verzocht (vier in plaats van twee weken), gelet op de datum waarop dit arrest wordt uitgesproken.

4.187 De door Philips gevorderde schadevergoeding wegens gepleegde octrooi-inbreuk en/of afdracht van daarmee behaalde winst zal worden toegewezen. In de schadestaatprocedure kan aan de orde komen welke afzonderlijke posten wegens verbod van cumulatie niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ook de vraag vanaf welk moment wettelijke rente daarover verschuldigd is kan in die procedure worden beoordeeld.

4.188 De verzochte rekening en verantwoording zal als hierna te melden worden toegewezen. De door Philips gevorderde rekening en verantwoording ziet op vaststelling van de winstafdracht. Opgave van het aantal vervaardigde, ingekochte en in voorraad gehouden producten is in dat verband relevant. Asus heeft aangevoerd dat een goedkeurende verklaring van een registeraccountant, zoals door Philips gevorderd, in de praktijk niet mogelijk is dan wel niets toevoegt. Philips heeft zulks niet bestreden, zodat dit deel van de vordering zal worden afgewezen.

De vorderingen in reconventie, de incidentele vordering en het incidenteel appel

4.189 Ter zake van de in de EP 511-zaak gelijkluidende vorderingen in reconventie, de incidentele vordering en het incidenteel appel heeft het hof in het EP 511-arrest als volgt overwogen:

“De vorderingen in reconventie

4.199 Voor wat betreft de gevorderde vernietiging van EP 511 volgt uit hetgeen in conventie is overwogen dat deze vordering toewijsbaar is voor zover dit octrooi meer inhoudt dan de conclusies volgens het tweede hulpverzoek.

4.200 Het hof – dat de door Philips opgeworpen bevoegdheidsverweren verwerpt en zich dus bevoegd acht – wijst de overige vorderingen van Asus in reconventie af. Asus legt dezelfde feiten en stellingen zoals verwoord in haar Frand-verweer ten grondslag aan deze vorderingen (vgl. par. 700 MvA). Gelet op hetgeen ten aanzien van dat Frand-verweer reeds is overwogen – in het bijzonder dat juist aan de zijde van Asus de daadwerkelijke bereidheid om een licentieovereenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan en daarover te goeder trouw te onderhandelen, ontbreekt – kunnen die feiten en stellingen het in reconventie gevorderde niet dragen.

4.201 Op het bezwaar dat Philips, op grond van de twee-conclusieregel en de beginselen van de goede procesorde, heeft gemaakt tegen de eerst bij AMnC ingestelde subsidiaire vordering, hoeft derhalve niet te worden beslist.

In het incident:

4.202 De door Asus gevorderde inzage in en/of afschrift van licentieovereenkomsten die Philips heeft gesloten met of aangeboden aan andere partijen met betrekking tot de UMTS / LTE portfolio, zal worden afgewezen. Asus heeft die inzage gevorderd om te kunnen vaststellen of het door Philips gedane licentie-aanbod en eventueel in de toekomst volgende aanbiedingen al dan niet discriminerend zijn.

4.203 Het onderdeel ‘non-discriminatory’ uit ‘Frand’ ziet er alleen op dat vergelijkbare gevallen gelijk worden behandeld. Asus onderkent dit ook met haar standpunt dat de door Philips aangeboden standaard licentieovereenkomst gegeven haar bijzondere positie voor Asus niet passend zou zijn en dat zij daarom aanspraak zou hebben gemaakt op andere dan de standaardvoorwaarden.

4.204 Of sprake is van vergelijkbare gevallen hangt af van diverse omstandigheden die niet uit de bepalingen van een overeenkomst af te leiden zijn, waarop Philips terecht heeft gewezen (110 CvA inc) en door Asus, mede in het licht van haar voornoemde standpunt, onvoldoende gemotiveerd is bestreden. Haar vordering tot inzage in en/of afschrift van alle licentie-overeenkomsten die Philips met betrekking tot de UMTS/LTE portfolio heeft gesloten met of aangeboden aan derden, is daarom onvoldoende gespecificeerd en komt neer op een ongeoorloofde fishing expedition. Asus heeft daarom reeds om die reden onvoldoende rechtmatig belang bij toewijzing van haar incidentele vordering.

4.205 Naar het oordeel van het hof kan niet worden aangenomen dat daarover anders moet worden geoordeeld indien de inzagevordering geacht zou kunnen worden (mede) te zijn gebaseerd op artikel 844 Rv e.v., welke regeling ziet op zaken waarin inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden als bedoeld in artikel 843a Rv wordt gevorderd wegens een inbreuk op het mededingingsrecht. Daarbij merkt het hof overigens op dat er geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat die regeling inderdaad toepasselijk zou zijn, nu uit hetgeen is overwogen volgt dat naar het oordeel van het hof van misbruik van machtspositie door Philips geen sprake is of in de toekomst zal zijn (als zij al een machtspositie zou hebben) gegeven het gebrek aan een Frand-benadering aan de zijde Asus.

4.206 Voor zover Asus aan haar inzagevordering ten grondslag heeft gelegd dat uit de door haar gestelde, uit r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest afgeleide, substantiëringsplicht voortvloeit dat Philips verplicht zou zijn in de door haar met derden afgesloten licentieovereenkomsten inzage te geven, wordt dat reeds afgewezen omdat – zoals ook hiervoor overwogen – het bestaan van een dergelijke substantiëringsplicht niet kan worden aangenomen. Dat een dergelijke verplichting zou voortvloeien uit een ETSI-verklaring volgt niet uit die verklaring en Asus heeft evenmin voldoende onderbouwd op grond waarvan dat anderszins uit de ETSI-regels zou zijn af te leiden.

4.207 Tenslotte kan voor toewijzing van de inzagevordering evenmin grondslag worden gevonden in het door Asus gevorderde wereldwijde handhavingsverbod en gebod om te goeder trouw door te onderhandelen met Asus (vgl. par. 367 AMnC). Deze vorderingen worden – op andere grond dan waarvoor inzage is gevorderd (zie 4.202 hiervoor) – afgewezen (zie 4.199 e.v. hiervoor), zodat daaraan evenmin belang bij inzage kan worden ontleend.

4.208 De vragen of sprake is van een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv en of is voldaan aan de overige voorwaarden voor toewijzing van een vordering tot inzage, kunnen derhalve onbeantwoord blijven.

In incidenteel appel

4.209 Uit hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het incident – namelijk dat de inzagevordering dient te worden afgewezen met veroordeling van Asus in de 1019h Rv proceskosten – volgt dat de grieven in incidenteel appel niet kunnen slagen.”

4.190 Voor wat betreft de in onderhavige procedure in reconventie gevorderde vernietiging van EP 525, volgt uit hetgeen in conventie is overwogen dat deze vordering niet toewijsbaar is.

4.191 Voor het overige neemt het hof over en blijft zij bij hetgeen zij in het EP 511-arrest heeft overwogen. Hetgeen Asus daar verder tegenin heeft gebracht leidt niet tot een ander oordeel.

4.192 Het standpunt van Asus, dat ook indien geen willingness aan haar kant wordt aangenomen, Philips tóch inzage zou moeten geven in de door haar met andere licentienemers afgesloten vergoedingen kan niet worden gevolgd. Niet in te zien is welk redelijk doel daarmee is gediend en welk redelijk belang Asus daarbij zou hebben, indien en zo lang zij zelf niet de bereidheid heeft getoond om met Philips een licentie-overeenkomst aan te gaan en daarover te goeder trouw te onderhandelen. Voordien is de beoordeling van de ‘Frandheid’ van het voorstel van Philips hoe dan ook niet aan de orde.

4.193 Ten overvloede merkt het hof daarbij nog op dat Philips haar licentievoorstel, gegeven de afwezigheid van willingness bij Asus, onverplicht heeft gedaan. Onder die omstandigheden kan van een verplichting tot onderbouwing van dat voorstel logischerwijs geen sprake zijn. Overigens en eveneens ten overvloede, blijft het hof ook bij zijn oordeel dat uit het Huawei / ZTE arrest niet is af te leiden dat in de – hier niet aan de orde zijnde – situatie dat een eerste licentievoorstel wordt gedaan nadat de SEP-gebruiker blijkt heeft gegeven van willingness, de SEP houder dat zou dienen te onderbouwen in de door Asus voorgestane zin, derhalve met overlegging van afschriften van alle licentie-overeenkomsten die de SEP-houder reeds met andere licentienemers is aangegaan. Dat het bestaan van een dergelijke verplichting door rechters in Engeland wel zou zijn aangenomen, kan niet uit de door Asus aangehaalde uitspraken worden afgeleid. Inzage in reeds afgesloten overeenkomsten was daar pas aan de orde in een (veel) later stadium (en waar wel van willingness van de SEP-gebruiker werd uitgegaan) en nadat in de bescherming van de vertrouwelijkheid van die overeenkomsten was voorzien. Ook in Duitsland was overlegging van overeenkomsten eerst aan de orde nadat willingness bij de SEP-gebruiker was vastgesteld.

Proceskosten

4.190 Asus zal als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Philips, zowel in eerste aanleg als in appel, zowel in principaal appel in conventie en in reconventie als in incidenteel appel, als ook in het incident. Partijen hebben omtrent de hoogte van de proceskosten overeenstemming bereikt in die zin dat deze in eerste aanleg Euro 320.000,- bedragen en in hoger beroep Euro 337.500,-. Gelet op de aard en omvang van deze procedure ziet het hof geen aanleiding deze ambtshalve te matigen.