Uitspraken

1.1.

Bij exploot van 26 oktober 2016 is Ventraco in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen VWS, Ventraco en de heer [bestuurder V] (hierna: [bestuurder V] ) gewezen vonnis van 27 juli 2016. Bij anticipatie-exploot van 23 december 2016 heeft VWS Ventraco vervroegd opgeroepen. Bij memorie van grieven met producties heeft Ventraco 28 grieven aangevoerd. Bij memorie met producties heeft VWS de grieven bestreden, incidenteel beroep ingesteld en een incidentele eis tot inzage in en afgifte van bewijs ingediend. Ventraco heeft bij memorie met producties geantwoord op de incidentele eis. Vervolgens heeft VWS een akte houdende reactie op antwoord in incident genomen. Ventraco heeft daarop gereageerd bij antwoordakte.

1.2.

Vervolgens heeft op 15 maart 2018 in het incident een comparitie van partijen plaatsgevonden, tegelijkertijd met de mondelinge behandeling in een tussen partijen bij dit hof aanhangig hoger beroep in een kort geding (zaaknummer 200.219.919/01). Partijen hebben bij die zitting de zaak doen bepleiten, VWS door haar hiervoor genoemde advocaat en mr. F.I.S.A.L. van Velsen, advocaat te Amsterdam, en Ventraco door mr. J.M.J.A. Krens en mr. E.T. Bergsma, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan de zitting heeft VWS aanvullende producties 80-89 en een aanvullend kostenoverzicht overgelegd en heeft Ventraco de aanvullende producties 79-91 ingediend. Ten slotte is arrest gevraagd.

2.1.

De door de rechtbank in het vonnis van 27 juli 2016 vastgestelde feiten zijn niet, althans onvoldoende bestreden. Het hof zal ook uitgaan van die feiten, voor zover relevant in dit incident.

2.2.

VWS is een op 10 februari 2014 opgerichte vennootschap met als bestuurder en enig aandeelhouder [XY] International B.V. (hierna: VWI), een familiebedrijf dat zich bezig houdt met onderzoek, ontwikkeling en verkoop van toegepaste chemische en natuurlijke producten, waaronder asfaltproducten, pigmenten, speciale olies en wassen. [X] en [Y] (hierna ook: de heren [XY] ) zijn via holdingmaatschappijen (middellijk) eigenaar van de aandelen in VWI en (dus) in VWS.

2.3.

Ventraco is een in 1988 opgerichte onderneming die zich heeft gespecialiseerd in producten voor het kleuren van asfalt en beton. Daarnaast is zij zich op enig moment bezig gaan houden met het ontwikkelen en verhandelen van additieven (voor asfalt) ten behoeve van de wegenbouw. Deze additieven worden verhandeld onder de door Ventraco geregistreerde merknaam RHEOFALT. [bestuurder V] is bestuurder en (middellijk) eigenaar van Ventraco.

2.4.

In of omstreeks 2008 zijn [bestuurder V] en een door Ventraco ingeschakelde consultant, [consultant V] (hierna: [consultant V] ) en de heren [XY] gaan samenwerken. Op enig moment zijn zij ieder (indirect) voor 25% aandeelhouder geworden van de inmiddels gefailleerde vennootschap (waarvan de naam identiek is aan die van VWS) [XY] Specialties B.V. (hierna: VWS failliet).

2.5.

De samenwerking zag op het ontwikkelen en commercialiseren van een additief voor het verjongen van bitumen. Bij de ontwikkeling van dat additief werd gebruik gemaakt van een product, NX-4670, van de firma Cardolite (hierna: Cardolite).

2.6.

Bij e-mail van 18 november 2008 heeft [consultant V] aan […] een e-mail gestuurd met onderstaande beschrijving van RheoFalt EM/ EMC:

2.7.

Op 22 januari 2009 heeft VWS failliet een aanvrage voor een Nederlands octrooi ingediend voor ‘een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling’. Het octrooi met nummer NL-C 2002442 (hierna: NL 442) is op 26 juli 2010 verleend.

2.8.

Op 21 januari 2010 heeft VWS failliet, met een beroep op prioriteit van NL 442 een aanvrage voor een Europees octrooi gedaan voor ‘a method for rejuvenating a bitumen containing composition’. Dit octrooi, met nummer EP 2389 415 (EP 415) is op 13 augustus 2014 verleend. De conclusies van EP 415, voor zover hier van belang, luiden in de oorspronkelijke Engelse taal:

2.9.

In het najaar van 2013 is de samenwerking tussen de heren [XY] , [bestuurder V] en [consultant V] tot een einde gekomen.

2.10.

Op 22 januari 2014 is VWS failliet in staat van faillissement verklaard. VWI heeft kort daarna activa uit de boedel gekocht, waaronder de rechten met betrekking tot NL 442 en de aanvrage voor EP 415. De overdracht van NL 442 is op 15 april 2014 ingeschreven in het Nederlands octrooiregister en de overdracht van de rechten op EP 415 is op 16 juli 2014 ingeschreven het Europees octrooiregister. VWI heeft haar nieuw opgerichte dochtervennootschap VWS licenties onder de octrooien verleend.

2.11.

Op 8 juni 2014 stond op de website www.ventraco.nl, de volgende informatie:

2.12.

Op pagina 5 van het op de website genoemde rapport over HP-EM (hierna: de productfolder genoemd) staat onder meer:

2.13.

Bij vonnis van 5 september 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:12203) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag, voor zover hier van belang, in conventie aan Ventraco een verbod opgelegd om indirect inbreuk te maken op NL 442, in het bijzonder door het aanbieden of leveren van RheoFalt HP-EM voor toepassing van de geoctrooieerde werkwijze.

2.14.

Op een pagina van de website van Ventraco met datum 12 september 2014 was de volgende tekst opgenomen:

2.15.

Op 5 juni 2015 is Ventraco Innovation Centre Amsterdam B.V. (hierna: VIC) opgericht. Bestuurders van VIC zijn Ventraco Beheer B.V. en AYK Holding B.V. Via de laatstgenoemde twee bedrijven zijn [bestuurder V] respectievelijk [consultant V] als (middellijk) eigenaren de (indirecte) bestuurders van VIC.

2.16.

Bij beschikking van 26 januari 2017 (hersteld bij beschikking van 7 februari 2017) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam op verzoek van VWS, ten aanzien van gerekwestreerden Ventraco, VIC en Ventraco Colour B.V., verlof verleend voor het leggen van bewijsbeslag, het nemen van maximaal drie monsters en het maken van een beschrijving van in het verzoekschrift genoemde zaken met betrekking tot - kort gezegd - RheoFalt HP-AM/ RheoFalt AM en RheoFalt HP-EM. In het proces-verbaal van de deurwaarder van 27 januari 2017 staat dat hij krachtens dit verlof onder genoemde vennootschappen, die in het proces-verbaal tezamen zijn aangeduid als Ventraco, conservatoir beslag tot bescherming van bewijs ex artikel 1019b en 1019c Rv heeft gelegd op:

3.1.

In eerste aanleg heeft VWS in conventie tegen Ventraco en [bestuurder V] gevorderd – samengevat – een verbod op inbreuk op EP 415 met nevenvorderingen. In reconventie hebben Ventaco en [bestuurder V] gevorderd – samengevat – vernietiging van het Nederlandse deel van EP 415, een verklaring voor recht dat Ventraco geen inbreuk heeft gemaakt en dat VWS NL 442 en EP 415 onrechtmatig heeft gehandhaafd en een schadevergoeding.

3.2.

De rechtbank heeft bij vonnis van 27 juli 2016 – samengevat – Ventraco verboden indirect inbreuk te maken op EP 415, Ventraco veroordeeld tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat, Ventraco bevolen tot het doen van opgave en Ventraco veroordeeld in de proceskosten. De vorderingen tegen [bestuurder V] heeft de rechtbank afgewezen. In reconventie zijn de vorderingen van Ventraco en [bestuurder V] afgewezen.

3.3.

In hoger beroep vordert Ventraco in de hoofdzaak dat het hof het vonnis van de rechtbank vernietigt en opnieuw recht doende de vorderingen van VWS in conventie alsnog afwijst en de vorderingen van Ventraco in reconventie alsnog toewijst.

3.4.

In het incident vordert VWS dat het hof, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:

3.5.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft VWS haar vorderingen ingetrokken voor zover die betrekking hebben op inzage in een monster.