Uitspraken

Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen

Aus wichtigen Gründen kann jeder Partner vorzeitig vom Vertrage zurücktreten.

Solche Gründe sind unter anderem:

De rechtbank heeft vonnis gewezen in de gevoegde zaken. Voor lagen vorderingen van Duck Global tegen Bolton, strekkend tot, kort samengevat, verklaringen voor recht dat Bolton wanprestatie heeft gepleegd en dat de overeenkomsten rechtsgeldig zijn opgezegd, met de gebruikelijke nevenvorderingen op grond van merkinbreuk alsmede spiegelbeeldige vorderingen van Bolton jegens Duck Global.

De beslissing van de rechtbank houdt kort gezegd in dat voor recht wordt verklaard dat de overeenkomsten niet rechtsgeldig zijn opgezegd dan wel beëindigd; voorts heeft zij voor recht verklaard dat Bolton tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomsten voor zover Bolton de onder 3.1.10 bedoelde merkinschrijvingen heeft verricht. Uiteindelijk heeft zij, onder veroordeling van Duck Global in de kosten van beide procedures, de vorderingen voor het overige over en weer afgewezen.

Redengevend voor het oordeel van de rechtbank is dat, gelet op de bijzondere verhouding tussen partijen en de bestendige praktijk gedurende de ca. 30-jarige licentieverhouding, de door Duck Global als ernstige toerekenbare tekortkomingen aangewezen gedragingen voor zover zij zijn komen vast te staan niet als zodanig kwalificeren, behoudens de onder 3.1.10 bedoelde merken-registraties. Deze laatste tekortkoming is, gelet op de overeenkomsten en de 2001-brieven, niet ernstig genoeg om de ontbinding te rechtvaardigen. Dat sprake is van een situatie waarin van Duck Global in redelijkheid voortzetting van de licentieovereenkomsten niet gevergd kan worden is de rechtbank niet gebleken.

Inzet van het geding in appel is allereerst de vraag of de licentie-overeenkomsten rechtsgeldig zijn of moeten worden beëindigd door opzegging en/of ontbinding wegens wanprestatie dan wel onvoorziene omstandigheden (een neutrale opzegging is in deze procedure niet aan de orde). De beslissingen op de andere geschilpunten tussen partijen (betreffende merkinbreuk, schade, nakoming etc.) vloeien alle direct dan wel indirect voort uit het oordeel op dat punt.

De grieven stellen dan ook in de kern, vanuit verschillende invalshoeken, aan de orde dat de rechtbank de bijzondere aard van de concrete licentieverhouding heeft miskend en dat de overeenkomsten zijn/moeten worden ontbonden op grond van het samenstel van tekortkomingen dan wel op grond van onvoorziene omstandigheden (in de zin van art. 6:258 BW), althans dat zij geldig door Duck Global zijn opgezegd. Duck Global meent, daarop voortbordurend, dat de rechtbank vanwege dat onjuiste oordeel ook voor het overige niet de geëigende beslissingen heeft genomen. De grieven lenen zich aldus voor gezamenlijke bespreking.

Centraal in de positie van Duck Global staat haar stelling dat Bolton de overeenkomsten niet naar behoren (niet loyaal) is nagekomen. Het gaat dan, kort samengevat, om vijf (groepen van) volgens haar ernstige en toerekenbare tekortkomingen, te weten:

i productie en verkoop van nieuwe producten die niet onder de licentie vielen;

ii gebruik van eigen (sub)merken, met inbegrip van WC Net beeldelementen;

iii weigering informatie over de producenten van de licentie-producten te verschaffen;

iv merkinbreuk door registratie van nieuwe merken (en een domeinnaam) die WC Eend bevatten;

v sabotage van de invoering van het BES.

Naar uit de eerste brief (in combinatie met de onder 3.7 genoemde verklaring van [X]) blijkt, beoogden partijen in 2001 te bevestigen dat sprake was van een licentie die “everlasting” zou zijn en die niet zou kunnen worden beëindigd zo lang Bolton de royalties betaalde en het contract nakwam. Uit de tweede 2001-brief blijkt dat de eerste brief op alle op dat moment vigerende licentie-overeenkomsten sloeg, dat die alle tezamen als één licentie-overeenkomst werden beschouwd en bovendien, en dat is cruciaal, dat de licentie ook gold voor andere producten, gemaakt door derden, te verhandelen onder het WC Eend merk.

Met die laatste toevoeging (in combinatie met voormelde verklaring van [X]) wordt duidelijk dat er geen sprake is van een licentie voor het onder het merk op de markt brengen van een beperkt aantal specifieke producten, zoals Duck Global stelt, maar van een algemene, ruime merklicentie voor producten in de WC Eend lijn voor de Nederlandse markt. In zoverre wordt dus teruggekomen op de in de overeenkomsten vastgelegde noodzaak om voor elk product een nieuwe overeenkomst te sluiten. De wijze waarop partijen uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven wijst er ook op dat zij dit, toen, beiden zo hebben begrepen. Bolton heeft immers, naar als onweersproken vast staat, steeds ook voor de “nieuwe” producten, dat wil zeggen de producten bedoeld onder 3.6 i die niet genoemd waren in de overeenkomsten uit de 80er jaren (3.1.8), onder vermelding van het betreffende product zonder enig bezwaar royalties afgedragen. Het gaat dan om diverse wc-reinigingsproducten, in meerdere geurlijnen en uitvoeringen. Totdat de huidige aandeelhouder van Duck Global de aandelen in Duck Global overnam heeft dat kennelijk tussen partijen ook nooit tot enig dispuut geleid. Dat het voor Duck Global uit de incidentele presentatie en/of de jaarlijkse royalty-afdrachten niet duidelijk was welke producten Bolton precies voerde is enerzijds niet van belang, omdat Duck Global dat wel had kunnen en moeten weten, en onderstreept anderzijds de zeer rekkelijke houding van Duck Global in die periode.

In de eerste 2001-brief is voorts expliciet vermeld dat change of control of any of the parties geen reden kan zijn om de perpetual lifecycle van de overeenkomst te doorbreken. Bolton mocht daaruit redelijkerwijs begrijpen dat de wisseling van de wacht bij Duck Global niet tot gevolg zou hebben dat het tot dat moment geaccepteerde gedrag reden zou vormen tot beëindiging van de licentie. Het hof merkt daarbij op dat beide partijen er kennelijk wel van uitgingen dat de in de overeenkomst van 1983 voorziene beëindigingsmogelijkheden in stand bleven.

Uit het voorgaande volgt dat het op de markt brengen van de nieuwe producten (na 2001 dan wel 27 mei 2010, (i)) op zichzelf geen tekortkoming onder de licentie-overeenkomst oplevert.

Dat Bolton geen submerken mocht gebruiken (Fabrikmarke dan wel eigene Marke) als deze werden vermeld in een groter en opvallender lettertype dan het WC Eend merk (ii) vloeit uit de licentie-overeenkomst van 1983 rechtstreeks voort. Op dat punt is van een nadere, andere duiding in de 2001-brieven of elders kennelijk ook volgens Bolton geen sprake. De discussie spitst zich daar toe op de vraag of de gewraakte aanduidingen - Energy, Intense, Anti Odour system, Deo Power

en Deo Clip- wel merken zijn. Bij de laatste drie vermeldde Bolton een trademark-teken ™. Voor de Deo Clip heeft Bolton een octrooi aangevraagd en gekregen. Duck Global meent, en Bolton bestrijdt, dat dit merken in de zin van de overeenkomst van 1983 zijn.

Het hof is van oordeel dat het hier aanduidingen betreft die, naar Duck Global op zichzelf terecht stelt, in de autonome Europeesrechtelijke betekenis in voorkomend geval als eigen merk zouden kunnen worden aangemerkt. Dat het geen fabrieksmerken betreft is tussen partijen inmiddels in confesso (en ook overigens duidelijk uit de aanduidingen zelf).

Beslissend is, of Bolton deze aanduidingen ook daadwerkelijk als merk gebruikte. Het hof is van oordeel dat Duck Global daartoe, in het licht van het verweer, onvoldoende gemotiveerde stellingen heeft betrokken. De herkenbaarheid van het WC Eend product voor het relevante publiek is, naar Bolton terecht aanvoert, gelegen in het WC Eend-merk. Voormelde aanduidingen geven slechts een bijzonderheid van het betrokken product -bijvoorbeeld op het gebied van geur of bevestigingswijze- aan, die niet bedoeld is ter onderscheiding in de zin van het merkenrecht. Uit de stellingen van Duck Global blijkt niet waarom deze aanduidingen door het relevante publiek zouden zijn opgevat als een eigen (sub)merk. Uit de verklaring blijkt voorts, dat [X] dit soort aanduidingen als productnamen (en niet als andere merken) ziet. Overigens blijkt daaruit ook, dat hij ervan uit ging dat zulke aanduidingen niet in grotere letters dan het WC Eend merk zouden worden vermeld. Bolton heeft toegegeven dat Energy enige tijd in grotere letters vermeld was, doch heeft, onbetwist, gesteld dat dat is aangepast. Alleen dit -tijdelijk- in te grote letters vermelden van Energy levert wanprestatie op.

Van een behoorlijke ingebrekestelling vóór de beëindigingsbrief van 29 maart 2011 is niet gebleken, terwijl geen sprake is van de situatie dat Duck Global uit mededelingen van Bolton kon opmaken dat zij toch niet zou nakomen. De houding van Bolton ten opzichte van het BES was toen al gewijzigd in die zin dat Bolton medewerking (zij het, in haar visie, onverplicht) had toegezegd. De huidige situatie, waarin alle tekortkomingen tot het verleden behoren, wijst (achteraf) ook niet in die richting. In de brief van 13 oktober 2011, na het kort geding vonnis, heeft Duck Global Bolton wel in gebreke gesteld en een termijn van drie maanden gegeven om alsnog aan haar voorwaarden te voldoen, doch toen waren de procedures die tot het bestreden vonnis hebben geleid al begonnen.

Zelfs als er echter vanuit gegaan zou worden dat Bolton in verzuim verkeerde is - in afwijking van de wet - ingevolge de tussen partijen gemaakte afspraken voor de beëindiging van de overeenkomst een ernstige wanprestatie noodzakelijk. De overeenkomst uit 1983 vergt immers een grove (“grobe”) schending van de overeenkomst. Gelet op hetgeen hiervoor werd overwogen kunnen de bedoelde tekortkomingen, zowel elk voor zich als ook tezamen bezien, niet als ernstige wanprestatie die de opzegging dan wel ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt worden betiteld, een en ander in het licht van de concrete licentieverhouding. Het ging vooral om een tijdelijke situatie waarin de grenzen van de verhouding werden afgetast (na de wijziging in de zeggenschap), die door [X] niet als ernstig werd gezien en waarin Bolton verandering heeft gebracht toen Duck Global daarop aandrong. Van schade is niet gebleken.

Dat betekent, dat Duck Global niet op die grond de overeenkomst mocht opzeggen en dat evenmin grond bestond of bestaat voor ontbinding op die grond.

De overeenkomst laat echter ook beëindiging toe, als voortzetting van de overeenkomst unzumutbar is. Het hof begrijpt de stellingen over en weer zo, dat partijen het erover eens zijn dat daarmee wordt gedoeld op een situatie dat van Duck Global niet te vergen valt dat zij het voortduren van de overeenkomst duldt.

Nu het slot van art. 6.1 van de overeenkomst van 1983 bepaalt dat de rechter dit zal moeten bevestigen hebben partijen kennelijk het oog gehad op een objectivering, alsmede op een waardering van de situatie op het moment dat de rechter besluit.

Gegeven de zeer lange duur van de licentie, de door Duck Global niet deugdelijk weersproken stellingen van Bolton dat haar bedrijfsvoering voor een groot deel afhankelijk is van de revenuen van de WC Eend producten en de tussen partijen vast staande omstandigheid dat partijen inmiddels op de werkvloer goed met elkaar kunnen werken, terwijl Bolton het BES heeft ingevoerd (voor wat de tweede tranche betreft op eigen kosten), de ingeschreven merken heeft overgedragen en bereid is inzicht te geven in haar fabrikanten, is naar het oordeel van het hof geen sprake van een situatie waarin het voortduren van de overeenkomst van Duck Global niet gevergd kan worden. Dat haar beleidsbepalende aandeelhouder, als gevolg van de overnames aan beide zijden, nu als licentiegever verbonden is aan een concurrent (op buitenlandse markten) als licentienemer maakt dat niet anders. Dit wist de betreffende aandeelhouder immers toen zij de aandelen overnam. Ook het beroep op art. 6:258 BW moet hierop stranden. Daarbij is nog daargelaten dat Duck Global niet vereenzelvigd kan worden met haar aandeelhouder.