Uitspraken

[eiseres] moet een spoedeisend belang hebben bij haar vorderingen. Dat heeft zij, omdat het gaat om een gestelde doorlopende inbreuk op haar auteurs- en merkrechten.

[eiseres] verwijt [handelsnaam] inbreuk te maken op het merkenrecht van [eiseres] . Zij stelt dat [handelsnaam] producten verkoopt onder de merknaam Perfect Cover, terwijl dit producten zijn die niet van [eiseres] afkomstig zijn. Volgens [eiseres] verkoopt [handelsnaam] de producten zonder Etiket dan wel met een door [handelsnaam] zelf aangebracht Etiket op het product. Daarmee ondermijnt [handelsnaam] de belangrijkste functie van het merk: de herkomstaanduiding.

[handelsnaam] betwist dat zij niet-originele Producten verkoopt als ware het producten van [eiseres] althans onder de merknaam van [eiseres] . Volgens [handelsnaam] zijn alle Producten die zij onder het Merk verkoopt afkomstig van [eiseres] . Zij heeft ‘in voorkomende gevallen’ Producten zonder Etiket van [eiseres] ontvangen en deze ook weer zonder Etiket doorverkocht. Zij betwist dat zij vergelijkbare etiketten als die van [eiseres] (met het Merk) op soortgelijke producten heeft aangebracht. Het is weleens voorgekomen dat beschadigde artikelen zijn verpakt, waardoor het Etiket uiteindelijk op de buitenzijde van het Product is aangebracht.

Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE bepaalt dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken, wanneer dit teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Niet in geschil is dat [handelsnaam] adverteert met het Merk en de Producten verkoopt. Tijdens de mondelinge behandeling heeft [handelsnaam] verklaard dat zij soortgelijke producten als de Producten inkoopt, via een aan haar gelieerde partij [bedrijf 1] B.V., bij [bedrijf 2] GmbH. Zij heeft zowel de Producten van [eiseres] op voorraad, als de producten van [bedrijf 2] GmbH. Zij betwist dat zij de producten van [bedrijf 2] GmbH verkoopt als ware het producten van [eiseres] , zoals [eiseres] vermoedt.

[eiseres] vermoedt dat [handelsnaam] de producten van (in ieder geval) [bedrijf 2] GmbH verkoopt als ware het Perfect Cover-Producten. Zij heeft product- en verkoopaantallen vergeleken en is op basis daarvan tot de conclusie gekomen dat [handelsnaam] , terwijl zij producten uit voorraad aanbood, geen Producten meer op voorraad kon hebben.
5.7. Om haar stellingen te onderbouwen heeft [eiseres] twee maal via een ghost koopaccount via [websitenaam] van [handelsnaam] Producten gekocht die door [handelsnaam] op www. [websitenaam] werden aangeboden als zijnde Perfect Cover-Producten (vgl. de bestelformulieren, productie 8 bij dagvaarding). [eiseres] heeft deze rollen bij de rechtbank gedeponeerd. Het betreffen twee rollen Perfect Cover zelfklevend afdekvlies Damp-open en een (kleinere) rol Perfect Cover Standaard. Ter vergelijking zijn door [eiseres] twee “dezelfde” originele rollen (een grote en een kleinere rol) van [eiseres] zelf gedeponeerd. Tijdens de mondelinge behandeling heeft [eiseres] de rollen aan de voorzieningenrechter getoond en toegelicht wat volgens haar uit dit depot blijkt.

Voor wat betreft de bij de rechtbank gedeponeerde rollen Perfect Cover zelfklevend afdekvlies Damp-open, stelt [eiseres] dat deze rollen aantonen dat [handelsnaam] zelf het Etiket (met daarop het Merk) op de rollen plakt. [eiseres] stelt dat zij haar eigen rollen altijd levert met het Etiket bevestigd op het materiaal, onder het verpakkingsplastic, terwijl op de bij [handelsnaam] gekochte rollen het Etiket aan de buitenkant is bevestigd. Tijdens de mondelinge behandeling heeft [eiseres] de rollen getoond. De voorzieningenrechter heeft niet kunnen constateren dat, zoals [eiseres] betoogt, door [handelsnaam] een Etiket aan de buitenkant is aangebracht. Gelet op de gemotiveerde betwisting aan de zijde van [handelsnaam] dat zij zelf Etiketten aanbrengt, is voorshands dan ook niet aannemelijk geworden dat [handelsnaam] zelf Etiketten op producten heeft aangebracht. Dit blijkt, gelet op de gemotiveerde betwisting door [handelsnaam] , ook niet uit de door [eiseres] overgelegde foto’s (producties 6 en 7 bij dagvaarding).

Voor wat betreft de bij de rechtbank gedeponeerde (kleinere) rol Perfect Cover Standaard, stelt [eiseres] dat uit dit depot blijkt dat [handelsnaam] andere producten verkoopt als ware het Perfect Cover-producten. Niet in geschil is dat de gedeponeerde rol niet is voorzien van een Etiket. Volgens [handelsnaam] betreft dit een rol die zij zonder Etiket van [eiseres] heeft ontvangen en op dezelfde wijze heeft doorverkocht (dus eveneens zonder Etiket). Zij voert aan dat [eiseres] in ieder geval bij aanvang van de handelsrelatie rollen zonder Etiket leverde én dat er ook later rollen zonder Etiket werden geleverd. Dit wordt door [eiseres] gemotiveerd betwist. Zij levert geen Producten zonder Etiket (tenzij aan hele grote afnemers), aldus [eiseres] .

Naar het voorlopig oordeel is voldoende aannemelijk geworden dat [eiseres] , de Producten die zij verkoopt aan [handelsnaam] , voorziet van een Etiket en dat het verweer van [handelsnaam] (soms worden ook Producten geleverd zonder Etiket) niet kan worden gevolgd. De producties waarnaar [handelsnaam] ter onderbouwing van haar stelling verwijst (dat [eiseres] aan haar ook Producten levert zonder Etiket), zijn niet overtuigend. Weliswaar wordt in de
e-mailcorrespondentie van 14 september 2020 (productie 3 van [handelsnaam] ) gesproken over “blanco rollen”, maar in die conversatie wordt “blanco” opgevat als een onbedrukte rol en niet als een rol zonder Etiket. Zo staat in de e-mail: “Alle rollen zijn blanco, staat niets op bedrukt”. Ook de facturen waarnaar [handelsnaam] verwijst (productie 2 van [handelsnaam] ) onderbouwen niet dat er Producten zonder Etiket werden geleverd door [eiseres] aan [handelsnaam] . Daarbij komt dat [eiseres] onbetwist heeft gesteld dat als een artikel wordt geleverd zonder Etiket dit wordt aangeduid met de vermelding “BL”. Bij één van de producten op de door [handelsnaam] overgelegde facturen wordt daarvan volgens [eiseres] melding gemaakt, maar dit betreft een andersoortig product dan de Producten die in dit kort geding aan de orde zijn. Op de overige facturen staan deze letters niet vermeld. [handelsnaam] heeft verder nog gewezen op productinformatie die zij van [eiseres] heeft ontvangen voorafgaand aan het doen van zaken met elkaar, maar dit zegt niets over de afspraken die nadien zijn gemaakt tussen partijen. Deze afspraken hielden volgens [eiseres] in dat [handelsnaam] Producten voorzien van een Etiket mocht kopen (om door te verkopen). [handelsnaam] heeft dit niet (voldoende) weersproken. Als [handelsnaam] bovendien wél rollen zonder Etiket van [eiseres] zou hebben gekregen, had het voor de hand gelegen dat ze bij [eiseres] aan de bel had getrokken. De enkele blote stelling dat [handelsnaam] één enkele keer daarover met [eiseres] telefonisch contact heeft opgenomen, is onvoldoende om dit argument te weerspreken.

[handelsnaam] voert tot slot nog aan dat sprake is van een licentieovereenkomst. Dit leidt er volgens [handelsnaam] toe dat zij het recht heeft om producten afkomstig van [eiseres] te verkopen. Dit verweer gaat niet op. [handelsnaam] heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij het recht had gekregen om Producten van [eiseres] (of niet-originele producten van derden) zelf te voorzien van het Etiket dan wel het Merk. Enige relevante onderbouwing van deze stelling ontbreekt.

Het voorgaande leidt tot de volgende conclusie. Nu niet in geschil is dat bij de bestelling via het ghost koopaccount via [websitenaam] van [eiseres] bij [handelsnaam] een rol zonder Etiket is ontvangen en voldoende aannemelijk is geworden dat [eiseres] geen Producten zonder Etiket levert, wordt in dit kort geding ervan uitgegaan dat de gedeponeerde rol Perfect Cover Standaard niet van [eiseres] afkomstig is. Die rol is wel verkocht door te adverteren met het Merk. Daarbij in aanmerking nemend dat volgens [eiseres] de product- en verkoopcijfers erop wijzen dat [handelsnaam] geen voorraad meer kon hebben toen zij Producten aanbood van [handelsnaam] , leidt dit ertoe dat de voorzieningenrechter aannemelijk acht dat [handelsnaam] producten op www. [websitenaam] heeft verkocht onder het Merk, die niet van [eiseres] afkomstig zijn. Voor zover [handelsnaam] een beroep doet op uitputting in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE gaat dit niet op. Daarvoor is immers vereist dat het Producten betreft die door [eiseres] of met toestemming van [eiseres] op de markt zijn gebracht. Daarvan is niet gebleken.

Nu voorshands aannemelijk is dat [handelsnaam] producten verkoopt die elders zijn ingekocht en waarbij het merk Perfect Cover wordt gebruikt, wordt dit merk dus gebruikt voor vergelijkbare waren als waarvoor het Perfect Cover-merk is ingeschreven. Daarmee is sprake van merkinbreuk. Dit levert voldoende grond op voor toewijzing van het bevel tot het staken van de merkinbreuk, zoals is gevorderd onder 3.1 sub 8. Daarbij zal de voorzieningenrechter het bevel tot het staken en gestaakt houden van de Merkinbreuk laten ingaan na verloop van drie werkdagen na betekening van dit vonnis.

Ten tweede wordt [handelsnaam] verweten dat zij het auteursrecht op het Etiket van [eiseres] heeft geschonden.

Naar vaste rechtspraak is voor auteursrechtelijke bescherming vereist dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen bovendien niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Verder geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen een (oorspronkelijk) werk in de zin van de Auteurswet kan opleveren, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gelet op de gemotiveerde betwisting door [handelsnaam] , [eiseres] onvoldoende heeft gesteld om aan te kunnen nemen dat aan het Etiket auteursrechtelijke bescherming toekomt. Tijdens de mondelinge behandeling heeft [eiseres] verklaard dat het Etiket bijzonder creatief is, door [eiseres] is gemaakt en dat mensen in de markt het als zodanig herkennen, maar zij heeft deze min of meer blote stellingen niet verder aannemelijk gemaakt of onderbouwd. Dat had, gelet op de gemotiveerde betwisting door [handelsnaam] , wel op haar weg gelegen. Het gedeelte van vordering 3.1 sub 8 dat ziet op het staken van de inbreuk op het auteursrecht van [eiseres] op het Etiket komt dan ook niet voor toewijzing in aanmerking.

Om naleving te verzekeren van het bevel tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk op het Merk is een dwangsom noodzakelijk. De onder 3.1 sub 8 gevorderde dwangsom wordt beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per overtreding met een maximum van € 150.000,-. De gevorderde rente wordt toegewezen zoals hierna is bepaald.

Het (onder 1) gevorderde opgavebevel zal worden toegewezen in die zin dat [handelsnaam] wordt bevolen binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van [eiseres] een schriftelijke opgave te verstrekken van de door [handelsnaam] gehouden bij [eiseres] ingekochte zaken/producten. Het gedeelte van de vordering om de opgave te voorzien van een controleverklaring van een registeraccountant wordt afgewezen, omdat hierbij onvoldoende spoedeisend belang bestaat.
De dwangsom wordt toegewezen en gemaximeerd op € 50.000,-.
5.19. Voor wat betreft de onder 2. gevorderde opgave van de inbreukmakende zaken heeft [eiseres] tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat dit ziet op de rollen/producten die bij derden zijn gekocht en waarop [handelsnaam] zelf het Etiket heeft aangebracht. Nu in dit kort geding echter niet is komen vast te staan dat [handelsnaam] een etiket zelf heeft aangebracht, wordt deze vordering afgewezen.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft [eiseres] toegelicht dat zij met haar vordering 3 doelt op ‘andere producten’, nu zij het idee heeft dat er meer producten zijn ingekocht dan de Producten die onder de vorderingen onder 1 en 2 vallen. Deze vordering is onvoldoende bepaald en kan aanleiding geven tot executiegeschillen. De vordering wordt dan ook afgewezen.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat voorts onvoldoende spoedeisend belang bij het gevorderde bevel onder 4. om een deurwaarder in de gelegenheid te stellen om, kort gezegd, steekproefsgewijs Producten onder zich te nemen en opgave te doen van de voorraad inbreukmakende producten. Deze vordering wordt afgewezen.

Tot slot vordert [eiseres] onder 9. een voorschot op de beweerdelijk door haar geleden schade. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

Ter onderbouwing van haar schade verwijst [eiseres] naar een als productie 17 overgelegde e-mail met een berekening van haar schade. [handelsnaam] betwist gemotiveerd de inhoud van deze e-mail. De voorzieningenrechter constateert dat in deze productie bedragen worden genoemd zonder nadere onderbouwing en berekeningen worden gemaakt die nadere uitleg en onderbouwing behoeven. Voor nadere bewijslevering is in dit kort geding geen plaats. Gelet hierop is de redelijkheid van het gevorderde bedrag onvoldoende aannemelijk gemaakt. Deze vordering wordt afgewezen.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat van de nevenvorderingen onder sub 1 tot en met 4 (sub 5 en sub 6 zijn ingetrokken) en sub 9 alleen vordering 1 gedeeltelijk wordt toegewezen. Om naleving van het opgavebevel te verzekeren is een dwangsom noodzakelijk. De onder sub 7 gevorderde dwangsom wordt gemaximeerd zoals hierna bepaald. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv wordt bepaald op 6 maanden na de datum van de betekening van het in deze te verkrijgen vonnis aan [handelsnaam] nu de redelijkheid van die termijn (die is gevorderd onder sub 10) niet is bestreden.

[handelsnaam] zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. [eiseres] vordert een proceskostenvergoeding op grond van artikel 1019h Rv en heeft daartoe facturen van in totaal € 5.432,53 excl btw aan daadwerkelijke advocaatkosten overgelegd en schat de nog te maken kosten op € 7.500.,- excl btw. Ter onderbouwing van dit bedrag heeft zij nagelaten om een kostenspecificatie in het geding te brengen. [handelsnaam] voert als verweer dat [eiseres] de opgevoerde kosten niet heeft gespecificeerd en dat de kosten niet redelijk en evenredig als bedoeld in artikel 1019h Rv zijn.
5.26. De voorzieningenrechter constateert dat [eiseres] de door haar gestelde kosten niet heeft gespecificeerd anders dan door overlegging van declaraties. Die declaraties bevatten geen opgave van het totale aantal uren dat de advocaat aan de voorbereiding van de zaak heeft besteed noch een specificatie van de door de advocaat in die uren verrichte werkzaamheden en gehanteerde uurtarief. Dit leidt ertoe dat [handelsnaam] zich (inhoudelijk) niet, althans niet behoorlijk tegen de ingediende declaraties en daarmee het gevorderde totaalbedrag kan verweren en dat niet kan worden vastgesteld of de opgevoerde kosten redelijk en evenredig zijn als bedoeld in artikel 1019h Rv. De te vergoeden kosten zullen daarom op de gebruikelijke wijze worden begroot op:
- kosten dagvaarding € 106,73

- griffierecht 676,00

- salaris advocaat 1.079,00