Uitspraken

De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en c en artikel 125 lid 1 UMVo, in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien Prestige in Nederland is gevestigd. Deze bevoegdheid strekt zich op grond van artikel 126 lid 1 UMVo uit tot de gehele EU.

Een merkhouder kan zich op grond van artikel 9 lid 2 aanhef sub a UMVo verzetten tegen een derde die zonder zijn toestemming in het economische verkeer een teken gebruikt dat gelijk is aan het merk voor waren die gelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Op grond van lid 3 onder b kan de merkhouder in het bijzonder verbieden dat dergelijke waren worden aangeboden, in de handel worden gebracht of daartoe in voorraad worden gehouden. Uit artikel 15 lid 1 UMVo volgt dat een merkhouder het gebruik van het merk niet kan verbieden voor waren die onder dit merk door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in de handel zijn gebracht (die zijn “uitgeput”).

In het Douanewetboek van de Unie4 (DWU) zijn regelingen opgenomen voor extern douanevervoer (art. 226 DWU) en voor opslag in een douane-entrepot (art. 240 DWU). Goederen die zich op grond van deze regelingen fysiek op het grondgebied van de EU bevinden, worden aangeduid als niet-communautaire goederen met de douanestatus T1. Goederen met T1-status gelden als “niet ingevoerd in de EU” en als “niet in de handel in de EU”. Pas als goederen met een T1-status worden omgezet naar douanestatus T2, worden ze douanerechtelijk ingevoerd en in de EU in de handel gebracht.

Het eerste verwijt dat Coty Prestige maakt is dat zij parfumflessen die Coty heeft verkocht aan partijen buiten de EU – en die dus niet zijn uitgeput – in de EU in de handel heeft gebracht, door deze aan een Roemeense onderneming (Romscent / Le Fragrance) te verkopen en leveren. Prestige betwist dat zij de parfumflessen in de EU in de handel heeft gebracht, omdat zij deze op T1-status heeft verkocht en geleverd aan Romscent. De parfumflessen bevonden zich weliswaar fysiek op het grondgebied van de EU, maar zijn niet ingevoerd of in de handel gebracht door Prestige. Dat Romscent, JTG B.V. of F.C.T. B.V. de parfum daarna kennelijk heeft omgezet naar T2-status en deze daarmee in de EU in de handel heeft gebracht, kan Prestige niet worden verweten.

De rechtbank is van oordeel dat Prestige met de door haar overgelegde final loading lists (2.9.1) en begeleidingsdocumenten (2.9.2) heeft aangetoond dat zij de parfumflessen op T1-status aan Romscent heeft verkocht en geleverd en dus voldoende gemotiveerd heeft betwist dat zij deze in de EU in de handel heeft gebracht. Dat de facturen die Prestige aan Romscent heeft gestuurd geen T1-status vermelden en dat Prestige Romscent niet op de hoogte zou hebben gebracht van enig douanerechtelijk voorbehoud doet hier niets aan af en is ook niet vereist.

Bovendien is de rechtbank in dit geval van oordeel dat het aanbieden, verkopen en leveren van de parfumflessen op T1-status niet noodzakelijkerwijs impliceert dat deze (toch) in de EU in de handel worden gebracht, zodat niet is voldaan aan het Class-criterium. Het enkele feit dat Prestige de parfumflessen heeft aangeboden, verkocht en geleverd aan een partij die in de EU is gevestigd (Le Fragrance / Romscent) is daartoe onvoldoende. Le Fragrance en Romscent verkopen weliswaar producten direct aan Roemeense c.q. Europese consumenten, maar dit betekent niet automatisch (impliceert niet noodzakelijkwijs) dat zij de parfumflessen die zij van Prestige heeft gekocht, in de EU in de handel zouden brengen. In dit geval is zelfs gebleken dat dit niet is gebeurd; Romscent heeft de parfumflessen immers – als internationale parallelhandelaar – op T1-status doorverhandeld aan JTG B.V. en F.C.T. B.V. Het is niet aan Prestige om toe te zien of haar afnemer of de schakel daarna de producten op T1-status doorverkoopt of invoert in de EU in de handel brengt.

Nu Prestige de parfumflessen niet in de EU in de handel heeft gebracht en de verkoop en levering aan het Roemeense Romscent dit ook niet noodzakelijkerwijs impliceerde, is geen sprake van merkinbreuk op in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub a UMVo en zullen de vorderingen die hierop gegrond zijn worden afgewezen.

Coty heeft nog aangevoerd dat het Class-criterium niet meer zo strikt geldt sinds de inwerkingtreding van artikel 9 lid 4 UMVo. Op grond van dit artikel kan de merkhouder optreden tegen namaakgoederen onder T1-status en Coty stelt dat dit artikel ook van toepassing is op parallelimport van originele waren. De rechtbank is echter van oordeel dat de wetgever met de invoering van artikel 9 lid 4 UMVo niet heeft bedoeld ook de legitieme T1-handel in originele merkgoederen te beperken.. Coty komt in dit geval dus geen (analoge) toepassing van artikel 9 lid 4 UMVo toe.

Het tweede verwijt dat Coty Prestige maakt, is dat Prestige demonstatiemodellen voorzien van de Coty-merken in de EU te koop heeft aangeboden, terwijl deze door Coty zijn uitgezonderd van verkoop. Coty levert deze slechts onder eigendomsvoorbehoud aan haar depositairs en deze zijn dus niet door de merkhouder in de EER in de handel gebracht.

De rechtbank overweegt dat vast staat dat Prestige per e-mail aan Romscent een lijst heeft gestuurd waarop parfumflessen en de bijbehorende prijzen zijn vermeld, waarmee deze producten kunnen worden besteld (zoals opgenomen onder 2.7). Op deze aanbiedingenlijst staan ook demonstratiemodellen (aangeduid met “tester”) van de Coty-merken die goedkoper worden aangeboden dan het normale product. Omdat Coty deze demonstratiemodellen in het algemeen uitzondert van verkoop, zijn deze niet door de merkhouder in de EER in de handel gebracht en betreft het dus waren die niet zijn uitgeput in de zin van 15 lid 1 UMVo.

Nu vaststaat dat sprake is van merkinbreuk door het aanbieden van demonstratiemodellen, komt de rechtbank toe aan het verweer van Prestige dat Coty niet heeft onderbouwd dat zij van de merkhouders een (exclusieve) licentie heeft verkregen om de merken (genoemd in 2.2) te gebruiken voor waren in de klasse 3 en procesvolmachten heeft verkregen om namens hen in rechte op te treden.

De rechtbank stelt vast dat Prestige met de aanbiedingenlijst demonstratiemodellen van de merken Calvin Klein, Davidoff, Burberry, Jil Sander, Joop!, Hugo Boss en Roberto Cavalli heeft aangeboden.

Uit de confirmation letters die Coty heeft overlegd, blijkt dat Coty in ieder geval voor de merken Calvin Klein, Davidoff, Burberry en Jil Sander een geldige licentie en procesvolmacht heeft verkregen.

• -

  Calvin Klein heeft de exclusieve licentie en procesvolmacht weliswaar verleend aan Coty Inc., maar de rechtbank gaat ervan uit dat Coty Beauty Germany GmbH als onderdeel van de Coty Groep toestemming heeft om in dit geval op te treden.

• -

  Davidoff heeft weliswaar een wereldwijde licentie verstrekt aan Lancaster B.V., maar uit de confirmation letter blijkt dat Lancaster een sublicentie heeft verstrekt aan Coty en dat Davidoff Coty heeft gemachtigd om de aan haar verleende rechten uit hoofde van de sublicentieovereenkomst in eigen naam geldend te maken in de procedures tegen Prestige. Dat deze procesvolmacht op 14 september 2023 schirftelijk is bevestigd, betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat de volmacht pas vanaf die datum geldt.

• -

  Uit de confirmation letters van Burberry en Jil Sander blijkt weliswaar niet wanneer Coty de licenties op die merken heeft verkregen en (dus) niet of Coty die licenties al had ten tijde van de inbreuk en de dagvaarding. Dit doet naar het oordeel van de rechtbank echter niet af aan de bevoegdheid c.q. ontvankelijkheid van Coty, aangezien Burberry en Jil Sander Coty hebben gemachtigd om op te treden tegen de inbreuk die Prestige op de merken heeft gemaakt. Ook de omstandigheid dat de procesvolmachten op 5 resp. 6 december 2023 (dus na de inbreuk en dagvaarding) schriftelijk zijn vastgelegd, betekent niet dat de merkhouders pas vanaf dat moment aan Coty het recht geven om namens hen te procederen.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat Prestige met het aanbieden van demonstatiemodellen inbreuk heeft gemaakt op de Coty-merken in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub a, in samenhang met artikel 15 lid 1 UMVo. Nu voor in ieder geval de merken Calvin Klein, Davidoff, Burberry en Jil Sander vast staat dat Coty gerechtigd was om daartegen op te treden, zullen de vorderingen in zoverre worden toegewezen.

Het onder 2 gevorderde inbreukverbod zal worden toegewezen voor zover dit ziet op de demonstratiemodellen voorzien van de merken Calvin Klein, Davidoff, Burberry en Jil Sander. Coty heeft daarnaast geen belang bij een verklaring voor recht dat Prestige inbreuk heeft gemaakt op de Coty-merken, zodat het onder 1 gevorderde zal worden afgewezen.

De onder 3 gevorderde opgave van informatie zal worden toegewezen voor zover dit ziet op de demonstratiemodellen van Calvin Klein, Davidoff, Burberry en Jil Sander die Prestige in de EU heeft aangeboden. Aangezien de vorderingen onder 3 c), d) en e) niet zien op het aanbieden van demonstratiemodellen (maar de verkoop of het in voorraad hebben daarvan), zal de vordering in zoverre worden afgewezen. De gevorderde controle en waarmerk door een gediplomeerde, onafhankelijke administrateur zal worden afgewezen, aangezien alle drie deze begrippen onvoldoende concreet zijn omschreven, hetgeen tot executieproblemen zal kunnen leiden.

De onder 4 gevorderde recall en rectificatie zal worden afgewezen, nu enkel vast is komen te staan dat Prestige demonstratiemodellen heeft aanboden en niet dat dit heeft geleid tot daadwerkelijke verkoop.

De onder 5 gevorderde vernietiging van de voorraad demonstratiemodellen zal worden afgewezen. De rechtbank acht een inbreukverbod voldoende om te voorkomen dat Prestige opnieuw demonstratiemodellen in de EU zal aanbieden.

De onder 6 gevorderde dwangsom als prikkel ter nakoming van de bevelen zal worden toegewezen. Omdat de vorderingen slechts worden toegewezen voor zover deze zien op de demonstratiemodellen, ziet de rechtbank aanleiding om de dwangsommen te matigen en maximeren op na te noemen bedrag.

De onder 7 gevorderde schadevergoeding zal worden afgewezen, nu enkel vast is komen te staan dat Prestige demonstratiemodellen heeft aanboden en niet dat dit heeft geleid tot daadwerkelijke verkoop.

Coty en Prestige zijn over en weer aan te merken als in het ongelijk gestelde partijen. Daarin ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten te compenseren, in die zin dat iedere partij haar eigen proceskosten draagt.