Uitspraken

De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van dit geschil volgt uit artikel 95 lid 1, artikel 96 aanhef en onder a, artikel 97 lid 1 en artikel 103 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Puig aan haar vorderingen inbreuk op haar Uniemerken ten grondslag heeft gelegd en ASW en SAR hun vestigingsplaats in Nederland hebben.

Voor zover ASW en SAR het spoedeisend belang van Puig hebben betwist, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Naar vaste rechtspraak is bij de gestelde voortdurende dreiging van merkinbreuk in beginsel het spoedeisende belang gegeven. Voor zover ASW en SAR aanvoeren dat Puig te lang heeft gewacht met het aanbrengen van het onderhavige kort geding, wordt dit verworpen. Puig heeft onbetwist aangevoerd dat vanaf februari 2018 tussen partijen is gecorrespondeerd en dat ASW (en later SAR) meermaals om uitstel hebben verzocht om nader onderzoek te doen. Dat maakt dat het spoedeisende belang niet door talmen aan de zijde van Puig verloren is gegaan.

Puig baseert haar vordering op artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Op grond van dat artikelonderdeel is de merkhouder gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. In dit geval is tussen partijen niet in geschil dat ASW en SAR verpakkingen 1 Million EDT hebben verkocht en de sub 2.1 genoemde merken van Puig hebben gebruikt voor waren gelijk aan die waarvoor deze merken zijn ingeschreven.

Ten verwere doen ASW en SAR een beroep op uitputting als bedoeld in artikel 15 lid 1 UMVo. Zij betogen daartoe dat zij de partij 1 Million EDT via het Poolse Beauty Gallery van een niet nader te noemen selectieve distributeur van Puig in de Europese Unie hebben betrokken. Dat betekent volgens hen dat er twee scenario’s mogelijk zijn. Het eerste scenario houdt in dat King Power een deel van de door Puig aan King Power geleverde partij heeft doorverkocht aan de betreffende selectieve distributeur van Puig in de Europese Unie. ASW en SAR mochten er in dat scenario van uitgaan dat sprake was van impliciete toestemming van Puig. In het tweede scenario is de partij 1 Million EDT door Puig zelf uiteindelijk niet aan King Power geleverd, maar rechtstreeks aan de selectieve distributeur in de Europese Unie, zodat de partij door Puig zelf in de EER in het verkeer is gebracht.

De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop. In een bodemprocedure is uitgangspunt dat de door de merkhouder aangesproken derde die zich op uitputting beroept, in beginsel het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht.3 Weliswaar is een uitzondering op dit uitgangspunt gelegen in de situatie dat de derde er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten in strijd met de in de artikelen 34 en 36 van het VWEU4 verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen wanneer hij de uitputting zelf dient te bewijzen, maar in dat kader hebben ASW en SAR onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd. Het enkele betoog dat sprake zou zijn van een selectief distributiestelsel is daartoe in ieder geval niet voldoende.

Gelet op het voorgaande, is het in het kader van dit kort geding aan ASW en SAR om voorshands voldoende aannemelijk te maken dat sprake is van uitgeputte waar.

Uitgaande van de juistheid van het eerste scenario, waarin Puig zou hebben geleverd aan King Power in Hong Kong die vervolgens zou hebben ingevoerd in de EER (althans dat mogelijk zou hebben gemaakt), is (impliciete) toestemming van Puig en daarmee uitputting voorshands niet aannemelijk. Immers, ASW en SAR betogen zelf dat King Power mogelijk wanprestatie heeft gepleegd jegens Puig door zonder toestemming van Puig de partij 1 Million EDT in de EER in het verkeer te brengen5. Als inderdaad sprake is van wanprestatie van King Power jegens Puig en die wanprestatie is gelegen in het in het verkeer brengen binnen de EER, dan is daarmee in beginsel juist het ontbreken van toestemming gegeven.

Ter zitting hebben ASW en SAR nog betoogd dat reeds uit de enkele omstandigheid dat ASW en SAR via een derde (Beauty Gallery) hebben gekocht van een selectieve distributeur van Puig in de Europese Unie, impliciete toestemming van Puig kan worden afgeleid. ASW en SAR weten zelf niet wie die veronderstelde selectieve distributeur is, maar hebben een geanonimiseerd proces-verbaal van bevindingen van een deurwaarder overgelegd. Puig betwist dat sprake is van een selectieve distributeur en dat dit uit het proces-verbaal van bevindingen kan worden afgeleid. Wat daarvan ook zij, als er veronderstellenderwijs van wordt uitgaan dat de leverancier van Puig inderdaad een selectieve distributeur is van Puig is, is voorshands evenmin aannemelijk dat sprake is van verhandeling van uitgeputte waar.

De voorzieningenrechter stelt daartoe voorop dat de merkhouder onder andere geacht wordt toestemming te hebben verleend wanneer een economisch met hem verbonden persoon/entiteit de producten in de EER in het verkeer heeft gebracht. Van dergelijke economische verbondenheid is sprake ingeval van dezelfde onderneming, een licentiehouder, een moedermaatschappij, een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of een alleenvertegenwoordiger (een exclusieve distributeur).6 Niet is gesteld of gebleken dat de onbekend gebleven selectieve distributeur van Puig op enige van de hier bedoelde wijzen economisch met Puig is verbonden, zodat uit de enkele (veronderstelde) omstandigheid dat zou zijn geleverd binnen de EER door een selectieve distributeur van Puig, geen (impliciete) toestemming kan worden afgeleid.

Voorts geldt dat in het geval van een niet met de merkhouder economisch verbonden entiteit die de betrokken waren voor het eerst - zonder uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder - in de EER in de handel heeft gebracht, de wil van de merkhouder om afstand te doen van zijn uitsluitend recht kan blijken uit zijn impliciete toestemming. Een dergelijke toestemming moet voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen, waaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht.7 ASW en SAR hebben echter geen elementen of omstandigheden aangevoerd waaruit van deze impliciete toestemming van Puig blijkt, (wederom) anders dan de enkele omstandigheid dat sprake zou zijn van een selectieve distributeur van Puig. Die enkele omstandigheid is echter onvoldoende om het voorshands aannemelijk te achten dat Puig afstand van haar merkrechten heeft gedaan. Dat ASW en SAR via Beauty Gallery er in hun onderlinge verhouding tot de onbekende selectieve distributeur wellicht op mochten vertrouwen uitgeputte waar te kopen, is een vraag die hun contractuele relatie raakt, maar niet iets kan zeggen over de wil van Puig met betrekking tot de plaats van het in de handel brengen van de partij 1 Million EDT.

Ten aanzien van het tweede scenario, waarin de partij 1 Million EDT helemaal niet aan King Power is geleverd, hebben ASW en SAR niet meer betoogd dan dat alleen Puig de unieke QR-code van haar producten kan uitlezen, zodat op de door Puig verstrekte informatie - die is gebaseerd op deze QR-codes - niet mag worden afgegaan.

Zijdens Puig is een op 12 maart 2018 gedateerde verklaring overgelegd van haar Vice President Market Protection, de heer [A] (hierna: [A] ). [A] bevestigt dat volgens het (bij de verklaring gevoegde) Tracking Report de partij 1 Million EDT aan King Power in Hong Kong is geleverd. In het - eveneens door [A] ondertekende - Tracking Report is naast de naam van de klant (King Power Traveler Co. Ltd. te Hong Kong) - onder meer - ook de verzenddatum (8 augustus 2017) van de betreffende partij1 Million EDT opgenomen8. Weliswaar is juist dat alleen Puig zelf in staat is om bij het uitlezen van de QR-codes bepaalde details uit te lezen (die onzichtbaar blijven wanneer een “gewone” QR-codelezer wordt gebruikt), maar ASW en SAR hebben geen enkel feitelijk aanknopingspunt genoemd dat reden geeft te twijfelen aan de juistheid van de verklaring van [A] en het Tracking Report. ASW en SAR hebben derhalve niets tegenover de gemotiveerde betwisting door Puig van het op het tweede scenario gebaseerde verweer van ASW en SAR gesteld, zodat de voorzieningenrechter dat scenario voorshands niet aannemelijk acht en aan dat verweer voorbij gaat.

Op grond van het voorgaande acht de voorzieningenrechter het voorshands aannemelijk dat ASW en SAR met de verhandeling van de partij 1 Million EDT inbreuk hebben gemaakt op de merken van Puig.

De verbodsvordering genoemd in 3.1 onder I wordt toegewezen voor wat betreft inbreuk op de hiervoor in 2.1 genoemde merken binnen de Europese Unie. Voor het opleggen van een algemeen verbod op het maken van inbreuk op álle in de dagvaarding genoemde merkrechten van Puig is geen grondslag. De gestelde inbreuk van ASW in 2017 op een ander Uniemerkrecht van Puig, tegen welke vermeende inbreuk Puig niet nader is opgetreden, is daarvoor onvoldoende. Dat deel van de vordering wordt derhalve afgewezen, evenals het gevorderde verbod met betrekking tot het “(doen) verhandelen” nu niet eenduidig is wat daarmee in juridische zin wordt bedoeld zodat dit tot executieproblemen kan leiden.

De door Puig in 3.1 onder II gevorderde opgave door een administrateur wordt toegewezen, behoudens voor zover een door de administrateur gewaarmerkte opgave wordt gevorderd. Zoals ASW en SAR terecht hebben opgemerkt, komt dat neer op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. Dit vormt een opdracht voor het geven van een vorm van assurance die door een administrateur niet kan worden afgegeven. Aan het betoog dat de kosten die gemoeid zijn met de rapportage in dit geval niet gerechtvaardigd zijn, gaat de voorzieningenrechter voorbij. Puig heeft belang bij een verklaring van een onafhankelijke derde over de in de administratie aangetroffen gegevens. ASW en SAR dienen de kosten daarvan te dragen, met uitzondering van kosten die als ongebruikelijk hoog voor een rapport van een dergelijke administrateur aangemerkt moeten worden en derhalve niet redelijk zijn. De termijn voor de opgave zal worden bepaald op 21 dagen na betekening van dit vonnis.

Met inachtneming van het voorgaande wordt de in 3.1 onder II a gevorderde opgave gedeeltelijk toegewezen, maar slechts voor zover deze ziet op de nog niet verstrekte gegevens van de leveranciers van ASW en SAR. Puig heeft nog belang bij de vordering omdat nog niet alle gevorderde gegevens van Beauty Gallery zijn verstrekt (in het proces-verbaal van constatering en in de overgelegde factuur van Beauty Gallery zijn alleen een naam en adres opgenomen) en de voorzieningenrechter niet kan beoordelen of er nog andere leveranciers inbreukmakende producten aan ASW dan wel SAR hebben geleverd.

De in 3.1 onder II b gevorderde opgave komt voor toewijzing in aanmerking, voor zover de vordering ziet op het beëindigen of voorkomen van verdere (dreigende) inbreuken, derhalve waar het gaat om aantallen, nummers en leverdata, waarbij de voorzieningenrechter er van uitgaat dat met ‘nummers’ worden bedoeld de cijfercodes die verschijnen wanneer de QR-codes worden gescand met een voor iedereen beschikbare QR-lezer. Dat Puig de bodemprocedure niet zou kunnen afwachten voor wat betreft ontvangst van de gegevens voor haar schadeberekening, heeft zij niet onderbouwd, waarmee dat deel van de vorderingen spoedeisend belang mist. Dat betekent dat de gevorderde opgave in 3.1 onder II b voor zover dit ziet op gegevens voor schadeberekening, wordt afgewezen. Dit geldt evenzo voor de gevorderde opgave in 3.1 onder II e.

De in 3.1 onder II c gevorderde opgave wordt afgewezen. Puig heeft daarbij geen belang nu als onweersproken vast staat dat SAR slechts aan ASW heeft geleverd en ASW de producten enkel heeft aangeboden in Kruidvat-winkels waar de afnemers eindconsumenten zijn.

De gevorderde opgave in 3.1 onder II d wordt toegewezen. Het belang van Puig daarbij is niet slechts gelegen in het berekenen van schadevergoeding, maar ook in het kunnen controleren van het op te leggen verbod.

De gevorderde opgave in 3.1 onder II f wordt afgewezen. Van ASW en SAR kan niet worden verwacht dat zij opgave doen van hen onbekende eerdere schakels in de verkoopketen (derhalve de leveranciers van hun eigen leveranciers). Indien Puig die informatie wenst te verkrijgen, dient zij zich daarover te verstaan met de leveranciers die ASW en SAR op grond van dit vonnis dienen op te geven.

Voor wat betreft de gevorderde rectificatie in 3.1 onder III en IV betwisten ASW en SAR terecht dat Puig hierbij een spoedeisend belang zou hebben. Dat de gevorderde - weinig concrete - rectificatie in de onderhavige omstandigheden kan bijdragen aan het voorkomen van verdere inbreuken door ASW en SAR en de toename van (doorlopende) schade, is niet gesteld of gebleken. Aan de enkele opmerking van Puig dat zij met de rectificaties aan het publiek en aan haar officiële distributeurs duidelijk wil maken dat de prijzen die door officiële distributeurs worden gerekend niet te hoog zijn, gaat de voorzieningenrechter voorbij, alleen al omdat nu juist dat aspect niet is opgenomen in de voorgestelde rectificatieteksten.

De in 3.1 onder V gevorderde vernietiging van op voorraad zijnde inbreukmakende producten zal worden afgewezen, nu Puig niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die een dergelijke maatregel, naast het in r.o. 4.14 vermelde verbod dat met een dwangsom zal worden versterkt (zie r.o. 4.23), noodzakelijk en spoedeisend maken en ASW en SAR tegen toewijzing van deze nevenvordering gemotiveerd verweer hebben gevoerd dat door Puig onweersproken is gelaten. Dat betekent dat ASW en SAR de huidige voorraad inbreukmakende producten dienen te bewaren, zolang dit vonnis haar kracht niet heeft verloren. Uiteraard zal die bewaring, voor zover die voorraad niet wordt gebruikt, wordt uitgevoerd of er anderszins een commercieel doel mee wordt nagestreefd, niet vallen onder het ‘in voorraad houden’ als bedoeld in het op te leggen verbod.

Volgens ASW en SAR dienen de dwangsommen zoals gevorderd in 3.1 onder VI te worden gematigd tot € 100,- per product en gemaximeerd tot € 25.000,-. De voorzieningenrechter zal de dwangsom matigen tot € 5.000,- ineens voor iedere overtreding, € 1.000,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, dan wel € 100,- per product, met een maximum van € 250.000,-. Daarbij wordt de (alternatieve) dwangsom per product enkel opgelegd ten aanzien van de verbodsvordering, nu de opgaveverplichting niet per product kan worden overtreden.

Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zullen ASW en SAR in de kosten worden veroordeeld. Puig heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Puig heeft een kostenspecificatie opgegeven maar heeft ter zitting aangegeven dat zij haar vordering matigt tot € 15.000,-, te weten het bedrag dat in de indicatietarieven9 is opgenomen als behorend bij een normaal kort geding. ASW en SAR hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Volgens hen dient het onderhavige kort geding te worden gekwalificeerd als een eenvoudig kort geding. Dit bezwaar is gegrond. Gezien de beperkte juridische omvang van de onderhavige zaak in die zin dat de vordering is gebaseerd op één grondslag en het verweer beperkt is en reeds kenbaar was voor aanvang van de procedure, moet deze zaak worden aangemerkt als een eenvoudig kort geding als bedoeld in de indicatietarieven. Een bedrag van € 6.000,- exclusief verschotten en griffierecht moet daarom als redelijk en evenredig worden beschouwd. Voor het totaalbedrag aan toe te wijzen proceskosten dienen de door Puig berekende verschotten van € 1.711,93 en het griffierecht van € 626,- bij het salaris advocaat van € 6.000,- te worden opgeteld, waarmee het bedrag in totaal sluit op € 8.337,93. De vordering genoemd in 3.1 onder VII zal voor dit bedrag worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente.

Voor (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De voorzieningenrechter zal deze nakosten begroten op basis van het sinds 1 mei 2018 geldende tarief, derhalve € 157,- zonder betekening dan wel € 246,- ingeval van betekening.

De in 1019i Rv genoemde termijn zal, zoals gevorderd in 3.1 onder VIII, worden bepaald op 6 maanden.