Uitspraken

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 207520 / HA ZA 10-2164

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

tegen

Partijen zullen hierna Surinaamse Brouwerij en [gedaagde] genoemd worden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

Ook was [gedaagde] houder van het woordmerk PARBO, op 5 maart 1999 ingeschreven als Benelux merk nr. 0646953 voor verschillende waren in klassen 29, 30 en 32, waaronder ‘bieren’. Deze inschrijving is op 5 maart 2009 vervallen.

- woordmerk PARBO, op 9 maart 1989 gedeponeerd als Benelux merk nr. 0459440 voor:

Op deze laatstgenoemde merkinschrijving is in 1998 beslag gelegd door Ponders B.V. te Assen. In 2009 is deze merkinschrijving vervallen.

2.5. Tijdens deze procedure heeft Surinaamse Brouwerij een schikking getroffen met [stichting]. Op grond van deze schikking heeft laatstgenoemde partij de hiervoor genoemde merkinschrijving PARBO nr. 0842935 in 2012 overgedragen aan Surinaamse Brouwerij. Deze merkinschrijving staat thans in het Benelux merkenregister op naam van Surinaamse Brouwerij.

2.6. Deze procedure is vervolgens doorgehaald voor zover deze was gericht tegen [stichting] en de zich aan de zijde van [stichting] gevoegd hebbende partij Faja Lobi Food. Met [gedaagde] is géén schikking getroffen.

Benelux registratie van het woordmerk PARBO, geregistreerd op 21 augustus 1991 onder nr. 0498574;

b) nietig zal verklaren de merkrechten in de Benelux van [gedaagde] verbonden aan de hieronder genoemde merkregistratie van [gedaagde], alsmede de doorhaling zal bevelen van de inschrijving van desbetreffende registratie van [gedaagde] in het Benelux merkenregister:

Benelux registratie van het woordmerk PARBO, geregistreerd op 28 september 2009 onder nr. 0869504;

c) [gedaagde] zal veroordelen in de kosten van deze procedure, bestaande uit de volledig feitelijk door Surinaamse Brouwerij gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat of een ander door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die eiseres heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.)

3.2. Aan haar vordering tot vervallenverklaring van de onder 3.1 sub a) genoemde merkregistratie legt Surinaamse Brouwerij ten grondslag dat dat merk helemaal niet is gebruikt voor alcoholvrije dranken en daarom op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) vervallen kan worden verklaard. Aan haar vordering tot nietigverklaring van de hiervoor onder 3.1. b) genoemde merkregistratie legt Surinaamse Brouwerij primair ten grondslag dat deze moet worden toegewezen op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a juncto artikel 2.3 sub a BVIE, omdat deze registratie in rangorde ná haar eigen – na overdracht verkregen – merkregistratie van PARBO van 7 juli 2008 komt en voor dezelfde waren is geregistreerd. Subsidiair stelt zij dat er geen sprake is van normaal gebruik van dat merk en dat deze merkregistratie een heropnemingsdepot te kwader trouw betreft.

3.3. [gedaagde] voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Benelux registratie van het woordmerk PARBO, geregistreerd op 21 augustus 1991(vernieuwd in augustus 2011) onder nr. 0498574 voor ‘alhocolvrije dranken’ in klasse 32

4.2. Surinaamse Brouwerij roept de vervallenverklaring van deze merkregistratie in. Zij stelt daartoe dat [gedaagde], voor zover zij heeft kunnen nagaan, nooit alcoholvrije dranken op de markt heeft gebracht onder het merk PARBO en dat [gedaagde] gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden binnen de Benelux geen normaal gebruik heeft gemaakt van dit merk PARBO. Voor de frisdranken waarvan [gedaagde] afbeeldingen heeft overgelegd wordt het merk THRILL gevoerd, aldus Surinaamse Brouwerij.

4.3. Volgens artikel 2.27 juncto artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE kan iedere belanghebbende de vervallenverklaring inroepen van een recht op een merk, voor zover daarvan na de datum van inschrijving gedurende vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt binnen het Benelux gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. In artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE is ook bepaald dat de rechter de merkhouder met het bewijs van het gebruik kan belasten.

4.5. De enige producties van [gedaagde] die normaal gebruik van het merk PARBO voor alcoholvrije dranken zouden kunnen aantonen zijn naar het oordeel van de rechtbank de afbeeldingen van de verschillende frisdranken van Parbo Food Holland. Voor die frisdranken gebruikt [gedaagde] echter prominent het woord THRILL (en voor bronwater Blue Life) als onderscheidingsteken op het etiket, dus als merknaam ter onderscheiding van haar frisdranken. Parbo Food wordt bij deze frisdranken vermeld als handelsnaam, te weten de naam van de onderneming. Daarmee heeft [gedaagde] niet aangetoond dat zij het merk PARBO heeft gebruikt voor alcoholvrije dranken. Voorts wordt overwogen dat eventueel gebruik door [gedaagde] van het merk PARBO voor waren die soortgelijk zijn aan ‘alcoholvrije dranken’ ook géén normaal gebruik voor alcoholvrije dranken zou opleveren. De expliciete keuze voor inschrijving van het merk voor alleen ‘alcoholvrije dranken’, terwijl een ruimere inschrijving ook mogelijk was geweest, brengt naar het oordeel van de rechtbank in dit geval mee dat eventueel gebruik van het merk voor soortgelijke waren geen instandhoudend merkgebruik oplevert. Gelet hierop acht de rechtbank het niet zinvol om [gedaagde] toe te laten tot verder bewijs van instandhoudend merkgebruik.

4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering tot vervallenverklaring van deze merkinschrijving uit 1991 voor ‘alcoholvrije dranken’ zal worden toegewezen. De rechtbank zal zoals gevorderd doorhaling van de desbetreffende merkregistratie van [gedaagde] in het Benelux merkenregister gelasten.

Benelux registratie van het woordmerk PARBO, geregistreerd op 28 september 2009 onder registratienummer 0869504

4.7. In geschil is verder of Surinaamse Brouwerij met een beroep op artikel 2.28 lid 3 sub a juncto artikel 2.3 sub b BVIE de nietigheid van de inschrijving van het woordmerk PARBO, geregistreerd op 28 september 2009 (depotdatum: 25 september 2009) onder registratienummer 0869504 op naam van [gedaagde] kan inroepen en een bevel tot doorhaling kan afdwingen, omdat zij over een oudere – na overdracht verkregen – merkregistratie van een identiek woordmerk PARBO van 7 juli 2008 (depotdatum: 14 april 2008) voor identieke waren beschikt.

4.8. [gedaagde] voert primair het verweer dat hij met zijn merkinschrijving uit 1991 nog steeds over de oudste rechten beschikt op het merk PARBO. Dit verweer slaagt echter niet omdat hiervoor al is overwogen dat deze merkinschrijving uit 1991 vervallen wordt verklaard wegens gebrek aan normaal gebruik voor ‘alcoholvrije dranken’.

4.9. Verder voert [gedaagde] het verweer dat [stichting] het merk PARBO nr. 0842935 in 2008 te kwader trouw heeft ingeschreven en dat deze stichting nooit rechthebbende is geweest op het merk PARBO. De post van [gedaagde] met betrekking tot de vernieuwing van zijn merkinschrijving PARBO nr. 0646953 uit 1999 is volgens [gedaagde] buiten zijn medeweten in handen van [stichting] gekomen. Daardoor heeft hij deze merkinschrijving uit 1999 niet kunnen vernieuwen en heeft deze stichting het merk PARBO buiten zijn medeweten in 2008 op haar naam kunnen inschrijven, aldus [gedaagde]. Ook zou de stichting gebruik hebben gemaakt van een valse handtekening. Voor zover [gedaagde] met dit verweer heeft willen betogen dat Surinaamse Brouwerij deze merkinschrijving uit 2008 heeft verkregen van een beschikkingsonbevoegde partij, overweegt de rechtbank dat hij zijn stellingen onvoldoende heeft onderbouwd. Daarnaast kan in deze procedure niet worden beoordeeld of [stichting] beschikkingsonbevoegd was ten aanzien van de overdracht van deze merkinschrijving. Bovendien zou de eventuele beschikkingsonbevoegdheid niet automatisch met zich meebrengen dat Surinaamse Brouwerij geen rechthebbende op deze inschrijving van het merk PARBO nr. 0842935 is geworden. Aan dit verweer van [gedaagde] moet worden voorbijgegaan, wat er verder ook zij van het conflict tussen hem en [stichting].

4.10. Ten slotte voert [gedaagde] nog aan, althans zo begrijpt de rechtbank, dat Surinaamse Brouwerij haar rechten op het merk PARBO in de Benelux heeft verspeeld door geen oppositie in te stellen tegen de merkinschrijvingen PARBO in de Benelux van [gedaagde]. Hierover wordt overwogen dat het feit dat een partij geen oppositie instelt tegen een merkinschrijving deze partij op geen enkele manier het recht ontneemt om op een later moment te besluiten een vordering tot vervallen- of nietigverklaring tegen deze merkinschrijving in te stellen. Ook dit verweer slaagt daarom niet.

4.11. De slotsom is dat Surinaamse Brouwerij met de merkregistratie van het woordmerk PARBO nr. 0842935 van 7 juli 2008 (depotdatum: 14 april 2008) in de klassen 29, 30 en 32 de oudste inschrijving van het woordmerk PARBO in de Benelux op haar naam heeft staan en dat dit merk daarmee in rangorde vóór het op 28 september 2009 onder nr. 0869504 geregistreerde merk PARBO op naam van [gedaagde] komt. De vordering tot nietigverklaring van deze laatstgenoemde merkinschrijving PARBO zal daarom worden toegewezen. Ook zal de gevorderde doorhaling van de desbetreffende merkregistratie van [gedaagde] in het Benelux merkenregister worden gelast.

5.1. verklaart de inschrijving van het woordmerk PARBO, geregistreerd in het Benelux merkenregister op 21 augustus 1991 onder nr. 0498574 voor ‘alcoholvrije dranken’ vervallen,

5.2. gelast doorhaling van het woordmerk PARBO, geregistreerd in het Benelux merkenregister op 21 augustus 1991 onder nr. 0498574 voor ‘alcoholvrije dranken’,

5.3. verklaart de inschrijving van het woordmerk PARBO, geregistreerd in het Benelux merkenregister op 28 september 2009 onder nr. 0869504 voor waren in de klassen 29, 30 en 32 nietig,

5.4. gelast doorhaling van het woordmerk PARBO, geregistreerd in het Benelux merkenregister op 28 september 2009 onder nr. 0869504 voor waren in de klassen 29, 30 en 32,

5.5. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten aan de zijde van Surinaamse Brouwerij tot op heden begroot op € 10.323,97 (tienduizend driehonderd en drieëntwintig euro en zevenennegentig eurocent),

5.6. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2012.

coll.: ES