Uitspraken

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 23/04968

Zitting 8 november 2024

CONCLUSIE

G.R.B. van Peursem

In de zaak

P.K. Holdline B.V.,

eiseres tot cassatie,

tegen

Vemedia B.V.,

verweerster in cassatie

Partijen worden hierna verkort aangeduid als PK respectievelijk Vemedia.

Deze zaak gaat over merkenrechtelijke rechtsverwerking, waarbij sprake moet zijn van bewust gedogen door de houder van een ouder merk van het gebruik van een ingeschreven jonger merk – in deze zaak in het bijzonder in de vorm van verpakkingen waarop naast het gedoogde jongere merk ook andere elementen zijn aangebracht. Merkhoudster PK (Lucovitaal voor kort gezegd voedingssupplementen) heeft in eerste aanleg zes merkrechten in stelling gebracht tegen gebruik van (het LEEF VITAAL merk op) verpakkingen van voedingssupplementen en vitamines die Vemedia vanaf september 2019 gebruikt. De rechtbank heeft geoordeeld dat PK slechts op grond van de eerder geregistreerde merken 1 en 2 kan opkomen tegen gebruik van het LEEF VITAAL merk, maar dat Vemedia’s rechtsverwerkingsverweer slaagt omdat PK vanaf 2009 bewust heeft gedoogd dat Vemedia het LEEF VITAAL merk meer dan vijf jaar als merk op verpakkingen heeft gebruikt, terwijl het merkgebruik op de verpakkingen vanaf september 2019 niet wezenlijk is veranderd. De rechtbank heeft verder geoordeeld dat de in september 2019 ingevoerde verpakkingen geen inbreuk maken op merken 4 en 6 omdat ze een verschillende totaalindruk maken en er geen verwarringsgevaar is. In hoger beroep heeft PK acht merkrechten ingeroepen tegen de verpakkingstekens die Vemedia vanaf september 2019 gebruikt. Het hof heeft Vemedia’s rechtsverwerkingsverweer ook gehonoreerd (rov. 6.2 t/m 6.22) en heeft vervolgens geoordeeld dat de verpakkingen die Vemedia vanaf september 2019 gebruikt geen inbreuk maken op de merken van PK (rov. 6.23 t/m 6.40). Bij de beoordeling van de inbreuk heeft het hof het LEEF VITAAL merk geheel ‘weggedacht’ bij de vergelijking tussen merk en teken. In cassatie klaagt PK onder meer dat het hof ten onrechte het rechtsverwerkingsverweer heeft gehonoreerd omdat de verpakkingen niet zijn ingeschreven als merk en er geen sprake is van vijf jaar bewust gedogen van het jongere merk (onderdeel 1) en dat het hof ten onrechte eerst het rechtsverwerkingsverweer heeft beoordeeld en pas daarna de merkinbreuktoets, terwijl het bij de merkinbreuktoets bovendien ten onrechte het LEEF VITAAL merk uit de verpakkingen heeft ‘weggedacht’ (onderdeel 2). Het cassatieberoep slaagt volgens mij niet. PK steekt deze cassatie in als een zaak die niet is gericht tegen een later ingeschreven merk, maar tegen gebruik van een ander teken, dat niet als merk is ingeschreven en waarvan het jongere merk ‘slechts één van de elementen’ zou zijn1. Maar zo heeft het hof deze merkenrechtelijke rechtsverwerkingszaak niet beoordeeld. Die beoordeling behelst de toets of het door de oudere merkhouder PK bewust gedoogde gebruik van het jongere merk door Vemedia mede omvat, althans niet significant afwijkt van, het door PK gewraakte gebruik van het jongere merk op de aangepaste verpakkingslijn sinds 2019. Het hof oordeelt dat dat laatste gebruik niet wezenlijk afwijkt van het door PK in de ‘gedoogperiode’ na aanvankelijke sommatie in 2009 (dus bewust) gedoogde merkgebruik van het jongere merk in de periode 2009-2014 op promotiemateriaal van Vemedia en op Vemedia’s website. De klachten van onderdeel 1 gaan aan dat laatste zelfstandig dragende aspect van de beslissing geheel voorbij en missen dan ook feitelijke grondslag, zodat vanwege merkenrechtelijke rechtsverwerking met betrekking Merken 1 en 2 van PK geen sprake is van inbreuk en de van ná het jongere merk daterende inschrijvingen voor de Merken 3-8 evenmin door PK tegen het jongere merk in stelling kunnen worden gebracht. Bij onderdeel 2 bestaat bij die stand van zaken geen belang in cassatie (maar ook inhoudelijk gaan deze niet op).

1.1 PK behoort tot het concern PK Peters Krizman AG/SA. PK is de moedermaatschappij van de in 1985 opgerichte vennootschap PK Benelux, die in ieder geval sinds 1998 vitamines en voedingssupplementen verkoopt in verpakkingen waarop het woord Lucovitaal is vermeld. PK Benelux B.V. behoort ook tot dat concern en verkoopt haar producten in Nederland via drogisterijen, apotheken, supermarkten en online. Via de website www.lucovitaal.nl biedt zij wereldwijde verzending aan van haar producten, die zij in diverse landen ook via fysieke verkooppunten aanbiedt.

1.2 PK is houdster van de volgende merkrechten (hierna gezamenlijk: de Merken):

1. het Benelux woordmerk LUCOVITAAL, op 18 april 1997 gedeponeerd onder nummer 892138 voor waren (voedingssupplementen) in klassen 5, 29 en 30 (Merk 1);

2. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 11 april 2006 aangevraagd en op 22 augustus 2007 geregistreerd onder nummer 5049069 voor waren in klassen 29 en 30 (Merk 2):

3. het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL KRACHTIG EN GOEDKOOP, op 12 juni 2015 geregistreerd onder nummer 1312173 voor waren in klassen 5 en 35 (Merk 3):

4. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL RESCUE, op 18 mei 2016 aangevraagd en op 17 oktober 2016 geregistreerd onder nummer 15451271 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 4):

5. het Uniewoordmerk LUCOVITAAL, op 4 november 2016 aangevraagd en op 23 mei 2017 geregistreerd onder nummer 16002123 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 5);

6. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 29 augustus 2018 aangevraagd en op 27 december 2018 geregistreerd onder nummer 17948425 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 6);

7. Het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 26 juli 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1467978 voor waren in klassen 3 en 5 (merk 7)3:

en

8. het Benelux woord-/beeldmerk, op 22 augustus 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1469140 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 8) (zie vorige voetnoot):

.

1.3 Vanaf in ieder geval 2002 gebruikt PK Merk 2. Sinds juni 2010 gebruikt zij donkerblauwe verpakkingen met aan de bovenzijde een witte halve cirkel zoals in de (verpakkings)Merken 6, 7 en 8.

1.4 Vemedia is in 1961 opgericht. Zij is thans één van de dochtermaatschappijen van Versailles B.V. (hierna: Versailles), opgericht in 2012. Vemedia is onderdeel van de Vemedia-groep, die zich bezig houdt met verkoop van zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten, farmaceutische grondstoffen en ongediertebestrijdingsmiddelen.

1.5 Op 14 december 2006 heeft Vemedia de aandelen in Distributiecare B.V. (hierna: Distributiecare) overgenomen. Distributiecare bracht sinds 1991 voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik op de markt en was houdster van het Benelux woord-/beeldmerk LEEF VITAAL (gedeponeerd op 19 juni 2006 onder nummer 1113891). Dat merk ziet er als volgt uit:

1.6 Na de overname heeft Vemedia een nieuw Benelux woord-/beeldmerk gedeponeerd op 17 juli 2007 onder nummer 1139499 (inschrijvingsnummer 827476) voor de waren vitaminepreparaten en voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik in klassen 5, 29 en 30 (hierna: het LEEF VITAAL merk). Het merk staat sinds 2014 op naam van Versailles.

1.7 Vanaf 2007 tot in ieder geval eind 2019 bood Vemedia producten aan waarop het LEEF VITAAL merk onderaan de verpakkingen was afgebeeld, tegen een achtergrond van zes kleuren die de functies van de producten aanduidden, met een zich boven het merk bevindende asymmetrische, naar boven bollende ronde bovenkant met een witte (schaduw)lijn er omheen (hierna ook: de verpakkingstekens 1). Begin 2009 bracht zij de volgende producten in de hierna afgebeelde verpakkingen op de markt:

1.8 Vemedia gebruikte het LEEF VITAAL merk vanaf 2007 ook in promotiemateriaal en vanaf 2009 op haar website. Daarbij gebruikte zij het LEEF VITAAL merk ook aan de bovenkant van de pagina met een zich onder het merk bevindende asymmetrische, naar onder bollende ronde onderkant met een witte (schaduw)lijn er omheen. Hieronder worden een paar voorbeelden weergegeven van promotiemateriaal in de periode vanaf 2007:

en van de website in 2009:

1.9 Op 14 oktober 2009 heeft PK aan Vemedia een sommatiebrief gestuurd. Daarin staat:

"(...)Onlangs constateerde cliënte dat u uw product LEEFVITAAL onder een nieuwe verpakking op de markt bent gaan brengen. Bij onderzoek in het register bemerkte zij dat u deze nieuwe verpakking ook heeft geregistreerd onder nummer 827476 [het inschrijvingsnummer van het LEEF VITAAL merk, A-G] in de Benelux sedert 2007.

Uiteraard is cliënte op de hoogte van uw product LEEFVITAAL. Tot op heden achtte zij door het gebruik van uw "oude" verpakking de kans op verwarring met haar product LUCOVITAAL onvoldoende om actie te ondernemen. Dit ondanks het feit dat verwarring tussen de woorden LUCOVITAAL + LEEFVITAAL 'sec' niet ondenkbaar is.

Wat hiervan ook zij dit wordt in haar opinie geheel anders nu u een nieuwe verpakking heeft geadopteerd. Een verpakking waar evenals bij cliëntes verpakking van LUCOVITAAL een mensbeeld wordt gebruikt tussen de prefixen LUCO respectievelijk LEEF en de suffix VITAAL. Zodoende wordt nog eens benadrukt dat de prefix VITAAL identiek is en de prefix LUCO/ LEEF met eenzelfde letter L aanvangt. Kortom: visueel is de kans op verwarring zeer groot, temeer nu het om identieke producten gaat.

Concluderend heeft cliënte grote bezwaren tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476. Daarom verzoek ik u het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen. Naast de schriftelijke bevestiging hiervan verzoeken wij u namens cliënt uw afnemers te berichten over een (wederom) wijziging in uw verpakking.

(…)"

1.10 Bij brief van 23 oktober 2009 heeft Vemedia, de sommatie van de hand gewezen en zich daarbij op het standpunt gesteld dat geen sprake is van associatie of verwarring tussen de merken.

1.11 Namens PK is bij brief van 19 november 2009 herhaald dat sprake is van verwarring. De brief vermeldt voorts:

"(...) wij willen u met dit schrijven nog een periode van 2 weken geven om een eventueel ander standpunt mede te delen. Zonder uw verdere berichten zal cliënte Freshfields, haar vaste advocatenkantoor, opdracht geven een concept dagvaarding uit te brengen."

Vemedia heeft op 3 december 2009 de sommatie opnieuw van de hand gewezen. PK heeft hierop niet gereageerd.

1.12 Vanaf september 2019 biedt Vemedia een aantal van haar producten in een nieuw potje en een nieuw doosje (hierna ook: verpakkingstekens 2) aan. Die zien eruit als volgt:

Zij brengt sindsdien de volgende 11 producten onder het LEEF VITAAL merk op de volgende wijze als serie op de markt:

Daaraan zijn later nog twee producten (Magnesium citraat bruis in blauw en Probiotica in oranje) toegevoegd. Vemedia levert deze LEEF VITAAL producten alleen aan Trekpleister en Kruidvat, met wie zij exclusieve samenwerkingen heeft.

2.1 PK heeft in eerste aanleg, voor zover in cassatie nog van belang, een merkinbreukverbod gevorderd , gericht tegen (1) het gebruik van het LEEF VITAAL merk in de in september 2019 ingevoerde productlijn en (2) de daarbij ingevoerde verpakkingen (doosje en potje)5.

2.2 De rechtbank oordeelde dat niet in geschil is dat PK alleen met haar eerder geregistreerde Merken 1 en 2 kan opkomen tegen het gebruik van het LEEF VITAAL merk en het rechtsverwerkingsverweer van Vemedia slaagt. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat de vanaf 2019 gebruikte verpakkingstekens 2 een andere totaalindruk maken dan merken 4 en 6 en er geen (indirect) verwarringsgevaar is. Dit resulteerde in afwijzing met kostenveroordeling in eerste aanleg.

2.3 PK vorderde in appel vernietiging van dat vonnis, een merkinbreukverbod met nevenvorderingen en schadevergoeding en winstafdracht, kosten rechtens. Bij eisvermindering tijdens de mondelinge behandeling heeft PK het inbreukverbod met nevenvorderingen beperkt tot verpakkingstekens 2.

2.4 Het hof heeft het vonnis bekrachtigd en daartoe, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwogen:

“Merkenrechtelijke rechtsverwerking?

6.2 Het meest verstrekkende verweer van Vemedia is dat PK haar rechten heeft verwerkt om tegen het gebruik van LEEF VITAAL merk op te treden wegens gedogen van het gebruik gedurende vijf jaar. Zij heeft zich daartoe beroepen op artikel 2.24 BVIE, zoals dat gold tot 1 maart 2019, artikel 2.30septies BVIE zoals dat sinds 1 maart 2019 van kracht is en artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn 20156. Grief VIII richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van “merkenrechtelijke” rechtsverwerking.

(…)

6.8 Vaststaat dat PK in oktober 2009 op de hoogte was van het toenmalige gebruik door Vemedia van het LEEF VITAAL merk voor voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik en voor vitaminen en dat zij dit meer dan 5 jaar heeft gedoogd. Dat Vemedia het LEEF VITAAL merk vanaf 2009 ook gebruikt voor vitaminepreparaten blijkt uit de overgelegde producties en de in de processtukken opgenomen afbeeldingen. Dit brengt mee dat PK tot (omstreeks) oktober 2014 de nietigheid van het LEEF VITAAL merk had kunnen inroepen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven. Of die vordering was geslaagd is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de Merken 1 en 2 en het LEEF VITAAL merk zodanig overeenstemmen dat sprake is van verwarringsgevaar.

6.9 Voor zover PK met haar stelling dat het LEEF VITAAL merk in de oude verpakking is gebruikt als pay-off of slogan bedoelt te betogen dat dit merk door Vemedia niet gebruikt is als merk en zij het daarom niet gedoogd heeft als bedoeld in voormelde artikelen, faalt dit omdat het hof van oordeel is dat wel sprake is van merkgebruik. Het LEEF VITAAL merk werd namelijk consistent op al haar producten gebruikt om haar producten te onderscheiden naar herkomst van producten met een andere herkomst. De stelling van PK dat Vemedia op die verpakkingen ook andere merken gebruikte (die verschilden per product) zoals “GluconCombi” kan daar niet aan afdoen omdat Vemedia terecht heeft aangevoerd dat zij LEEF VITAAL als overkoepelend merk gebruikte voor de betrokken reeks van preparaten en in dit geval “GlucomCombi” voor het product binnen die reeks. Daarnaast gebruikte Vemedia het LEEF VITAAL merk in reclame- en promotiemateriaal als merk. Dat ook PK het gebruik van Vemedia van haar merk in die periode zag als merkgebruik blijkt uit haar sommatiebrief uit 2009 van waarin zij schrijft dat zij: grote bezwaren [heeft] tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476 en Vemedia verzoekt het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen. Ook PK zelf merkt in haar processtukken dit gebruik ook wel aan als merkgebruik (zie p. 38 MvG).

6.10 Tijdens de mondelinge behandeling betoogt PK voor het eerst - en daarmee in strijd met de twee-conclusie-regel - dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk helemaal niet heeft gebruikt vanaf 2007 tot 2019 en dat zij, PK, dat dus ook niet heeft gedoogd vanaf 2009, omdat tot 2019 alleen verpakkingstekens 1 zijn gebruikt en gedoogd, die niet als merk waren gedeponeerd, zodat ook geen sprake kan zijn van rechtsverwerking. Het hof verwerpt dit betoog omdat het te laat is aangevoerd. Daar komt het volgende bij. Dat het LEEF VITAAL merk werd gebruikt in een context is gebruikelijk en doet er niet aan af dat sprake was van merkgebruik van het LEEF VITAAL merk, zoals dat is gedeponeerd, welk merkgebruik PK vanaf 2009 heeft gedoogd. PK gaat daar zelf ook vanuit in haar eerdere processtukken en in voormelde sommatiebrief. Zij heeft tegen het beroep op rechtsverwerking wel aangevoerd dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk relevant anders is gaan gebruiken vanaf september 2019, maar dat is een ander verweer tegen het beroep op rechtsverwerking, welk verweer het hof hieronder zal behandelen.

6.11 Tegen het beroep op rechtsverwerking heeft PK verder aangevoerd:

a) dat Vemedia zich niet op het rechtsverwerkingsverweer kan beroepen omdat dit is voorbehouden aan Versailles als merkhouder en Versailles niet is tussengekomen;

b) dat het LEEF VITAAL merk te kwader trouw is gedeponeerd;

c) dat het gebruik vanaf september 2019 relevant afwijkt van het gebruik in de periode 2009-2014 (en daarna tot eind 2019), zodat niet gezegd worden dat zij dat nieuwe gebruik heeft gedoogd als bedoeld in artikel 2.24 BVIE (oud)/2.23quater BVIE.

Het hof zal deze verweren tegen het beroep op rechtsverwerking hieronder puntsgewijs bespreken.

Ad a: Vemedia kan zich niet beroepen op rechtsverwerking omdat de merkhouder niet is tussengekomen?

(…)

6.13 Bovendien faalt dit verweer ook op inhoudelijke gronden. PK baseert de verplichting van de merkhouder om tussen te komen op de tekst van het kopje boven artikel 2.23quater (nieuw) BVIE in de Nederlandse versie van het BVIE, dat luidt: “Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure". Het hof volgt PK niet in dit standpunt. Artikel 2.23quater (nieuw) BVIE is (net als zijn voorgangerbepaling artikel 2.24 (oud) BVIE) de omzetting, voor de landen van de Benelux, van artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en moet daarom zoveel mogelijk conform die bepaling worden uitgelegd. Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en het daarmee overeenstemmende artikel 16 UMVo moeten op hun beurt worden uitgelegd naar hun betekenis in hun verschillende taalversies, begrepen in het licht van het doel van beide regelingen en de context van die bepalingen binnen die regelingen.7 Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en artikel 16 UMVo voorzien net als hun voorgangerbepalingen, artikel 9 van Merkenrichtlijn 19898 respectievelijk artikel 53 GMVo 19949 en artikel 54 GMVo 200910, in een verweer in een inbreukprocedure tegen gebruik van een vermeend inbreukmakend teken. De tekst van die bepalingen wijst er niet op dat alleen de jongere merkhouder zelf een beroep kan doen op dat verweer en dat die daartoe moet tussenkomen in een inbreukprocedure tussen de oudere merkhouder en een licentienemer van de jongere merkhouder. De bepalingen zijn namelijk geformuleerd als een algemene beperking van het recht van de oudere merkhouder om gebruik van een jonger merk te verbieden in een inbreukprocedure, ongeacht of de houder van het jongere merk partij is in die procedure. Het is ook juist de gebruiker van dat teken die belang heeft bij dit beroep op rechtsverwerking. Dat hoeft niet de merkhouder te zijn, dat kan ook zijn licentienemer zijn. In dat geval hebben zowel de licentienemer als de merkhouder er belang bij dat de licentienemer het betrokken merk kan gebruiken en zelf het daaraan verbonden tussenkomend recht kan inroepen. Het zou daarom niet logisch zijn als dat verweer slechts zou kunnen worden gevoerd door de jongere merkhouder zelf in de vorm van een tussenkomst van die merkhouder in die inbreukprocedure. In dat licht is de formulering van het kopje boven deze bepalingen in de Nederlandse taalversie van de richtlijn en de verordening onvoldoende om die bepalingen uit te leggen als enkel een recht van de jongere merkhouder om tussen te komen in de inbreukprocedure. Uit de Engelse en Duitse tekst van het kopje boven de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo volgt bovendien dat het bij dit verweer gaat om een tussenkomend recht ('intervening right' respectievelijk 'Zwischenrecht') en niet om het recht (laat staan de plicht) van de merkhouder om in de betrokken inbreukprocedure tussen te komen. Het gaat om een recht van de gebruiker van het jongere merk op co-existentie met een oudere merk dat door een omstandigheid aan de zijde van (de houder van) het oudere merk (zoals het vijf jaar gedogen van het jongere merk) tussenkomt na het oudere recht, dat normaal gesproken voor zou gaan. Deze uitleg van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo wordt bevestigd door de consideransen van de richtlijn en verordening. Die bepalen dat ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd (overweging 29 Merkenrichtlijn 2015 en de voor zover relevant gelijkluidende overweging 23 UMVo). Ook daaruit blijkt dat het gaat om een algemene beperking van het verzetsrecht van de oudere merkhouder tegen gebruik van een jonger merk, ongeacht of de jongere merkhouder partij is in de inbreukprocedure. Deze uitleg wordt daarnaast bevestigd doordat rechtsverwerking in de voorgangerbepalingen artikel 9 Merkenrichtlijn 1989 respectievelijk de artikelen 53 GMVo 1994 en 54 GMVo 2009 was geregeld als één verweer tegen zowel een nietigheidsactie als een inbreukactie van de houder van het oudere merk, en de Uniewetgever destijds in die bepaling nergens melding heeft gemaakt van een met dat verweer verbonden recht of plicht van de jongere merkhouder om tussen te komen. Bij geen van de opeenvolgende wijzigingen van deze eerdere bepalingen heeft de Uniewetgever ervan blijk gegeven dat hij deze regel materieel heeft willen wijzigen, zij het dat zij bij de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/242411 is gesplitst in (i) een verweer tegen de nietigheidsactie en (ii) een daarnaar verwijzend verweer tegen de inbreukactie. Het hof is dan ook van oordeel dat het kopje boven zowel artikel 2.23quater (nieuw) BVIE als de Nederlandse tekst van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo berust op een ongelukkige vertaling en de daaruit door PK getrokken gevolgtrekking niet kan dragen.

(…)

Ad c. het gewijzigde gebruik sinds 2019 is niet gedoogd?

6.17 Allereerst rijst de vraag of een wijziging in de wijze van gebruik van een merk nadat het aanvankelijk gebruik vijf jaar is gedoogd in de weg kan staan aan een geslaagd beroep op “merkenrechtelijke” rechtsverwerking. Naar het oordeel van het hof is dat om de volgende redenen niet het geval.

6.18 In het huidige artikel 2.23quater BVIE is bepaald dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking (slechts) vereist is dat het jongere merk niet (meer) nietig kan worden verklaard op grond van (in dit geval) artikel 2.30septies lid 1. Daarvan is sprake indien en voor zover het gebruik voor de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven is gedoogd gedurende meer dan vijf jaar. Ook hier geldt dat deze bepalingen moeten worden uitgelegd conform de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 en dat deze bepalingen en de daarmee gelijkluidende artikelen 16 en 61 UMVo moeten worden uitgelegd in het licht van hun context binnen die respectieve regelingen. Uit de bewoording van deze bepalingen volgt niet dat de daarin geregelde rechtsverwerking slechts betrekking heeft op het gedogen van het jongere merk in het kader van een specifieke vormgeving, zoals gebruik op een specifiek vormgegeven verpakking, met als gevolg dat de houder van het oudere merk zich nog steeds zou kunnen verzetten tegen bijvoorbeeld gebruik van datzelfde jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.

6.19 Indien het merk in het geheel niet is gebruikt of gedoogd voor een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven kan het merk in zoverre nog wel nietig worden verklaard. Daarbij is de omschrijving van de waren of diensten in het depot/de registratie bepalend. Op welke wijze het merk voor de in het depot omschreven waren of diensten is gebruikt is voor de toepassing van deze bepaling daarom niet relevant. Een nietigverklaring moet een merk in zijn geheel betreffen en kan wel slechts een deel van de waren of diensten betreffen waarvoor het is ingeschreven, maar het is niet toelaatbaar binnen een categorie waren of diensten een differentiatie aan te brengen (vgl. de omzetting van richtlijnbepalingen in artikelen 2.2 quater en 2.30 nonies leden 1, 2 en 3 (nieuw) BVIE, artikel 2.30 (oud) BVIE). Een depot kan door partiële nietigverklaring niet in zoverre worden gewijzigd dat het teken zelf of de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven bijvoorbeeld door een disclaimer worden gewijzigd.12 Als bepalend zou zijn welk gebruik binnen de ingeschreven waren of diensten(categorie) is gedoogd zou dat tot de consequentie leiden dat na vijf jaar gedogen een merk niet meer nietig verklaard zou kunnen worden voor dat specifieke gedoogde gebruik van het merk voor die waren/diensten, maar nog wel voor ander gebruik voor die waren/diensten. Dan zou het merk nietig kunnen worden verklaard voor alle waren en diensten voor zover niet gebruikt op de in de gedoogperiode gebruikte wijze. Nog daargelaten dat een eenduidige omschrijving van dat gebruik problemen kan opleveren, zou daardoor het depot op ontoelaatbare wijze worden gewijzigd. Een andere opvatting zou tot onzekerheid leiden die niet verenigbaar is met het registratiesysteem van het merkenregister en die de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 nu juist proberen te voorkomen. Dat geldt te meer nu de rechtsverwerking afhankelijk is van het bewust gedogen door de houder van het oudere merk, hetgeen ook nog eens een subjectief weten aan de zijde van die merkhouder vereist. Het komt regelmatig voor dat een merk op verschillende manieren wordt gebruikt, zowel tegelijkertijd als in verschillende periodes. Ook het LEEF VITAAL merk is op verschillende manieren gebruikt, niet alleen vanaf september 2019, maar ook in de periode tot eind 2019. Dat is allemaal niet relevant zolang het maar gedoogd is voor de ingeschreven waren of diensten (op welke manier dan ook). Dat de regeling over rechtsverwerking wegens gedogen juist ten behoeve van de rechtszekerheid in het leven in geroepen blijkt ook uit de hiervoor al aangehaalde overweging 29 van de Merkenrichtlijn 2015 (en de voor zover relevant gelijkluidende overweging 23 UMVo), waarin is bepaald:

(29) Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.

6.20 In de eerdere regelingen van de Merkenrichtlijn en de GMVo (en de artikelen 2.24 en 2.29 van oudere versies van het BVIE) is het bovenstaande minder duidelijk verwoord en is de koppeling tussen de artikelen niet gelegd, omdat rechtsverwerking destijds was geregeld als één en hetzelfde (geformuleerde) verweer tegen zowel nietigheidsactie als inbreukvordering (…). Daar echter ook toen al gold dat het niet is toegestaan (door een disclaimer) een wijziging aan te brengen in de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven en met deze artikelen werd beoogd de rechtszekerheid te bevorderen, is aan te nemen dat het bovenstaande ook toen gold. In de considerans van de Merkenrichtlijn 1989 wordt ook uitdrukkelijk overwogen dat deze bepalingen nodig zijn ter wille van de rechtszekerheid. Verder geldt ook op dit punt dat uit de wordingsgeschiedenis van de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424 niet blijkt dat de Uniewetgever de wil had om de regels over rechtsverwerking materieel te wijzigen. In het voorstel van de Europese Commissie voor de Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)162 van 27 maart 2013) volstaat de Commissie met een verwijzing in het algemeen naar haar wens naar vereenvoudiging en verduidelijking.

6.21 Het beroep van PK op de woorden “vast en langdurig gebruik” in het Bud/Anheuser-Busch arrest van het HvJ EU13 kan haar niet baten. In dat arrest gaat het om de betekenis van het begrip gedogen, terwijl uitgangspunt was dat in de voorgelegde casus sprake was van vast en langdurig gebruik door een derde. Over de betekenis van het begrip gebruik laat het HvJ zich niet uit. Bovendien staat in dit geschil vast dat Vemedia vanaf 2007 vast en langdurig gebruik heeft gemaakt van haar LEEF VITAAL merk voor vitaminen en voedingssupplementen en dat PK dat gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd. Dat brengt mee dat sprake is van rechtsverwerking, zelfs als daarvoor vereist zou zijn dat het merk in die vijfjaarsperiode steeds op eenzelfde wijze (zoals kennelijk PK het woord vast interpreteert) gebruikt is voor die waren. Zoals hiervoor uiteengezet, kan daarna de nietigheid van dat jongere merk niet meer worden ingeroepen voor die waren en kan de oudere merkhouder zich ook niet meer tegen het gebruik daarvan verzetten, ook al wijzigt daarna de wijze van gebruik door bijvoorbeeld gebruik van het jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.

6.22 Het bovenstaande leidt ertoe dat het beroep van Vemedia op rechtsverwerking al op grond van het bovenstaande slaagt en grief VIII faalt. Het hof merkt overigens op dat uit door Vemedia overgelegde, niet betwiste producties blijkt dat Vemedia in de gedoogperiode 2009-2014 haar LEEF VITAAL merk ook anders en prominenter gebruikte dan op verpakkingstekens 1, namelijk in haar promotiemateriaal en op haar website. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat niet gesproken kan worden van wezenlijke wijziging van het gebruik door Vemedia.

Inbreuk ondanks rechtsverwerking?

6.23 De grieven II tot en met VII richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Vemedia door het gebruik van verpakkingstekens 2 geen inbreuk maakt op, begrijpt het hof, de (jongere) Merken 3 tot en met 6. Voorts beroept PK zich in dit hoger beroep op de Merken 7 en 8 die pas in juli en augustus 2022 (kort voor het nemen van de MvG) zijn aangevraagd. Zij stelt dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub b en sub c BVIE en artikel 9 lid 2 sub b en sub c UMVo (hierna ook: inbreuk sub b respectievelijk inbreuk sub c). In dit verband richten de grieven zich ook tegen het oordeel van de rechtbank dat de Merken 4 en 6 een beperkt onderscheidend vermogen hebben en stelt PK dat de merken 4, 6, 7, en 8, althans 4 en 6, bekend zijn.

6.24 Bij de vraag of sprake is van een inbreuk sub b moet in het algemeen beoordeeld worden of het vermeend inbreukmakend teken en het ingeroepen merk overeenstemmen en, vervolgens, of zij zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Het gaat er met name om of het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.14Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden omvatten met name de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, de mate van overeenstemming van de betrokken waren en/of diensten en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Een zekere mate van overeenstemming van het teken en het merk en een zekere mate van overeenstemming van de waren of diensten zijn cumulatieve voorwaarden.15

6.25 Om inbreuk sub c aan te nemen moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

i) het teken en het merk zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;

ii) het merk is bekend;

iii) het relevante publiek legt een verband tussen het teken en het merk;

iv) door gebruik van het teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

v) er is geen geldige reden voor het gebruik van het teken.

6.26 Of het relevante publiek een verband tussen het teken en het merk legt - dat wil zeggen dat het teken het merk in gedachten oproept - dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

6.27 Allereerst zal het hof onderzoeken of en zo ja, in welke mate de verpakkingstekens 2 en elk Merk in de perceptie van het relevante publiek overeenstemmen, zoals voor beide vormen van inbreuk is vereist.

(…)

6.29 Omdat PK haar recht verwerkt heeft om tegen het LEEF VITAAL merk op te treden en op grond van artikel 2.20 lid 2 aanhef BVIE en artikel 9 lid 2 aanhef UMVo geldt dat een jonger merk niet kan worden tegengeworpen aan een ouder merk16, dient het hof te beoordelen of de combinatie van de overige elementen van de verpakkingstekens 2 - dus zonder het LEEF VITAAL merk - (hierna ook: de overige elementen) zodanig overeenstemt met de Merken dat verwarringsgevaar en/of voormeld verband kan worden aangenomen, alsmede, zo nodig, of aan de overige vereisten voor een inbreuk is voldaan.

6.30 PK heeft aangevoerd dat hier, net als bij de vergelijking tussen een teken en een merk dat niet onderscheidende elementen bevat, het zogeheten wegdenkverbod geldt: de niet onderscheidende elementen van het merk mogen bij de overeenstemmingsvraag niet worden weggedacht bij de vergelijking tussen de totaalindrukken van teken en merk. Op dezelfde manier zou het LEEF VITAAL merk volgens PK niet mogen worden weggedacht bij de hier te verrichten vergelijking. Het hof volgt PK hier niet in. Anders dan de niet onderscheidende elementen van het door eiser in een inbreukzaak ingeroepen merk gaat het hier bij het LEEF VITAAL merk om een eigen merk van gedaagde, dat deze zonder meer mag gebruiken op grond van merkenrechtelijke rechtsverwerking en, als het gaat om de Merken 3 tot en met 8, omdat dat LEEF VITAAL merk ouder is. Aan het recht dat eigen merk te mogen gebruiken zou afbreuk worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK.

6.31 De met de Merken te vergelijken verpakkingstekens 2 zijn een doosje en een potje. Het doosje bestaat, voor zover relevant, uit een wit vlak met een beschrijvende tekst over het aangeboden product met daarboven een gekleurd vlak. Boven het gekleurde vlak bevindt zich een gele band en daaronder twee smalle banden in wit en in de kleur van het vlak, althans een daarop gelijkende kleur. Daaronder bevindt zich een donker blauwe band die aan beide zijden trechtervormig uitloopt. In het witte vlak bevindt zich een blauw vierkant met tekst, een grote pil en een kleine halve cirkel in dezelfde kleur als het grotere vlak aan de bovenkant. Behalve de gele band zijn al de banden en vlakken rechts en links ongelijk van hoogte. Dit totaalbeeld is licht en ongelijkmatig, met een kleuraccent aan de bovenkant. Het potje bestaat uit dezelfde elementen, met dien verstande dat de gele band en de donkere in trechtervorm uitlopende band ontbreken. Het vertoont echter dezelfde ongelijkmatigheden en heeft dezelfde totaalindruk, wat nog wordt versterkt door het grote witte plastic potje en de lichtblauwe plastic dop.

6.32 De Merken 1, 2, 3 en 5 vertonen geen enkele overeenstemming met deze verpakkingstekens 2 omdat zij alleen maar bestaan uit het woord LUCOVITAAL, al dan niet met het poppetje, terwijl in de vergelijking het LEEF VITAAL merk bij de verpakkingstekens buiten beschouwing moet blijven. PK lijkt zich ook niet (meer) op de Merken 3 en 5 te beroepen (vgl. punt 3.21 MvG).

6.33 De Merken 4, 6, 7 en 8 bestaan voornamelijk uit een donkerblauw/zwart vlak (bij Merk 6 het etiket op het potje) met aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel waarin zich Merk 2 (het woord LUCOVITAAL en het poppetje) bevindt, met het poppetje in rood uitgevoerd en een zilveren lijn om de halve cirkel en, bij Merken 6 en 7, ook een zilveren lijn aan de onderkant van het vlak. In merk 4 staat bovendien het woord RESCUE in het blauwe vlak en in merk 8, de afbeelding van een buitenverpakking, bevindt zich tekst over het product in witte letters en in twee rode balkjes in het donkerblauwe vlak. Merk 6 is verder (een beeld van) een rood potje. Voor de totaalindruk van al deze Merken 4, 6, 7 en 8 is, zoals ook PK stelt (punt 3.22 MvG), Merk 2 met het woord LUCOVITAAL en het rode poppetje, telkens in de witte (bijna) halve cirkel, het dominerende en onderscheidende element. De overige elementen, namelijk het donker(blauw)e vlak, de zilveren lijnen, een donkerrood potje met zilveren dop in Merk 6 en de witte tekst die (kenmerken van) het product beschrijft in Merken 4 en 8, zijn naar het oordeel van het hof op zichzelf niet onderscheidend. De combinatie van deze elementen met de halve cirkel met Merk 2 is rustig, gelijkmatig en geordend. De kleurstelling wijkt in alle opzichten af van de kleurstelling in de verpakkingstekens 2 en is ten opzichte van die verpakkingstekens 2 diapositief: de Merken 4, 6, 7 en 8 hebben aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel in een verder donkerblauw/zwart vlak met witte letters, terwijl de verpakkingstekens 2 aan de bovenkant een betrekkelijk donker kleurvlak hebben, met daaronder op het doosje een donkerdere band, boven een verder wit vlak met donkere belettering. De Merken 4, 6, 7 en 8 bevatten geen afbeelding van een pil.

6.34 De totaalindrukken van deze Merken 4, 6, 7 en 8, bepaald door Merk 2 met het rode poppetje in de (bijna) halve witte cirkel in een rustige context, wijkt zodanig af van voormelde totaalindrukken van de verpakkingstekens 2, gevormd door de overige elementen (zonder het LEEF VITAAL merk) in een afwijkende, diapositieve kleurstelling, met een prominent afgebeelde pil, dat er naar het oordeel van het hof geen sprake is van enige overeenstemming tussen deze Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2. Het hof kan de stelling van PK dat sprake is van dezelfde look en feel dan ook niet volgen. Dat PK concludeert tot overeenstemming is overigens met name gelegen in de door haar gestelde overeenstemming tussen Merk 2 en het LEEF VITAAL merk, welk laatste merk nu juist buiten beschouwing moet worden gelaten omdat PK daar niet meer tegen kan optreden.

6.35 Daar komt het volgende bij. Als er al enige overeenstemming zou moeten worden aangenomen dient de vraag naar de aanwezigheid van verwarringsgevaar vereist voor een inbreuk sub b en een verband (en zo nodig de overige voorwaarden) vereist voor inbreuk sub c beantwoord te worden. Bij die beoordeling is van belang dat de waren waarvoor de Merken (onder meer) zijn ingeschreven en de verpakkingstekens 2 zijn gebruikt identiek, althans (deels) in hoge mate overeenstemmend zijn. Voorts gaat het hof er veronderstellenderwijs van uit dat de Merken in Nederland en daarmee in (een aanmerkelijk deel van) de Benelux en de EU bekend zijn. Ook daarvan uitgaande is het hof om de volgende redenen van oordeel dat er toch geen sprake is van het vereiste verwarringsgevaar of verband. Doordat bij de vergelijking het LEEF VITAAL merk niet in aanmerking kan worden genomen omdat PK daartegen niet meer kan optreden en, wat de Merken 3 tot en met 8 betreft, omdat het ouder is, is de eventuele overeenstemming uitsluitend gelegen in niet-onderscheidende elementen (met name de beschrijvende teksten over het product in Merken 4 en 8) en in de witte (bijna) halve cirkel in de Merken enerzijds en het afgeronde gekleurde vlak aan de bovenkant in de verpakkingstekens 2 anderzijds. Deze niet-onderscheidende elementen leggen voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband geen gewicht in de schaal. Door de verschillen tussen de ongelijkmatig afgeronde gekleurde vlakken in de verpakkingstekens 2 en de (perfecte bijna) halve cirkel in de Merken, de andere verschillen tussen Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2 en de (daardoor) sterk afwijkende totaalindrukken, is de overeenstemming tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken, zo al aanwezig, te gering om verwarringsgevaar of het vereiste verband aan te nemen. Daarmee kan geen sprake zijn van een inbreuk sub b en behoeft ook de vraag of aan de overige vereisten voor een inbreuk sub c is voldaan geen behandeling.

6.36 Het door PK overgelegde onderzoeksrapport van Dynamic Concepts Consultancy “Merkverwarring Lucovitaal/Leefvitaal” van november 2019 (productie 43 PK) kan niet tot een andere conclusie leiden, omdat daarbij een Vemedia-potje is getoond waarop het LEEF VITAAL merk is afgebeeld en het onderzoek juist daarop gericht is, terwijl PK zich daartegen niet (meer) kan verzetten. Er wordt na dat tonen eerst specifiek gevraagd of de respondent het merk kent, waarna ook nog eens een PK-potje wordt getoond en de respondent kan invullen of hij “de merken” al dan niet met elkaar zou verwarren:

Deze vragen zijn leidend. Dat geldt zowel voor de vraag die impliceert dat door het gebruik van verpakkingsteken 2 sprake is van merkgebruik als voor het tonen van een verpakking met het Merk naast het verpakkingsteken met het LEEF VITAL merk en de vraag of de respondent deze merken met elkaar (direct of indirect) zou verwarren in plaats van een open vraag naar het verwarringsgevaar op basis van alleen verpakkingstekens 2. Ook om die reden komt aan het rapport geen of weinig waarde toe.

(…)

6.39 Ten slotte zijn de voorbeelden die PK geeft van vermeende daadwerkelijke verwarring (producties 46-48 PK) geen reden om anders te oordelen. Deels gaat het om plaatsing van de producten van partijen in elkaars nabijheid in reclamefolders of in een winkel, waaruit zonder toelichting, die ontbreekt, geen verwarring door het relevante publiek blijkt. Verder gaat het om een zeer beperkt aantal gevallen van verwarring, die blijkens mededelingen van de desbetreffende consument is veroorzaakt door het gebruik van het LEEF VITAAL merk, althans waarbij de consument het LEEF VITAAL merk heeft waargenomen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat verwarring is te duchten door het gebruik van de overige elementen van verpakkingstekens 2.

6.40 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven II tot en met VII falen (…).”

2.5 PK heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Vemedia heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten. PK heeft vervolgens gerepliceerd en Vemedia gedupliceerd.