3 DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP JOHNNIE SUPERMARKET N.V.,
gevestigd in Sint Maarten,
gedaagde sub 3,
gemachtigden: mrs. L. BERMAN en E.F. KEUNING,
(in de zaak SXM202201310)
DE VENNOOTSCHAP NAAR VREEMD RECHT MHCS,
gevestigd in Frankrijk,
eiseres,
gemachtigden: mrs. M.O. KORTENOEVER en C.S. MASTENBROEK,
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KALSEERAN N.V. h.o.d.n. FRIENDLY DUTY
gevestigd in Sint Maarten,
gemachtigde: mr. J.G. SNOW.
Partijen zullen hierna Hennessy, MHCS, Penha, Fresh Pond, Johnnie en Kalseeran, alsmede Hennessy c.s. (eiseressen gezamenlijk, vrouwelijk enkelvoud) en Penha c.s. (gedaagden gezamenlijk, vrouwelijk enkelvoud) worden genoemd.
In deze zaak richten houders van internationaal bekende merken cognac en champagne zich tegen Sint Maartense winkeliers die flessen te koop aanbieden waarvan de door de merkhouders aangebrachte identificatienummers zijn verwijderd. Met verwijzing naar en in aansluiting op eerdere uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Hoge Raad, oordeelt het Gerecht dat de merkhouders geen gegronde redenen hebben om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van gedecodeerde flessen. Daarbij komt betekenis toe aan het door de lokale wetgever gehechte belang aan vrije parallelhandel, die door de identificatienummers kan worden belemmerd. Ook auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen zijn volgens het gerecht niet aan de orde.
2 De feiten
a. a) Hennessy c.s. legt zich toe op de productie en verkoop van alcoholische dranken van bekende merken, van welke merken zij de rechthebbenden zijn.
b) Penha c.s. drijft winkels in Sint Maarten waarin flessen drank van de merken van Hennessy c.s. worden verkocht.
c) Hennessy c.s. voorziet de flessen drank die zij op de markt brengt en distribueert van een identificatienummer. De identificatienummers worden ergens in de verkoopketen – door anderen dan Penha c.s. – verwijderd.
d) Hennessy c.s. heeft in winkels van Penha c.s. flessen aangetroffen waarvan de identificatienummers zijn verwijderd. Het betreft:
|
merkgerechtigde:
|
merk en dranksoort:
|
methode verwijdering identificatienummer:
|
gedecodeerde flessen aangetroffen bij:
|
|
Hennessy
|
Hennessy,
cognac
|
- met een naald wordt een gaatje gemaakt in de folie om de flessenhals en wordt een vloeistof aangebracht die de op de buitenkant van de flessenhals aangebrachte code doet verdwijnen
- de code op het etiket wordt onleesbaar gemaakt met een stickertje
|
Fresh Pond
Johnnie
|
|
MHCS
|
Veuve Clicquot,
champagne
|
- de aan de voet van de fles in het glas gegraveerde code wordt weggeslepen
- de code op het etiket wordt onleesbaar gemaakt met een stickertje
|
Penha
Kalseeran
|
e) Hennessy c.s. heeft na daartoe verkregen verlof conservatoire beslagen gelegd ten laste van Penha, Fresh Pond en Kalseeran.
3 De vorderingen en het verweer
3.1.
Hennessy c.s. vordert in conventie bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, kort samengevat, Penha c.s. te veroordelen tot:
- -
het staken en gestaakt houden van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten;
- -
recall en vernietiging van inbreukmakende flessen;
- -
het doen van opgave van gegevens over inkoop en verkoop;
- -
vergoeding van schade en (proces)kosten.
3.2.
Hennessy c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Penha c.s. door gedecodeerde flessen te verkopen inbreuk maakt op het merkrecht en auteursrecht van Hennessy c.s. en dat Penha c.s. onrechtmatig jegens Hennessy c.s. handelt.
3.3.
Penha c.s. heeft gemotiveerd verweer gevoerd, onder meer met de stelling dat volgens de vigerende rechtspraak van het Gemeenschappelijk Hof winkeliers gerechtigd zijn alhier gedecodeerde (maar rechtmatig via parallelhandel verkregen) flessen aan te bieden.
3.4.
Aanvankelijk had Penha een eis in reconventie ingesteld, die zij echter uiteindelijk geheel heeft ingetrokken. Wel wil zij dat Hennessy c.s. in reconventie in de proceskosten wordt veroordeeld.
3.5.
Fresh Pond heeft in reconventie gevorderd dat Hennessy c.s. wordt veroordeeld haar schadeloos te stellen vanwege onrechtmatig beslag, waarbij de schade nader moet worden opgemaakt bij staat.
3.6.
Johnnie heeft in reconventie jegens Hennessy dat haar, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, wordt verboden het op de markt te (doen) brengen c.q. houden van flessen met een code of ander id-nummer waarmee niet uitsluitend uitvoering wordt gegeven aan de eisen van artikel 5 Landsbesluit Etikettering Levensmiddelen op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Hennessy in de proces- en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente. Johnnie legt hieraan ten grondslag dat Hennessy de vrije parallelhandel niet mag tegengaan en die norm schendt middels haar codes/id-nummers.
3.7.
Johnnie heeft in reconventie jegens MHCS gevorderd om, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, twee specifieke merkregistraties vervallen te verklaren, met veroordeling van MHCS in de proces- en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.
3.5.
Hennessy c.s. heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de eisen in reconventie.
3.6.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4 De beoordeling
4.1.1.
Het Gerecht zal de zaken met zaaknummers SXM202200797 en SXM202201310 voegen wegens verknochtheid.
4.1.2.
In haar akten verduidelijking eis heeft Hennessy geëxpliciteerd dat
- enkel Hennessy vorderingen heeft ingesteld tegen Fresh Pond en Johnnie en
- enkel MHCS vorderingen heeft ingesteld tegen Penha en Kalseeran.
4.1.3.
Penha c.s. heeft veel ter betwisting en ten verwere aangevoerd. Omdat de vorderingen van Hennessy c.s. op na te melden materiële gronden worden afgewezen, zal het Gerecht alle overige betwistingen en verweren onbesproken laten.
Wettelijke grondslag van de vorderingen van Hennessy c.s.
4.2.
Hennessy c.s. baseert haar vorderingen op artikel 23 lid 8 van de Merkenlandsverordening (Mlv):
“Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”
4.3.
Zij stelt voorts dat de verkoop van gedecodeerde flessen door Penha c.s. onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek en dat dat Penha c.s. daarmee inbreuk maakt op haar auteursrecht.
4.4.
In hoge mate vergelijkbare zaken zijn al eerder door merkgerechtigden aan de Gerechten in Eerste Aanleg, het Gemeenschappelijk Hof en de Hoge Raad voorgelegd:
- -
Hoge Raad 1 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3525 (Diageo vs Esperamos c.s., kort geding Curaçao, afwijzing vordering tot verbod verkoop van flessen whisky Johnnie Walker waarop identificatienummers zijn verwijderd wegens merkinbreuk en onrechtmatige daad; verzet merkhouder tegen parallelimport, strekking art. 23 lid 8 Merkenlandsverordening);
- -
Hoge Raad 19 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5797 (Diageo c.s. vs Sriram c.s., bodemzaak Sint Maarten, afwijzing vordering verbod verkoop flessen Johnnie Walker, Crown Royal, Sheridan's, Smirnoff en Baileys waarop identificatienummers zijn verwijderd. Geen gegronde reden voor verzet door merkhouder. Geen concordantie uitputtingsregels Nederland en Nederlandse Antillen;
- -
Gemeenschappelijk Hof 17 mei 2013 (niet gepubliceerd, Rémy Martin vs Cardinal)
- -
Gemeenschappelijk Hof 31 januari 2014, ECLI:NL:OGHACMB:2013:69 (Bacardi c.s. vs Cardinal, bodemzaak Sint Maarten, afwijzing vordering verbod verkoop flessen Bacardi waarvan de identificatiecode is verwijderd. Dat merkhouder legitieme doelen nastreeft met het aanbrengen van identificatiecodes brengt niet mee dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoel in art. 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt.
4.5.
In het arrest van 19 oktober 2012 overwoog de Hoge Raad onder meer:
“Het gerecht heeft de vorderingen afgewezen, het hof heeft dat vonnis bevestigd. Het overwoog daartoe allereerst, met een beroep op HR 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007/309, dat voor de beantwoording van de zojuist bedoelde vraag dient te worden uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk (rov. 4.6). Voorts herinnerde het hof eraan dat blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van (art. 23 lid 8 van) de Mlv in de Nederlandse Antillen uitdrukkelijk is gekozen voor een systeem van wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Voorts overwoog het dat identificatiecodes merkhouders in staat stellen lekken in de verkooporganisatie op te sporen en aldus een beletsel kunnen vormen voor parallelimport en dat de uitputtingsregel van art. 23 lid 8 Mlv niet gefrustreerd kan worden door het enkele verwijderen van codes als inbreukmakend te bestempelen (rov. 4.7-4.8).
Het hof oordeelde dat de veranderingen die de flessen en verpakkingen hebben ondergaan door het verwijderen van de codes zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken, ook niet als wordt uitgegaan van het luxe imago van die merken, noch dat zij tot herkomstverwarring kunnen leiden (rov. 4.9).
Het achtte aannemelijk dat de codes (mede) zijn aangebracht om een "recall" te vergemakkelijken, om namaak te kunnen herkennen en opsporen en productaansprakelijkheid te beperken, waarbij het, aldus het hof, om legitieme doelen gaat, maar dat die doeleinden nog niet meebrengen dat Diageo c.s. zich tegen het verhandelen van flessen zonder code kunnen verzetten. Gelet op het belang voor Sint Maarten dat ook volgens de wetsgeschiedenis van de Mlv moet worden gehecht aan de vrije parallelhandel, aldus het hof, moet op dit punt de concordantie van rechtspraak wijken voor het door de wetgever beoogde systeem van vrije parallelimport (rov. 4.10-4.11). Afweging van de legitieme belangen van Diageo c.s. bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het belang van een vrije parallelhandel in Sint Maarten leidt tot het oordeel dat geen sprake is van een gegronde reden voor Diageo c.s. voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv (rov. 4.12).”
4.6.
Over het door de wetgever benadrukte belang van parallelhandel had het Hof in die zaak overwogen:
“Een relevante omstandigheid bij de beantwoording van de vraag of Diageo gegronde redenen heeft voor verzet is voorts dat parallelimport in Sint Maarten is toegestaan en zelfs wenselijk wordt geacht. Uit de toelichting op artikel 23 Mlv (Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, zitting 1996-1997 - 1747, nr. 6, p. 3) volgt dat gekozen is voor wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Deze toelichting luidt, voor zover hier van belang:
"Thans evenwel is ondergetekende van mening dat het de voorkeur verdient in navolging van de huidige nog geldende regeling uit 1960 opnieuw te kiezen voor wereldwijde uitputting. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Nederlandse Antillen als klein land sterk afhankelijk zijn van import. In verband hiermee is ons land het meest gebaat bij wereldwijde uitputting. Landelijke uitputting zou immers import uit goedkopere derde-landen in de weg kunnen staan, hetgeen produkten alhier onnodig duurder kan maken (duurder niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de toeristen)."
Als onvoldoende betwist staat vast dat de identificatiecodes Diageo of anderen in staat stellen om lekken in de verkooporganisatie op te sporen, dat zij om die reden een sta-in-de-weg kunnen vormen voor parallelimport en dat zij met het oog daarop zijn verwijderd. De stelling van Diageo dat zij de codes niet voor een dergelijke opsporing gebruikt kan daaraan niet afdoen. Sriram c.s. hebben er belang bij dat de door de wetgever beoogde vrije parallelhandel in de praktijk niet wordt ondergraven door de aanwezigheid van coderingen. Niet betwist is immers dat Sriram c.s. de flessen via parallelhandel (veel) goedkoper kunnen inkopen dan wanneer zij zouden zijn aangewezen op de verkooporganisatie van Diageo.”
4.7.
Hennessy c.s. beoogt met de onderhavige procedure dat wordt teruggekomen van, kort gezegd, de Diageo-rechtspraak. Het Gerecht zal dat niet doen. Naar het oordeel van het Gerecht zijn de rechtsregels en afwegingen uit de Diageo-rechtspraak nog steeds - en ook in deze zaak - geldend en aanvaardbaar. Bedacht moet daarbij worden dat de gebondenheid aan precedenten mede berust op argumenten te ontlenen aan de rechtseenheid, de rechtsgelijkheid, de rechtszekerheid en het vertrouwen in de rechtspraak. Deze argumenten leggen een zelfstandig gewicht in de schaal als het gaat om de vraag of aan precedenten nog moet worden vastgehouden. Dit alles klemt hier te meer nu het hier gaat om een reeks van betrekkelijk recente, zonder succes in cassatie bestreden uitspraken van de hoogste feitenrechter (het Hof).
Geen grond voor afwijking in deze zaak
4.8.
Net als in de Diageo-zaken zijn de fysieke veranderingen die de flessen van Hennessy c.s. hebben ondergaan door het verwijderen en afplakken van de identificatienummers zeer gering en doen deze geen noemenswaardige afbreuk aan de goede faam van de merken. De uiterlijke veranderingen van de flessen - het minieme gaatje in de folie rond de hals, het stickertje op het etiket en de geslepen streepjes onderaan de fles - zijn daarvoor te onopvallend en zeker niet zodanig dat daardoor verwarring bij de consument kan ontstaan omtrent de herkomst.
4.9.
Dat door de manier waarop de codes zijn verwijderd de producten in relevante mate zijn verslechterd of zelfs gevaarlijk zijn geworden, is door Penha c.s. bestreden. Hetgeen Hennessy c.s. op dat punt heeft aangevoerd, is onvoldoende om aan te nemen dat hierin mogelijk een grond is gelegen om af te wijken van de Diageo-rechtspraak. In het bijzonder heeft Hennessy c.s. niet met onafhankelijk onderzoek onderbouwd dat de vloeistof waarmee het nummer van de flessenhals van de cognacflessen wordt verwijderd een nadelige uitwerking heeft op product of consument. Datzelfde geldt voor het door Hennessy c.s. genoemde ontploffingsgevaar van flessen waarvan het nummer is weggeslepen, dit laatste mede in het licht van de tegenwerping van Penha c.s. dat ‘hele liefdesbrieven’ in Moët & Chandon-flessen plegen te worden gegraveerd.
4.10.
De overige door Hennessy c.s. in deze zaak aangevoerde argumenten en belangen op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat zij gegronde redenen hebben voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv en het handelen van Penha c.s. als onrechtmatig zou moeten worden aangemerkt, zijn ook al naar voren gebracht en meegewogen in de Diageo-rechtspraak. Dit betreft onder meer de stellingen van Hennessy c.s. over de volksgezondheid, recall, bestrijding van namaak (‘counterfeit’), het al dan niet drukkende effect van parallelhandel op de winkelprijzen, de Landsverordening Etikettering en het concordantiebeginsel.
4.12.
Voorts is er naar het oordeel van het Gerecht geen sprake van relevante wijzigingen in de maatschappelijke opvattingen of omstandigheden die zich sedert de Diageo-rechtspraak hebben voorgedaan en die tot afwijking dwingen. Hennessy c.s. zegt steun te vinden voor een tegengestelde opvatting in de uitspraak van dit Gerecht d.d. 2 december 2022 (SXM202201216, niet gepubliceerd) in een opheffingskortgeding naar aanleiding van een door MHCS ten laste van Kalseeran gelegd beslag. Daargelaten dat één zwaluw nog geen zomer maakt, blijkt uit dat vonnis niet dat de Diageo-rechtspraak in de beoordeling is betrokken, laat staan dat bedoeld is daarmee te breken.
4.13.
Dat de minimale ingrepen in het uiterlijk van de flessen kunnen worden aangemerkt als een relevante wijziging als bedoeld in artikel 25 lid 1 Auteursverordening en daarom als een inbreuk op het auteursrecht, heeft Hennessy c.s. niet onderbouwd en vermag het Gerecht niet in te zien. In het midden kan daarom blijven of die ingrepen hebben plaatsgehad in auteursrechtelijke beschermde (delen van) werken.
4.14.
Op grond van het voorgaande zullen de vorderingen van Hennessy c.s. worden afgewezen. Zij zal als de in het ongelijk te stellen partij hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. Het gemachtigdensalaris zal daarbij worden geliquideerd op basis van tarief 5: Penha, Fresh Pond en Johnnie ieder 3½ punt à NAf. 1.250,-; Kalseeran 3 punten à NAf. 1.250,-.
De vordering in reconventie van Penha
4.15.
Penha heeft haar vordering – mede bezien in het licht van het door Hennessy c.s. daartegen gevoerde verweer – onvoldoende onderbouwd en daarmee niet voldaan aan haar stelplicht. Zij heeft dat kennelijk ingezien en daarom haar vordering ingetrokken. Had zij dat niet gedaan, dan zou haar vordering zijn afgewezen. Penha zal worden veroordeeld in de proceskosten van Hennessy c.s. bestaande uit NAf 1.250,- aan gemachtigdensalaris (tarief 5, 1 punt). Aan ieder van eiseressen zal Penha de helft daarvan moeten voldoen.
De vordering in reconventie van Fresh Pond
4.16.
Ondanks de instructie van het Gerecht heeft Fresh Pond na de comparitie d.d. 23 maart 2023 geen nader inzicht verschaft in de beweerdelijk door haar geleden schade. Evenmin heeft zij nog gereageerd op de conclusie van antwoord in reconventie. Haar vordering zal daarom worden afgewezen en zij zal worden veroordeeld in de proceskosten van Hennessy c.s. bestaande uit NAf 1.250,- aan gemachtigdensalaris (tarief 5, 1 punt). Aan ieder van eiseressen zal Fresh Pond de helft daarvan moeten voldoen.
De vordering in reconventie van Johnnie tegen Hennessy
4.17.
Gelet op de uitkomst van de procedure in conventie heeft Johnnie geen belang meer bij beoordeling van haar vordering, zodat zij daarin niet-ontvankelijk worden verklaard. De proceskosten zullen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
De vordering in reconventie van Johnnie tegen MHCS
4.18.
Uit de verduidelijking die bij conclusie van repliek in conventie door Hennessy c.s. is gegeven, is expliciet gebleken dat MHCS geen vordering tegen Johnnie heeft ingesteld. Dat brengt met zich dat Johnnie op haar beurt geen reconventionele vordering tegen MHCS kan instellen. Johnnie zal daarom daarin niet-ontvankelijk worden verklaard. De proceskosten zullen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
5 De beslissing
5.1.
wijst het gevorderde af;
5.2.
veroordeelt Hennessy c.s. hoofdelijk in de proceskosten (salaris gemachtigde) aan de zijde van Penha c.s. gerezen, tot op heden begroot op:
- -
NAf 4.375,- voor Penha;
- -
NAf 4.375,- voor Fresh Pond;
- -
NAf 4.375,- voor Johnnie, te vermeerderen met de nakosten ad NAf 250,- zonder betekening en NAf 350,- met betekening; proces- en nakosten, bij uitblijven van betaling te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 15e dag na de uitspraak van dit vonnis tot aan de datum van algehele voldoening;
- -
NAf 3.750, voor Kalseeran.
5.3.
verklaart de proceskostenveroordelingen ten gunste van Fresh Pond en Johnnie uitvoerbaar bij voorraad;
in reconventie:
5.4.
veroordeelt Penha in de proceskosten aan de zijde van Hennessy c.s. gerezen, tot op heden begroot op NAf 1.250,- aan salaris gemachtigde, waarbij Penha aan iedere eiseres NAf 625,- dient te betalen;
5.5.
wijst af de vordering van Fresh Pond;
5.6.
veroordeelt Fresh Pond in de proceskosten aan de zijde van Hennessy c.s. gerezen, tot op heden begroot op NAf 1.250,- aan salaris gemachtigde, waarbij Fresh Pond aan iedere eiseres NAf 625,- dient te betalen;
5.7.
verklaart Johnnie niet-ontvankelijk in haar vorderingen;
5.8.
compenseert de proceskosten in de procedures in reconventie tussen Johnnie enerzijds en Hennessy en MHCS anderzijds, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.F.M. Wouters, rechter, en in het openbaar uitgesproken op 28 november 2023.
.jpg?width=50&height=55)
.jpg?width=50&height=55)
