Uitspraken

Puma heeft zich op het standpunt gesteld dat in deze procedure van de geldigheid van het Uniewoordmerk moet worden uitgegaan. Volgens Puma is NITRO voldoende onderscheidend en kan zij zich verzetten tegen het gebruik van het teken ‘nitro’ door Brooks op grond van artikel 9 lid 2 sub a, b en c UMVo.

Brooks heeft op verschillende gronden bestreden dat het Uniewoordmerk geldig is en dat Puma gemachtigd is door Lloyd IP Limited om de merken te handhaven. Als het Uniewoordmerk wel geldig zou zijn, vindt Brooks dat zij zich in elk geval kan beroepen op de exceptie van artikel 14 lid 1 sub b UMVo. Zij gebruikt het teken immers om een kenmerk van haar waren aan te duiden. Dat gebruik is bovendien in overeenstemming met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel en daarbij wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder of van Puma. Er is geen enkele indicatie dat Brooks zou willen profiteren van de reputatie van Puma. In de markt van hardloopschoenen heeft Brooks juist een veel betere reputatie dan Puma: zij is een gevestigde high-end naam in deze gespecialiseerde markt terwijl Puma in deze niche een nieuwkomer is die vooral bekend staat om haar brede assortiment aan sportkleding en -artikelen, aldus nog steeds Brooks. Puma gebruikt volgens Brooks de term “nitro” zelf ook beschrijvend, namelijk ter aanduiding van schoenen die een materiaal bevatten met stikstof (nitro foam) en/of voor het door haar toegepaste proces van nitrogen infusion.

Het hof stelt voorop dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument van hardloopschoenen in Europa. Brooks gebruikt het teken ‘nitro’ in uitingen over haar hardloopschoenen die een zool hebben met stikstof-infusie. In die uitingen wordt juist deze eigenschap van haar hardloopschoenen onder de aandacht gebracht. Uit de overgelegde stukken volgt dat Brooks de term ‘nitro’ nooit op zichzelf gebruikt maar steeds in combinatie met andere woorden. Zo vermeldt Brooks op haar website aanduidingen als “Nitro-Infused Softness”, “Nitro-infuse your run” en “Run on Nitro”. Die vermeldingen gaan bovendien vaak gepaard met het gebruik van het volledige woord “nitrogen” (“Our innovative nitrogen-infusion process amplifies your run”) en/of een afbeelding van (i) een gasfles met daarop het scheikundige teken voor moleculaire stikstof (N2), (ii) het vakje voor het element stikstof in de tabel van het periodiek systeem (een vierkant met een hoofdletter N en het cijfer 7 in de linker bovenhoek) en/of (iii) (gas)bellen. Bovendien is in sommige uitingen naast de aanduiding Nitro-Infused Softness een ‘optelsom’ opgenomen: Nitro + DNA LOFT V3 = SOFTNESS (zie de eerste afbeelding die is opgenomen onder 3.5) en/of is de gasfles met een slangetje verbonden met een binnenzoolonderdeel, waardoor een verband wordt gelegd tussen de techniek van het injecteren met stikstof en de omstandigheid dat dit een positief effect heeft (namelijk softness) op de (zool van de) hardloopschoen. Brooks heeft onweersproken aangevoerd dat zij de stikstofinjecteertechnologie toepast bij alle hardloopschoenmodellen waarvoor zij de omstreden aanduidingen gebruikt, en heeft voldoende met stukken onderbouwd dat zij, waar zij de term ‘nitro’ gebruikt, steeds een uitleg geeft over die technologie. De stelling van Puma dat het teken ‘nitro’ niet in verband zal worden gebracht met nitrogen verwerpt het hof dan ook.

Naar voorlopig oordeel van het hof zal het voor het relevante publiek in voornoemde context duidelijk zijn dat ‘nitro’ een afkorting is van nitrogen en verwijst naar het injecteren van stikstof in de zolen van de hardloopschoenen. Dit geldt met name voor de Engelstalige consument in bijvoorbeeld Ierland, maar aannemelijk is ook dat de niet-Engelstalige consument een zodanige kennis van de Engelse taal heeft dat hij deze verwijzing (in deze context) begrijpt. Daarvoor is niet nodig dat het relevante publiek verdere scheikundige kennis heeft over de eigenschappen van deze stof. Van belang is dat het relevante publiek, zoals Brooks voorshands voldoende aannemelijk heeft gemaakt, bovengemiddeld oplettend is bij de aankoop van hardloopschoenen ten aanzien van de (dempings-)kwaliteit van de zool. Brooks heeft onweersproken aangevoerd dat het tijdens het fabricageproces injecteren van stikstof op dit moment de meest moderne technologie is voor het maken van geavanceerde hardloopschoenen, dat een veelvoud aan hardloopschoenfabrikanten die technologie gebruikt en dat zij alle het potentiële publiek daar actief over informeren, veelal in het Engels. Het hof kan aan Puma toegeven dat het woord ‘nitro’, door het gebruik van stikstof als energiebron voor stikstofmotoren, ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘flitsend’, of ‘energiek’ maar dat betekent anders dan Puma aanvoert niet dat ‘nitro’ daarmee is verworden tot een fantasiewoord dat niet (meer) naar stikstof verwijst. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt Brooks de term ‘nitro’ dan ook uitsluitend ter aanduiding van een kenmerk van (de zolen van) hardloopschoenen.

Het hof is verder voorshands van oordeel dat het beschrijvend gebruik door Brooks in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Brooks mag het publiek informeren over het injecteren met stikstof van de zolen van haar hardloopschoenen met de voor stikstof/nitrogen gebruikelijke afkorting ‘nitro’. Dat sprake is van deloyaal merkgebruik is niet aannemelijk gemaakt. Puma heeft in dit verband gesteld dat er geen noodzaak is om het merk te gebruiken en dat Brooks een andere keuze had moeten maken. Noodzaak is echter geen voorwaarde voor het gebruik als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub b UMVo (zie ook rov. 6.3). De stelling van Puma dat het publiek kan menen dat Brooks en Puma economisch verbonden zijn, bijvoorbeeld via een licentie, is onvoldoende door haar onderbouwd. Dit geldt temeer nu Brooks onweersproken heeft gesteld dat zij marktleider is op de relevante markt van hardloopschoenen en dat zij dus ook geen commerciële band met Puma wil (of hoeft te) suggereren. Daarbij komt nog dat Brooks in de reclame-uitingen waarin de term ‘nitro’ voorkomt ook steeds haar eigen merk (Brooks) gebruikt. Brooks heeft er verder (onder verwijzing naar de producties GP42, 43, 44 en 48) terecht op gewezen dat Puma de term ‘nitro’ in een aantal gevallen ook zelf beschrijvend (en in combinatie met het merk Puma) gebruikt op haar website door de aanduidingen NITRO-schuim en NITRO-foam. Het enkele feit dat ‘nitro’ daar in hoofdletters is geschreven doet daar naar het oordeel van het hof niet aan af.

De conclusie is dat het hoger beroep van Puma niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis bekrachtigen. Het hof zal Puma als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep. Brooks heeft veroordeling van Puma in de redelijk en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h gevorderd. Zij heeft als producties 39 en 57 specificaties van haar kosten in hoger beroep overgelegd tot een bedrag van € 42.129,50 respectievelijk € 24.809,50. Het hof is van oordeel dat hier sprake is van een normale zaak in kort geding. Dat betekent dat ingevolge de Indicatietarieven in IE-zaken Gerechtshoven een bedrag van maximaal € 15.000,- toewijsbaar is.