Uitspraken

‘within the predetermined time period’

tijdelijke uitzondering op het conventionele vermogensbesturingsschema

(on)duidelijkheid tweede hulpverzoek

nieuwheid

(i)(a) de 3GPP2-standaard

“For closed loop correction on the Reverse Traffic Channel (with respect to the open loop estimate), the mobile station shall adjust its mean output power level in response to each valid power control bit (see 3.1.3.1.10) received on the Forward Fundamental Channel or the Forward Dedicated Control Channel”

In paragraaf 3.1.3.1.10 “Forward Power Control Subchannel” van de 3GPP2-standaard is bepaald dat het basisstation iedere 1.25 ms de signaalsterkte van het mobiele station meet en aan de hand daarvan de waarde van de ‘power control bit’ bepaalt. Zo’n bit (power control command) wordt iedere 1.25 ms (dus per slot) door het basisstation aan het mobiele station verzonden. Per 20 ms frame ontvangt het mobiele station 16 power control commands. Met een ‘0’-bit wordt een commando aan het mobiele station gegeven dat het de ‘mean output power level’ dient te verhogen, een ‘1’-bit geeft aan dat het ‘mean output power level’ dient te worden verlaagd. In reactie op iedere ontvangen power control bit past het mobiele station zijn ‘mean output power level’ aan.

“2.1.2.1 Maximum Output Power

(…) The mobile station shall not exceed the maximum specified power levels under any circumstances.”

Verhoging boven deze limiet mag niet.

“For the Reverse Traffic Channel with Radio Configuration 3 through 6, if the mobile station is unable to transmit at the requested output power level, it shall reduce the data rate on the Reverse Fundamental Channel, or reduce the transmission power or terminate transmission on at least one of the following code channels that are active: the Reverse Fundamental Channel, the Reverse Supplemental Channels, or the Reverse Dedicated Control Channel. The mobile station shall perform this action not later than the 20 ms frame boundary occurring no later than 40 ms after determining that the mobile station is unable to transmit at the requested output power level. The mobile station should attempt to reduce the transmission power, the data rate, or terminate transmission first on the code channel with the lowest priority. The mobile station shall transmit at the commanded output power level on the Reverse Pilot Channel.”

Deze passage ziet derhalve op de situatie dat op grond van een door het basisstation verzonden power control bit aan het mobiele station de opdracht wordt gegeven het zendvermogen te verhogen, maar het mobiele station niet in staat is (‘unable’) op het verzochte niveau uit te zenden (‘to transmit at the requested output power level’) .

De passage op pag. 2-47 uit de 3GPP2-standaard voorziet in drie mogelijkheden voor de actie die moet (‘shall’) worden ondernomen als de situatie zich voordoet dat het mobiele station ‘unable’ is:

(i) het verlagen van de datasnelheid op het Reverse Fundamental Channel; of

(ii) het verlagen van het transmissievermogen op ten minste een van de volgende code-kanalen die actief zijn: het Reverse Fundamental Channel, de Reverse Supplemental Channels, of het Reverse Dedicated Control Channel; of

(iii) het beëindigen van de transmissie op ten minste een van die kanalen.

“The mobile station shall perform this action not later than the 20 ms frame boundary occurring no later than 40 ms after determining that the mobile station is unable to transmit at the requested output power level.”

Partijen verschillen van mening hoe die zin door de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum zou worden begrepen. Daarnaast hebben zij een fundamenteel andere opvatting over de vraag wanneer moet zijn voldaan aan de laatste zinsnede van de passage: “The mobile station shall transmit at the commanded output power level on the Reverse Pilot Channel.” Hierop wordt hierna (in 4.32 e.v.) teruggekomen.

“The mobile station shall set the output power of the Reverse Fundamental Channel, the Reverse Supplemental Channel, and the Reverse Dedicated Control Channel relative to the output power of the Reverse Pilot Channel. The mobile station shall transmit each of the Reverse Fundamental Channel, Reverse Supplemental Channel, and Reverse Dedicated Control Channel at an output power given by

mean code channel output power (dBm) =

mean pilot channel output power (dBm)

+ 0.125 × (Nominal_Attribute_Gain[Rate, Frame Duration, Coding]

+ Attribute_Adjustment_Gain[Rate, Frame Duration, Coding]

+ Reverse_Channel_Adjustment_Gain[Channel]

– Multiple_Channel_Adjustment_Gain[Channel]

+ RLGAIN_TRAFFIC_PILOTs

+ RLGAIN_SCH_PILOT[Channel]s).

where Channel identifies the Fundamental Channel, the Dedicated Control Channel, and each Supplemental Channel.”

Table 2.1.2.3.3.2-1. Reverse Link Nominal Attribute Gain Table (Part 1 of 2)

“The mobile station shall maintain a Reverse Link Nominal Attribute Gain Table containing the nominal Reverse Fundamental Channel, Reverse Supplemental Channel, or Reverse Dedicated Control Channel power relative to the Reverse Pilot Channel power for each transmission rate, frame duration, and coding rate supported by the mobile station”.

Uit de tabel en voornoemde passage volgt dat het zendvermogen en de datasnelheid van een Reverse Traffic Channel aan elkaar zijn gerelateerd. Voor verzending met een lagere datasnelheid is minder zendvermogen nodig. In de tabel komt dat tot uitdrukking doordat een lagere datasnelheid is gekoppeld aan een lagere Nominal Attribute Gain, wat leidt tot een lager zendvermogen. Om met dezelfde betrouwbaarheid (error rate) te kunnen blijven verzenden bij een lager zendvermogen zal derhalve de datasnelheid eveneens verlaagd moeten worden.

“The mobile station shall maintain the ratio

mean pilot channel output power

mean code channel output power

within ±0.25 dB of the number specified by

0.125 x (Nominal_Attribute_Gain[Rate, Frame Duration, Coding]

+ Attribute_Adjustment_Gain[Rate, Frame Duration, Coding]

+ Reverse_Channel_Adjustment_Gain[Channel]

- Multiple_Channel_Adjustment_Gain[Channel]

+ RLGAIN_TRAFFIC_PILOTs

+ RLGAIN_SCH_PILOTs[Channel])

for every code channel (i.e., the Reverse Fundamental Channel, Reverse Supplemental Channel, or Reverse Dedicated Control Channel) having an output power greater than 1/30 of the total output power of the mobile station. The mobile station shall maintain the above ratio to within ±0.35 dB for every code channel having an output power greater than 1/60 and less than 1/30 of the total output power of the mobile station. The mobile station shall maintain the above ratio to within ±0.6 dB for code channel having an output power less than 1/60 of the total output power of the mobile station.”

Hieruit volgt dat de met behulp van de formule op pag. 2-49 vastgestelde offset binnen een zekere bandbreedte dient te worden gehandhaafd (‘shall be maintained’) gedurende de verzending van een datablok, om de beoogde kwaliteit van de verzending (target error rate) te kunnen bereiken (zie ook Camp, par. 7-8, 1e verklaring: “The offset is constant during the transmission of a data packet”). Een datablok wordt verzonden binnen een frame (zie 2.11 hiervoor). De offset moet dus gedurende een frame worden gehandhaafd.

“(…) layer 3 signaling is fast enough to implement a reduction in data rate and power within the time limit specified on page 2-47, i.e. at the frame boundary

of the current 20ms frame or subsequent 20ms frame. Upon determining that it is unable to transmit at the required power level, the mobile station can send a "Supplemental Channel Request Mini Message" carried over a 5ms frame. The base station then responds with a "Reverse Supplemental Channel Assignment Mini-Message" which can also be carried over a 5ms frame.”

Indien de situatie dat het mobiele station ‘unable is’ zich voordoet aan het begin van het frame, kan deze procedure binnen het lopende frame plaatsvinden en op de eerste framegrens geëffectueerd (en dus niet binnen het lopende frame). Indien die situatie zich aan het eind van het frame voordoet zal de procedure op de opvolgende framegrens kunnen worden afgerond, in overeenstemming met de gestelde tijdslimiet.

(i)(b) Rulnick

het minimale transmissievermogen (en dus minimale energieverbruik) bepaalt aan de hand van de ontvangen interferentiewaarde i.

De tweede vergelijking

heeft betrekking op de target transmission rate r, de streefwaarde voor de correcte ontvangst van de gegevens. Bij r=0,25 dienen 25% van de verzonden gegevens correct te worden ontvangen, bij r=0,99 is dat 99%. Met deze vergelijking wordt vastgesteld of met de waarde p(i) uit de eerste vergelijking de beoogde target transmission rate r kan worden behaald.

Figuur 5 toont de situatie bij r = 0,25, dus waarbij de nagestreefde correcte ontvangst van de gegevens 25% bedraagt. Het hof merkt volledigheidshalve op dat de op het ‘constant-SIR w/threshold’ vermogensbesturingsschema gebaseerde aanval van Asus niet ziet op het tweede hulpverzoek, zodat die verder onbesproken kan blijven.

“We have attempted to illustrate the potential benefits of low-power, rate- or delay-constrained operation. By contrast, conventional power control, because of its use of received SIRs and power levels (and ultimately network capacity) as performance measures, did not consider this way of exploiting fluctuations in interference to save energy. (…) The kind of power management introduced here explicitly capitalizes on variations in interference power, behaving (like carrier-sense multiple access (CSMA)) as an enhanced "listen-first" kind of protocol.”

Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman in het licht van deze passage –waarin de potentiële voordelen van het door Rulnick ontwikkelde systeem worden afgezet tegen de beperkingen van het conventionele vermogensbesturingssysteem (“did not consider this way of exploiting fluctuations in interference”) – vermogensbesturing aan de hand van interferentiewaarden zeker niet beschouwen als gelijk aan de vaststelling van het datazendvermogen aan de hand van de gemeten kanaalkwaliteit in het conventionele vermogensbesturingsschema, zoals Asus heeft betoogd.

(i)(c) US 214

(i)(d) het Philips-Voorstel

Anders dan Asus aanvoert wordt hiermee niet de uitvinding volgens het octrooi geopenbaard. In deze passage wordt voorgeschreven dat als het totale zendvermogen op de code- en datakanalen het maximum zendvermogen dreigen te overschrijden, de verhoging van het totale zendvermogen (dus het vermogen op de code- en datakanalen) zal worden gemaximeerd (en niet verlaagd) tot die limiet. Hierin wordt derhalve de toepassing van het in de stand van de techniek bekende clipping mechanisme geopenbaard. Er is geen sprake van verlaging of verhoging van het zendvermogen van het datakanaal bij toepassing van een eerste respectievelijk tweede criterium, evenmin van voortzetting van vermogensbestuurde verzending op lager vermogensniveau in de tussengelegen tijd.

inventiviteit

(ii)(a) de 3GPP2-standaard

(ii)(a)(i) gecombineerd met algemene vakkennis

en voorts:

(ii)(a)(ii) gecombineerd met US 821

(ii)(a)(iii) gecombineerd met US 214

4.100 Asus legt aan haar inventiviteitsaanval uitgaande van de 3GPP2-standaard gecombineerd met US 214 ten grondslag dat US 214 ‘eenzelfde uitzondering op het conventionele vermogensbesturingssysteem indien het zendvermogen van het mobiele station boven een bepaalde drempelwaarde komt’ openbaart als het octrooi (par. 307 MvA). Dat standpunt berust op een onjuiste lezing van US 214 en moet worden verworpen. Zoals zij zelf in het kader van haar niet-nieuw en niet-inventiviteitsaanval uitgaande van US 214 heeft erkend (par. 558 MvA) en waar zij ook in par. 187 AMnC weer vanuit lijkt te gaan, past US 214 niet ook het conventionele vermogensbesturingssysteem toe. Zoals hiervoor reeds overwogen (zie 4.76 e.v.) openbaart US 214 niet een tijdelijke uitzondering aan de hand van twee criteria, op basis waarvan het mobiele station een tegenovergestelde actie uitvoert dan waartoe het door het basisstation wordt geïnstrueerd, laat staan binnen een frame. Gelet daarop is niet aan te nemen – en Asus heeft ook niet toegelicht – hoe de gemiddelde vakman dan vanuit de 3GPP2-standaard en kennis nemend van US 214 zonder inventieve denkarbeid tot de maatregelen van het octrooi zou komen.

(ii)(a)(iv) gecombineerd met Rulnick

4.101 Gelet op hetgeen hiervoor ter zake van Rulnick is overwogen faalt ook de inventiviteitsaanval gebaseerd op de 3GPP2-standaard gecombineerd met die publicatie. In Rulnick wordt het in de 3GPP2-standaard gehanteerde conventionele vermogensbesturingsschema verlaten. In plaats daarvan wordt aan de hand van interferentiewaarden op basis van twee vergelijkingen het datazendvermogen vastgesteld. Volgens Rulnick leidt dit tot een verbetering van het energieverbruik. Het ligt daarom voor de hand dat als de gemiddelde vakman de 3GPP2-standaard al zou combineren met Rulnick, hij gebruik zou maken van het in Rulnick geopenbaarde optimale vermogensbesturingsschema.

4.102 Rulnick openbaart bovendien expliciet noch impliciet een framestructuur en evenmin eerste en tweede criteria aan de hand waarvan het datazendvermogen binnen de vooraf vastgestelde tijdsperiode wordt aangepast in afwijking van het reguliere vermogensbesturingsschema, al helemaal niet bij een door de 3GPP2-standaard gehanteerde minimale streefwaarde voor correcte dataontvangst van 95%. Aldus valt niet in te zien hoe de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid aan de hand van Rulnick tot de in 3GPP2-standaard ontbrekende maatregel van aanpassing van het datazendvermogen bij toepassing van eerste c.q. tweede critera binnen de vooraf vastgestelde tijdsperiode voor verzending van een frame zou komen.

(ii)(b) Rulnick

4.103 Asus heeft eerst bij AMnC een beroep gedaan op gebrek aan inventiviteit uitgaande van Rulnick. Voor een beroep op gebrek aan inventiviteit van het tweede hulpverzoek uitgaande van Rulnick biedt de MvA geen basis. Daarin is slechts gesteld dat de kenmerken van het tweede (en derde) hulpverzoek worden geopenbaard door het optimale vermogensbesturingsschema uit Rulnick. Een inventiviteitsaanval kan niet worden afgeleid uit de titel van het hoofdstuk uit de MvA, waarin immers ook de niet-inventiviteit van conclusies 9 en 10 wordt ingeroepen. De omstandigheid dat Philips bij MnC, bij de bespreking van de op Rulnick gebaseerde niet-nieuwheidsaanval, de stellingen van Asus heeft bestreden, rechtvaardigt niet dat Asus daarop bij AMnC reageert met een niet eerder ingeroepen nietigheidsgrond. Die nietigheidsgrond had zij bij MvA (al dan niet als subsidiair standpunt) moeten inroepen. Het beroep op gebrek aan inventiviteit van conclusie 1 volgens het tweede hulpverzoek zoals aangevoerd in de AMnC moet derhalve in strijd worden geacht met de twee-conclusieregel.

4.104 Overigens, ook indien het beroep van Asus op gebrek aan inventiviteit in het licht van Rulnick en de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wel tijdig zou zijn gedaan, dan had dat Asus niet kunnen baten. Naar het oordeel van hof moet het standpunt van Asus, dat de gemiddelde vakman, uitgaande van Rulnick, reeds op grond van zijn algemene vakkennis tot de uitvinding volgens conclusie 1 zou zijn gekomen, worden verworpen.

4.105 In de eerste plaats acht het hof Rulnick geen reëel uitgangpunt, omdat het conventionele vermogensbesturingsschema daarin juist wordt verlaten. Als de gemiddelde vakman toch zou uitgaan van Rulnick, dan lag het vanwege de expliciete keuze die in Rulnick is gemaakt om het datazendvermogen vast te stellen aan de hand van de interferentiewaarden, geenszins voor de hand om weer van dit door Rulnick ontwikkelde systeem af te stappen en terug te keren naar het gebruik van het – door Rulnick bewust verlaten – conventionele vermogensbesturingsschema.

4.106 Voorts biedt Rulnick geen enkele aanwijzing voor het door het mobiele station toepassen van criteria aan de hand waarvan tijdelijk wordt afgeweken van het gebruikelijke vermogensbesturingsschema. Daarin schuilt de inventieve bijdrage van het octrooi en niet aangenomen kan worden – en Asus heeft ook niet voldoende onderbouwd – dat, waarom en hoe de gemiddelde vakman daar zonder inventieve denkarbeid op grond van zijn algemene vakkennis toe zou zijn gekomen.

4.107 Naar Philips terecht heeft aangevoerd kan een aanwijzing voor de toepassing van criteria volgens conclusie 1 niet worden afgeleid uit de curves van de figuren 3 en 5 (hiervoor weergegeven) uit Rulnick omdat deze uitgaan van target transmission rates variërend van 0,2 tot 0,5 neerkomend op een streefwaarde van 20%-50% correcte gegevensontvangst, wat een volstrekt onrealistisch uitgangspunt is voor implementatie in een praktisch werkend systeem. Naar de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis (inhoudend onder meer de 3GPP2-standaard) weet, liggen de streefwaarden voor correcte data-ontvangst in praktische werkende systemen aanzienlijk hoger, namelijk target error rates van 0,01 en 0,05, overeenkomend met een correcte ontvangst van 95%-99% van de verzonden data, derhalve een target transmission rate van 0,95 – 0,99. De bij een target transmission rate van 0,99 horende curve van het unrestricted vermogensbesturingsschema volgens Rulnick is getoond in figuur 6 en laat een uitsluitend stijgende lijn zien. Voor zover de gemiddelde vakman derhalve al zou uitgaan van Rulnick voor de ontwikkeling van een verbeterd vermogensbesturingsschema, dan zou hij geen acht slaan op de in figuren 3 en 5 getoonde curves, maar op de curve van figuur 6.

4.108 Niet valt in te zien, en Asus heeft niet onderbouwd, hoe de gemiddelde vakman, uitgaande van de curve getoond in figuur 6, zonder inventieve denkarbeid zou komen tot het inzicht dat ten grondslag ligt aan de uitvinding volgens het octrooi, ook niet indien de interferentiewaarde zou worden gelijkgesteld aan de (inverse van de) kanaalkwaliteit. Nergens in de curve van figuur 6 is immers een aanwijzing te vinden dat als de interferentiewaarde een bepaald niveau bereikt (volgens een eerste criterium), het datazendvermogen zou moeten worden verlaagd en voorts – als al zou worden uitgegaan van toepassing van het systeem van Rulnick binnen een framestructuur – evenmin een aanwijzing dat, binnen de voor de verzending van het frame benodigde tijd, het datazendvermogen weer wordt verhoogd indien de interferentiewaarde weer beneden een bepaalde waarde komt.

4.109 Naar het oordeel van het hof kan conclusie 1 in het licht van Rulnick en de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum geen inventiviteit worden ontzegd. Datzelfde heeft dan te gelden voor de onderconclusies.

4.110 Ten overvloede – en daargelaten de door Philips aangevoerde bezwaren (op grond van de twee-conclusieregel) tegen hetgeen Asus ter zake van het gestelde gebrek aan inventiviteit van (onder meer) conclusies 9 en 10 (resp. 32 en 33) eerst na MvA heeft aangevoerd, waarop niet hoeft te worden beslist – overweegt het hof dienaangaande als volgt. De in conclusies 9 en 10 opgenomen maatregelen vormen een nadere invulling van de in conclusie 1 genoemde kenmerken ‘indicatie van de neergang in kanaalkwaliteit’ en ‘eerste criterium voor het verlagen van het datazendvermogen’.

4.111 Voor de maatregel van conclusie 9 (resp. 32) dat het eerste criterium bestaat uit een indicatie om het zendvermogen te verhogen boven een vooraf bepaalde drempelwaarde (P2), is in Rulnick geen aanwijzing te vinden. Uitgaande van de curve van figuur 6 als het enige realistische uitgangspunt is er immers geen enkele indicatie dat bij het bereiken van een bepaalde drempelwaarde het datazendvermogen bij een verder stijgende interferentiewaarde niet langer wordt verhoogd maar daarentegen juist wordt verlaagd. De in Rulnick geopenbaarde vergelijkingen aan de hand waarvan het datazendvermogen wordt vastgesteld bieden daarvoor ook geen ruimte. Een drempelwaarde maakt geen deel uit van die vergelijkingen en de berekening wordt dus niet ook anders uitgevoerd als de interferentiewaarde onder of boven een bepaalde drempel uitkomt.

4.112 Voor de maatregel van conclusie 10 (resp. 33) dat de indicatie om het zendvermogen te verhogen bestaat uit een ontvangen commando bevat Rulnick ook geen aanwijzing. De omstandigheid dat alle bekende vermogensbesturingssystemen gebruik maken van power control commando’s maakt dat niet anders. In Rulnick wordt immers juist – en ook bewust, in afwijking van het conventionele vermogenbesturingsysteem en de daarbij gebruikte commando’s – geen gebruik gemaakt van vermogensbesturingscommando’s, zodat Rulnick eerder een pointer-away dan een pointer naar de maatregel van conclusie 10 bevat. Ook indien het gebruik van ‘indicator-bits’ op slotbasis in Rulnick zou moeten worden ingelezen, zoals Asus heeft betoogd, maar waarvoor geen enkele aanwijzing bestaat, leidt dat niet tot de uitvinding volgens het octrooi. Dergelijke indicator-bits zijn hooguit een indicatie van de (stijging of daling van de) interferentiewaarde, maar ook dan fungeren ze niet anders dan als input voor de berekening van het transmissievermogen aan de hand van de vergelijkingen (1) en (2). Ze kunnen bij gebreke van enige aanwijzing daarvoor in Rulnick niet worden beschouwd als (een aanwijzing voor) een commando dat door het mobiele station moet worden opgevolgd of, bij toepassing van het eerste of tweede criterium, juist moet worden genegeerd.

4.113 Gelet op het voorgaande moeten ook de volgconclusies 9 en 10 in het licht van Rulnick inventief worden geacht.

(ii)(c) US 214

4.114 Asus stelt zich op het standpunt dat de enige verschilmaatregel tussen US 214 en het octrooi is dat bij US 214 de toetsing plaatsvindt door het basisstation en bij het octrooi door het mobiele station. Aangezien dat geen voordeel oplevert is het octrooi niet inventief te achten, aldus Asus. Dat standpunt houdt geen stand. In de eerste plaats zijn de verschillen niet daartoe beperkt, maar openbaart US 214 evenmin het gebruik van het conventionele vermogensbesturingsprogramma, noch een tijdelijke uitzondering aan de hand van twee criteria, op basis waarvan het mobiele station een tegenovergestelde actie uitvoert dan waartoe het door het basisstation wordt geïnstrueerd. In de tweede plaats levert toetsing door het mobiele station het voordeel op dat het conventionele besturingsschema zonder enige aanpassingen aan het basisstation kan blijven worden gebruikt. Gelet daarop heeft Asus onvoldoende gesteld op basis waarvan kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman enkel vanuit US 214 zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding volgens het octrooi zou komen.

(ii)(d) algemene vakkennis

4.115 Asus heeft aangevoerd dat het voor de hand zou liggen om de door het octrooi voorgestelde maatregelen toe te passen om te voorkomen dat het maximum zendvermogen wordt overschreden. Volgens Asus zouden US 214 en US 821 de vakman op het spoor zetten om het vermogen van een van de kanalen tijdelijk te verlagen in plaats van te verhogen. Zoals hiervoor overwogen (zie 4.76 e.v. en 4.94 e.v.) kan dat niet als juist worden aanvaard. US 214 openbaart geen tijdelijke afwijking van het conventionele besturingsschema zoals het octrooi (of zoals Asus het formuleert in par. 2 MvA: het systeem volgens het octrooi doet in sommige gevallen juist het omgekeerde). US 214 bevat daarvoor ook geen pointer. US 821 openbaart geen nawerkbare oplossing voor het probleem, al helemaal niet de oplossing volgens het tweede hulpverzoek waar data op lager vermogen verzonden blijven worden. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor reeds is overwogen (4.86 e.v.) leidde de algemene vakkennis op de prioriteitsdatum de gemiddelde vakman ook niet naar de oplossing volgens het octrooi. Het door Asus ingenomen standpunt ontbeert derhalve voldoende onderbouwing.

(ii)(e) andere combinaties

4.116 Asus heeft onvoldoende gesteld, laat staan onderbouwd, op grond waarvan de gemiddelde vakman, op basis van andere combinaties van de door Asus in het kader van de niet-nieuwheid aangevoerde documenten, zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi zou zijn gekomen. Reeds daarom moet aan die inventiviteitsaanvallen voorbij worden gegaan. Overigens volgt uit hetgeen hiervoor ten aanzien van die publicaties is overwogen dat geen enkele combinatie daarvan de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding volgens EP 511 zou leiden. Voor zover Asus al geacht kan worden de inventiviteit van het tweede hulpverzoek tevens te hebben bestreden op basis van US 821, dan geldt daarvoor dat dit beroep op dezelfde gronden strandt als hiervoor in 4.94-4.99 uiteengezet.

slotsom geldigheid

4.117 De slotsom van al het voorgaande is dat de conclusies volgens het tweede hulpverzoek naar het oordeel van het hof geldig zijn te achten.

inbreuk

conclusie 1 geïncorporeerd in het HSUPA-protocol

4.118 Volgens Philips wordt in (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard gebruik gemaakt van de uitvinding van EP 511 (volgens het tweede hulpverzoek). Omdat Asus (het HSUPA-protocol van) die standaard toepast maakt zij inbreuk op het octrooi, aldus Philips.

4.119 Asus stelt zich op het standpunt dat niet alle kenmerken van conclusie 1 in de UMTS-standaard (met name TS 125 214) zijn opgenomen, zodat toepassing van (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard in haar in Nederland op de markt gebrachte telefoons – hetgeen zij op zichzelf niet bestrijdt - derhalve niet met zich brengt dat zij inbreuk maakt op het octrooi.

4.120 Philips heeft haar standpunt dat de UMTS-standaard de uitvinding volgens het octrooi incorporeert als volgt toegelicht.

4.121 De kwaliteit van het uplink-kanaal wordt door het basisstation gemeten aan de hand van de “signal-to-interference ratio” (SIR) van het signaal op de DPCH. De DPCH (“Dedicated Physical Channel”) omvat de vijf physical channels die tezamen het uplink dedicated kanaal vormen, te weten de DPCCH, de DPDCH, de E-DPDCH, de E-DPCCH en de HS-DPCCH. De DPCCH (“Dedicated Physical Control Channel”) vormt de basis van de vermogensbesturing.

4.122 Naar aanleiding van de uitgevoerde meting stelt het bassistation een TPC-commando op dat aan het mobiele station wordt verzonden. Wanneer de gemeten SIR (= SIRest) lager is dan de gewenste SIR (= SIRtarget) geeft het basisstation aan het mobiele station het commando om het transmissievermogen te verhogen (TPC-commando = “1”). In het omgekeerde geval geeft het basisstation aan het mobiele station het commando om het transmissievermogen te verlagen (TPC-commando = “0”). Het TPC-commando om het transmissievermogen te verhogen, is voor het mobiele station een aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit.

4.123 Op basis van het TPC-commando berekent het mobiele station de waarde “TPC_cmd” en aan de hand hiervan bepaalt het mobiele station hoeveel het transmissievermogen van de uplink DPCCH moet worden verhoogd (resp. verlaagd). De transmissievermogens van de overige signalen in het uplink DPCH-kanaal, waaronder het E-DPDCH datakanaal waarover de datablokken worden verzonden, zijn geschaald ten opzichte van het transmissievermogen van de DPCCH (twee keer zoveel, de helft etc.). Wanneer het transmissievermogen van de DPCCH wordt verhoogd of verlaagd, gaat het transmissievermogen van de andere signalen door de koppeling met het transmissievermogen van de DPCCH, eveneens omhoog of omlaag overeenkomstig de voor dat signaal toepasselijke verhouding tot de DPCCH.

4.124 Bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van zgn. ‘gain factors’. Elk physical channel heeft een eigen gain factor, die wordt gebruikt om het zendvermogen van het betreffende kanaal aan te passen. De gain factor wordt aangeduid met de letter “β” en een achtervoegsel ter aanduiding van het specifieke physical channel. De gain factor van de E-DPDCH is βed. Omdat er verschillende E-DPDCHs kunnen zijn, wordt nog een extra variabele “k” aan het achtervoegsel toegevoegd, waarmee de specifieke E-DPDCH wordt aangeduid. Een en ander is weergegeven in figuur 1C van TS 125 213:

4.125 Na ontvangst van een TPC-commando ter verhoging van het transmissievermogen, berekent het mobiele station het totale transmissievermogen (van alle physical channels tezamen, dus het transmissievermogen van de PDCCH en de overige kanalen van de uplink DPCH) bij opvolging van dit TPC-commando. Indien het totale transmissievermogen het maximaal toelaatbare vermogen overschrijdt, verlaagt het mobiele station de gain factors van de E-DPDCH datakanalen met een bepaalde scaling factor tot βed,k,reduced, zodat het totale transmissievermogen komt te liggen op het maximaal toelaatbare niveau. Dit volgt uit TS 125 214, paragraaf 5.1.2.6:

“When E-DCH is configured [hof: volgens het HSUPA-protocol), if the total UE transmit power (after applying DPCCH power adjustments and gain factors) would exceed the maximum allowed value, the UE shall firstly reduce all the E-DPDCH gain factors βed,k by an equal scaling factor to respective values βed,k,reduced so that the total transmit power would be equal to the maximum allowed power. After calculating the reduced E-DPDCH gain factors, quantization according to table 1B.2 in [3] subclause 4.2.1.3 may be applied, where each βed,k,reduced is quantized such that βed,k/βc is the largest quantised value for which the condition βed,k ≤ βed,k,reduced holds.”

4.126 Hieruit volgt volgens Philips dat een mobiel station dat werkt volgens het HSUPA-protocol van de UMTS-standaard over regelmiddelen beschikt, die het zendvermogen van de E-DPDCH datakanalen verlaagt wanneer het opvolgen van een ontvangen TPC-commando om het zendvermogen te verhogen zou resulteren in overschrijding van het maximaal toelaatbare zendvermogen. Het mobiele station reageert aldus op een aanwijzing van een teruggang in kanaalkwaliteit volgens een eerste criterium voor het verlagen van het vermogen voor het verzenden van de datablokken op de E-DPDCH datakanalen, zoals bedoeld in conclusie 1. Deze reactie vindt blijkens de UMTS-standaard plaats binnen het dataframe. In paragraaf 5.1.2.6 van TS 125 214 is bepaald dat de schaling en verlaging van de gain factors plaatsvindt op slotbasis en wel op de slotgrens: “Any scaling, and any reduction in the E-DPDCH gain factor as described above, shall only be applied or changed at a DPCCH slot boundary.”

4.127 Het slotsgewijs verzenden van de TPC commando’s door het basisstation aan het mobiele station ter aanpassing van het zendvermogen gaat ook door na toepassing van het eerste criterium. Wanneer de kanaalkwaliteit vervolgens verbetert, stuurt het basisstation een TPC-down commando (een aanwijzing van een verhoging in kanaalkwaliteit) aan het mobiele station, derhalve de instructie om het vermogen van de DPCCH (en daaraan gerelateerd het vermogen van de andere kanalen op de uplink DPCH) te verlagen. Als het mobiele station vaststelt dat de drempelwaarde niet langer wordt overschreden bij opvolging van het commando (het tweede criterium), vermindert resp. schrapt het mobiele station de schaalfactor van de gain factor voor de E-DPDCHs, waardoor het datazendvermogen van de E-DPDCHs weer wordt verhoogd, een en ander op voorwaarde dat het maximaal toelaatbare zendvermogen hierdoor niet wordt overschreden. Zoals reeds opgemerkt schrijft de UMTS-standaard voor dat schaling en aanpassing van de gain factors op slotbasis gebeurt. Een mobiel station volgens de UMTS-standaard is derhalve in staat het eerste en tweede criterium binnen hetzelfde frame (en dus binnen de vooraf bepaalde tijdsperiode) toe te passen.

4.128 Asus heeft er op gewezen dat in paragraaf 5.1.2.6 van TS 125 214 (slechts) wordt voorgeschreven dat het vermogen van de signalen op de datakanalen wordt verlaagd wanneer het vermogen tegen het maximaal toelaatbare vermogen aanloopt. Niet beschreven wordt dat het vermogen van de signalen op de datakanalen weer wordt verhoogd (par. 421 CvA/CvErec). Hoewel Asus kan worden nagegeven dat deze verhoging niet expliciet is omschreven, volgt deze verhoging – naar Philips voldoende onderbouwd heeft gesteld – uit het in de UMTS-standaard geopenbaarde mechanisme van schaling. De grootte van de schaalfactor met betrekking tot de E-DPDCH (datakanalen) is afhankelijk van het benodigde vermogen van de DPDCH (en andere uplinkkanalen), die wel de TPC-commando’s blijven opvolgen en hun vermogen bij ontvangst van een TPC-down commando dus verlagen. Daardoor wordt het vermogen op de E-DPDCH minder geschaald en dus verhoogd. Zodra de drempelwaarde wordt onderschreden bij opvolging van een TPC-down commando (het tweede criterium) wordt de schaling ongedaan gemaakt, hetgeen leidt tot een verhoging van het zendvermogen op de E-DPDCH, en wordt het conventionele schema hervat. Asus heeft dit niet voldoende gemotiveerd weersproken.

4.129 Voor het geval wel voorgeschreven zou zijn dat het vermogen op de datakanalen weer wordt verhoogd zodra het totale zendvermogen niet meer tegen het maximaal toelaatbare niveau aanloopt, stelt Asus zich op het standpunt dat het maximaal toelaatbare zendvermogen van het mobiele station niet zowel als het eerste criterium als ook als het tweede criterium in de zin van het octrooi kan fungeren. Het boven resp. beneden het maximaal toelaatbare zendvermogen van het mobiele station komen, kan evenmin worden aangemerkt als een eerste en tweede criterium in de zin van het octrooi, omdat het immers niet mogelijk is boven het maximaal toelaatbare zendvermogen te verzenden, aldus Asus.

4.130 Dat standpunt kan niet worden gevolgd. Van overschrijding van het maximaal toelaatbare zendvermogen is geen sprake, omdat de maatregelen beschreven in paragraaf 5.1.2.6. er nu juist op zijn gericht (en bewerkstelligen) dat dit wordt voorkomen. Voorts valt niet in te zien – en Asus licht ook niet toe – waarom het (bij opvolging van een TPC-commando) uitkomen boven respectievelijk beneden het maximale totale transmissievermogen, niet zou kunnen worden aangemerkt als een eerste en tweede criterium in de zin van het octrooi. In paragraaf 54 van de beschrijving van het octrooi wordt de mogelijkheid dat het eerste criterium bestaat uit het overschrijden, en het tweede criterium bestaat uit het onderschrijden van dezelfde drempelwaarde immers expliciet beschreven:

“[0054] In the example illustrated in Figure 4, the first criterion is met when the channel quality falls below a predetermined level, and the second criterion is met when the channel quality increases above the same predetermined level. However, these two levels need not be identical.”

4.131 Het standpunt van Asus dat uit de standaard niet zou blijken dat de vermogensbesturing plaatsvindt binnen een frame (‘the predetermined time period’ in de bewoordingen van het octrooi) wordt verworpen. Uit het feit dat de aanpassingen van het zendvermogen steeds op slotbasis moeten plaatsvinden (zie 4.126) volgt dat bij toepassing van het eerste en tweede criterium binnen een frame, die aanpassingen evenzeer binnen datzelfde frame kunnen plaatsvinden. Dat de ‘gain factors’ blijkens paragraaf 5.1.2.5.1. per frame of sub-frame worden vastgesteld, waarop Asus heeft gewezen, doet daaraan niet af. Relevant is dat de schaling van de E-DPDCH (en daarmee de toepassing van het eerste en tweede criterium) op slotbasis plaatsvindt, zoals duidelijk door de standaard voorgeschreven in paragraaf 5.1.2.6., waarnaar in paragraaf 5.1.2.5.1. ook wordt verwezen.

4.132 Asus heeft voorts bestreden dat het door de uitvinding volgens het octrooi bereikte effect wordt gerealiseerd door toepassing van paragraaf 5.1.2.6. van TS 125 214, omdat het effect van het toepassen van de scaling factor is dat “the total transmit power would be equal to the maximum allowed power”, waardoor het totale zendvermogen van het mobiele station op het maximaal haalbare niveau blijft.

4.133 Hierin kan Asus niet worden gevolgd. Anders dan zij stelt schrijft het octrooi niet voor dat het totale zendvermogen moet worden verlaagd, maar dat het datazendvermogen wordt verlaagd (resp. verhoogd). Dat is ook geïncorporeerd in de UMTS-standaard. Zoals volgt uit bedoelde passage uit de TS 125 214 specificatie en de niet bestreden toelichting daarop van Philips (zie 4.125 hiervoor) worden de gain factors van de E-DPDCH datakanalen verlaagd, leidend tot een verlaging van het datazendvermogen. Deze verlaging is zodanig dat het totale transmissievermogen – dus inclusief het vermogen waarmee over het PDCCH besturingskanaal verzonden blijft worden, waarbij de TPC-commando’s wel gewoon opgevolgd blijven worden en dat dus in reactie op het ontvangen TPC-up commando wordt verhoogd (vgl. conclusie 12) – wordt gemaximeerd. Een en ander is in overeenstemming met hetgeen is beschreven in en wordt beoogd met het octrooi: overschrijding van de drempelwaarde van het totale zendvermogen – en daarmee excessief stroomverbruik en interferentie – wordt voorkomen, door een daling van het datazendvermogen.

4.134 Het standpunt van Asus dat de UMTS-standaard de leer van het octrooi niet toepast, omdat het octrooi zou vereisen dat het totale zendvermogen in de uitzonderingssituatie aanzienlijk verlaagd moet worden, wordt verworpen. Dat het voordeel aanzienlijk zou moeten zijn wordt niet in het octrooi genoemd of verondersteld. Concrete waarden voor P1 worden nergens genoemd. Dat de gemiddelde vakman dat zou afleiden uit figuur 7 en paragraaf 32 van de beschrijving kan niet als juist worden aanvaard. Die figuur en paragraaf zien alleen op verlaging van het datazendvermogen. De gemiddelde vakman weet dat daarmee niets is gezegd over het niveau van het totale zendvermogen, omdat het zendvermogen van het pilootkanaal wél vermogensbestuurd blijft en dus bij het bereiken van de drempelwaarde juist zal worden verhoogd. Naar Philips terecht heeft aangevoerd begrijpt de gemiddelde vakman dat de maximering leidt tot batterijbesparing en voorkoming van interferentie ten opzichte van de situatie waarin niet zou worden gemaximeerd. Met haar stelling dat dit misleidend zou zijn omdat het maximum niet overschrijdbaar is en er dus geen hypothetische situatie is waarmee kan worden vergeleken, miskent Asus dat de drempelwaarde niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan het fysieke maximum van de telefoon, zoals zij overigens zelf ook heeft aangevoerd in par. 154-156 MvA (zie 4.5 hiervoor).

4.135 Daarnaast zou volgens Asus uit paragraaf 5.1.2.6. van TS 125 214 niet duidelijk zijn dat er verlaging respectievelijk verhoging van het datazendvermogen plaatsvindt bij toepassing van een eerste en tweede criterium. Ook dat standpunt is onjuist. Bedoelde passage schrijft voor dat het datazendvermogen wordt verlaagd in reactie op een TPC-up commando, welk commando een indicatie is van verslechtering van de kanaalkwaliteit. Deze maatregel wordt toegepast indien het totale transmissievermogen bij opvolging van het TPC-up commando het maximaal toelaatbare vermogen zou overschrijden. Deze omstandigheid is aan te merken als een ‘eerste criterium’ zoals bedoeld in het octrooi. Zoals hiervoor overwogen volgt uit het schalingmechanisme dat zodra de drempelwaarde wordt onderschreden bij opvolging van een TPC-down commando (het tweede criterium) het zendvermogen op de E-DPDCH weer wordt verhoogd.

4.136 Verder voert Asus aan dat uit de UMTS-standaard niet volgt dat toepassing van het eerste en tweede criterium plaatsvindt in reactie op de ontvangst van een TPC-commando, omdat het bereiken van het maximale transmissievermogen en toepassing van de in dat geval voorgeschreven maatregelen, ook kan worden bereikt door aanpassing van de ‘gain factors’ onafhankelijk van de ontvangen TPC-commando’s. Zij heeft daartoe verwezen naar paragraaf 5.1.2.5.1. van TS 125 214, dat de volgende passage bevat:

“The gain factors may vary on radio frame basis depending on the current TFC used. Further, the setting of gain factors is independent of the inner loop power control.

After applying the gain factors, the UE shall scale the total transmit power of the DPCCH and DPDCH(s), such that the DPCCH output power follows the changes required by the power control procedure with power adjustments of ΔDPCCH dB, subject to the provisions of sub-clause 5.1.2.6.”

De aanpassing van de gain factors zoals geopenbaard in deze passage vindt plaats op framebasis. TPC-commando’s worden op slotbasis verzonden. Tijdens de verzending van een datablok binnen een frame vindt aanpassing van het datazendvermogen bij voldoen aan het eerste of tweede criterium derhalve altijd plaats in reactie op ontvangen TPC-commando’s en daarmee op basis van de kanaalkwaliteit. Dat er ook andere omstandigheden zijn die ertoe kunnen leiden dat het datazendvermogen op de framegrens wordt aangepast kan daar niet aan afdoen.

4.137 Asus heeft niet bestreden dat zij in Nederland telefoons op de markt brengt die voldoen aan (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard. Met de vaststelling dat alle kenmerken van conclusie 1 van het octrooi daarin zijn geïncorporeerd staat daarmee vast dat Asus inbreuk maakt op EP 511.

meetrapporten

4.138 Ten overvloede overweegt het hof dat de toepassing van (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard in de producten van Asus en daarmee de inbreuk op het octrooi, wordt bevestigd in (onder meer) het door Philips als productie 34 overgelegde meetrapport. De in dat rapport opgenomen figuur 7 is – in de door Philips bewerkte vorm, voorzien van verwijzingscijfers 1 en 2 – hieronder weergegeven.

Bij de meting is de drempelwaarde ingesteld op 24 dBm, onder het fysieke maximum. Te zien is dat het zendvermogen van de datasignalen (E-DPDCH; rood gekleurd) door de mobiele telefoon wordt verhoogd op basis van de eerste vier TPC-up commando’s. Bij opvolging van het vijfde TPC-up commando zou de ingestelde drempelwaarde worden overschreden. Naar aanleiding daarvan wordt het datazendvermogen (in het volgende slot) verlaagd in plaats van verhoogd (verwijzingscijfer 1). Dit is toepassing van het eerste criterium, volgens de door conclusies 9 en 10 onder bescherming gestelde uitvoeringsvorm.

4.139 Ook is te zien dat het vermogen van de DPCCH (groen gekleurd) na toepassing van het eerste criterium aangepast blijft worden op basis van de ontvangen TPC-commando’s. Bij opvolging van het twaalfde TPC commando (een TPC-down commando), komt het vermogensniveau van het besturingssignaal in het volgende tijdslot (verwijzingscijfers 2) op het niveau waar het was, toen aan het eerste criterium werd voldaan (verwijzingscijfer 1). Bij opvolging van dit TPC-down commando door de DPCCH (en de andere uplink kanalen) zal het totale zendvermogen in het opvolgende tijdslot de drempelwaarde niet langer overschrijden. Naar aanleiding van dat TPC-down commando wordt de schaling opgeheven en wordt het datazendvermogen in het opvolgende tijdslot verhoogd (verwijzingscijfer 2) en wordt de conventionele vermogensbesturing hervat. Dit is toepassing van het tweede criterium volgens conclusie 1, in de door conclusie 12 onder bescherming gestelde uitvoeringsvorm.

4.140 Het standpunt van Asus dat uit het rapport niet zou blijken dat inbreuk wordt gemaakt op conclusie 12 mist relevantie, nu reeds sprake is van inbreuk door toepassing van de maatregelen volgens de conclusies 1, 9 en 10. Overigens is het standpunt onjuist, zoals volgt uit de hiervoor weergegeven (bewerkte) figuur 7 van het meetrapport en hetgeen hiervoor in 4.35 is overwogen. In aanvulling daarop geld het volgende. Conclusie 12 schrijft voor dat het tweede criterium is dat het zendvermogen van het besturingskanaal gelijk wordt aan of lager wordt dan het niveau van het zendvermogen van het besturingskanaal toen werd voldaan aan het eerste criterium. Asus gaat er terecht vanuit dat aan het eerste criterium is voldaan bij ontvangst van het vijfde TPC-up commando (par. 594 MvG; in 236-240 MvG stelt Asus dat dit onduidelijk zou zijn, echter uit de bewoordingen van conclusies 9 en 10 volgt duidelijk dat het eerste criterium de ontvangst van een TPC-up commando is die het zendvermogen boven de drempelwaarde zou doen uitstijgen, niet de opvolging daarvan). Ten onrechte gaat Asus er echter vanuit dat aan het tweede criterium evenzeer is voldaan bij ontvangst van het twaalfde TPC-commando. Zoals evenwel volgt uit de bewoordingen van de conclusie wordt aan het tweede criterium voldaan als het zendvermogen gelijk wordt aan of lager wordt dan het niveau dat het had bij toepassing van het eerste criterium. Ten gevolge van het twaalfde TPC commando (een TPC-down commando) wordt in het opvolgende slot het zendvermogen van het besturingssignaal verhoogd en wordt daarmee gelijk aan het niveau dat het zendvermogen had bij ontvangst van het vijfde TPC-up commando. Daarmee past de mobiele telefoon ook het tweede criterium zoals beschreven in conclusie 12 van het octrooi toe. Dat dit op een toevalligheid zou berusten zoals Asus aanvoert moet bij gebreke van enige onderbouwing van die stelling, gelet op de diverse metingen die steeds dezelfde resultaten laten zien, van de hand worden gewezen.

4.141 De omstandigheid dat het zendvermogen op het datakanaal in een voorgaand slot ook al omhoog is gegaan na ontvangst van een TPC-down commando (de elfde), waarop Asus heeft gewezen, laat onverlet dat (eerst) door opvolging van het twaalfde TPC-commando aan het tweede criterium volgens conclusie 12 is voldaan. Eerst door opvolging van het twaalfde TPC-commando wordt het zendvermogen op het besturingskanaal gelijk aan het niveau van dat vermogen bij toepassing van het eerste criterium, waardoor de drempelwaarde niet langer wordt overschreden, de schaling kan worden opgeheven en het conventionele besturingsschema hervat.

4.142 Het tegen het meetrapport door Asus ingebrachte bezwaar dat niet is aangegeven wat de grenzen zijn van de ‘predetermined time period’ wordt verworpen. Duidelijk is daaruit immers dat binnen een tijdsbestek van 15 slots (en dus binnen het tijdsbestek van een frame) op slotbasis wordt gereageerd op zowel een eerste als een tweede criterium, waarmee duidelijk is dat de geteste mobiele telefoon regelmiddelen bevat die het in staat stelt de maatregelen volgens EP 511 binnen de predetermined time period toe te passen. Dat de Asus-telefoon ook binnen de predetermined time period zowel het eerste als tweede criterium toepast wordt – door Asus onvoldoende gemotiveerd bestreden – ook bevestigd door het als productie 45 door Philips overgelegde tweede meetrapport.

4.143 Dat het meetrapport onbegrijpelijk zou zijn, zoals Asus verder heeft gesteld, omdat het totale vermogen niet gelijk zou zijn aan de som van de twee getoonde signalen, is evenmin juist. Naar Philips terecht heeft opgemerkt, miskent Asus dat de mobiele telefoon ook uitzendt over andere uplink signalen, zoals ook getoond in de figuren 3 en 4 van het rapport. Dat dit alleen getoond is voor een enkel tijdslot maakt dat niet anders. De waarden in andere tijdsloten kunnen eenvoudig worden vastgesteld, nu het zendvermogen op die kanalen een vaste offset hebben ten opzichte van het pilootkanaal. De fluctuaties rond het maximum van het totale zendvermogen, waarop Asus heeft gewezen, kunnen evenmin tot een ander oordeel leiden. Naar Philips voldoende onderbouwd en onweersproken heeft gesteld zijn die te verklaren door in de UMTS-standaard voorziene toleranties (van +1 / -3 dBm) in het systeem. Om dezelfde reden moet het standpunt van Asus dat uit figuur 7 zou blijken dat het zendvermogen op het datakanaal al daalt voordat het totale zendvermogen het maximum zendvermogen heeft bereikt, zodat bij ontvangst van het vijfde TPC-up commando kennelijk niet was voldaan aan het eerste criterium, worden verworpen. Daarbij heeft Philips bovendien ook verduidelijkt dat bij een zendvermogen van 24 dBm van het mobiele station, dit door vermogensverlies tijdens verzending op een enigszins lager niveau (rond 23 dBm) wordt ontvangen door het basisstation, hetgeen Asus niet heeft weersproken. Daaraan kan niet de gevolgtrekking worden verbonden, zoals Asus zonder enige verdere onderbouwing doet, dat het criterium waaraan wordt getest dan kennelijk de bij het basisstation ontvangen signaalsterkte is en dat het dan het basisstation zou zijn (en niet het mobiele station) die het zendvermogen aanpast aan de hand van de toepasselijkheid van het eerste en tweede criterium. Het basisstation meet de ontvangen signaalsterkte (zoals weergegeven in de meetrapporten) en stuurt op basis daarvan volgens het conventionele vermogensbesturingsschema een TPC-commando. Het mobiele station toetst of aan het eerste of tweede criterium is voldaan en past aan de hand van die vaststelling het zendvermogen aan.

Slotsom inbreuk

4.144 De slotsom is dat Asus inbreuk maakt op in elk geval conclusie 1 (volgens het tweede hulpverzoek) van het octrooi.

Handhaving door Philips

4.145 Daarmee komt het hof toe aan de bespreking van de door Asus opgeworpen verweren die de strekking hebben dat, ook indien EP 511 geldig geacht wordt en Asus daarop inbreuk zou maken, het Philips toch niet zou vrijstaan dat octrooi jegens Asus te handhaven.

Frand-verweer

4.146 Asus stelt zich op het standpunt dat het door Philips gedane licentie-aanbod niet in overeenstemming is met de Frand-beginselen zodat zij door het instellen van onderhavige verbodsvordering (en andere vorderingen) misbruikt maakt van haar machtspositie en aldus handelt in strijd met artikel 102 VWEU. Bij de beoordeling van dat verweer stelt het hof het navolgende voorop.

4.147 Philips heeft het octrooi aangemeld als een essentieel octrooi voor (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard. Asus heeft de essentialiteit van het octrooi voor die standaard niet (gemotiveerd) bestreden. Hiervoor heeft het hof vastgesteld dat de maatregelen van conclusies 1, 9 en 12 van het octrooi (volgens het tweede hulpverzoek) inderdaad in (het HSUPA-protocol van) de UMTS-standaard zijn geïmplementeerd. De UMTS-standaard is vastgesteld door het European Telecommunications Standards Institute (ETSI), een zogenoemde ‘standard setting organisation’ (SSO) die zich ten doel stelt een standaard vast te stellen voor een mobiel communicatiesysteem, zodat basisstations en mobiele stations compatibel zijn en met elkaar kunnen communiceren.

4.148 Verschillende marktpartijen, waaronder Philips, hebben bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de UMTS-standaard. Bijdragen die in een standaard zijn geïmplementeerd kunnen door een octrooi onder bescherming zijn gesteld, zoals ook een van de bijdragen aan de UMTS-standaard van Philips door EP 511. Zo’n octrooi wordt aangeduid als een ‘standard essential patent’ (SEP). Leden van ETSI hebben zich gebonden aan de ETSI Rules of Procedure (ETSI Rules), waarvan de ETSI Intellectual Property Rights Policy (ETSI IPR Policy) deel uitmaakt. Teneinde derden in de gelegenheid te stellen om van de gestandaardiseerde technologie gebruik te maken, schrijft artikel 6.1 ETSI IPR Policy voor dat een houder van een standaard essentieel octrooi (SEP-houder) zich bereid dient te verklaren aan derden een licentie te verlenen onder hun SEP op zogenoemde ‘fair reasonable and non discriminatory’ (Frand) voorwaarden. Hiermee wordt beoogd een evenwicht te bereiken tussen het belang van een effectieve octrooibescherming voor de SEP-houder en de gerechtvaardigde belangen van derden om dat octrooi (en dus de standaard) te kunnen gebruiken. Philips heeft op 15 januari 1998 zo’n verklaring afgelegd, die luidt als volgt:

Periodiek heeft Philips ETSI geïnformeerd welke specifieke octrooien relevant waren voor welke onderdelen van de UMTS-standaard. Op 26 november 2009 heeft zij dat gedaan voor (onder meer) EP 511, welk octrooi is geïmplementeerd in onderdeel TS 125.214 van de UMTS-standaard, dat in 2006 is vastgesteld.

4.149 In een aantal beschikkingen heeft de Europese Commissie (EC) overwogen dat het handhaven van een standaard essentieel octrooi op zichzelf niet mededingingbeperkend (’anticompetitive’) is, maar dat het onder bijzondere omstandigheden ongeoorloofd kan zijn om op basis van een standaard essentieel octrooi een verbodsvordering in te stellen tegen en derde die serieus bereid is om een licentie af te sluiten en hierover met de SEP-houder te goeder trouw te onderhandelen, ook wel aangeduid als een ‘willing licensee’ (par. 126 Google-beschikking, Case No COMP/M.6381).

4.150 In het Huawei / ZTE arrest (zaak C-170/13) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) zich ook uitgelaten over de mogelijkheid van handhaving van een standaard essentieel octrooi. De vraag onder welke omstandigheden een SEP-houder geacht moet worden een machtspositie te hebben is door het HvJ EU niet beantwoord, omdat in het hoofdgeding het bestaan van een machtspositie niet was betwist. Het HvJ EU heeft het bestaan van een machtspositie bij zijn beslissing daarom tot uitgangspunt genomen (vgl. r.o. 43). In dat arrest heeft het HvJ EU als volgt voor recht verklaard:

“Artikel 102 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een octrooi dat essentieel is voor een door een standaardisatieorganisatie opgestelde standaard, die jegens deze standaardisatieorganisatie de onherroepelijke verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd FRAND-voorwaarden („fair, reasonable and non-discriminatory”), geen misbruik van zijn machtspositie in de zin van dat artikel maakt door een beroep wegens inbreuk in te stellen strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi of tot terugroeping van de producten voor de vervaardiging waarvan gebruik is gemaakt van dit octrooi, wanneer:

- hij vóór de instelling van dat beroep, enerzijds, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van dat octrooi en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt, en anderzijds, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder dergelijke voorwaarden heeft gedaan en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft aangegeven, en

- die inbreukmaker het betrokken octrooi blijft gebruiken en niet met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geeft aan dit aanbod, hetgeen dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen en inhoudt dat er geen sprake is van vertragingstactiek.”

4.151 Asus stelt zich op het standpunt dat de vorderingen van Philips moeten worden afgewezen omdat Philips heeft gehandeld in strijd met de ETSI-voorwaarden, in het bijzonder door haar standaard essentiële octrooi niet tijdig te melden. Daarnaast heeft Philips volgens Asus geen licentie aangeboden die in overeenstemming is met de door het HvJ EU gestelde voorwaarden, in het bijzonder omdat Philips heeft nagelaten te onderbouwen waarom dat aanbod Frand zou zijn. Verder stelt Asus dat de vorderingen moeten worden afgewezen omdat het aanbod van Philips niet in overeenstemming is met de Frand-beginselen en Asus een tegenvoorstel heeft gedaan dat daarmee wel in overeenstemming is.

4.152 Asus stelt zich op het standpunt dat Philips heeft gehandeld in strijd met de zogenaamde ‘disclosure-verplichting’ uit artikel 4.1 ETSI IPR Policy, dat luidt:

“4.1 Subject to Clause 4.2 below, each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.”

4.153 EP 511 is ingediend op 20 april 2004 en verleend op 7 maart 2007. Philips is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het onderdeel van de standaard waarin dit octrooi is geïmplementeerd. Hoewel zij van haar eigen octrooiaanvrage op de hoogte moet zijn geweest, heeft zij dit octrooi pas op 26 november 2009 aangemeld als mogelijk standaard essentieel octrooi voor het in december 2006 vastgestelde onderdeel TS 125.214 van de UMTS-standaard. Daaruit volgt volgens Asus dat Philips haar disclosure-verplichting heeft geschonden.

4.154 Volgens Asus is bij de totstandkoming van een standaard het streven erop gericht om zoveel mogelijk vrije technologie op te nemen en heeft artikel 4.1 ETSI IPR Policy ten doel om in de technische werkgroepen bewuste keuzes te maken tussen de verschillende gesuggereerde technologieën en zoveel mogelijk kwalitatief vergelijkbare rechtenvrije alternatieven te kunnen kiezen. Door haar standaard essentiële octrooi eerst na vaststelling van de standaard aan te melden en daarmee ETSI de mogelijkheid te ontnemen te zoeken naar een rechtenvrij alternatief, levert handhaving van dit octrooi misbruik van machtspositie op, althans heeft Philips haar rechten verwerkt om dit octrooi jegens derden in te roepen, zo stelt Asus.

4.155 Het standpunt van Asus wordt verworpen, reeds omdat het daaraan ten grondslag liggende uitgangspunt niet als juist kan worden aanvaard. Asus heeft niet gewezen op enige bepaling of passage in de ETSI IPR Policy (of elders in de ETSI Rules) waarin het door haar gestelde uitgangspunt – dat artikel 4.1 erop is gericht zoveel mogelijk tot een rechtenvrije standaard te komen – tot uitdrukking wordt gebracht. Integendeel, uit artikel 3 (getiteld ‘Policy Objectives’) volgt veeleer dat het de doelstelling van ETSI is om te komen tot technisch optimale oplossingen: “to create STANDARDS and TECHNICAL SPECIFICATIONS that are based on solutions which best meet the technical objectives of the European telecommunictions sector” (aanhef artikel 3.1). Dat deze technisch optimale oplossingen mogelijk (of zelfs: waarschijnlijk) onder octrooibescherming zijn gesteld wordt in de IPR Policy onder ogen gezien. Het is dan ook een verdere doelstelling om het risico dat een essentieel octrooi niet beschikbaar is zoveel mogelijk te beperken en voorts om een balans te zoeken tussen “the needs of standardization for public use in the field of telecommunications and the rights of the owners of IPRs.” (artikel 3.1 slot). Daartoe wordt van SEP-houders verlangd dat zij zich bereid verklaren om onder hun SEPs licenties te verlenen onder Frand-voorwaarden. Dit wordt ook tot uitdrukking gebracht in de ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs) (ETSI Guide):

4.156 Dat het uitgangspunt van ETSI veeleer is om te komen tot een technisch optimale standaard – zodat de vraag of rechtenvrije technologie beschikbaar is als zodanig niet relevant is – wordt onderschreven door de huidige voorzitter van de Board van ETSI, [naam 1] . Hij verklaart onder meer:

“8. (…) ETSI's primary aim is the availability of the most suitable technology. ETSI's goal is not to make these technologies available free of royalties, but rather that technology is available on FRAND terms. For this purpose, ETSI offers the possibility to its members to provide a General IPR Licensing Declaration, also referred to as a "GILD". With the provision of a general declaration, such as the one provided by Philips, the ETSI member makes clear that a FRAND license is available under its ESSENTIAL IPR in line with ETSI's objective of availability set out above. (...)

15. (…) this "call for IPR" [artikel 4.1 ETSI IPR Policy – hof] is in no way intended to influence discussions at the 3GPP meetings. In fact, 3GPP does not even allow discussion on (or declarations of) IPRs in its working groups. Nor is there a need. If a member makes a proposal, all other members will normally assume that such technology is likely to be covered by IPRs. However, this does not affect the decision-making in the working group meetings. These decisions are based on technical evaluations of the pros and cons of different proposals considering aspects such as performance in different scenarios, complexity, implementation feasibility, power consumption, etc. Whether any company holds any IPR, whether any such IPRs are indeed essential or could become essential and what the (commercial) consequences of these IPRs could or should be, do not form part of the discussions in the working group (…)”.

4.157 Artikel 4.1 ETSI IPR Policy is daarom met name erop gericht te waarborgen dat het gebruik van de standaard beschikbaar is voor derden onder Frand-voorwaarden, zoals ook blijkt uit de toelichting van DG Competition van de EC bij haar verzoek tot aanpassing van die bepaling, zoals weergegeven op pag. 68 van de ETSI-Rules:

“DG COMPETITION's intention in pursuing deletion of the phrase "it becomes aware of" is viewed as important from the patent ambush perspective. The idea is to prevent an ETSI Member from intentionally not disclosing Essential Intellectual Property Rights (EIPR) during the standardization process, and after the standard has issued, then disclosing such EIPR with the intention to not license on fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) terms as expected by ETSI Policy for EIPR.”

4.158 [naam 1] bevestigt in zijn verklaring dat dit de ratio is van artikel 4.1 ETSI IPR Policy en voorts dat dit doel ook gediend kan worden door de afgifte van een ‘general licensing declaration’, zoals in 1998 door Philips afgegeven:

9. Within ETSI (and 3GPP) there is broad acceptance and genuine expectation that the technologies submitted in the ETSI- or 3GPP-standardization process are patented and that (FRAND) royalties may therefore have to be paid. There is no practice to design around patents i.e. no policy to avoid patents on ETSI standards. (…) Within ETSI, the existence of technical alternatives to a specific patented technology needs to be explored only if a certain technology is unavailable (e.g., because of a refusal to grant FRAND licenses discussed in Clause 8 of the ETSI IPR Policy). In the case a FRAND declaration has been provided (general and/or otherwise), the existence of IPR with respect to the technology in question does not raise an issue.

10. (…) In case a general FRAND undertaking has already been provided, such as in the case of Philips, this [artikel 4.1 ETSI IPR Policy] merely serves the purpose of providing additional information regarding the specific ESSENTIAL IPRs in question. (…)

12. According to common practice, it thus often happens that such specific IPR

declarations are submitted after the standard is approved. However, as follows from

the above, the timing would not have any influence on the technical decision-making

process, or on the availability of the licenses on FRAND terms. (…)

13. Note that this practice does not result in over-declaration (…). To the contrary; this would be the case if, in order to avoid the risk of unenforceability of the patents, despite the general FRAND undertaking provided, companies would be forced to declare patents at a time where there is still significant uncertainty whether such patent will be essential. (…)

4.159 Zoals hiervoor (zie 4.148) reeds overwogen heeft Philips zich door middel van haar in 1998 verstrekte algemene licentieverklaring bereid verklaard licenties onder haar standaard essentiële octrooien te verlenen onder Frand-voorwaarden. Gelet daarop kan niet worden geoordeeld dat zij in strijd heeft gehandeld met artikel 4.1 ETSI IPR Policy door EP 511 eerst nadat de standaard was vastgesteld aan te melden. Het slot van paragraaf 2.1.3 van de ETSI Guide, dat luidt “Use of the General IPR licensing declaration does not take away the obligation for members to declare essential patents to ETSI as stated in 2.1.1” maakt dat niet anders. Deze bepaling moet (eveneens) worden begrepen in het licht van hetgeen in de aanhef van paragraaf 2 van de ETSI Guide als belangrijkste probleem voor ETSI wordt omschreven, namelijk dat laat aangemelde SEPs niet beschikbaar zijn, of niet onder Frand-voorwaarden, waardoor de standaard aangepast moet worden. Voorts moet die slotpassage worden begrepen in het licht van hetgeen in 2.1.1 derde alinea is opgenomen:

en ook van de passage die direct aan de slotzin van paragraaf 2.1.3. voorafgaat:

Daaruit volgt dat partijen die een algemene licentieverklaring hebben afgegeven daarvan ‘as soon as feasible’ respectievelijk ‘in a timely fashion’ updates moeten geven. Deze termen zijn niet in de ETSI Rules gedefinieerd, maar een redelijke uitleg daarvan is dat dit gebeurt nadat de standaard is vastgesteld en duidelijk is welke technologie daarin is opgenomen. Eerst dan is immers een deugdelijke ‘patent mapping’ (bepaling welke octrooien in de standaard zijn geïmplementeerd) mogelijk, zoals Philips onvoldoende gemotiveerd bestreden heeft aangevoerd. Dat late aanmelding van een octrooi zou bijdragen aan ‘over declaration’, zoals Asus verder stelt, is onjuist. Juist de verplichting om in een vroeg stadium octrooien aan te melden als standaard-essentieel zal er toe leiden dat zekerheidshalve meer octrooien worden aangemeld dan (achteraf bezien) gerechtvaardigd is, zoals [naam 1] ook heeft verklaard. Aldus kan niet worden ingezien dat de aanmelding van EP 511 na vaststelling van de standaard waarin dat octrooi is geïmplementeerd op enigerlei wijze de (potentiële) gebruikers van de UMTS-standaard heeft benadeeld, dan wel heeft geleid tot een (versterking van de) machtspositie van Philips, zoals Asus stelt.

4.160 Voor de veronderstelling van Asus dat de in EP 511 onder bescherming gestelde technologie bij eerdere aanmelding ‘mogelijk überhaupt niet in die standaard zou zijn opgenomen’ bestaat, bij gebreke van enige onderbouwing daarvan, geen grond. Dat geldt temeer omdat het streven van ETSI niet is gericht op een rechtenvrije standaard, maar op een optimale standaard en voorts blijkens artikel 8 ETSI IPR Policy voorafgaand aan de vaststelling van de standaard alleen wordt gekeken naar rendabele alternatieve oplossingen als een SEP-houder laat weten niet bereid te zijn licenties op Frand-voorwaarden aan te gaan. Dat is hier niet aan de orde. Die bereidheid van Philips stond op grond van de algemene licentieverklaring uit 1998 al vast.

4.161 De door Asus gemaakte vergelijking met de Rambus-beschikking van de EC (9 december 2009, COMP/38.386) gaat mank. Zoals ook expliciet door de EC overwogen was de ontwikkeling van de in die zaak aan de orde zijnde SDRAM- en DDR-standaards – anders dan de UMTS-standaard – er op gericht te komen tot een open, rechtenvrije standaard. Het (doelbewust) niet voorafgaand aan de vaststelling van die standaard openbaar maken van het bestaan van een octrooi(aanvrage) op in de standaard opgenomen technologie door Rambus was daarom van wezenlijke (verstorende) invloed op het standaardisatie-proces (omdat daardoor bestaande rechtenvrije alternatieven niet in de discussie zijn betrokken), terwijl bovendien Rambus zich niet had verplicht en ook niet bereid was onder haar essentiële octrooi licenties onder redelijke voorwaarden te verstrekken, waardoor de beschikbaarheid (tegen redelijke voorwaarden) van de standaard voor derden werd gefrustreerd. Beide omstandigheden doen zich in het hier aan de orde zijnde geval niet voor. Het bestaan van EP 511 heeft niet op een dergelijke wijze de totstandkoming van de UMTS-standaard beïnvloed, die er immers op was gericht tot een technisch optimale standaard te komen ongeacht het bestaan van octrooibescherming voor een gekozen oplossing, terwijl voorts Philips reeds een Frand-verklaring had afgegeven, zodat de beschikbaarheid van de technische oplossing voor derden onder Frand-voorwaarden reeds was verzekerd. Dat Philips ook andere octrooiaanvragen (EP 659 en EP 525) niet onmiddellijk zou hebben aangemeld, waarop Asus heeft gewezen, maakt dat niet anders. Ook daarvoor geldt dat dit in lijn was met ‘common practise’ (zie de verklaring van [naam 1] ) en dat de bereidheid van Philips om onder die octrooien licenties te verlenen onder Frand-voorwaarden was gegarandeerd door de algemene licentieverklaring uit 1998.

4.162 De verwijzing naar het vonnis van de voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag inzake Philips / LG (11 juni 2007) biedt Asus evenmin soelaas. Ook daarin was het streven te komen tot een rechtenvrije standaard (namelijk de JPEG-standaard). In het licht daarvan resulteerde het niet melden van octrooibescherming voor een in de standaard opgenomen technische oplossing erin dat Philips die octrooirechten niet mocht uitoefenen. Zoals reeds overwogen werd bij de totstandkoming van de UMTS-standaard niet gestreefd naar een rechten-vrije, maar naar een technisch optimale standaard met de beschikbaarheid van licenties op SEPs onder Frand-voorwaarden. Deze doelstellingen zijn door Philips op geen enkele wijze gefrustreerd.

4.163 Gelet op al het voorgaande is van de door Asus gestelde misbruik van machtspositie wegens schending van artikel 4.1 ETSI IPR Policy naar het oordeel van het hof geen sprake en evenmin heeft Philips daardoor haar recht op handhaving van EP 511 verwerkt.

4.164 Evenmin geeft de door Asus in par. 11 PA-Frand geciteerde paragraaf 286 van de Richtsnoeren inzake horizontale overeenkomsten aanleiding aan te nemen dat Philips zou hebben gehandeld in strijd met artikel 101 lid 1 VWEU, zoals voor het eerst bij pleidooi in appel door Asus aangevoerd. Uit die paragraaf volgt immers dat de tijdige melding van intellectuele eigendomsrechten van belang wordt geacht om toegang tot de standaard te garanderen. Dat kan – en in het geval van Philips is – ook worden gewaarborgd door een algemene licentieverklaring. Dat wordt in de Richtsnoer ook onderkend getuige de passage “It is also sufficient if the participant declares that it is likely to have IPR claims over a particular technology (without identifying specific IPR claims or applications for IPR)”. Dat er sprake zou zijn van enige afspraak tussen meerdere ondernemingen (inhoudende dat artikel 4.1 ETSI IPR Policy niet hoeft te worden nageleefd) die bedoeld is om de mededinging te beperken in de zin van artikel 101 lid 1 VWEU, zoals Asus aanvoert, kan daarom niet worden aangenomen.

4.165 Daarnaast heeft Asus aangevoerd dat Philips niet heeft voldaan aan haar verplichtingen die voortvloeien uit het arrest Huawei / ZTE, zodat zij met het instellen van een verbodsvordering jegens Asus misbruik maakt van haar machtspositie. Zij stelde zich daarbij aanvankelijk op het standpunt dat Philips niet had voldaan aan haar notificatieplicht (zie 4.167 hierna), doch bij pleidooi (par. 61 PA-Frand) heeft Asus erkend dat Philips daaraan heeft voldaan. Verder stelt Asus dat Philips niet heeft voldaan aan de volgens Asus in r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest besloten liggende verplichting om te onderbouwen waarom de voorgestelde royaltyvergoeding Frand zou zijn (ook wel aangeduid als de substantiëringspicht). Philips daarentegen is van oordeel dat Asus zich niet een ‘willing licensee’ heeft getoond, zodat Asus niet heeft voldaan aan de in het Huawei / ZTE arrest gestelde basisvoorwaarde voor het kunnen voeren van een Frand-verweer. Het hof overweegt daaromtrent als volgt.

4.166 In het Huawei / ZTE arrest geeft het HvJ EU een stappenplan waarin is uiteengezet wie wat moet doen op welk moment, alvorens een SEP-houder een verbodsvordering kan instellen zonder misbruik te maken van zijn (in die zaak veronderstelde) machtspositie.

4.167 De eerste stap (r.o. 61) is dat de SEP-houder de gebruiker van een standard essentieel octrooi (SEP-gebruiker) in kennis dient te stellen van de inbreuk die hem wordt verweten, met vermelding van het ingeroepen SEP en met precisering van de wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt. Dit wordt ook wel aangeduid als de notificatieplicht. De reden dat de SEP-houder de eerste stap moet zetten, ook als er al gebruik wordt gemaakt van zijn SEP, is dat het gelet op het grote aantal SEPs waaruit een standaard bestaat, niet zeker is dat degene die inbreuk maakt op een van deze SEPs zich daarvan bewust is (r.o. 62). Deze benadering is anders dan die daarvoor was gehanteerd door de rechtbank Den Haag in Philips / SK Kassetten (17 maart 2010).

4.168 Uit de aanhef van r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest “Anderzijds dient de houder van dit SEO, nadat de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden, deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod van een licentie onder FRAND-voorwaarden te doen” volgt dat de tweede stap is dat de SEP-gebruiker vervolgens te kennen dient te geven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder Frand-voorwaarden. Hij dient zich met andere woorden een ‘willing licensee’ te tonen.

4.169 Indien dit is gebeurd dient de SEP-houder een licentie-aanbod te doen. Aan het slot van r.o. 63 overweegt het HvJ EU dat de SEP-houder bij zijn licentie-aanbod met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader dient aan te geven. In de daarop volgende rechtsoverweging (r.o. 64) maakt het HvJ EU duidelijk dat het aan de SEP-houder (en dus niet de SEP-gebruiker) is om een licentievoorstel te doen, omdat hij zich jegens de SSO heeft verbonden om licenties onder Frand-voorwaarden te verlenen, zodat van hem kan worden verwacht dat hij een dergelijk aanbod doet. Daarnaast overweegt het HvJ EU dat de SEP-houder in een betere positie verkeert dan de SEP-gebruiker om te onderzoeken of het aanbod voldoet aan het discriminatieverbod, gelet op het feit dat de met concurrenten gesloten overeenkomsten niet openbaar plegen te zijn.

4.170 Daarna is de SEP-gebruiker aan zet. Hij dient met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg te geven aan dit aanbod. Dat houdt met name in dat er geen sprake is van vertragingstactiek. Als de SEP-gebruiker het hem gedane aanbod niet aanvaardt, kan hij slechts aanvoeren dat een vordering tot staken of tot terugroeping van producten misbruik oplevert, indien hij de SEP-houder op korte termijn en schriftelijk een concreet tegenaanbod doet dat aan de Frand-voorwaarden beantwoordt (r.o. 65-66).

4.171 Het hof is van oordeel dat het HvJ EU met het in het Huawei / ZTE gegeven stappenplan niet heeft beoogd strikte regels te stellen, in die zin dat indien de SEP-houder niet aan een van de stappen precies en volledig zou hebben voldaan, dat direct en noodzakelijkerwijs met zich zou brengen dat handhaving van zijn SEP misbruik van machtspositie zou opleveren, ongeacht de verdere omstandigheden van het geval. Zoals door het HvJ EU in r.o. 55 en 56 tot uitdrukking gebracht moet bij de beoordeling van de vraag of handhaving van zijn octrooirechten door een SEP-houder als misbruik kan worden aangemerkt, rekening worden gehouden met de feitelijke omstandigheden van de zaak. Veeleer zijn de door het HvJ EU in het Huawei / ZTE arrest genoemde stappen daarom aan te merken als richtlijnen voor te goeder trouw onderhandelingen tussen partijen over een Frand-licentie. Enerzijds mag daarbij van de SEP-houder worden verwacht dat hij de SEP-gebruiker op de hoogte stelt van zijn SEPs, dat hij als eerste een licentie-aanbod doet en dat hij daarover te goeder trouw in onderhandeling treedt alvorens een verbodsactie in te stellen, zodat de onderhandelingen zonder druk van een dreigend verbod gevoerd kunnen worden. Anderzijds dient de SEP-gebruiker zich bereidwillig op te stellen en in het bijzonder geen vertragingstactieken toe te passen, hetgeen onder meer inhoudt dat hij op korte termijn een schriftelijk tegenvoorstel moet doen als hij het licentie-aanbod van de SEP-houder niet wil aanvaarden. De High Court in Engeland (Birss, J) heeft dat in de Unwired Planet v Huawei uitspraak (van 7 juni 2017, [2017] EHWC 711 (pat), bekrachtigd door de Court of Appeal bij uitspraak van 23 oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344) als volgt tot uitdrukking gebracht:

“(…) the judgment does not hold that if the circumstances diverge from the scheme set out in any way then a patentee will necessarily abuse their dominant position by starting such a claim. In those circumstances the patentee's conduct may or may not be abusive. The scheme sets out standard of behaviour against which both parties behaviour can be measured to decide in all the circumstances if an abuse has taken place.”

4.172 Uit de gedetailleerde verklaring van 25 augustus 2016 van [naam 2] (Principal Licensing Counsel in het Intellectual Property and Standards Department van Philips, hierna [naam 2] ), die persoonlijk bij alle besprekingen met Asus betrokken is geweest, komt het volgende beeld naar voren. Medio 2013 heeft Philips contact gezocht met Asus en haar op de hoogte gesteld van de octrooiportfolio van Philips met betrekking tot de UMTS / LTE-standaard die Asus in een aantal van haar producten toepast(e). Op initiatief en na aandringen van Philips heeft een bespreking plaatsgevonden op 20 november 2013, waarin Philips haar portfolio en de relevantie daarvan voor een aantal van de producten van Asus heeft toegelicht. Tijdens die bespreking is een notificatiebrief overhandigd waarin een aantal volgens Philips inbreukmakende producten van Asus met name zijn genoemd en waaraan een lijst was gehecht met een aantal relevante octrooien (waaronder EP 511, EP 649 en EP 525) uit de portfolio van Philips, met vermelding van de standaard waarin deze zijn opgenomen. Zowel tijdens de bespreking als in de brief (onder verwijzing naar haar ‘undertakings to ETSI’) heeft Philips melding gemaakt van haar bereidheid een licentie onder Frand-voorwaarden aan te gaan. Na deze bespreking zijn steeds op initiatief van Philips verdere besprekingen gehouden, die steeds plaatsvonden in Taiwan, steeds – in meerderheid zelfs uitsluitend – werden bijgewoond door de heer [naam 3] van Legal Affairs Center van Asus ( [naam 3] ) en die steeds na enkele uren door Asus werden beëindigd. Tijdens die verdere besprekingen heeft Philips, naast de inhoud en omvang van haar portfolio en een aantal van haar SEPs aan de hand van claim charts, ook haar licentieprogramma, waaronder de standaard royaltyvergoeding, toegelicht. Bij geen van de besprekingen is het gekomen tot een inhoudelijke technische discussie of reactie van de zijde van Asus, omdat de expertise daarvoor bij [naam 3] ontbrak. Een reactie op de licentievoorwaarden is evenzeer achterwege gebleven, omdat [naam 3] daarin geen interesse toonde en een discussie over de licentie(voorwaarden) door hem uit de weg werd gegaan. Evenmin heeft Asus geïnformeerd naar (de inhoud van) licentieovereenkomsten die Philips met derden had afgesloten. Na geen enkele bespreking liet Asus van zich horen.

4.173 Op 21 september 2015 heeft Philips, samen met een lijst van relevante UMTS / LTE octrooien en claim charts, een licentieovereenkomst aan Asus toegestuurd, onder vermelding dat dit een ‘standard licence agreement for UMTS/LTE’ betrof. Daarin zijn onder meer ook de hoogte van de royaltyvergoeding en de wijze van berekening daarvan gespecificeerd. Een reactie daarop, ook nadat Philips daarom uitdrukkelijk had verzocht, is uitgebleven. Tijdens de daaropvolgende bespreking op 15 november 2015 bleef een inhoudelijke discussie over de licentievoorwaarden opnieuw uit en heeft Asus ook geen tegenvoorstel gedaan. [naam 3] merkte op dat het lastig is SEPs te handhaven en deelde voorts mede ‘if the gap is too big management won’t give counteroffer’. Ook na deze bespreking is een reactie van Asus uitgebleven, hoewel Philips aan het einde van de bespreking te kennen had gegeven een tegenvoorstel van Asus te verwachten. Op 15 december 2015 – bijna drie maanden na toezending van de standaard licentieovereenkomst – heeft Philips de dagvaarding in onderhavige procedure uitgebracht.

4.174 Daar heeft Asus de verklaring van [naam 3] van 9 januari 2018 tegenovergesteld. Hij heeft de gedetailleerde verklaring van [naam 2] niet anders bestreden dan met de algemene verklaring

“the initial discussions ASUS had with Philips never involved a concrete license proposal from Philips to ASUS. As is usual with these kinds of discussions the technical aspects are dealt with before the parties engage in commercial discussions. During these meetings I expressed ASUS' willingness to conclude a license for Philips' portfolio multiple times. I never indicated that ASUS was not willing to conclude such a license and Philips never questioned ASUS' willingness. ASUS has always been willing to conclude a license on FRAND conditions and still is.”.

Daarmee is onbestreden gebleven dat Philips haar UMTS / LTE portfolio heeft toegelicht onder meer aan de hand van claim charts, dat [naam 3] de benodigde expertise ontbeerde voor technisch-inhoudelijke discussies, dat Philips na de ‘initial discussons’ in latere besprekingen wel haar licentievoorwaarden aan de orde heeft gesteld, dat Asus daarop nimmer inhoudelijk heeft gereageerd, dat de besprekingen steeds op initiatief van Philips plaatsvonden en door Asus steeds na enkele uren werden afgebroken, en voorts dat Asus, ook als zij de bereidheid om een licentieovereenkomst zou hebben uitgesproken, zij daartoe geen daadwerkelijke bereidheid heeft getoond.

4.175 [naam 3] heeft verder (alleen nog) verklaard:

“In fact Philips itself indicated that it was not ready for commercial discussions until the end of 2015 (see Annexes 2 and 3 attached to this Declaration). Only in November 2015 ASUS and Philips for the first time discussed face to face a specific license proposal made by Philips. This was the only meeting that ASUS and Philips had where such a specific license proposal was discussed. During this meeting it was agreed that Philips would come up with a new license proposal to better fit the specific situation of ASUS. ASUS did not hear back from Philips until three and a half weeks later when ASUS was summoned in Dutch, German, UK, French and US courts for patent infringement”.

Het hof acht deze verklaring ongeloofwaardig. Uit de bijgesloten Annex 2, de e-mail van Philips van 17 mei 2015 ter voorbereiding van de (zevende) bespreking van 2 juni 2015, blijkt juist het tegendeel van hetgeen [naam 3] verklaart, namelijk dat Philips toen al (en ook al in januari daarvoor) aanstuurde op bespreking van de licentievoorwaarden. Philips stelt daarin: “We would like to cover the following topics in our meeting: (…) UMTS/LTE business discussions: at our last UMTS meeting in January we discussed the need to have business discussions at our next UMTS meeting, and we will be prepared for this discussion on June 2nd”. Daaruit valt geenszins af te leiden dat Philips toen nog niet over een licentieovereenkomst wenste te spreken zoals [naam 3] verklaart. Veeleer blijkt daaruit dat Philips de bespreking van de licentievoorwaarden nadrukkelijk op de agenda wenste te zetten, nadat dit in januari ook al aan de orde was gesteld. Uit de e-mail van Philips aan Asus van 12 december 2014 volgt overigens dat de licentievoorwaarden in de bespreking van 10 december 2014 reeds aan de orde waren gesteld, getuigde de door Philips uitgesproken hoop bij de volgende bespreking een tegenvoorstel te mogen ontvangen: “(…) and possibly hear from you a commercial counterproposal for the UMTS/LTE licence.” Voorts acht het hof ongeloofwaardig dat – anders dan [naam 2] heeft verklaard – Philips tijdens de bespreking van 20 november 2015 toegezegd zou hebben met een alternatief voorstel voor een licentieovereenkomst te komen, Als partijen al een dergelijke – overigens ook afwijkend van het stramien van het toen al uitgesproken Huawei / ZTE arrest, waarmee partijen geacht moeten worden op de hoogte te zijn geweest – afspraak gemaakt zouden hebben, dan had het voor de hand gelegen dat Asus na ontvangst van de dagvaarding Philips op die toezegging zou hebben aangesproken. Gesteld noch gebleken is dat Asus dat heeft gedaan.

4.176 [naam 2] heeft in reactie op de verklaring van [naam 3] op 12 februari 2018 nogmaals een schriftelijke verklaring afgelegd, waarin hij in detail de verklaring van [naam 3] weerspreekt. Hij bestrijdt dat [naam 3] (of een andere vertegenwoordiger van Asus) ooit de expliciete bereidheid heeft uitgesproken met Philips een licentieovereenkomst aan te gaan. Voorts verklaart hij dat Philips reeds vanaf de eerste bespreking bereid was over licentievoorwaarden te spreken, en in elk geval tijdens de besprekingen van 24 maart 2014, 10 december 2014 en 2 juni 2015 het standaard licentievoorstel van Philips aan te orde te hebben gesteld. Over de bespreking van 2 juni 2015 verklaart [naam 2] dat – ondanks de aankondiging van Philips dat zij de licentieovereenkomst wilde bespreken en haar licentieteam mee had genomen – slechts 20 minuten de gelegenheid kreeg het voorstel van Philips te bespreken waarna de bespreking werd afgebroken en voorts dat een aanbod aan [naam 3] om hem een conceptovereenkomst te geven tijdens die bespreking door [naam 3] is afgeslagen. Over de laatste (en achtste) bespreking van 20 november 2015 verklaart [naam 2] dat Philips aan het eind van de bespreking duidelijk heeft gemaakt dat Philips bereid was ieder tegenvoorstel van Asus te overwegen, maar dat als Asus werkelijk geïnteresseerd was in een licentieovereenkomst, het nu aan Asus was om spoedig met een tegenvoorstel te komen. Hij bestrijdt nadrukkelijk de stelling van [naam 3] dat Philips aan het eind van de bespreking op 20 november zou hebben toegezegd dat zij een nieuw voorstel zou doen.

4.177 Hoewel daarvoor voldoende gelegenheid is geweest heeft Asus daarop niet meer gereageerd met een nadere verklaring van [naam 3] . In het licht daarvan is het door Asus gedane aanbod om met een getuigenverklaring van [naam 3] nader te staven hetgeen er feitelijk tussen partijen is besproken en voorgevallen en de onderhandelingsbereidheid van Asus, zonder toe te lichten wat [naam 3] in aanvulling op zijn eerdere verklaring nog zou kunnen verklaren, onvoldoende gespecificeerd, zodat dit wordt gepasseerd. Gelet op dat alles houdt het hof hetgeen [naam 2] heeft verklaard over het verloop en inhoud van de besprekingen tussen Philips en Asus voorafgaand aan onderhavige procedure voor juist.

4.178 Op grond van de verklaringen van [naam 2] komt het hof tot de vaststelling dat Philips reeds medio 2013, ruim voorafgaand aan het aanhangig maken van onderhavige procedure, Asus op de hoogte heeft gesteld van haar SEPs en voorts in de bespreking en brief van 20 november 2013 en daarop volgende besprekingen heeft toegelicht, mede aan de hand van claim charts, waarom zij meende dat Asus daarvan gebruik maakte. Zoals blijkt uit de e-mail van Philips van 17 mei 2015 heeft zij Asus alle gelegenheid gegeven daarop te reageren: “UMTS/LTE technical discussions: at our last UMTS meeting in January we provided Philips' response on all the issues raised by Asus, and provided an updated presentation at our meeting in April covering the additional points raised in our discussion. We would expect to hear your further comments, if any, in response to this material.” Philips heeft zich voorts van aanvang af bereid verklaard met Asus een licentieovereenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan, zoals ook vermeld in de brief van 20 november 2013. Daarmee heeft Philips aan haar notificatieplicht voldaan. Dat Philips aan haar notificatieplicht heeft voldaan heeft Asus ook erkend (zie 4.165).

4.179 Voorts blijkt uit de verklaringen van [naam 2] genoegzaam dat Asus zich geen ‘willing licensee’ heeft getoond tijdens de onderhandelingen. Het enkel bewilligen in het houden van besprekingen is daartoe onvoldoende. Asus heeft geen enkel initiatief genomen voor het houden van de besprekingen. Zij heeft Philips herhaaldelijk verzocht om technische toelichting, zonder vertegenwoordigers met de benodigde expertise aan de gesprekken te laten deelnemen. Na enkele uren werden de gesprekken afgebroken, zodat de verzochte technische toelichting niet kon worden afgerond en/of niet werd toegekomen aan de bespreking van de licentievoorwaarden en een nadere bespreking moest worden gepland. Na geen enkele bespreking heeft Asus gereageerd op hetgeen door Philips aan de orde was gesteld, in het bijzonder niet ten aanzien van de licentievoorwaarden. Dat alles overziend kan niet anders dan worden geconcludeerd dat de Asus zich niet constructief heeft opgesteld in de besprekingen met Philips en de verzoeken om technische toelichting kennelijk het doel hebben gehad inhoudelijke discussie over de licentievoorwaarden te vermijden en zoveel mogelijk vertraging te veroorzaken. Dit gedrag wordt ook wel aangeduid als ‘hold-out’ en is door het HvJ EU in het Huawei / ZTE arrest aangemerkt als ‘delaying tactics’ waarvan de SEP-gebruiker zich heeft te onthouden (r.o. 65).

4.180 Uit het Huawei/ZTE arrest volgt dat – mits de SEP-houder voorafgaand aan de procedure aan zijn notificatieplicht heeft voldaan, hetgeen hier het geval is (zie 4.178) – het een voorwaarde is voor het ontstaan van de verplichting aan de zijde van de SEP-houder om een Frand licentieaanbod te doen, dat de SEP-gebruiker na ontvangst van de notificatie zich bereid heeft getoond een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan. Die voorwaarde is niet vervuld omdat, zoals hiervoor overwogen, de daadwerkelijke bereidheid aan de zijde van Asus om te goeder trouw te onderhandelen over het aangaan van een licentieovereenkomst onder Frandvoorwaarden ontbrak. Aldus was Philips niet gehouden een licentievoorstel aan Asus te doen en stond het haar vrij een verbodsactie tegen Asus te beginnen.

4.181 Niettemin heeft Philips op 21 september 2015 haar standaard licentieovereenkomst aan Asus aangeboden en zich bereid getoond over een tegenvoorstel van Asus te onderhandelen. Tijdens de bespreking van 20 november 2015 heeft Asus zich beperkt tot het naar voren brengen van de ‘specifieke situatie van Asus’ zonder evenwel zelf oplossingen daarvoor voor te stellen. Voor, tijdens of binnen redelijke tijd na die bespreking is geen tegenvoorstel door Asus gedaan. Dat dit in het kader van te goeder trouw onderhandelingen van haar mocht worden verwacht moet Asus geacht worden te hebben geweten gelet op (met name ook r.o. 65 en 66 van) het inmiddels, op 16 juli 2015, uitgesproken Huawei / ZTE arrest.

4.182 Volgens Asus zou dat licentie-voorstel niet aan de voorwaarden van het Huawei/ZTE arrest voldoen omdat Philips niet zou hebben gespecificeerd dat en waarom dit voorstel Frand zou zijn. Dat standpunt van Asus is niet relevant omdat Philips reeds voordat zij het aanbod deed gerechtigd was een verbodsactie in te stellen en daarnaast ook onjuist, waartoe het hof ten overvloede als volgt overweegt.

4.183 Uit r.o. 63 kan niet worden afgeleid dat daarin het vereiste besloten ligt dat de SEP-houder in zijn licentie-aanbod toelicht waarom dat aanbod Frand zou zijn, net zo min als die voorwaarde expliciet of impliciet is opgenomen ten aanzien van het tegenaanbod door de SEP-gebruiker. Hetgeen het HvJ EU in r.o. 63 en 64 overweegt dient te worden begrepen in het licht van de aan het HvJ EU voorgelegde vragen van de Duitse rechter, tegen de achtergrond van de Orange Book beslissing van het Duitse Bundesgerichtshof, waarin was bepaald dat de SEP-gebruiker als eerste een licentievoorstel moest doen. Om de redenen gegeven in r.o. 64 (de SEP-houder heeft een Frand-verklaring afgelegd en is in de beste positie om een eerste voorstel te doen) heeft het HvJ EU gekozen voor een andere benadering dan in Orange Book, door te overwegen dat het de SEP-houder is die het licentievoorstel moet doen (indien en nadat de SEP-gebruiker zich een ‘willing licensee’ heeft getoond). Als onderdeel van de derde prejudiciële vraag was voorts aan het HvJ EU voorgelegd of het licentievoorstel alle bepalingen dient bevatten die gewoonlijk in licentieovereenkomsten op het betrokken technische gebied worden opgenomen. Tegen die achtergrond moet de zinsnede “the amount of the royalty and the way in which that royalty is to be calculated” uit r.o. 63 daarom zo worden begrepen dat het HvJ EU met name van belang acht dat in het aanbod uiteengezet wordt niet alleen wat de royaltyvergoeding is, maar de manier waarop die moet worden berekend. In dat verband is ook in aanmerking te nemen dat er vele modaliteiten zijn voor de berekening van de royalty (bijvoorbeeld op basis van het hele product of alleen een onderdeel ervan, percentages, in- en verkoopprijzen, kosten, staffels, etc.).

4.184 Ook indien – anders dan hiervoor overwogen – wel geoordeeld zou moeten worden dat Philips gehouden was een Frand licentievoorstel aan Asus te doen, dan nog stond het Philips vrij onderhavige verbodsactie te beginnen, omdat Asus heeft nagelaten met bekwame spoed en te goeder trouw gevolg te geven aan de door Philips op 21 september 2015 toegezonden standaard licentieovereenkomst (zie 4.181 hiervoor).

4.185 Het nadien, na het aanhangig maken van de procedures door Philips, door Asus gedane tegenaanbod (als onderdeel van de Duitse procedure) kan daar niet aan afdoen. Het stond Philips vrij de verbodsactie aanhangig te maken wegens de afwezigheid van de vereiste Frand-houding bij Asus en het achterwege blijven van een tegenaanbod onder Frand voorwaarden met de vereiste bekwame spoed. Eerst na het aanhangig maken van de verbodsactie getoonde bereidheid om in onderhandeling te treden over een licentieovereenkomst en een eventueel in dat verband gedaan tegenaanbod kan er hooguit toe leiden dat de SEP-houder daarover (parallel aan de procedure) te goeder trouw onderhandelt met de SEP-gebruiker, maar kan er niet toe leiden dat de reeds aanhangig gemaakte procedure alsnog – achteraf bezien – als een misbruik van machtspositie zou moeten worden aangemerkt, dan wel dat van de SEP-houder verwacht mag worden dat hij deze procedure zou aanhouden. Dat zou de deur openzetten naar vertragingstactieken aan de zijde van een SEP-gebruiker, wat moet worden voorkomen, zoals het HvJ EU heeft overwogen (r.o. 65). Daarenboven voldoet dit tegenaanbod niet aan de ook van een SEP-gebruiker vereiste ‘Frand-benadering’ bij het doen van een tegenaanbod, nu dit niet is gebaseerd op de portfolio van Philips voor de UMTS / LTE standaard, maar op de portfolio van Motorola op een heel ander technisch gebied, namelijk de Wifi technologie. Dat geldt temeer nu Asus wel om uitvoerige informatie over de UMTS/LTE portfolio heeft gevraagd en gekregen, zodat zij wel in staat geacht moet worden een daarop gebaseerd tegenaanbod te kunnen doen. Op Philips rustte derhalve niet de verplichting op basis van dat voorstel alsnog (parallel aan de procedure) met Asus onderhandelingen aan te gaan. Enige andere daadwerkelijke constructieve toenadering door Asus in reactie op het door Philips gedane aanbod is niet gesteld noch gebleken. De enkele stelling in de processtukken dat Asus bereid is te onderhandelen is, zeker gelet op de voorgeschiedenis, onvoldoende.

4.186 Het standpunt van Asus dat zij zich, ook indien zij niet als ‘willing licensee’ kan worden beschouwd en zich ook overigens niet heeft gehouden aan de door het HvJ EU gegeven ‘gedragsregels’, niettemin kan beroepen op misbruik van machtspositie door Philips enkel vanwege de handhaving van haar standaard essentieel octrooi, kan gelet op de beschikkingen van de EC en het Huawei / ZTE arrest niet als juist worden aanvaard. Gegeven het gebrek aan daadwerkelijke bereidheid van Asus om met Philips een licentie-overeenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan, alsmede hetgeen onder 4.163 is overwogen, staat het Philips vrij haar SEP te handhaven. De vraag of Philips daadwerkelijk een economische machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU heeft, hetgeen Asus heeft gesteld maar Philips heeft betwist, hoeft bij die stand van zaken niet te worden beantwoord. Nu Asus niet kan worden aangemerkt als een willing licensee en het Philips naar het oordeel van het hof vrijstond haar octrooi door het aanhangig maken van onderhavige procedure jegens Asus te handhaven, behoeft de vraag of het openingsbod van Philips – de standaard licentie-overeenkomst voor UMTS / LTE – voldoet aan Frand-voorwaarden evenmin beantwoording.

derdenbeding / strijd met de precontractuele goede trouw / misbruik van recht

4.187 Op dezelfde gronden als hiervoor in het kader van het Frand-verweer overwogen, strandt ook het verweer van Asus dat Philips haar octrooi niet jegens Asus zou mogen handhaven omdat dit in strijd zou zijn met de ETSI Frand-verklaring van Philips, dan wel in strijd met de precontractuele goede trouw en/of misbruik van recht zou opleveren. Ook voor zover gebaseerd op die grondslagen staat immers het gebrek aan daadwerkelijke bereidheid aan de zijde van Asus om een licentieovereenkomst te sluiten en daarover te goeder trouw te onderhandelen, aan het slagen van die verweren in de weg, zoals Philips onder meer onder verwijzing naar het Philips / SK Kassetten vonnis en de – door Asus niet bestreden – verklaring van haar partij-deskundige professor Passa (over de inhoud en betekenis van de Frand-verklaring naar Frans recht) heeft aangevoerd.

De vorderingen in conventie

4.188 Nu geen van de door Asus aangevoerde stellingen de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat Philips haar octrooi niet jegens Asus zou mogen handhaven, komt het hof toe aan de beoordeling van het door Philips op grond van de door Asus gepleegde inbreuk op EP 511 gevorderde.

4.189 Nu reeds direct in de hoofdzaak zal worden beslist over het gevorderde bestaat voor toewijzing van de provisionele vorderingen, die zijn ingesteld voor het geval de hoofdzaak zou worden vertraagd, gaan aanleiding.

4.190 Gelet op het oordeel dat EP 511 volgens het tweede hulpverzoek geldig geacht moet worden en Asus daarop inbreuk maakt, alsmede de afwijzing van de tegen handhaving door Philips gerichte verweren, komt het door Philips gevorderde verbod als hierna vermeld voor toewijzing in aanmerking.

4.191 Asus heeft betwist dat Asus Holland B.V. inbreukmakende handelingen zou verrichten in Nederland. Dat standpunt wordt verworpen. Zoals Philips (par. 166 e.v. pleitnota eerste aanleg) onderbouwd heeft aangevoerd, wordt Asus Holland B.V. naast de andere gedaagde Asus-vennootschappen genoemd op de Nederlandse website van Asus waarop de inbreukmakende producten worden aangeboden, terwijl daaruit voorts blijkt dat Asus Holland B.V. reparatie service verzorgt, in het kader waarvan zij ook vervangende (inbreukmakende) producten levert. Asus heeft dat niet gemotiveerd bestreden. De vorderingen zullen derhalve ook jegens Asus Holland B.V. worden toegewezen.

4.192 Voor de door Asus eerst bij AMnC (par. 368 e.v.) verzochte ‘sunset period’ van drie maanden bij toewijzing van het door Philips gevorderde verbod ziet het hof geen aanleiding. Asus heeft zich op een mogelijk verbod lang kunnen voorbereiden en een voldoende onderbouwing waarom Asus voor de uitvoering daarvan drie maanden nodig zou hebben ontbreekt. Dat Asus daarmee in de gelegenheid zou worden gesteld alsnog een licentieovereenkomst met Philips te sluiten acht het hof onvoldoende grond, gelet op het vastgestelde gebrek aan bereidheid aan de zijde van Asus om daarover te goeder trouw met Philips te onderhandelen. Dat er drie maanden nodig zouden zijn voor het aanvaarden van het reeds door Philips gedane aanbod – waar zij dan kennelijk zelf vanuit gaat – heeft zij voorts evenmin toegelicht en valt overigens ook niet in te zien.

4.193 De gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen nu Philips niet heeft gesteld welk afzonderlijk belang zij daarbij heeft naast toewijzing van de verbodsvordering.

4.194 De door Philips gevorderde opgave van afnemers en recall zal als hierna vermeld (beperkt tot Nederland en niet-particuliere afnemers, zoals door Philips bij pleidooi EA verduidelijkt) worden toegewezen.

4.195 Het hof ziet geen aanleiding aan de door Philips gevorderde vernietiging van inbreukmakende producten de voorwaarde te verbinden dat dit arrest in kracht van gewijsde is gegaan, zoals door Asus verzocht. Tenuitvoerlegging zolang dit arrest geen kracht van gewijsde heeft gekregen is voor rekening en risico van Philips. Dat vernietiging van inbreukmakende producten disproportioneel zou zijn omdat de producten in aangepaste vorm verkocht zouden kunnen worden, zoals Asus aanvoert, kan niet worden aangenomen, gelet op het (in ander verband) door Asus ingenomen standpunt dat toepassing van het HSUPA-protocol juist essentieel is.

4.196 Voor matiging of maximering van de gevorderde dwangsommen of het daaraan verbinden van een verbeuringstermijn ziet het hof onder de gegeven omstandigheden evenmin reden.

4.197 De door Philips gevorderde schadevergoeding wegens gepleegde octrooi-inbreuk en/of afdracht van daarmee behaalde winst zal worden toegewezen. In de schadestaatprocedure kan aan de orde komen welke afzonderlijke posten wegens verbod van cumulatie niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ook de vraag vanaf welk moment wettelijke rente daarover verschuldigd is kan in die procedure worden beoordeeld.

4.198 De verzochte rekening en verantwoording zal als hierna te melden worden toegewezen. De door Philips gevorderde rekening en verantwoording is niet uitsluitend toewijsbaar voor zover betrekking hebbend op een (eventuele) afdracht van winst. Opgave van het aantal vervaardigde, ingekochte en in voorraad gehouden producten kan ook relevant zijn voor de berekening van schadevergoeding. Asus heeft aangevoerd dat een goedkeurende verklaring van een registeraccountant, zoals door Philips gevorderd, in de praktijk niet mogelijk is dan wel niets toevoegt. Philips heeft zulks niet bestreden, zodat dit deel van de vordering zal worden afgewezen.

De vorderingen in reconventie

4.199 Voor wat betreft de gevorderde vernietiging van EP 511 volgt uit hetgeen in conventie is overwogen dat deze vordering toewijsbaar is voor zover dit octrooi meer inhoudt dan de conclusies volgens het tweede hulpverzoek.

4.200 Het hof – dat de door Philips opgeworpen bevoegdheidsverweren verwerpt en zich dus bevoegd acht – wijst de overige vorderingen van Asus in reconventie af. Asus legt dezelfde feiten en stellingen zoals verwoord in haar Frand-verweer ten grondslag aan deze vorderingen (vgl. par. 700 MvA). Gelet op hetgeen ten aanzien van dat Frand-verweer reeds is overwogen – in het bijzonder dat juist aan de zijde van Asus de daadwerkelijke bereidheid om een licentieovereenkomst onder Frand-voorwaarden aan te gaan en daarover te goeder trouw te onderhandelen, ontbreekt – kunnen die feiten en stellingen het in reconventie gevorderde niet dragen.

4.201 Op het bezwaar dat Philips, op grond van de twee-conclusieregel en de beginselen van de goede procesorde, heeft gemaakt tegen de eerst bij AMnC ingestelde subsidiaire vordering, hoeft derhalve niet te worden beslist.

In het incident:

4.202 De door Asus gevorderde inzage in en/of afschrift van licentieovereenkomsten die Philips heeft gesloten met of aangeboden aan andere partijen met betrekking tot de UMTS / LTE portfolio, zal worden afgewezen. Asus heeft die inzage gevorderd om te kunnen vaststellen of het door Philips gedane licentie-aanbod en eventueel in de toekomst volgende aanbiedingen al dan niet discriminerend zijn.

4.203 Het onderdeel ‘non-discriminatory’ uit ‘Frand’ ziet er alleen op dat vergelijkbare gevallen gelijk worden behandeld. Asus onderkent dit ook met haar standpunt dat de door Philips aangeboden standaard licentieovereenkomst gegeven haar bijzondere positie voor Asus niet passend zou zijn en dat zij daarom aanspraak zou hebben gemaakt op andere dan de standaardvoorwaarden.

4.204 Of sprake is van vergelijkbare gevallen hangt af van diverse omstandigheden die niet uit de bepalingen van een overeenkomst af te leiden zijn, waarop Philips terecht heeft gewezen (110 CvA inc) en door Asus, mede in het licht van haar voornoemde standpunt, onvoldoende gemotiveerd is bestreden. Haar vordering tot inzage in en/of afschrift van alle licentie-overeenkomsten die Philips met betrekking tot de UMTS/LTE portfolio heeft gesloten met of aangeboden aan derden, is daarom onvoldoende gespecificeerd en komt neer op een ongeoorloofde fishing expedition. Asus heeft daarom reeds om die reden onvoldoende rechtmatig belang bij toewijzing van haar incidentele vordering.

4.205 Naar het oordeel van het hof kan niet worden aangenomen dat daarover anders moet worden geoordeeld indien de inzagevordering geacht zou kunnen worden (mede) te zijn gebaseerd op artikel 844 Rv e.v., welke regeling ziet op zaken waarin inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden als bedoeld in artikel 843a Rv wordt gevorderd wegens een inbreuk op het mededingingsrecht. Daarbij merkt het hof overigens op dat er geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat die regeling inderdaad toepasselijk zou zijn, nu uit hetgeen is overwogen volgt dat naar het oordeel van het hof van misbruik van machtspositie door Philips geen sprake is of in de toekomst zal zijn (als zij al een machtspositie zou hebben) gegeven het gebrek aan een Frand-benadering aan de zijde Asus.

4.206 Voor zover Asus aan haar inzagevordering ten grondslag heeft gelegd dat uit de door haar gestelde, uit r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest afgeleide, substantiëringsplicht voortvloeit dat Philips verplicht zou zijn in de door haar met derden afgesloten licentieovereenkomsten inzage te geven, wordt dat reeds afgewezen omdat – zoals ook hiervoor overwogen – het bestaan van een dergelijke substantiëringsplicht niet kan worden aangenomen. Dat een dergelijke verplichting zou voortvloeien uit een ETSI-verklaring volgt niet uit die verklaring en Asus heeft evenmin voldoende onderbouwd op grond waarvan dat anderszins uit de ETSI-regels zou zijn af te leiden.

4.207 Tenslotte kan voor toewijzing van de inzagevordering evenmin grondslag worden gevonden in het door Asus gevorderde wereldwijde handhavingsverbod en gebod om te goeder trouw door te onderhandelen met Asus (vgl. par. 367 AMnC). Deze vorderingen worden – op andere grond dan waarvoor inzage is gevorderd (zie 4.202 hiervoor) – afgewezen (zie 4.199 e.v. hiervoor), zodat daaraan evenmin belang bij inzage kan worden ontleend.

4.208 De vragen of sprake is van een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv en of is voldaan aan de overige voorwaarden voor toewijzing van een vordering tot inzage, kunnen derhalve onbeantwoord blijven.

In incidenteel appel

4.209 Uit hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het incident – namelijk dat de inzagevordering dient te worden afgewezen met veroordeling van Asus in de 1019h Rv proceskosten – volgt dat de grieven in incidenteel appel niet kunnen slagen.

Proceskosten

4.210 Asus zal als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Philips, zowel in eerste aanleg als in appel, zowel in principaal appel in conventie en in reconventie als in incidenteel appel, als ook in het incident. Partijen hebben omtrent de hoogte van de proceskosten overeenstemming bereikt in die zin dat deze in eerste aanleg Euro 320.000,- bedragen en in hoger beroep Euro 600.000,-. Gelet op de aard en omvang van deze procedure ziet het hof geen aanleiding deze ambtshalve te matigen.