Uitspraken

[eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat de depots van JanssenConcepts nietig zijn op grond van artikel 2.4 sub f onder 1 BVIE juncto artikel 2.28 sub f BVIE en op grond van artikel 6 septies van het Unieverdrag van Parijs en artikel 2.4 sub f onder 2 BVIE. [eiser] stelt verder dat Janssen c.s. onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld, althans dat de dreiging daartoe bestaat. Tenslotte beroept [eiser] zich op artikel 2.26 lid 2 sub c BVIE.

[eiser] stelt dat hij als gevolg van de handelwijze van Janssen c.s. schade heeft geleden.

Ter onderbouwing van zijn stelling dat de depots te kwader trouw zijn verricht, stelt [eiser] dat hij het teken ROY DONDERS voorafgaand aan het eerste depot van JanssenConcepts reeds als merk voor zijn huispakken en als dienstmerk voor zijn kledingparty’s gebruikte. Vanaf het eerste seizoen van ‘Roy Donders: Stylist van het Zuiden’ is de verkoop van zijn huispak een terugkerend thema in het televisieprogramma geweest. Hierdoor zijn de aanduidingen ‘Roy Donders’ en ‘Roy Donders original’ als onderscheidingsteken en dus als merk gebruikt voor de kleding van [eiser] (als warenmerk) en voor de kledingparty’s (als dienstmerk). De tekens hebben mede door de centrale plek in het televisieprogramma een groot onderscheidend vermogen voor de kleding van [eiser] verworven, veel meer dan het fantasiemerk ROJAMI’S. Het publiek percipieert het teken ROY DONDERS als merk en het teken fungeert dus bij uitstek als herkomstaanduiding. Het enthousiaste publiek wil niet zo maar een huispak, het wil een Roy Donders huispak.

Gezien de aangevangen verkoop van de kleding, de tientallen kledingparty’s en de diverse onderhandelingen met derden over allerlei Roy Donders-producten, is sprake van een reële exploitatie van het merk, althans van een concreet voornemen daartoe.

[eiser] stelt dat JanssenConcepts wetenschap had van het voorgebruik van het teken ROY DONDERS door [eiser] zelf. Janssen heeft [eiser] benaderd met een voorstel om nu juist de activiteiten die [eiser] ontplooid had verder te begeleiden als communicatieadviseur. Uit de correspondentie tussen partijen en de door Janssen gegeven presentatie blijkt onmiskenbaar dat Janssen van het merkgebruik door [eiser] op de hoogte was. JanssenConcepts heeft niet voor niets het teken ROY DONDERS al in december 2013 gedeponeerd, kort ná het eerste succesvolle seizoen van zijn TV-programma. Voor zover dat niet het geval is had JanssenConcepts als communicatieadviseur van genoemd gebruik behoren te weten, aldus [eiser].

Janssen c.s. betwist dat sprake is van depots te kwader trouw. Janssen c.s. betwist dat [eiser] het merk ROY DONDERS eerder heeft gebruikt als merk ter onderscheiding van de waren en diensten waarvoor JanssenConcepts de merken heeft geregistreerd.

Janssen c.s. betwist dat JanssenConcepts wist of behoorde te weten dat [eiser] ROY DONDERS als (dienst)merk gebruikte.

Janssen c.s. stelt dat het deponeren van het merk ROY DONDERS niet te kwader trouw is verricht omdat er bij het eerste depot geen intentie was om [eiser] te benadelen. De merken zijn in eerste instantie juist geregistreerd voor gebruik door [eiser] zelf in samenwerking met JanssenConcepts. Toen bleek dat [eiser] geen interesse had in de merken heeft JanssenConcepts besloten de merken in stand te houden en zelf te gaan gebruiken.

Janssen c.s. betwist dat JanssenConcepts onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Bij het depot is geen sprake geweest van een intentie om [eiser] te benadelen. Van ongeoorloofde concurrentie is geen sprake. JanssenConcepts heeft een samenwerking met [eiser] voorgesteld, hetgeen [eiser] nadrukkelijk heeft afgewezen.

De enkele sommatie van JanssenConcepts aan [eiser] is niet onrechtmatig. Bovendien heeft JanssenConcepts [eiser] niet gesommeerd om het gebruik van zijn eigen naam te staken.

Het “wapperen” met de merkrechten richting de Jumbo Groep is evenmin onrechtmatig.

Janssen c.s. betwist verder dat [eiser] schade heeft geleden.

Janssen c.s. voert aan dat [eiser] niet kan worden ontvangen in zijn vorderingen tegen Janssen.nl omdat de depots door JanssenConcepts zijn verricht en zij de enige partij is die de merken in het handelsverkeer zou kunnen gaan gebruiken.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt op grond van de door [eiser] overgelegde producties dat [eiser] het merk ROY DONDERS voor 19 december 2013 als dienstmerk gebruikte voor kledingparty’s.

Als productie 12 heeft [eiser] een e-mail van 5 december 2013 van Aangenaam Evenementen aan de manager van [eiser] overgelegd met een boekingsaanvraag voor een “Roy Donders Kledingparty”.

[eiser] heeft als productie 41 een artikel uit Glamorama van 1 december 2013 overgelegd met de titel “Roy Donders Huispakkenparty: de foto’s”, waarin verslag wordt gedaan van een kledingparty.

Als productie 43 heeft [eiser] een evenement-pagina op Facebook van Café Binnen te Oosterhout overgelegd van het op 10 november 2013 plaatsgevonden “Roy Donders “De stylist van het zuiden” Kledingparty en optreden!”

Voorts heeft [eiser] als productie 37 een verklaring van mevrouw [naam X] van Pieters Produceert te Almere overgelegd waarin [naam X] heeft verklaard dat zij [eiser] en zijn familie met de camera sinds eind 2012 volgt en dat zij herhaaldelijk opnames heeft gemaakt tijdens “Roy Donders kledingparty’s”. [naam X] heeft verklaard dat [eiser] in die periode heel veel kledingparty’s gaf en allemaal onder de naam Roy [eiser]. Hij verscheen volgens [naam X] ook onder die naam op flyers die door de organisatoren van de party’s werden verspreid ter promotie van de party’s.

De juistheid van deze verklaring is door Janssen c.s. niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist.

Op grond hiervan staat in voldoende mate vast dat [eiser] voor 19 december 2013 Roy [eiser] als dienstmerk reeds gebruikte voor kledingparty’s.

Op grond van vorenstaande feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat het depot van 19 december 2013, en daarmee ook het depot van 9 mei 2014, te kwader trouw is geschied. Daartoe geldt nog het volgende. Toen M. Janssen - zoals door Janssen c.s. gesteld - door het succes van de televisieserie de potentie zag in het registreren van het merk ROY DONDERS, had hij naar het oordeel van de rechtbank op grond van zijn professie (directeur van een marketingbureau) kunnen en dienen te onderzoeken of het merk al door [eiser] werd gebruikt. Gelet op de hiervoor vermelde producties blijkt dat er op internet genoeg aanwijzingen waren dat het merk reeds door [eiser] werd gebruikt als dienstmerk.

Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat JanssenConcepts - als zij al geen wetenschap gehad zou hebben van het voorgebruik door [eiser] - in elk geval daarvan behoorde te weten.

De stelling van Janssen c.s. dat bij het eerste depot er geen intentie was om [eiser] te benadelen, wordt gepasseerd. Indien JanssenConcepts de merken enkel zou hebben geregistreerd voor gebruik door [eiser] zelf in samenwerking met JanssenConcepts, zou JanssenConcepts de merken niet voor zichzelf in stand hebben gehouden toen bleek dat [eiser] geen interesse had in een samenwerking met JanssenConcepts. De stelling van JanssenConcepts dat [eiser] zelf geen interesse had in de merken ROY DONDERS is door Janssen c.s. niet feitelijk onderbouwd, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Uit de e-mail van de manager van [eiser] van 29 augustus 2014 blijkt slechts dat [eiser] geen interesse had in een samenwerking met Janssen. Dit wordt ondersteund door de vaststelling dat JanssenConcepts zelf het merk ROY DONDERS nog niet heeft gebruikt en dat er ook geen concrete plannen bestaan om het merk te gaan gebruiken. Janssen heeft daarentegen wel het merkdepot gebruikt om het gebruik door [eiser] van het merk ROY DONDERS te beletten door kort gezegd Jumbo te sommeren de verkoop van het juichpak met het merk ROY DONDERS te staken.

De conclusie van het vorenstaande is dat JanssenConcepts te kwader trouw handelde toen zij het merk ROY DONDERS deponeerde.

De daarnaast gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure om de omvang van de schade vast te stellen die [eiser] heeft geleden als gevolg van de depots te kwader trouw, is eveneens toewijsbaar. Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure is voldoende dat de mogelijkheid van schade aanwezig is. Nu JanssenConcepts bij brief van 2 oktober 2014 Jumbo Groep heeft gesommeerd de verkoop van het juichpak en ieder gebruik van haar merken ROY DONDERS of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, is de mogelijkheid van door [eiser] geleden schade voldoende aannemelijk.

Of daadwerkelijk schade is geleden zal in de schadestaatprocedure moeten worden beoordeeld.

De sub II. gevorderde overdracht van de merken zal worden afgewezen. Gesteld noch gebleken is welk belang [eiser] bij overdracht van de merken heeft nu hij het merk alsnog zelf kan en ook reeds had kunnen registreren.

Dit betekent dat op de voorwaardelijk ingestelde vordering sub VI. niet behoeft te worden beslist.

JanssenConcepts heeft aangevoerd dat de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv op grond van het Bericap-arrest (HvJEU 15 november 2012 (Bericap/Plastinnova, C- 180/11) niet kunnen worden toegewezen omdat de vorderingen van [eiser] moeten worden gekenmerkt als een zuivere nietigheidsactie.

Volgens [eiser] is een volledige proceskostenveroordeling wel mogelijk nu de handhavingsrichtlijn van toepassing is op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties, zoals in de onderhavige zaak het geval is, en hij verwijst daarbij naar de uitspraak van het Hof Den Haag van 26 februari 2013 (Danisco/Novozymes) CLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902.

Nu enkel vorderingen van [eiser] met betrekking tot de nietigheid van de door JanssenConcepts gedeponeerde merken worden toegewezen, de vordering betreffende de door [eiser] gestelde (dreigende) inbreuk wordt afgewezen en er geen sprake is van een handhavingsactie door JanssenConcepts richting [eiser], is er geen grond artikel 1019h Rv toe te passen. De nietigheidsactie is niet aan te merken als handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

De kosten zullen dan ook met toepassing van het liquidatietarief worden begroot op: