Uitspraken

Voor toewijzing van een verbod als hier gevorderd voorshands voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de partij aan wie dit verbod wordt opgelegd de verboden naam of aanduiding(en) onrechtmatig voert dan wel gebruikt. Indien sprake is van het onrechtmatig voeren dan wel gebruiken van een naam of aanduiding, is het spoedeisende belang van de verbodsvordering in die zin gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade kan lijden aan de zijde van de partij die de handelsnaam eerder rechtmatig voerde.

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die daarvoor reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring tussen de desbetreffende ondernemingen is te duchten in verband met de aard van die ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn. Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Hnw is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Volgens vaste jurisprudentie kan ook het gebruik van andermans handelsnaam als domeinnaam inbreuk op artikel 5 Hnw opleveren.

Tussen partijen is niet in geschil dat TS-Shops en Loomfun handelsnamen van TS-Shops zijn en dat in de advertenties van Sportbadge c.s. inzake de verkoop van producten voor het fabriceren van loombandjes op www.bol.com de aan TS-Shops toebehorende handelsnamen staan vermeld. Gesteld noch gebleken is dat Sportbadge c.s. de handelsnamen van TS-Shops daarnaast ook nog op een andere wijze gebruikt.

De handelsnaam ‘Loomfun’ van TS-Shops staat in de advertenties van Sportbadge c.s. op www.bol.com opgenomen in de productomschrijving. Vervolgens staat in de advertentie de handelsnaam TS-Shops, zonder vermelding van de reden daarvan. Onderaan de advertenties van Sportbadge c.s. staat dat verkoop en levering zal plaatsvinden door 247 Sports, de naam waaronder Sportbadge c.s. mede handelt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Sportbadge c.s. met de vermelding van ‘Loomfun’ en ‘TS-Shops’ in zijn advertenties niet de handelsnamen van TS-Shops gevoerd. Sportbadge c.s. heeft de handelsnamen TS-Shops en Sportbadge c.s. immers niet ter aanduiding van haar onderneming in het handelsverkeer gebruikt, maar (slechts) ter aanduiding van haar producten. Nu voorshands geen sprake is van handelsnaaminbreuk, komt de voorzieningenrechter niet toe aan bespreking van de stelling van TS-Shops dat reeds is gebleken van verwarring. Op basis van de primaire grondslag komt de vordering derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

Op grond van artikel 6:193c lid 1 sub a BW is een handelspraktijk misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie, zoals (onder meer) ten aanzien van het bestaan en de aard van het product. Een handelspraktijk is op grond van artikel 6:193c lid 2 sub a BW eveneens misleidend indien door de marketing van het product waaronder het gebruik van vergelijkende reclame verwarring wordt geschapen ten aanzien van (voor zover hier van belang) de handelsnamen van een concurrent.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Sportbadge c.s. heeft ter zitting desgevraagd aangegeven dat hij door www.bol.com niet wordt verplicht de naam ‘Loomfun’ te gebruiken in de productomschrijving van zijn advertenties. Volgens Sportbadge c.s. bevordert het gebruik van de naam ‘Loomfun’ evenwel de verkoop van deze producten en daarom heeft Sportbadge c.s. ervoor gekozen, zoals door Sportbadge c.s. zelf gesteld, aan te haken bij de productomschrijvingen van TS-Shops. Door Sportbadge c.s. is ter zitting desgevraagd voorts toegelicht dat het gebruik van de (handels)naam ‘Loomfun’ in de productomschrijving ertoe leidt dat door www.bol.com een link wordt gelegd met TS-Shops en dat daarom ook de handelsnaam TS-Shops in de advertenties van Sportbadge c.s. wordt vermeld.

Volgens TS-Shops heeft voormelde handelspraktijk van Sportbadge c.s. ertoe geleid dat consumenten contact opnemen met TS-Shops over bestellingen die door hen op www.bol.com bij Sportbadge c.s. zijn gedaan. Sportbadge c.s. heeft deze stelling van TS-Shops niet weersproken, zodat daarvan uit wordt gegaan. Door deze (manier van) marketing door Sportbadge c.s. van haar (eigen) loombandjes, te weten door vermelding van de (handels)naam ‘Loomfun’ en als gevolg daarvan de vermelding van ‘TS-Shops’ in de advertenties van Sportbadge c.s., wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook verwarring geschapen ten aanzien van de handelsnamen van een concurrent, zodat de handelspraktijk van Sportbadge c.s. als misleidend in de zin van artikel 6:193c lid 2 sub a BW is aan te merken.

Het verweer van Sportbadge c.s. dat in de factuur die de consument na het plaatsen van de bestelling ontvangt duidelijk staat weergegeven door wie verkoop en levering van het bestelde product plaatsvindt, faalt. Op dat moment heeft de misleidende handelspraktijk immers reeds plaatsgevonden.

Ook het verweer van Sportbadge c.s. dat andere bedrijven, waaronder TS-Shops, dezelfde handelspraktijk op www.bol.com voeren, getuige de in dit verband ter zitting overgelegde prints van andere advertenties, faalt. Nog daargelaten dat dit verweer – wat daar ook van zij – nog niet meebrengt dat Sportbadge c.s. in dat geval níet onrechtmatig heeft gehandeld, geven de overgelegde advertenties naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen blijk van dezelfde als hiervoor omschreven handelspraktijk. In de overgelegde advertenties wordt in de productomschrijving immers een merknaam genoemd, bijvoorbeeld Samsung Galaxy S4 i9505 Achterkant/Accudeksel Wit. Hiermee wordt derhalve niet de handelsnaam van een andere onderneming gebruikt.

Gelet op het vorenstaande is het gebruik van de handelsnaam ‘Loomfun’ en, als gevolg daarvan tevens van de handelsnaam TS-Shops, door Sportbadge c.s. naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter aan te merken als een misleidende handelspraktijk in de zin van artikel 6:193c lid lid 2 sub a BW en daarmee tevens onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. De vordering ligt dan ook voor toewijzing gereed.

De meer subsidiaire grondslag behoeft gezien het vorenstaande geen bespreking meer.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

Sportbadge c.s. zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. TS-Shops vordert op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten, die blijkens de door de advocaat van TS-Shops overgelegde specificatie worden begroot op € 5.600,00 inclusief BTW en griffierecht. Nu de vordering van TS-Shops is gebaseerd op een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, is deze vordering toewijsbaar. Het door TS-Shops ingediende kostenoverzicht is door Sportbadge c.s. niet betwist en de gemaakte kosten overschrijden het indicatietarief voor IE-zaken (in dit geval € 6.000,-) niet, zodat de voorzieningenrechter de vergoeding zal worden toegewezen als gevorderd. De kosten aan de zijde van Ts-Shops B.V. worden dan ook begroot op: € 5.600,00.