Uitspraken

Uitgangspunt is dat een houder van een exclusief recht, zoals een merkrecht, belang heeft bij toewijzing van een verbod met nevenvorderingen indien inbreuk op zijn rechten wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Dit kan onder meer anders zijn wanneer de betreffende inbreuk is gestaakt en er geen (verdere) inbreuk dreigt.

Nu Boxaround in haar onthoudingsverklaring de inbreuk niet heeft erkend, en zij slechts een geclausuleerd boetebeding heeft aanvaard, blijft de dreiging van verdere inbreuk op de rechten van City Box bestaan. Immers, niet in geschil is dat het door Boxaround getekende boetebeding beperkt is in die zin dat overtredingen door derden die in opdracht van Boxaround werken daardoor niet worden bestreken als Boxaround niet uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven voor het gebruik van de City Box-merken of daarmee overeenstemmende tekens. Met City Box acht de rechtbank een dergelijke beperkte boeteclausule niet adequaat om de dreiging van inbreuk door het gebruik van de City Box-merken als advertising keyword weg te nemen, mede in het licht van het ontbreken van een erkenning van de inbreuk. De conclusie is dat de inbreuk op de City Box-merken door het gebruik in advertenties en als advertising keyword nog steeds dreigt.

Aan het voorgaande doet niet af dat Boxaround niet bewust merkinbreuk zou hebben gepleegd, dat Boxaround inmiddels een andere partij heeft ingeschakeld om haar internetmarketing te verzorgen, en dat er geen sprake zou zijn van een counterfeit-situatie. Deze omstandigheden, hoewel niet betwist door City Box, geven City Box als merkhouder niet dezelfde mate van zekerheid als een onthoudingsverklaring met een adequaat boetebeding.

Op basis van het voorgaande heeft City Box belang bij een (algemeen) verbod van merkinbreuk, wat in het licht van r.o. 4.9 in aangepaste bewoordingen zal worden toegewezen. Niet duidelijk is (gemaakt) in hoeverre een “overtreding” van het verbod iets meer of anders inhoudt dan het voortduren van de toestand waarin “na invoeren daarvan in een online zoekmachine de in r.o. 2.2. afgebeelde advertenties verschijnen”. Daarom zal, mede ter voorkoming van executiegeschillen, alleen een dwangsom worden gezet op het per (gedeelte van een) dag voortduren van de merkinbreuk.

City Box heeft haar vordering tot winstafdracht ter zitting ingetrokken. De gevorderde opgave ziet blijkens de formulering daarvan slechts op de begroting van de met de inbreuk genoten winst. Omdat City Box bij die opgave niet een ander belang dan begroting van de winst heeft gesteld zal de betreffende vordering wegens gebrek aan belang worden afgewezen.

Dat City Box door de inbreuk mogelijk enige schade heeft geleden is door Boxaround onvoldoende gemotiveerd betwist zodat de vordering tot schadevergoeding zal worden toegewezen, op te maken bij staat.

Ten aanzien van de gevorderde verklaring voor recht heeft City Box gesteld dat zij deze nodig heeft voor haar schadevergoedingsvordering, en overigens dat deze verklaring nodig is om duidelijkheid te scheppen jegens andere inbreukmakers, althans dat City Box daarmee kan laten zien dat zij aan haar plicht voldoet om haar rechten te handhaven. Nu naar het oordeel van de rechtbank een verklaring voor recht in casu geen vereiste is voor een recht op schadevergoeding, en de door City Box genoemde duidelijkheid en ‘handhavingsplicht’ evenzeer gediend is c.q. geïllustreerd wordt door de rechtsoverwegingen in dit vonnis die ten grondslag liggen aan het verbod, heeft City Box geen belang bij de gevorderde verklaring voor recht. Deze zal dan ook worden afgewezen. Om dezelfde reden zal de verklaring voor recht voor zover deze ziet op onrechtmatig handelen worden afgewezen.

City Box heeft ter zitting bevestigd dat de vorderingen voor zover gebaseerd op onrechtmatig handelen (onrechtmatige vergelijkende en/of misleidende reclame) subsidiair zijn ingesteld. Nu haar vorderingen reeds op de primaire grondslag – merkinbreuk – slagen, zal de rechtbank deze subsidiaire grondslag buiten behandeling laten.

City Box vordert een bedrag van € 12.691,40 aan proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Volgens City Box is daarvan 95% toe te rekenen aan de merkenrechtelijke grondslag. Het bedrag is volgens haar opgelopen door het voeren van uitgebreide schikkingsonderhandelingen, onder meer met een in vrijwaring opgeroepen partij. Boxaround betwist de kosten en voert aan dat slechts 50% is toe te rekenen aan de merkenrechtelijke grondslag, en overigens dat genoemde kosten excessief zijn, omdat niet is in te zien waarom twee advocaten deze (kleine) zaak hebben behandeld en zo veel uren hebben moeten maken.

Afgaand op de inhoud van de dagvaarding, in het bijzonder de ruimte die de delen over merkinbreuk, respectievelijk onrechtmatig handelen innemen, is de rechtbank van oordeel dat 75% van de proceskosten zijn toe te wijzen aan de merkinbreuk. Daarmee zou een bedrag van 75% x € 12.691,40 = € 9.518,55 toewijsbaar zijn. Echter, met Boxaround acht de rechtbank dit bedrag voor een (eenvoudige) merkinbreukzaak waarin de inbreuk niet wordt betwist, niet redelijk en evenredig. De omstandigheid dat veel werk is gaan zitten in schikkingsonderhandelingen (onder meer met een in vrijwaring opgeroepen partij) maakt dit niet anders. Daargelaten de vraag of dit proceskosten zijn, gaat het daarbij (mede) om kosten die zijn gemaakt in/ten behoeve van een andere procedure. In een en ander ziet de rechtbank aanleiding het Indicatietarief behorend bij een eenvoudige IE-bodemzaak zonder repliek en dupliek en/of pleidooi toe te passen, te weten € 8.000,-. De resterende 25% van het advocatensalaris zal op basis van het liquidatietarief worden vergoed, ter hoogte van 25% x € 904,00 (2 punten à € 452,00 salaris) = € 226,00. Op dit bedrag komt in mindering wat reeds door Boxaround aan vergoeding voor juridische kosten is betaald, te weten € 1.250,-, waardoor het toe te wijzen bedrag aan salaris voor de advocaat € 8.000,- + € 226,00 - € 1.250,- = € 6.976,- wordt. Vermeerderd met het griffierecht (€ 608,00) en de dagvaardingskosten (€ 77,52), zal een totaalbedrag van € 7.661,52 aan proceskosten worden toegewezen. De gevorderde nakosten zullen worden afgewezen omdat City Box niet een gespecificeerd bedrag aan kosten vordert. De wettelijke rente zal worden toegewezen met dien verstande dat zij - met het oog op het voorkomen van executiegeschillen - verschuldigd zal zijn vanaf veertien dagen na betekening van het vonnis, in plaats van veertien dagen na de datum van het vonnis.