Uitspraken

De vorderingen in deze procedure zien op nietigverklaring of vervallenverklaring van de Koppert Cress merken, twee Beneluxmerken. In een recent arrest heeft het Gerechtshof Den Haag1 geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dat oordeel is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo althans, voor zover artikel 22 lid 4 EEX-Vo de internationale bevoegdheid niet uitputtend zou regelen, op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo jo artikel 4.6 lid 1 BVIE omdat Koppert Cress in Nederland, in het arrondissement Den Haag is gevestigd. Koppert Cress heeft de bevoegdheid van deze rechtbank overigens ook niet bestreden.

In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tot vervallenverklaring en/of nietigverklaring van de Koppert Cress merken dient te worden vastgesteld op basis van nationaal- of van Beneluxrecht. Zowel toepassing van artikel 99 Rv als toepassing van artikel 4.6 lid 1 BVIE leidt namelijk tot bevoegdheid van deze rechtbank.

Cresco beroept zich primair op de nietigheid van het Oyster Leaves merk. De rechtbank zal eerst onderzoeken of het Oyster Leaves merk voldoet aan het vereiste van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE. Dat artikel bepaalt dat de nietigheid ingeroepen kan worden van de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of andere kenmerken van de waren.

Het publiek dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van de vraag of daarvan in de Benelux sprake is, bestaat volgens beide partijen grotendeels uit professionele afnemers in de horeca en toeleveranciers aan de horeca. Aan deze specialisten kan een relatief grote deskundigheid en productkennis worden toegedicht.

Daarnaast dient de beoordeling van de gestelde nietigheid plaats te vinden op grond van de omstandigheden ten tijde van de inschrijving van het Oyster Leaves merk, derhalve anno 2011.

Het in aanmerking komende publiek in de Benelux in 2011 wordt geacht een voldoende kennis van de Engelse taal te hebben om de benaming ‘oyster leaves’ op te vatten als ‘oesterblad’. Koppert Cress ontkent niet dat het product dat zij onder het Oyster Leaves merk in de handel brengt, bestaat uit blaadjes die een oestersmaak hebben. Integendeel, zij betoogt dat die oestersmaak voor een kruid door het relevante publiek als verrassend wordt ervaren, omdat dat publiek niet verwacht dat een kruid de smaak van een oester, een schelpdier, heeft. Daardoor is het Oyster Leaves merk volgens Koppert Cress onderscheidend voor kruiden en groenten. In wezen betoogt Koppert Cress dus dat haar product onverwachte kenmerken heeft. Dat moge zo zijn, maar dat neemt niet weg dat het door haar voor dat product gekozen merk die (onverwachte) kenmerken van de waar beschrijft: een plant die naar oesters smaakt. Het Oyster Leaves merk beschrijft voor het relevante publiek derhalve kenmerken van de waar waarvoor het merk is ingeschreven, te weten land- en tuinbouwproducten met inbegrip van groenten en micro-groenten. Het Oyster Leaves merk bestaat uitsluitend uit de woorden ‘oyster’ en ‘leaves’ en de samentrekking van beide woorden verschilt ook niet merkbaar van de loutere som der delen2. Voorts is niet door Koppert Cress aangevoerd dat het Oyster Leaves merk na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Er is derhalve voldaan aan de vereisten voor nietigheid in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE.

Koppert Cress heeft nog aangevoerd dat er synoniemen bestaan voor het door Koppert Cress geleverde product, bijvoorbeeld ‘oesterblad’. Dat doet echter niet af aan het voorgaande. Het algemeen belang dat concurrenten die eenzelfde kruid op de markt brengen vrijelijk de kenmerken van hun product kunnen beschrijven, brengt mee dat het Oyster Leaves merk geen merkbescherming dient te hebben, ongeacht de mogelijkheid voor concurrenten om andere benamingen te gebruiken3.

Cresco heeft onweersproken gesteld dat zij belanghebbende is bij haar vordering tot vernietiging van het Oyster Leaves merk. De vordering daartoe van Cresco is derhalve toewijsbaar.

Met betrekking tot het Shiso merk stelt Cresco zich eveneens primair op het standpunt dat er sprake is van een vernietigbaar merk. Zij betoogt daartoe dat ‘Shiso’ de gebruikelijk Japanse benaming is voor dit kruid, die ook bij het in aanmerking komende publiek in de Benelux als zodanig bekend is. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

Overeenkomstig hetgeen in 4.5 is overwogen, dient de beoordeling van de gestelde nietigheid plaats te vinden op grond van de omstandigheden ten tijde van de inschrijving van het Shiso merk, op 8 september 1988. Daarnaast neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat het relevante publiek hetzelfde is als het voor het Oyster Leaves merk in 4.4 beschreven publiek.

Het relevante publiek in de Benelux kan niet geacht worden te beschikken over een uitgebreide kennis van de Japanse taal. Die kennis zal in 1988 nog beperkter zijn geweest dan op dit moment omdat de Japanse keuken in de tussenliggende decennia een opmars heeft gemaakt in de Benelux, zodat het relevante publiek nu meer Japanse culinaire termen zal kennen dan toen. De stukken die Cresco in het geding heeft gebracht ter onderbouwing van haar stelling dat het in aanmerking komende publiek desalniettemin bekend is met de Japanse benaming van het betreffende kruid, zijn allemaal ongedateerd of van een veel latere datum dan 8 september 1988. Dat het woord ‘shiso’ in september 1988 voor het relevante publiek uitsluitend beschrijvend was in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE of kenmerken van de waren beschreef in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE, is derhalve niet voldoende door Cresco onderbouwd. Voor de gevorderde vernietiging van de inschrijving van het Shiso merk op deze grond ziet de rechtbank dan ook onvoldoende grond.

Subsidiair vordert Cresco vervallenverklaring van het Shiso merk, op de grond dat het merk verworden is tot soortnaam in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

In de eerste plaats is van belang dat Koppert Cress niet bestrijdt dat ‘shiso’ de Japanse naam is voor de perilla frutescens die Koppert Cress onder het Shiso merk op de markt brengt. Dat product geniet blijkens de door partijen overgelegde producties bekendheid in de Benelux als ingrediënt in Japanse gerechten zoals sushi en sashimi. Er dient dan ook rekening mee te worden gehouden dat dat deel van het relevante publiek dat zich specifiek voor de Japanse keuken interesseert, bekend is geraakt met die Japanse naam voor dit product uit buitenlandse bronnen.

Uit de door Cresco in het geding gebrachte stukken (waarvan een gedeelte in 2.12 tot en met 2.21 is weergegeven) blijkt dat de naam ‘shiso’ heden ten dage veelvuldig wordt gebruikt voor het kruid perilla frutescens. Dit gebruik vindt niet alleen plaats op webblogs van hobby-moestuiniers en hobby-koks, zoals Koppert Cress betoogt, maar ook in kookboeken en recepten (zoals Koppert Cress ter zitting zelf heeft verklaard), in de Nederlandstalige versie van een officiële communautaire nomenclatuur ten behoeve van de douane (geciteerd in 2.12), in een verkoopcatalogus van een zadenhandelaar (zie 2.13), op de website van een kruidenkweker (zie 2.17), in menu’s van een Japans restaurant en een Japanse cateraar (zie 2.15 en 2.16), in een recept van een horeca groothandel (zie 2.19) en op culinaire websites (zie 2.14, 2.18, en 2.20). Uit deze stukken komt naar voren dat het gebruik van de benaming ‘shiso’ voor perilla frutescens niet is beperkt tot hobby-tuiniers en -koks, maar eveneens gangbaar is bij het relevante publiek (de professionele afnemers in de horeca en horecatoeleveranciers). Daarbij kan ten overvloede nog worden opgemerkt dat het maar de vraag is of het relevante publiek voor het betreffende kruid niet tevens bestaat uit particulieren met een specifieke interesse in kruiden en/of de Japanse keuken. Ook zij zouden als eindgebruikers van dit kruid gerekend kunnen worden tot het relevante publiek4. De overgelegde producties wijzen er immers op dat het product ook door thuiskoks wordt verwerkt en dat klanten van Japanse horecagelegenheden de naam ‘shiso’ in menu’s tegenkomen.

Koppert Cress stelt dat er ook derden zijn die het Shiso merk wel met het ®teken vermelden, of anderszins aangeven dat het gaat om een merk voor een product van Koppert Cress. Zij noemt daarbij concreet de in 2.8 beschreven website van een distributeur van haar producten, de in 2.9 en 2.10 beschreven websites van branche-organisaties voor haar sector en de in 2.11 beschreven receptensite www.passie.horeca.nl. Op de laatstgenoemde website wordt de naam ‘shiso’ in de recepten zelf overigens genoemd zonder de vermelding dat het om een geregistreerd handelsmark gaat of het ®-symbool. Koppert Cress voert ook nog aan dat de Shiso cressen die op een Belgische website zijn vermeld, uitsluitend afkomstig zijn van Koppert Cress. Dat laatste zegt echter niet zoveel over de vraag of het teken ‘Shiso’ op die website als merk of als soortnaam is gebruikt.

Koppert Cress heeft zich er voorts op beroepen dat het onderscheidend vermogen van het Shiso merk is toegenomen, doordat het product gedurende lange tijd uitsluitend door haar onder het Shiso merk in de Benelux op de markt is gebracht. Koppert Cress heeft deze stelling echter niet met bewijsstukken onderbouwd. Daarbij moet worden bedacht dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen ex nunc dient te geschieden, zodat een toename van het onderscheidend vermogen niet relevant is, als dat onderscheidend vermogen vervolgens is afgenomen doordat het publiek het merk is gaan opvatten als soortaanduiding. Het langdurig gebruik door Koppert Cress toont, zonder nadere onderbouwing die ontbreekt, dan ook niet aan dat het relevante publiek het Shiso merk op dit moment opvat als een onderscheidingsteken voor het product van Koppert Cress.

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat Cresco, gelet op het aanzienlijke aantal vermeldingen van generiek gebruik van de benaming ‘shiso’, voldoende heeft onderbouwd dat die benaming in de handel inmiddels een gebruikelijke benaming is geworden in de Benelux voor het kruid Perilla. Dat kruid valt onder alle warenomschrijvingen waarvoor het Shiso merk is ingeschreven. Het betreft immers een tuinbouwproduct, een verse groente en een levende plant.

Voor vervallenverklaring van het Shiso merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE is echter ook vereist dat de verwording tot soortnaam aan een toedoen of nalaten van Koppert Cress te wijten is. Cresco stelt dat de verwording tot soortnaam te wijten is aan nalaten door Koppert Cress, omdat Koppert Cress het gebruik van de naam ‘shiso’ als soortnaam door derden nooit is tegengegaan. Koppert Cress bestrijdt dat dat het geval is.

De rechtbank stelt voorop dat het in artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE bedoelde nalaten elk verzuim omvat waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt5. Bij een beroep op een dergelijk nalaten rust op de merkhouder een zware motiveringsplicht van de door haar verrichte activiteiten ter voorkoming van de verwording tot soortnaam. Immers, de merkhouder weet als geen ander welke activiteiten hij heeft ondernomen om de verwording tot soortnaam tegen te gaan, terwijl de eisende partij doorgaans alleen concreet kan laten zien in welke gevallen het merk als soortnaam is gebruikt. Van een merkhouder kan in beginsel dan ook verlangd worden dat hij concreet aangeeft wat hij heeft gedaan om er voor te zorgen dat zijn merk onderscheidend vermogen behield. Dat betekent overigens niet dat van nalaten reeds sprake is als de merkhouder zijn rechten niet tegenover iedere derde heeft gehandhaafd.

Koppert Cress heeft onweersproken aangevoerd dat zij de producten die zij onder het Shiso merk aanbiedt, op haar website voorziet van het ®-symbool, zodat het publiek weet dat het om een geregistreerd merk gaat. Ook heeft zij onweersproken gesteld dat zij haar afnemers heeft verzocht om het Shiso merk te voorzien van het ®-symbool. Zij heeft echter niet gesteld dat zij actief heeft toegezien op de naleving van dat verzoek.

Daarnaast heeft Koppert Cress één concreet geval genoemd waarin zij een derde die ‘shiso’ als soortnaam gebruikte, heeft gewezen op haar merkrechten. Het gaat om een bericht dat Koppert Cress heeft gestuurd aan de auteur van het lemma ‘Shiso (plant)’ in de Nederlandstalige internetencyclopedie van wikipedia.org. In dat bericht heeft Koppert Cress zich beroepen op haar exclusieve rechten op het Shiso merk in de Benelux en de auteur verzocht om bij het gebruik van het teken ‘shiso’ het ®-symbool te gebruiken om duidelijk te maken dat het om een geregistreerd merk ging. Blijkens de door Cresco overgelegde afdruk van de huidige redactie van dit lemma (weergegeven in 2.21) en de door Cresco overgelegde discussie over dit lemma tussen Koppert Cress en de betreffende auteur, is aan dat verzoek geen gehoor gegeven omdat de auteur van mening was dat het om een soortaanduiding ging. Volgens Koppert Cress baseerde de auteur zich daarbij op onjuiste informatie. Dat Koppert Cress de auteur daarop heeft gewezen of vervolgens nog andere acties tegen dit specifieke gebruik heeft ondernomen, heeft zij echter niet gesteld.

Naast het hiervoor in 4.21 genoemde bericht heeft Koppert Cress geen concrete voorbeelden gegeven van optreden tegen gebruik van het woord ‘shiso’ als soortnaam. Koppert Cress heeft ter comparitie verklaard dat het lastig is om op te treden tegen auteurs van recepten en kookboeken, omdat een in druk verschenen recept niet meer zomaar te wijzigen is. Ook heeft zij aangevoerd dat het ondoenlijk is om op te treden tegen elk gebruik als soortnaam door derden.

Zoals hiervoor in 4.19 overwogen, is van een nalaten nog geen sprake als niet tegen ieder gebruik van het merk als soortnaam is opgetreden. In het onderhavige geval is echter niet onderbouwd of concreet gemotiveerd dat Koppert Cress, naast het in 4.21 besproken geval, ook maar in enig ander geval actie heeft ondernomen tegen het gebruik als soortnaam van het Shiso merk. Aan het door Koppert Cress daarvan aangeboden getuigenbewijs komt de rechtbank dan ook niet toe.

Gezien het grote aantal vermeldingen van de naam ‘shiso’ als soortnaam die door Cresco zijn overgelegd en de verklaring door Koppert Cress dat dit ook in recepten gebeurde, had het op de weg van Koppert Cress gelegen om meer inspanningen te verrichten om er voor te zorgen dat het publiek het Shiso merk zou blijven opvatten als een onderscheidingsteken voor het product van Koppert Cress. Het enkele vermelden van een ®symbool bij haar eigen gebruik van het Shiso merk en het verzoek aan haar afnemers om dat ook te doen, volstond daartoe niet. Dat moet op enig moment ook voor Koppert Cress duidelijk zijn geworden en van haar mocht op dat moment verwacht worden haar merkrechten actief te handhaven tegenover het gebruik als soortnaam, ook al hoefde zij daarbij niet uitputtend te zijn.

Daarbij is van belang dat ‘shiso’, zoals hiervoor al overwogen, de Japanse soortnaam is voor het product waar Koppert Cress het Shiso merk voor gebruikt en dat dit product bekend is als ingrediënt in Japanse gerechten. Door juist deze naam als merknaam te kiezen voor het betreffende product, bestond er een aanzienlijk risico van verwording tot soortnaam en mocht van Koppert Cress veel aandacht voor de bestrijding van gebruik van het Shiso merk als soortnaam worden gevergd.

Daar komt nog bij dat Koppert Cress zelf ook niet helemaal consequent is geweest in haar merkgebruik. Gezien het feit dat zij – zoals zij zelf stelt – lange tijd de enige aanbieder is geweest van Perilla in de Benelux , had het op haar weg gelegen om consequent de Latijnse soortnaam of een andere soortaanduiding (zoals notenkruid of Japanse basilicum) te gebruiken waar zij de soort bedoelde en niet haar eigen product. Blijkens het in 2.7 weergegeven citaat, heeft zij dat niet consequent gedaan. In het betreffende citaat beschrijft zij immers niet haar eigen product maar het algemeen bekende gebruik in Azië van het betreffende kruid.

Uit het voorgaande volgt dat Koppert Cress een nalaten en zelfs enig toedoen verweten kan worden, waaraan de verwording tot soortnaam te wijten is.

Cresco heeft onweersproken gesteld dat zij belanghebbende is bij de vordering tot vervallenverklaring van het Shiso merk, zodat ook aan die voorwaarde voor een geslaagd beroep op artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE is voldaan. Het subsidiaire beroep van Cresco op verval van het Shiso merk voor alle waren waarvoor het is ingeschreven slaagt derhalve.

De rechtbank zal het Oyster Leaves merk nietig verklaren en op de voet van artikel 4.5 lid 3 BVIE ambtshalve de doorhaling van dat merk uitspreken. Daarnaast zal de rechtbank het Shiso merk vervallen verklaren en ook van dat merk ambtshalve de doorhaling uitspreken op de voet van het voornoemde verdragsartikel.

Het gevorderde bevel aan Koppert Cress tot doorhaling met uitvoerbaar bij voorraad verklaring is niet toewijsbaar. De nietigverklaring en vervallenverklaring zelf kunnen naar hun aard niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard (wat overigens ook niet is gevorderd door Cresco). Voor een bevel aan gedaagde om al voordat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en de nietigheid en vervallenverklaring effect krijgen, een verzoek tot doorhaling aan het BBIE6 te doen, bestaat derhalve geen rechtsgrond. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, kan de meest gerede partij op de voet van artikel 1.14 BVIE de doorhaling van de Koppert Cress merken verzoeken aan het BBIE. Bij een niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard bevel aan Koppert Cress om dat te doen heeft Cresco derhalve geen belang. Immers, als het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan kan zij zelf een verzoek daartoe aan het BBIE richten.

Koppert Cress zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Cresco heeft veroordeling in de werkelijke kosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. De onderhavige zaak betreft de nietig- en vervallenverklaring van de Koppert Cress merken. Een dergelijke vordering valt in beginsel niet onder de handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarvoor een volledige proceskostenvergoeding kan worden verkregen7. In het onderhavige geval heeft Koppert Cress Cresco echter in de in 2.5 en 2.6 beschreven brieven gesommeerd het gebruik van de tekens ‘Oyster Leaves’ en ‘Shiso’ te staken met een beroep op de Koppert Cress merken. Gelet daarop kunnen de vorderingen van Cresco worden aangemerkt als een vooruitgeschoven inbreukverweer in de zin van het arrest Danisco/Novozymes8. De gevorderde proceskostenvergoeding conform artikel 1019h Rv is in dit geval derhalve wel toewijsbaar.

Cresco heeft opgegeven dat haar volledige advocaatkosten (inclusief griffierecht) € 11.075,53 bedragen. Koppert Cress heeft de hoogte van die kosten bestreden en heeft daartoe aangevoerd dat het om een eenvoudige bodemprocedure gaat en dat de door Cresco in het geding gebrachte producties vrijwel gelijk zijn aan de producties die in de in 2.22 beschreven procedure door derden naar voren zijn gebracht.

De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige zaak niet aangemerkt kan worden als een eenvoudige bodemzaak. Het betreft in dit geval immers een vordering tot vernietiging, althans vervallenverklaring van twee afzonderlijke merken, waarvoor afzonderlijke feitelijke gronden zijn aangevoerd. Verder heeft Cresco wel stukken uit een oppositie procedure overgelegd, maar daarnaast ook allerlei andere producties zodat niet gezegd kan worden dat haar bewijsstukken al klaar lagen voorafgaand aan de onderhavige procedure. Tot slot heeft Koppert Cress zelf ook kosten gemaakt die hoger liggen dan het indicatietarief voor een eenvoudige bodemprocedure. Gelet op het indicatietarief voor overige bodemprocedures zonder re- en dupliek en/of pleidooi (€ 20.000,-), zijn de volledige door Cresco opgegeven advocaatkosten van € 11.075,53 dan ook toewijsbaar. De totale proceskostenveroordeling bedraagt daarmee (€ 11.075,53 + € 76,71 explootkosten =) € 11.152,24. De proceskostenveroordeling zal wel, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.