Uitspraken

Het verloop van de procedure is als volgt:

• -

  de dagvaarding in hoger beroep d.d. 2 april 2015 met daarin opgenomen de grieven met producties 22 en 23,

• -

  de schriftelijke conclusie van eis d.d. 14 april 2015,

• -

  de memorie van antwoord, en

• -

  de gehouden pleidooien waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.
  Bij die gelegenheid is Akzo Nobel c.s. akte verleend van het in geding brengen van de producties 24 tot en met 38. Het hof heeft partijen verder akte verleend van het in geding brengen van hun kostenspecificaties ter onderbouwing van hun proceskostenvordering op de voet van artikel 1019h Rv. Het hof zal geen acht slaan op de door Akzo Nobel toegestuurde productie 39 omdat dit stuk niet binnen de in artikel 9.1.11 van het Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven voorgeschreven termijn van 4 dagen voor de zitting, maar pas op vrijdag 29 mei 2015 is ontvangen en de advocaat van Kirs heeft aangegeven onvoldoende te tijd hebben gehad om de daarin opgenomen bevindingen van de gerechtsdeurwaarder met Kirs te bespreken, terwijl de verklaring van de deurwaarder ook eerder opgesteld en toegestuurd had kunnen worden.

Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op het door Ako Nobel c.s. ten behoeve van de pleidooien toegezonden kopie van hun procesdossier.

Als gesteld en onvoldoende weersproken staan de volgende feiten tussen partijen vast.

Akzo Nobel c.s. produceren en verkopen verven, onder andere onder de merken Sikkens, Flexa, CetaBever en Trimetal, die door schildersbedrijven en detailhandelaren in verfmengmachines worden gemengd tot de gewenste kleur door de basisverf te mengen met kleurenpasta’s. Akzo Nobel c.s. leveren de verfmengmachines aan verkooppunten waar de verven van Akzo Nobel c.s. worden verkocht. De verfmengmachines worden door derden geproduceerd.

Een verfmengmachine bevat containers, waarin de kleurenpasta’s zijn opgeslagen waarmee de basisverf wordt gemengd om de gewenste kleur te krijgen, en een computer. Op de computer staat standaardsoftware die de containers aanstuurt. Met deze standaardsoftware kunnen de verven van Akzo Nobel c.s. niet op de juiste wijze worden gemengd. Daarvoor zijn de door Akzo Nobel c.s. ontwikkelde Mix2Win software en de bijbehorende kleurendatabases nodig. De Mix2Win software wordt met behulp van installatiesoftware geconfigureerd naar de behoeften van de betreffende klant. De installatiesoftware bevat het geheel aan mogelijkheden (alle verfmerken, alle kleurendatabases, verschillende types verfmengmachines, verschillende types PC’s et cetera); bij de installatie maakt de monteur van Akzo Nobel c.s. of de door Akzo Nobel c.s. ingehuurde monteur, daaruit een keuze zodat alleen de van toepassing zijnde bestanddelen worden geïnstalleerd. Daarnaast verstuurt Akzo Nobel c.s. haar klanten regelmatig per usb-stick een update van de kleurendatabases en software om de Mix2Win software aan te passen aan ontwikkelingen in het verfprogramma van Akzo Nobel c.s.

Op de Mix2Win software rust het auteursrecht van Akzo Nobel c.s. De gebruiker (schildersbedrijf, bouwmarkt of detaillist) is op grond van een licentieovereenkomst met Akzo Nobel c.s. gerechtigd de Mix2Win software te gebruiken. Voor het installeren van de Mix2Win software is de eerdergenoemde installatiesoftware nodig, die alleen met een of meerdere wachtwoorden toegankelijk is. Voor het laden van de update is geen wachtwoord nodig.

Kirs is een onderneming die zich bezig houdt met het reviseren, repareren en onderhouden van verfmachines, waaronder machines waarop de software van Akzo Nobel c.s. is of kan worden geïnstalleerd.

Kirs is op 11 januari 2013 opgericht. Kirs is een doorstart van [bedrijf 1] die op [datum] failliet is verklaard.

Op 29 januari 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, aan Akzo Nobel c.s. ten laste van Kirs verlof verleend tot i) conservatoir beslag tot afgifte op de in het verzoekschrift genoemde Mix2Win software en ii) tot het leggen van bewijsbeslag op de in het verzoekschrift omschreven kopieën van bescheiden en gegevensdragers op het bedrijfsadres van Kirs.

Op 2 februari 2015 heeft de gerechtsdeurwaarder bij Kirs in beslag genomen gegevensdragers (CD-R en DVD+R) met Mix2Win software en een kopie van mogelijke relevante digitale bestanden die zich bevonden op de in het pand aanwezige computersystemen.

In april 2015 hebben Akzo Nobel c.s. op grond van de gegevens die uit het bewijsbeslag bij Kirs naar voren zijn gekomen, conservatoire beslagen doen leggen onder
onder i) [persoon 1], handelende onder de naam [bedrijf 5], met vestigingen in [vestigingsplaats] en [vestigingsplaats], ii) [bedrijf 6] in [vestigingsplaats], iii) [persoon 2], handelende onder de naam [bedrijf 7], in [vestigingsplaats],
iv) [bedrijf 8], tevens handelende onder de namen [naam bedrijf] en [naam bedrijf], in [vestigingsplaats] en v) [bedrijf 9] in [vestigingsplaats]. Alle voornoemde bedrijven hebben verklaard dat de Mix2Win software die door de gerechtsdeurwaarder op hun computers is aangetroffen door Kirs is geleverd. Uit de door de deurwaarder gemaakte foto’s blijkt dat het in alle gevallen ging om "Mix2Win, versie 2.3 Build 108".

Tegen de afwijzing van de hiervoor onder 4.1 ii) tot en met vii), ix), xiii) en xiv) geformuleerde nevenvorderingen en gevorderde proceskostenveroordeling, zijn Akzo Nobel c.s. onder aanvoering van zeven grieven in hoger beroep gekomen. Het hoger beroep is tevens gericht tegen de door de voorzieningenrechter geboden rectificatie die tekstueel afwijkt van de oorspronkelijk gevorderde rectificatie als hiervoor geformuleerd onder 4.1 viii).

Akzo Nobel c.s. hebben aan hun vorderingen inbreuk op auteursrechten en merkrechten ten grondslag gelegd maar in hun petitum wordt geen verbod op merkinbreuk gevraagd zodat het hof aan de gestelde merkinbreuk voorbij zal gaan.

Kirs heeft geen incidenteel hoger beroep ingesteld tegen de vorderingen die door de voorzieningenrechter zijn toegewezen, een en ander zoals uiteengezet in het dictum onder 4.1 – 4.5 van het bestreden vonnis, zodat dit vonnis in deze procedure in zoverre onaantastbaar is.

Bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep hebben Akzo Nobel c.s. hun vorderingen, geformuleerd onder 4.1 iii) f en g en xiii), ingetrokken. Bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep hebben Akzo Nobel c.s. tevens hun proceskostenvordering gewijzigd, in de zin dat zij de vergoeding van hun kosten beperken tot het indicatietarief. Het hof zal recht doen op de aldus gewijzigde vordering.

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis de genoemde nevenvorderingen afgewezen omdat hij, kort gezegd, van oordeel was dat op voorhand onvoldoende vast stond dat Kirs (stelselmatig) in strijd met de auteursrechten van Akzo Nobel c.s. heeft gehandeld. De voorzieningenrechter was van oordeel dat het daartoe door Akzo Nobel c.s. aangedragen bewijs onvoldoende was. Daarop hebben de grieven 1, 3 en 4 betrekking. De voorzieningenrechter heeft bij zijn beoordeling van de gestelde auteursrechtinbreuk laten meewegen dat het allerminst is uitgesloten dat het door Kirs gevoerde verweer dat het slechts zou gaan om noodzakelijke back-up kopieën terecht wordt gevoerd. Dit oordeel wordt onder grief 2 bestreden. Tenslotte heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat, gelet op zijn twijfels over de auteursrechtinbreuk en de wederzijdse belangen, hem grote terughoudendheid past bij toewijzing van de vorderingen, waarna hij uitsluitend vordering i), viii) (met wijzigingen), x), xi) en xii) heeft toegewezen. Tegen dat oordeel is grief 5 gericht. Het hof zal deze grieven gezamenlijk bespreken.

Bij de beoordeling van de grieven stelt het hof voorop dat niet in geschil is dat het kopiëren en het verspreiden van de Mix2Win software door Kirs verveelvoudigingshandelingen zijn die door Akzo Nobel c.s. op grond van artikel 13 in verband met artikel 45i van de Auteurswet kunnen worden verboden. Dit verbodsrecht geldt op grond van artikel 12b Auteurswet niet voor exemplaren van Mix2Win2 software die door Akzo Nobel c.s. aan hun afnemers ter beschikking zijn gesteld. Voor dergelijke rechtmatig in het verkeer gebrachte exemplaren geldt overeenkomstig artikel 45k van de Auteurswet, dat het maken van een reservekopie, voor zover dat noodzakelijk zou zijn in verband met de revisie van de betreffende verfmengmachine, zoals Kirs stelt, niet kan worden beschouwd als een inbreuk op de auteursrechten van Akzo Nobel c.s.

Het hof overweegt dat het op de weg van Akzo Nobel c.s. ligt om in dit kort geding aannemelijk te maken dat Kirs i) de Mix2Win software heeft gekopieerd en ii) aan derden heeft geleverd door de software te installeren op de door haar gereviseerde verfmengmachines. De stelplicht en de bewijslast van het verweer dat het hier gaat om (tweedehands) exemplaren van Mix2Win software die door Akzo Nobel c.s. aan haar klanten ter beschikking zijn gesteld, rusten op Kirs. Daarbij merkt het hof op dat zijn oordeel in kort geding, een voorlopig oordeel is in afwachting op een beslissing in een bodemprocedure. Het hof baseert zijn voorlopig oordeel in hoge mate op de aannemelijkheid van de stellingen van de partijen. Het hof maakt hierbij een onderscheid tussen de Mix2Win software (inclusief de installatiesoftware) en de updates.

Verder is van belang dat [manager], manager bij Kirs, tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft verklaard dat hij, toen hij in de periode 2007 tot en met 2009 voor Akzo Nobel c.s. revisiewerkzaamheden uitvoerde, beschikte over de Mix2Win installatiesoftware met bijbehorende wachtwoorden.

Dit alles overziend, is het hof van oordeel dat het aannemelijk is dat Kirs of haar rechtsvoorganger [bedrijf 1] de software (destijds) heeft gekopieerd.

De situatie met betrekking tot de updates is minder duidelijk. Allereerst geldt dat de updates niet door Akzo Nobel c.s. bij hun afnemers worden geïnstalleerd. De updates worden door Akzo Nobel c.s. op een usb-stick aan hun licentienemers verstuurd. Die licentienemers dienen vervolgens zelf de update te installeren. Akzo Nobel c.s. stellen weliswaar dat een update na installatie automatisch van de usb-stick verdwijnt, maar zij onderbouwen dit verder niet en Kirs betwist dit. Verder is van belang dat uit de processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarder van de beslagen van de onder 3.9 en 3.10 genoemde afnemers van Kirs niet is op te maken of er ook updates zijn aangetroffen. Ook de verklaringen van de gerechtsdeurwaarder en de klanten van Kirs bieden op dit punt geen duidelijkheid.

Bij deze stand van zaken is het hof van oordeel dat alleen ten aanzien van de Mix2Win software "versie 2.3 Build 108" ook aangeduid als versie "2.3.108" voorshands aannemelijk is dat Kirs door het kopiëren en het verspreiden daarvan inbreuk maakt op de auteursrechten van Akzo Nobel c.s. In zoverre slagen de grieven 1 tot en met 4.

Uit dit voorshandse oordeel volgt dat de nevenvorderingen, voor zover zij betrekking hebben op de updates, moeten worden afgewezen. Ter beoordeling staat nog in hoeverre de nevenvorderingen met betrekking tot de Mix2Win software “versie 2.3 Build 108" en/of “versie 2.3.108”, mede gelet op het vereiste van voldoende spoedeisend belang en met inachtneming van de belangen van beide partijen, toewijsbaar zijn.

Het Hof zal ten aanzien van de nevenvorderingen waarvan alsnog toewijzing wordt gevraagd vaststellen of sprake is van voldoende spoedeisend belang, waarbij de belangen van beide partijen worden afgewogen. Ten aanzien van de vorderingen onder ii) (verwijdering en afgifte van Mix2Win software), iii) (opgave van ontvangen/geleverde Mix2Win software) geldt dat deze nauw verwant zijn met de in eerste aanleg reeds toegewezen hoofdvordering, nu zij ertoe strekken te bewerkstelligen dat verdere inbreuken op het auteursrecht van Akzo Nobel c.s. uitblijven (vgl. HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036, met verwijzing naar HR 15 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1522). Voor de opgave onder iii) geldt dat meer in het bijzonder omdat deze Akzo Nobel c.s. in staat kan stellen verdere maatregelen te nemen tegen (voortgezette) inbreuk. Het spoedeisend belang bij de hoofdvordering, dat in eerste aanleg is vastgesteld en in hoger beroep niet in geschil is, en overigens ook bij toetsing ex nunc nog aanwezig is nu het gaat om een voortdurende inbreuk op intellectueel eigendomsrechten, wordt daarom geacht zich mede uit te strekken over de vorderingen onder ii) en iii). Gelet op hetgeen het hof hiervoor onder 6.7 en 6.8 met betrekking tot de auteursrechtinbreuk heeft overwogen, worden de maatregelen toegewezen voor zover het gaat om Mix2Win software, “versie 2.3 Build 108", “versie 2.3.108” en installatiesoftware maar zonder zogenaamde updates.

Niet valt in te zien dat de onder iii) e gevorderde opgave zich tevens tot het buitenland dient uit te strekken. Akzo Nobel c.s. hebben onvoldoende onderbouwd dat Kirs de software ook buiten Nederland heeft geleverd en bovenal is het "buitenland" te onbepaald. Als de door Akzo Nobel c.s. gevorderde goedkeurende verklaring volgens de registeraccountant niet mogelijk blijkt te zijn, kan deze volstaan met een verificatie van de opgave aan de hand van de administratie van Kirs en een verklaring dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave door Kirs onjuist is. Het hof acht een termijn van twee weken te kort voor het toesturen van een door een registeraccount opgestelde goedgekeurde verklaring. Het hof meent dat een termijn van twee maanden toereikend moet worden geacht. De vorderingen zullen worden toegewezen op de hierna vermelde wijze.

Het spoedeisende belang is eveneens in voldoende mate aanwezig bij de onder iv) tot en met vii) gevorderde recall van de Mix2Win software, nu immers sprake is van voortgezet gebruik van de Mix2Win software door de afnemers van Kirs zonder dat daarvoor toestemming bestaat van de rechthebbende Akzo Nobel c.s. Het hof acht de onder iv) tot en met vii) gevorderde maatregelen te verstrekkend, omdat Kirs het niet in haar macht heeft haar afnemers te verplichten de software te verwijderen en terug te geven. Het hof zal de vorderingen in afgezwakte vorm toewijzen, in de zin dat Kirs wordt bevolen om een brief aan haar afnemers te sturen waarin de afnemers worden verzocht de software te verwijderen en te retourneren. Het hof is van oordeel dat de belangen van Akzo Nobel c.s. met een dergelijke brief in combinatie met de onder vi) gevorderde afgifte van een kopie van die brief aan de advocaat van Akzo Nobel c.s. voldoende zijn gewaarborgd. De vorderingen zullen worden toegewezen op de hierna vermelde wijze. De vordering onder vii) zal worden afgewezen.

Ook het spoedeisend belang bij de onder ix) gevorderde rectificatie is in voldoende mate aanwezig. Akzo Nobel c.s. hebben toegelicht dat door berichten in de (vak)pers de indruk kan zijn ontstaan dat Kirs de Mix2Win software legaal kon leveren, zodat er een spoedeisend belang is die indruk weer weg te nemen. Kirs heeft dit onvoldoende gemotiveerd betwist. Naar het oordeel van het hof is er evenzeer voldoende spoedeisend belang aanwezig bij de onder viii) gevorderde rectificatie zoals die door de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis is toegewezen. Het hof volgt Akzo Nobel c.s. in hun stelling dat door die rectificatie, in het bijzonder de afsluitende zinsnede “Wij verklaren dat wij geen software van AkzoNobel mogen kopiëren en leveren; wij doen dat ook niet” mogelijk de onjuiste indruk zou kunnen zijn ontstaan dat Kirs de Mix2Win software niet heeft gekopieerd en geleverd. Wel bestaat er aanleiding om de door Akzo Nobel c.s. voorgestelde tekst van de gevorderde rectificatie te wijzigen nu het hof geen oordeel heeft geveld over de gepretendeerde merkinbreuk en door te benadrukken dat het hier een voorlopig oordeel in kort geding betreft. Akzo Nobel c.s. hebben bij pleidooi nog toegelicht dat ‘Schildersvak’ geen tijdschrift is maar een website.

Tenslotte acht het hof ook de gevorderde dwangsommen passend als in overeenstemming met de aard van de onrechtmatige gedragingen en het belang van Akzo Nobel c.s. bij een afdoende extra prikkel tot naleving van de bevelen. Wel ziet het hof aanleiding de dwangsommen te maximeren tot een bedrag van € 200.000,-.

Met grief 6 komen Akzo Nobel c.s. op tegen proceskostenveroordeling. Nu de nevenvorderingen van Akzo Nobel c.s. op grond van auteursrechtinbreuk alsnog grotendeels worden toegewezen, heeft de voorzieningenrechter de proceskosten ten onrechte gecompenseerd en moeten de proceskosten van beide instanties voor rekening van Kirs komen. Ingevolge haar eisvermindering vorderen Akzo Nobel c.s. niet langer de door hen daadwerkelijk gemaakte proceskosten, maar het door de rechtbanken en gerechtshoven vastgestelde indicatietarief voor een niet eenvoudige zaak, in totaal voor beide instanties
€ 30.000,- (2 x € 15.000,-).

Het hof is met Akzo Nobel c.s. van oordeel dat de zaak in hoger beroep, mede gelet op de omvang van het (redelijkerwijs noodzakelijke) onderzoek onder de afnemers van Kirs, als "overig" moet worden aangemerkt in de zin van bedoelde indicatietarieven. Dit geldt naar het oordeel van het hof niet voor de zaak in eerste aanleg. Die zaak wordt door het hof, mede gelet op het beperkte verweer dat door Kirs is gevoerd, als "eenvoudig" gekwalificeerd. Dat betekent dat het totale bedrag dat redelijkerwijs voor vergoeding in aanmerking komt, door het hof wordt begroot op € 21.000,- (€ 15.000,- + € 6.000,-).

Gelet op het voorgaande hebben Akzo Nobel c.s. bij de behandeling van grief 7, waarin over een aantal feitelijke onjuistheden wordt geklaagd, geen belang meer.